Droit de la Propriété Intellectuelle - La contrefaçon - Comment protéger son entreprise - novembre 2012 - Cours donné à HEC - Entrepreneurs - Céline Bondard

Propriété Intellectuelle

Session 2

La Contrefaçon

Fall 2012

Céline Bondard 1
HEC Paris
celinebondard@hotmail.com

Céline Bondard, Dec-12 Confidentiel 1

I. Introduction – A. Pourquoi parler de PI

2. Plan des quatre séances

Séance 1
• Introduction à la propriété intellectuelle
Introduction – Le Droit • Le droit d’auteur
d’Auteur

Séance 2 • Contrefaçon et concurrence déloyale
Contrefaçon – Droit du Web • Le droit du Web

Séance 3
• Les marques (comment choisir sa marque et l’enregistrer)
Droit des marques et droit • Les brevets (définition et enregistrement)
des brevets

Séance 4 • Les contrats: achat de produits ou services à développer
(logiciels, études), co-développement (consortium), achats 2
de
Comment assurer sa droits de PI (licence, cessions) ,etc
croissance • Creative Commons et licences open source.


Table des matières
I. La propriété intellectuelle dans une société en difficulté

I. Introduction
A. Récapitulatif Session 1: Introduction à la PI
1. Qu’est-ce que la PI
2. Tableau récapitulatif
B. Questions à se poser
C. Conséquences d’une mauvaise gestion d’une société
1. Création de la société
2. Croissance de la société

II. La Contrefaçon
A. Le principe
1. Définition de la contrefaçon
2. Contrefaçon de droit d’auteur
3. Contrefaçon de marque
4. Contrefaçon de brevet
B. Autres fondements proches
1. La concurrence déloyale
2. Le parasitisme
C. La procédure
1. Types d’actions devant le tribunal
2. Avant le procès
3. Le procès
4. Les sommes en jeu
D. Le triple test 3
E. Récapitulatif

III. Conclusion

Table des matières

I. Introduction

II. La Contrefaçon
A. Le principe
2. Le parasitisme
C. La procédure
2. Avant le procès
3. Le procès
D. Le triple test 4
E. Récapitulatif

III. Conclusion

I. Introduction – A. Récapitulatif Session 1

1. Qu’est ce que la propriété intellectuelle

Définition:
ensemble des droits
exclusifs accordés
sur les créations
intellectuelles à
l'auteur ou à l'ayant
droit d'une œuvre
de l’esprit.

La propriété industrielle, qui La propriété littéraire et artistique,
regroupe (i) les créations utilitaires, qui s'applique aux œuvres de
comme le brevet d’invention et (ii) l'esprit, est composée du droit
les signes distinctifs: la marque d’auteur, du copyright, et des
commerciale et le nom de domaine. droits voisins. 5


I. Introduction – A. Récapitulatif Session 1

2. Tableau récapitulatif sur le droit d’auteur

Créations Titulaires des droits Titulaires des droits
patrimoniaux moraux
Créations salariales Les auteurs Les auteurs
Œuvres Chaque auteur Chaque auteur
collaboratives
Œuvres collectives La personne physique ou morale Décisions variées. Certaines
qui a pris l’initiative de l’élaboration décisions permettent au maître
(maître d’œuvre) de l’œuvre collective d’œuvre de modifier l’œuvre sans
demander la permission de chaque
contributeur; d’autres s’interrogent
sur le droit moral de chaque
contributeur.
Créations externes Les auteurs Les auteurs
(conférenciers,
photographes, etc)
Aux U.S. Les auteurs, sauf work made for Les auteurs
hire
6


Table des matières

I. Introduction

II. La Contrefaçon
A. Le principe
2. Le parasitisme
C. La procédure
2. Avant le procès
3. Le procès
D. Le triple test 7
E. Récapitulatif

III. Conclusion

I. Introduction – B. Questions à se poser

CREATION SOCIETE

Conséquences de la non-répartition des droits entre les partenaires ?

CROISSANCE

Conséquences d’un dépôt de marques mal effectué (au mauvais moment,
au mauvais endroit, sur trop ou pas assez de classes)?

VIE DE L’ENTREPRISE

Conséquences d’une contrefaçon de vos produits / services ?

8


Table des matières

I. Introduction

II. La Contrefaçon
A. Le principe
2. Le parasitisme
C. La procédure
2. Avant le procès
3. Le procès
D. Le triple test 9
E. Récapitulatif

III. Conclusion

I. Introduction – C. La mauvaise gestion d’une société

1. Création: conséquences de la non-répartition des droits

Ce qui n’a pas été fait

Accord en partie invalide Accord incomplet
(Par ex clauses de non (connaissances
Pas d‘accord du tout concurrence ont des antérieures, résultats
conditions de validité propres, code source,
strictes) etc)

Le prix à payer
Dilution du savoir-faire, et des
Projet bloqué par les conflits Valorisation revue à la baisse
résultats des recherches

10
=> S’accorder en amont sur la répartition des droits. Vos amis d’aujourd’hui sont
vos partenaires de travail de demain, mais aussi vos concurrents potentiels.


I. Introduction – C. La mauvaise gestion d’une société

2. Croissance: Conséquences d’un dépôt de marques mal effectué

Qu’est-ce qu’un dépôt de marques mal effectué?

• Dépôt effectué au mauvais moment;
• Sur trop ou pas assez de classes (= produits et services): trop = contrefaçon; pas assez =
mauvaise protection;
• Au mauvais endroit: attention à la stratégie de dépôt:

Quel est le prix à payer?

• Mauvais niveau de protection de la société et de son image;
• Valorisation faible;
• Contentieux en contrefaçon.

 Penser dépôt de marques dès le début du projet;
 Effectuer des recherches d’antériorité;
 Ne pas déposer trop de classes ni trop peu;
 Ne pas oublier les extensions à l’international (ni les délais pour le faire); 11
 Envisager toutes les autres protections possibles: droit d’auteur, etc.


Table des matières

I. Introduction

II. La Contrefaçon
A. Le principe
2. Le parasitisme
C. La procédure
2. Avant le procès
3. Le procès
D. Le triple test 12
E. Récapitulatif

III. Conclusion

II. La Contrefaçon – A. Les différentes contrefaçon

La contrefaçon est considéré comme l’acte d’emprise sur la propriété d’autrui.

La contrefaçon se définit comme la reproduction, l'imitation ou l'utilisation totale ou partielle
d'une marque, d'un dessin, d'un modèle, d'un brevet, d'un logiciel, d'un droit d'auteur, sans
l'autorisation de son titulaire.

Note: Nous n’allons pas dans le cadre de ce cours parler de dessins et modèles par manque de temps. Retenez
simplement ce à quoi cette protection sert (voir Séance 1).

A RETENIR: La contrefaçon est souvent le fait d’entreprises de bonne foi. Mais la notion de
bonne foi est peu protectrice en cas de contrefaçon! Il faut prendre ses précautions lorsque
13
l’on crée son entreprise et que l’on innove, ou que l’on utilise les produits ou services des
autres.


II. La Contrefaçon – A. Les différentes contrefaçons

2. La contrefaçon de droit d’auteur

Qu’est-ce qui constitue la contrefaçon de droit d’auteur ?

La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon (CPI, art. L 335-3) :

• Toute reproduction, représentation intégrale ou partielle, ou diffusion, par tout
moyen, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur;
• Sa traduction, adaptation ou transformation, arrangement par tout procédé;
• Sa vente, son exportation, son importation.

Les cas de violation des droits de l’auteur :
• Autorisation de l’auteur jamais accordée ou
• Dépassement d’une autorisation (par exemple, triple test – Voir plus loin)

Quelles sont les sanctions pénales et civiles ?

• La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une
peine de: 300 000 euros d’amende; et de 14
• 3 ans d’emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.).



3. La contrefaçon de marque

Qu’est-ce qui constitue la contrefaçon de marque ? CPI; art. L 716-10:
• la reproduction, imitation, utilisation, apposition, suppression, modification d'une marque;
• la production industrielle de marchandises contrefaisantes ;
• l'importation, l'exportation, la réexportation de marchandises contrefaisantes;
• l'offre à la vente ou location de marchandises contrefaisantes.

Reproduction à l’identique (stricto sensu): Imitation (lato sensu): sanctionnable que produits soient identiques
établir un risque de confusion pour le public ou similaires + il faut toujours établir un risque de confusion =>
risque de confusion ici pour ces 2 marques de vêtements

Comment s’examine la similarité ?
• Similarité des services;
• Similarité des signes: plan visuel, phonétique et conceptuel.

Quelles sont les sanctions? 15
• Trois ans d′emprisonnement; et
• 300 000 Euros d′amende (CPI, art. L 716 – 10).



MONABANQUE vs. MUNIBANQUE
CLASSE 35 - Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

16



CMP Banque, Cour d’appel de Paris, 22 octobre 2008

Acte I: Décision de l’INPI et du TGI début 2008: risque de confusion entre les marques

• Directeur de l’INPI déclare: risque de confusion entre MONABANQUE et MUNIBANQUE.
• La société CMP-Banque (MUNIBANQUE) demande au TGI l’annulation de cette décision. Le TGI confirme la
confusion entre les marques.

Acte II: La Cour d’appel annule la décision du TGI

• Qualifie les services de services similaires.

• Sur la comparaison des signes, critère: un « risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen
normalement attentif et avisé de la catégorie des services concernés » et « appréciation globale fondée sur
l’impression d’ensemble produite par les marques en présence eu égard à leur similitude visuelle, phonétique
et conceptuelle ».

• Pour résumer la décision de la Cour d’appel:
- Plan visuel : différences
- Plan phonétique : sonorités dissemblables
- Plan conceptuel : « Mona » peut évoquer le mot monnaie, « Muni » le mot municipalité!

Dénouement: pas de risque de confusion
17
• Impression d’ensemble différente. Question de point de vue… La Cour d’appel décide d’annuler la décision du
directeur de l’INPI et déclare qu’il n’y a pas de risque de confusion.



4. La contrefaçon de brevet

Qu’est-ce qui constitue la contrefaçon de brevet ?

L’article L. 615 du CPI prévoit que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire […] constitue
une contrefaçon. »

• Contrefaçon directe:
• L’importation,
• La fabrication de produits brevetés,
• L’offre de produits brevetés,
• La mise dans le commerce ou l’utilisation de tels produits en France.

• Contrefaçon indirecte:
• La livraison en France, à des tiers non autorisés, de moyens en vue de réaliser / obtenir
l’invention brevetée, lorsque que ces moyens permettent de réaliser / obtenir l’invention.
• Mais, dans ce cas, la preuve de la connaissance de l’acte délictuel doit être rapportée.

Quelles sont les sanctions? CPI, art. L. 615-14:

• Interdiction de la contrefaçon et retenue en douane des marchandises;
• Dommages et intérêts jusque 300.000 euros 18

• Rarement, peut être sanctionnée au pénal: maximum 3 ans d’emprisonnement.


Table des matières

I. Introduction

II. La Contrefaçon
A. Le principe
2. Le parasitisme
C. La procédure
2. Avant le procès
3. Le procès
E. Récapitulatif

III. Conclusion

II. La contrefaçon – B. Autres fondements proches


DEFINITION

• DEFINITION: ensemble de procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, et de
nature à causer un préjudice à un concurrent: notion de trouble commercial.
• LA LOI ne contient pas d’article spécifique sur la concurrence déloyale.
• LA JURISPRUDENCE sanctionne la concurrence déloyale sur la base de l’article 1382 du Code
civil, sur la responsabilité délictuelle:

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

• IL FAUT PROUVER LA FAUTE: Cette faute peut toutefois
être non intentionnelle: il n’est pas nécessaire d’avoir eu
l’intention de nuire.

• CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE:
• La faute (par exemple: désorganisation, imitation, parasitisme);
• le préjudice (par exemple: nuire a l’image d'une entreprise);
• le lien de causalité. 20

 Paiement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi.




DIFFERENCE AVEC LA CONTREFACON

• L’ACTION EN CONTREFACON: elle sanctionne le non respect d’un droit de propriété intellectuel
reconnu (droit d'auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles ...).

=> Cette action est basée sur des articles de loi spécifiques, qui sanctionnent la contrefaçon.

• L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE: elle sanctionne un comportement anti-concurrentiel.

=> Cette action est basée sur la responsabilité civile délictuelle.

• DEUX ACTIONS, UNE PROCEDURE: dans les faits, les deux actions sont généralement lancées
dans le cadre d’une même procédure. L’action en concurrence déloyale permet de sanctionner
des actes de déloyauté qui viennent entourer les actes de contrefaçon.

 Pour poursuivre sur le fondement de la concurrence déloyale, il faut que les actes
de concurrence déloyale soient distincts des actes de contrefaçon. Parfois, la
distinction est difficile à faire.
21



2. Le parasitisme

• DEFINITION: le parasitisme désigne la situation déloyale par laquelle un opérateur économique
s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts
(financiers, intellectuels, etc.).

• SE DINSTINGUE DE LA CONCURRENCE DELOYALE: car il n’est pas fondé sur le risque de
confusion entre deux opérateurs économiques, mais sur le fait de copier une valeur
économique appartenant à autrui, et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-
faire et d’un investissement intellectuel et / ou financier.

• EXEMPLES: reprise de documents commerciaux, de logos, etc, à condition que ces reprises
créent une confusion dans l’esprit des clients potentiels.

• LA JURISPRUDENCE sanctionne le parasitisme comme la concurrence déloyale, sur la base de
l’article 1382 du Code civil, ce qui implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et
d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

22


Table des matières

I. Introduction

II. La Contrefaçon
A. Le principe
2. Le parasitisme
C. La procédure
2. Avant le procès
3. Le procès
E. Récapitulatif

III. Conclusion

II. La Contrefaçon – C. La procédure

Article sur
Numérama: Apple
condamné à payer
368M$ pour
Novembre contrefaçon de
2012, brevets
recherche sur
Google  On
peut voir que
la contrefaçon
de brevet est
très présente.

24



• www.numerama.com : « Apple a été condamné au Texas à payer plus de 368 millions
de dollars de dommages et intérêts pour avoir mis en œuvre des protocoles réseau
jugés trop proches de ceux protégés par des brevets. »

25

 Faire attention aux brevets des autres!



Action PRINCIPALE en contrefaçon du titulaire

• Le plus souvent, le titulaire d’un droit intentera une action principale en contrefaçon.
• Dans ce cas, le défendeur fondera une demande reconventionnelle en contestation du droit
de PI invoqué (action en nullité).

Action EN CONTESTATION du droit du défendeur (préventif)

• Parfois, le défendeur prendra intentera lui-même une action principale en contestation du
droit de PI, en invoquant la nullité, la limitation ou la déchéance.
• Le titulaire du droit peut alors intenter une action reconventionnelle en contrefaçon.

Action EN REVENDICATION d’un employeur

• Dépôt d’un brevet par un travailleur après son licenciement par une entreprise: s’il apparaît
que brevet porte sur une invention faite dans le cadre de son activité antérieure, l’ex-
employeur intentera une action en revendication (totale ou partielle).

Actions ENTRE CO-TITULAIRES
26

• Plusieurs artistes créent une œuvre mais ne sont pas d’accord sur l’utilisation du droit.



2. Avant le procès

MISE EN GARDE du présumé contrefacteur avant toute action

• Celui qui importe / fabrique en France le produit peut être poursuivi sans mise en garde. Idem en cas
d’importation en France de produits contrefaits fabriqués à l’étranger.
• Mais: il faut informer de l’existence du brevet le présumé contrefacteur qui ne fait que vendre / utiliser /
mettre sur le marché. A partir de la mise en garde, la poursuite des actes pourra être qualifiée de contrefaçon.

Action en contrefaçon sur la base d’une DEMANDE DE BREVET

• Possible sur la base d’une demande de brevet non encore délivrée mais déjà publiée.
• Possible sur la base d’une demande français non encore publiée, à condition qu’une copie de la demande soit
envoyée au présumé contrefacteur dont seule la poursuite des activités peut être qualifiée de contrefaçon.
• En revanche, si demande de brevet européen désignant la France mais rédigée en langue étrangère, l’action
ne pourra être engagée qu’après publication de la demande et traduction des revendications en français.

La preuve de la contrefaçon: LA SAISIE-CONTREFACON

• Procédure ordonnée par le juge sur requête du titulaire du brevet;
• Aucune signification préalable au contrefacteur présumé;
• Le juge établit une ordonnance qui autorise un constat d’huissier; 27
• Peut être pratiqué sur le lieu de production de la contrefaçon;
• L’huissier établit un PV, avec description du produit / procédé (et photographies, échantillons s’il y a lieu)



3. Le procès

Comment lancer la procédure: L’ASSIGNATION

• Sous peine de nullité, l’assignation doit être présentée devant le TGI dans les 30 jours suivant la saisie.
• L’assignation précise les arguments du demandeur: caractéristiques de l’invention, ressemblances observées
avec le produit contrefait, demandes de cessation de la contrefaçon et de réparation des dommages subis.

Comment se déroule la procédure: LES ECHANGES DE CONCLUSIONS

• L’action en contrefaçon de brevet est portée devant le TGI de Paris.
• Dès que le défendeur a été assigné, il possède un délai de 6 à 12 mois pour présenter ses conclusions. Il peut
contester la contrefaçon et/ou contester la validité du brevet.
• Après les allers retours de conclusions, le juge de la mise en état décide de clôturer le dossier, et fixe la date
limite pour dépôt de conclusions finales, de même qu’une date d’audience.
• La décision du tribunal intervient quelques mois après l’audience.

Quel jugement est rendu: DECISION DU TGI

• Lorsque la décision du TGI est rendue en faveur du demandeur, le juge ordonne souvent la nomination d’un
expert chargé de calculer le montant des dommages et l’interdiction de la poursuite de la contrefaçon.
• Lorsque celui qui a perdu fait appel, la procédure est similaire la celle de première instance. Elle se déroule
28
devant la Cour d’Appel de Paris, seule compétente en matière de brevet.
• En dernier recours, une partie peut se pourvoir en cassation, qui n’examine que les points de droit.



3. Le procès

Mise en garde le cas échéant

Saisie-contrefaçon

Assignation

Echanges de conclusions

Décision du TGI

Cour d’Appel

Pourvoi en Cassation (n’examine que les points de droit)

Si OUI: Confirme Décision et Fin de la Si OUI: Casse l’arrêt de la CA
Si NON : fin de procédure
procédure (70% des cas) et renvoie devant CA
29




Le calcul des DOMMAGES ET INTERETS:

• Il doit correspondre au préjudice subi: manque à gagner (marge habituellement réalisée par le titulaire du
brevet) ainsi que bénéfices réalisés par le contrefacteur (nombre de produits contrefaits). Le tribunal devra
tenir compte des capacités industrielles du titulaire du brevet /celles du contrefacteur.
• Alternativement et sur demande du breveté, le tribunal peut déterminer les DI sur la base du taux habituel
d’une redevance de licence.

Le COUT significatif d’une action en contrefaçon:

• De 30k€ à 150k€ par partie pour une action en contrefaçon de brevet, en première instance ;
• 8k€ à 35k€ pour une action en contrefaçon de marques ou de modèles, ou de droit d’auteur;
• Un montant similaire en cas d’appel;
• Une durée de 1 à 3 ans, voire plus.

 Il est souvent conseillé de trouver une solution amiable car pendant que les parties
se battent, les concurrents innovent et prennent des parts de marché.

Une médiation ou un arbitrage est recommandé, mais l’arbitrage est coûteux car il
faut ajouter les honoraires des arbitres au coût de la procédure.
30


Table des matières

I. Introduction

II. La Contrefaçon
A. Le principe
2. Le parasitisme
C. La procédure
2. Avant le procès
3. Le procès
E. Récapitulatif

III. Conclusion

II. La Contrefaçon – D. Le triple test

Les exceptions au droit d’auteur
(=pas de contrefaçon)

Définition:

• Une fois que l’auteur a divulgué son œuvre, il ne peut en interdire certaines exploitations,
limitées à celles de l’article 122-5 du CPI.
• Dans ces cas précis, même s’il y a exploitation de l’œuvre, il n’y a pas de contrefaçon!

Liste limitative:

• Représentations privées et gratuites;
• Citations courtes (Œuvre personnelle, citant auteur, court, guillemets);
• Analyses (caractère critique ou pédagogique);
• Revue de presse;
• Diffusions, même intégrale, de discours politique (but d’information);
• Activités pédagogiques;
• Parodie. (Article 122-5 du CPI).

 Toutes les autres situations ne rentrent pas dans 32

l’exception au droit d’auteur: la permission de l’auteur
doit être demandées, sinon il y a contrefaçon!

II. La Contrefaçon – D. Le triple test

Les exceptions aux exceptions
(= Contrefaçon)

Qu’est-ce que le
triple test?
(1) soient limitées à certains cas
spéciaux

Le triple test réserve aux (2) ne portent pas atteinte à
tribunaux la faculté de l’exploitation normale de l’œuvre
créer des exceptions aux et
droits des auteurs, à
condition que ces
exceptions :
(3) ne causent pas un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes
de l’auteur (CPI, Art. L 122-5).

 Si le triple test est rempli, même s’il s’agit
d’un usage autorisé, on est coupable de 33

contrefaçon.


Table des matières

I. Introduction

II. La Contrefaçon
A. Le principe
2. Le parasitisme
C. La procédure
2. Avant le procès
3. Le procès
E. Récapitulatif

III. Conclusion

II. La Contrefaçon – E. Récapitulatif

Usage
autorisé

Exceptions: citations courtes,
Cessionnaire /
Auteur (s) analyse, illustration, info,
Licencié
pédagogie, revue de presse

Triple test: (i) exceptions (ii)
Contrefaçon:
ne peuvent porter atteinte à
sanctions
Usage non autorisé par l’exploitation normale de
l’auteur civiles et l’œuvre (iii) ni causer un
pénales préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l’auteur.
35


Table des matières

I. Introduction

II. La Contrefaçon
A. Le principe
2. Le parasitisme
C. La procédure
2. Avant le procès
3. Le procès
E. Récapitulatif

III. Conclusion

III. Conclusion – Réponses aux questions initiales

1. CREATION SOCIETE: Conséquences de la non-répartition des droits ?

• Projet bloqué par les conflits;
• Valorisation revue à la baisse;
• Dilution des résultats.

 S’accorder en amont sur la répartition des droits : vos amis d’aujourd’hui sont vos partenaires de
travail de demain, mais aussi vos concurrents potentiels

2. CROISSANCE: Conséquences d’un dépôt de marques mal effectué

• Mauvaise protection de la marque et mauvaise image de la société;
• Valorisation revue à la baisse;
• Contentieux en contrefaçon.

 Penser dépôt de marques dès le début du projet: déposer le nombre de classes nécessaires, pas
plus, pas moins; envisager dès le départ les extensions à l’international; envisager toutes les autres
protections possibles: droit d’auteur, dessin et modèles.

3. VIE DE L’ENTREPRISE: Conséquences d’une contrefaçon de vos produits / services ?

• Projets bloqués;
• Dévalorisation;
• Coûts significatifs (contentieux). 37

 Mise en place d’un système de surveillance des dépôts; agir rapidement en cas de contrefaçon
potentielle; dans le cadre de contrat de licences, demander des garanties.

III. Conclusion – Réponses aux questions initiales

Céline Bondard
cb@bondard.fr
www.bondard.fr

38


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