Tema 2, protección nacional.

1. MASTER EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LA
INNOVACIÓN
Análisis Económico de la Propiedad
Industrial
T2. Protección Nacional de la Propiedad Industrial
Antonio Hidalgo Nuchera/ Gerardo Penas
28 de Febrero de 2011

2. Contenido
A 2/47

3. Contenido
A 3/47

4. Contenido
 Protección nacional de marcas
 Protección nacional de diseños industriales
 Protección nacional de modelos de utilidad
 Protección nacional de patentes
A 4/47

5. Procedimientos de protección
de marcas
A 5/47

6. Vías de protección de las marcas
Vía Nacional Vía Comunitaria Deposito Internacional
Registro ante la OEPM Un único registro Un único depósito
ante la OAMI ante la OMPI
Protección única en Protección en la Una Pluralidad de
España Unión Europea depósitos nacionales
• OAMI. Oficina Armonización del Mercado Interior.
• OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
A 6/47

7. Procedimiento de solicitud nacional de marcas
Deposito
Examen
Publicación Oposiciones  .
Concesión
formal
Búsqueda  .
preliminar Examen de
fondo
 .
Únicamente para las marcas*
 .
Denegación
 La OEPM hace una búsqueda de oficio de
anterioridades y avisa a los posibles afectados
para que se opongan si quieren.
 Concesión 10-20 meses,
 10 años renovable indefinidamente,
 45 clases,
 Coste 150€.
 Registro en otros países - 6 meses.
A 7/47

8. COMPROMISOS DE PLAZOS DE TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE MARCAS
A 8/47

9. El examen formal, de licitud y de fondo
 El examen formal comprende la verificación de
contenido de la solicitud, justificante pago tasa solicitud.
 El examen de licitud examinará si es contrario al orden
público o las buenas costumbres, o si padece algún
defecto advertido anteriormente.
 El examen de fondo examina si la solicitud incide en
alguna de las prohibiciones absolutas anteriormente
señaladas, y si la misma consiste en el nombre,
apellido, seudónimo, imagen o cualquier otro signo que
para la generalidad del público identifique a una persona
distinta del solicitante
A 9/47

10. Vías para las solicitudes de marcas
Válida Vía Comunitaria (OAMI) Válida en toda
Vía Nacional (OEPM)
únicamente en la Unión
España Europea
R
Búsqueda (OAMI, Oficinas
Publicación solicitud y nacionales
notificación a los titulares
de derechos anteriores
Publicación solicitud
R
Oposición de terceros
Oposición de terceros
R
Examen (Prohibiciones
absolutas) Examen (Prohibiciones
Examen absolutas)
Oposiciones Examen
R Cancelación Oposiciones
Concesión Cancelación
Concesión
Marca
R Nacional
Marca
Nacional
A 10/47

11. Vías para las solicitudes de marcas
Marca Internacional 84 países
Solicitud Marca Nacional
Oficina Española de
Patentes y Marcas
(OEPM)
Trámite Solicitud Internacional
Transmisión a la OMPI
Organización Mundial
Examen Formal de la Propiedad
Intelectual (OMPI)
Transmisión Oficinas Nacionales
Registro
Concesiones Oficinas Nacionales Nacional e
Internacional
R (5 años)
A 11/47

12. Proteger las marcas en otros países
Cuestiones a tomar en cuenta
 Garantizan que los consumidores distingan los productos.
 Permiten a las empresas diferenciar sus productos.
 Permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa.
 Pueden ser objeto de concesión de licencias.
 Representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia.
 Pueden ser importantes activos comerciales.
 Pueden ser útiles para obtener financiamiento.
…
 Es necesario realizar una búsqueda previa.
 Se requieren estudios previos de los mercados objetivo.
 En la mayoría de los países se requiere la intermediación de un agente
de la propiedad industrial.
 Los costes de mantenimiento suelen ser altos si no se explota la
marca.
A 12/47

13. Ejemplos de marcas
Marcas nacionales
Marcas internacionales
A 13/47

14. Ejemplos de marcas
A 14/47

15. Procedimientos de protección
de diseños industriales
A 15/47

16. Procedimiento de solicitud nacional de diseños
Examen
Deposito Publicación Concesión Oposición
formal
Aplazamiento de
 . Examen de
fondo
la publicación
 .
Denegación
 Concesión 6-10 meses,
 5 años renovable por periodos de 5 años - 25 años,
 Máx. 50 diseños,
 Coste 80€ (+ € diseños adicionales)
 Registro en otros países - 6 meses.
A 16/47

17. El examen formal, examen de oficio y aplazamiento
 El examen formal comprende la verificación de contenido
solicitud, solicitudes múltiples, diseños, justificante pago tasa
solicitud.
 El examen de oficio engloba los aspectos relativos a la
modalidad del diseño, si es contrario al orden público o las
buenas costumbres, la clasificación o revisión de la
clasificación de las solicitudes múltiples.
 El aplazamiento de la publicación de uno o varios diseños
sólo podrá pedirse en la solicitud, por un período de 30 meses.
En el caso de solicitudes múltiples, el aplazamiento de la
publicación podrá referirse a todos o a algunos de los diseños
incluidos en ellas y deberá indicarse claramente en la solicitud
los diseños para los que se solicita .
A 17/47

18. Vías para las solicitudes de diseños
Depósito internacional
Vía Nacional (OEPM) Vía Comunitaria (OAMI)
(WIPO)
Examen de Deposito
Examen de internacional
forma/oficio forma/oficio
Este depósito
Aplazamiento Aplazamiento equivale
publicación solicitud publicación solicitud automáticamente a
(hasta 30 meses) (hasta 30 meses) un registro en los
países designados
Los países puede
Publicación solicitud Publicación solicitud rechazar el registro
y concesión y concesión en el plazo de 6
meses
Oposiciones Oposiciones
Cancelación Cancelación
España Unión Europea 57 países
A 18/47

19. Proteger los diseños industriales en otros países
Cuestiones a tomar en cuenta
 Contribuye a obtener un mejor rendimiento del capital invertido en
crear y comercializar el producto.
 Son activos empresariales que pueden incrementar el valor
comercial de una empresa y sus productos.
 Cuanto más éxito tiene un diseño, mayor es su valor comercial para
la empresa
 Puede cederse (o venderse) a otros mediante la concesión de una
licencia.
 Fomenta la competencia leal y las prácticas comerciales honradas.
…
 Se requiere una búsqueda previa.
 En la mayoría de los países se requiere la intermediación de un
agente de la propiedad industrial.
 Los costes de mantenimiento suelen ser altos si no se explota la
marca.
A 19/47

20. Ejemplos de diseños
Diseños nacionales
Diseños internacionales
A 20/47

21. Ejemplos de diseños industriales
A 21/47

22. Ejemplos de diseños industriales
A 22/47

23. Procedimientos de protección
de modelos de utilidad
A 23/47

24. Procedimiento de solicitud nacional de modelos
de utilidad
Deposito
Examen
formal Publicación Oposiciones 
.
Concesión
 .
Examen de  .
En los modelos de utilidad fondo
NO hay Informe del Estado
de la Técnica  .
Denegación
 Duración: 10 años improrrogables
 Concesión: según oposiciones de terceros y resolución de la O.E.P.M.
 Sin adiciones
 Coste: 150 Eur (+ tasas anuales)
 6 meses para solicitar el registro en otros países
A 24/47

25. Procedimiento de solicitud nacional de modelos
de utilidad
4 2
Deposito
Examen
formal Publicación Oposiciones 
.
Concesión
7,5 M
 .
Examen de  .
En los modelos de utilidad fondo
NO hay Informe del Estado
de la Técnica  .
Denegación
14 M
 Duración: 10 años improrrogables
 Concesión: según oposiciones de terceros y resolución de la O.E.P.M.
 Sin adiciones
 Coste: 150 Eur (+ tasas anuales)
 6 meses para solicitar el registro en otros países
A 25/47

26. A 26/47

27. Vías para las solicitudes de modelos de utilidad
La protección como Modelo de utilidad no existe en todos los
países.
Países que permiten la protección de modelos de utilidad:
Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, ARIPO, Belarús,
Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica,
Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, Federación de
Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala,
Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán,
Malasia, México, OAPI, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal,
República Checa, República de Corea, República de Moldova,
Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Uruguay y
Uzbekistán.
A 27/47

28. Ejemplos de modelos de utilidad
A 28/47

29. Ejemplos de modelos de utilidad
A 29/47

30. Consulta de expedientes - Solicitudes
A 30/47

31. Consulta de expedientes - Publicación
A 31/47

32. Procedimientos de protección
de patentes
A 32/47

33. Procedimiento de solicitudes de patentes
 Vía Nacional
 Vía Internacional (con Prioridad)
 Vía PCT (Patent Cooperation Treaty)
 Vía Europea
A 33/47

34. Vía Nacional Vía Internacional Vía PCT Vía Europea
con prioridad
(OEPM) (Oficinas Nacionales) (OEPM, OMPI) (OEPM, EPO)
Una solicitud Tantas solicitudes Una única solicitud Una única solicitud
como países
Una única
tramitación inicial
Una única Tantas tramitaciones Tantas tramitaciones Una única
tramitación como países finales como países tramitación
Una única Tantas resoluciones Tantas resoluciones Una única
resolución como países como países resolución
Un único Tantos Tantos Tantos
mantenimiento mantenimientos mantenimientos mantenimientos
para una única como concesiones como concesiones como países
concesión
A 34/47

35. La solicitud nacional de patentes
 Procedimiento general, en el que se elabora un
Informe sobre el Estado de la Técnica (IET). (Lista de
divulgaciones anteriores de elementos iguales o
similares, y una Opinión Escrita (OE).
 Procedimiento de concesión con examen previo, en
el que además del IET se realiza un examen de fondo
de los requisitos de novedad y actividad inventiva así
como de la suficiencia de la descripción.
A 35/47

36. Procedimiento general
10D 2-5M 1-15M 3M 2M 2M
Aplicación
Examen formal
y técnico
Solicitud IET
Publicación IET
Observaciones
de terceros
Actuaciones comunes Contestación
a los procedimientos Concesión
 Las observaciones de terceros tienen un mero valor informativo, dado que dichas
observaciones no están dirigidas a que la OEPM valore los requisitos de
patentabilidad.
 El solicitante pueda hacer los comentarios que estime oportunos al IET y/o a dichas
observaciones. También puede modificar las reivindicaciones, si así lo estima
conveniente
A 36/47

37. El examen formal y el examen técnico
 El examen formal comprende la verificación de los
datos consignados en la instancia de solicitud.
 El examen técnico engloba los aspectos relativos al
contenido de la memoria, incluyendo descripción,
reivindicaciones, resumen y dibujos.
A 37/47

38. El Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)
El Estado de la Técnica (IET)
 Está constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al
público en España o en el extranjero por una descripción escrita u
oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
 Incluye los elementos de referencia con los que se debe
comparar la materia cuya protección se pretende para evaluar el
cumplimiento de los requisitos de novedad y de actividad
inventiva.
38
.
A 38/47

39. Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)
 Estudio que determina la novedad y la actividad inventiva
de la solicitud de patente desde un punto de vista técnico.
 Nunca valora la utilidad o posibles mejoras técnicas que la invención
suponga.
 Se hace comparando la solicitud con otras patentes (nacionales y
extranjeras) y con literatura no patente (técnica y científica) que
reflejen el estado de la técnica.
 Hace referencia al sector técnico de la invención según lo establecido
en la C.I.P. (Clasificación Internacional de Patentes).
 Se elaborará sobre la base de las reivindicaciones de la solicitud,
teniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos que hayan
sido presentados.
39
.
A 39/47

40. Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)
Valoración de la novedad y la actividad inventiva respecto las
reivindicaciones:
 Documento A:
 La invención reivindicada es nueva y tiene actividad
inventiva.
 Documento X:
 La invención reivindicada no es nueva.
 Documento Y:
 La invención reivindicada no tiene actividad inventiva
(normalmente con dos documentos).
A 40/47

41. A 41/47

42. Procedimiento con examen previo
10D 2-5M 1-15M 3M 3M 2M 2M ±30M
Aplicación
Examen formal
y técnico
Solicitud IET
Publicación IET
Petición examen
previo
Actuaciones comunes Oposiciones
y examen de
a los procedimientos fondo
Contestación
Denegación
total o parcial,
o concesión.
 Si se realiza la petición de realización de examen previo la OEPM publicará la
reanudación del procedimiento de concesión con examen previo.
 Junto con la petición se puede presentar (por triplicado) un nuevo juego de
reivindicaciones modificadas.
A 42/47

43. El examen de fondo
A. Examen de las oposiciones, si las hubiera.
B. Examen de las modificaciones de las reivindicaciones,
cuando proceda.
C. Examen de la unidad de invención.
D. Examen de los requisitos de novedad y actividad inventiva,
así como de la suficiencia de la descripción. Esto
constituye el examen previo propiamente dicho.
 Realizar una redacción de la descripción y de las reivindicaciones de
forma que las posibles modificaciones (por falta de novedad o de
actividad inventiva) puedan efectuarse a partir del contenido de la
información técnica incluida en la descripción o en las reivindicaciones
dependientes.
A 43/47

44. Prioridad
 Plazo para efectuar nuevas solicitudes de patentes
en otros países basándose en un registro anterior.
“Una vez presentada una solicitud de patente en uno de los Estados
miembros (186 países) en una determinada fecha, se puede presentar
dicha solicitud de patente en cualquiera de los otros Estados miembros
dentro del período de 12 meses desde esta primera fecha de
presentación, denominada fecha de prioridad”.
Convenio de la Unión de París (1883)
A 44/47

45. Proteger las invenciones en otros países
Cuestiones a tomar en cuenta
 Conseguir una sólida posición en el mercado y una ventaja competitiva.
 Aumentar los beneficios y mejor rendimiento de las inversiones.
 Obtener ingresos adicionales procedentes de la concesión de una
licencia sobre la patente o de su cesión.
 Acceder a la tecnología mediante la concesión de licencias cruzadas.
 Acceder a nuevos mercados.
 Reducir los riesgos de infracción.
 Poseer un mecanismo legal de acción.
 Dar una imagen positiva a su empresa.
…
 Se requiere una búsqueda previa.
 Se requieren estudios previos de los mercados objetivo.
 En la mayoría de los países se requiere la intermediación de un agente
de la propiedad industrial.
 Los costes de mantenimiento suelen ser altos si no se explota la
invención
A 45/47

46. Solicitudes de patentes en múltiples países
Aplicación BE
Prioridad 12M
Aplicación MX
Familia de
patentes
Aplicación
Aplicación USA
Aplicación RU
Límite para solicitar
la prioridad
 Múltiples requisitos formales.
 Múltiples búsquedas.
 Múltiples publicaciones.
 Múltiples exámenes y procedimientos de concesión.
 Múltiples traducciones y pagos de tasas a los 12 meses.
A 46/47

47. Familia de patentes
A 47/47

48. Ejemplos de patentes
A 48/47

49. A 49/47

50. Comprensión de las reivindicaciones
de las patentes
(a) Pelota de juguete

51. La invención
Una pelota divertida de utilizar, fácil de
capturar y tiene un aspecto agradable.
¿Cómo se puede proteger frente a imitaciones?
• “Divertida de utilizar" → no puede protegerse
• “Tiene un aspecto agradable" → diseño registrado
• “Fácil de capturar" = función técnica → patente
A 51/47

52. Cómo patentar esta invención: ¡Reivindíquela!
Reivindicación de la patente: “Una pelota que es fácil de capturar."
Fabricar una pelota que sea “fácil de capturar" es un problema técnico. Los
problemas no pueden patentarse – pero sí que pueden patentarse las
soluciones específicas. ¿Cuál es la característica técnica que hace que
esta pelota sea fácil de capturar?
Reivindicación de la patente: “Una pelota compuesta por una región central
y un conjunto de filamentos elastoméricos que radian desde la región
central."
No le interesa que alguien eluda la patente sustituyendo la forma de la
pelota por otra cosa.
Reivindicación de la patente: “Un dispositivo de juego que incluye un
región central y un conjunto de filamentos elastoméricos que radian desde
la región central."
Una búsqueda sobre el estado de la técnica demostrará si la invención –
tal como se reivindica – es realmente nueva.
A 52/47

53. Resultado de la búsqueda sobre el Estado de la
Técnica
Su Agente de patentes ha encontrado la patente US 3,759,518, “Juguete
impulsado por el pie", que revela una invención similar.
"… dicho juguete
cuenta con un
conjunto de hebras
flexibles …"
A 53/47

54. Comparación de las dos invenciones
La invención tal y como se
US 3759518
reivindica
v o “Un juguete con un cuerpo en
forma de disco… … que
u e
“Un dispositivo de juego que
incluye una región central y incluye … un conjunto de
n
un conjunto de hebras
s
hebras flexibles que radian
hacia el exterior desde dicho …
o eelastoméricas que radian
desde la región central."
centro … con suficiente rigidez
inherente para retener el
N patrón de un plano circular."
• ¡Nuevo!
"… que radian en planos
• Actividad inventiva
orientados en múltiples
(la modificación aporta una nueva función
ángulos desde la región
de hacerlo fácil de capturar)
central."
A 54/47

55. Reivindicación para proteger la invención
Reivindicación a presentar:
“Un dispositivo para juego que incluye una región
central y múltiples filamentos elastoméricos que
radian en planos orientados en múltiples ángulos
desde la región central."
A 55/47

56. Reivindicaciones de la patente
El inventor desea la
Los requisitos legales limitan el
protección más amplia
alcance de la patente.
posible.
Reivindicación independiente (“una
Reivindicaciones: rueda")
2. Una rueda
3. El dispositivo de la Reivindicación dependiente
reivindicación 1,
"compuesta por un bobinado
que incluye un bobinado
anular de fibra sobre una
anular de fibra sobre una hendidura"
hendidura.
Estado de la Técnica
anterior identificada por el
examinador de la patente
o el competidor
A 56/47

57. Solicitud presentada ante la OEP
Reivindicación 1: “Un dispositivo de juego que incluye una región
central y un conjunto de filamentos elastoméricos que radian en
planos orientados en múltiples ángulos desde la región central."
Reivindicación 2: “Un dispositivo con arreglo a la
reivindicación 1, caracterizado por que presenta una
configuración sustancialmente esférica."
Reivindicación 3: “Un dispositivo con arreglo a la
reivindicación 1, caracterizado por que los extremos
exteriores de al menos algunos de los filamentos incluyen
ensanchamientos."
La OEP realizará su propia búsqueda sobre el estado de la
técnica y, a continuación, considerará si la invención TAL
COMO SE REIVINDICA es nueva y no evidente.
A 57/47

58. Técnica anterior adicional hallada por la OEP
“Elementos moldeados autoadhesivos"
DE 3121758:
“Elementos moldeados autoadhesivos que están equipados con
varillas o cerdas con forma de clavo ... Caracterizados por varillas
que están fijadas a un núcleo y están fabricadas de un material
elastomérico ..."
A 58/47

59. Opinión de la OEP
DE 3121758
Su reivindicación: Varillas con forma de punta
que están fijadas a un
"Un dispositivo de juego que incluye una núcleo y están fabricadas de
región central y un conjunto de un material elastomérico…
filamentos elastoméricos que radian en
planos orientados en múltiples
ángulos desde la región central."."
Esto ya se ha mostrado y reivindicado en
la patente
DE 3121758
Respuesta de la OEP:
Le rogamos modifique sus reivindicaciones si desea que se proteja su
invención.
A 59/47

60. Análisis adicional
¿Ha pasado por alto la OEP alguna
característica importante de la
invención?
Respuesta del solicitante:
Modificaciones a la solicitud, explicación
de la relación entre la invención y la
técnica anterior.
A 60/47

61. Comparación de la invención con la técnica
anterior
US 3759518 DE 31211758
Características técnicas de la invención
Núcleo + filamentos flexibles
Múltiples planos angulares No
Filamentos blandos No
Ventajas / resultado técnico
(movimiento flotante) (autoadhesivo)
Más fácil de capturar No No
Vuela menos lejos + no rompe cosas No No
A 61/47

62. Resultado del análisis
Si bien los elementos individuales de la
invención son conocidos, la combinación
no lo es y produce un beneficio
novedoso y único.
Dado nuestro conocimientocentral yestado de
“Un dispositivo de juego que incluye una región del múltiples
la técnica anterior, no flexibles, cada uno de los
filamentos elastoméricos alargados y es obvio combinar
cuales tiene dimensiones en sección transversal sustancialmente
los elementos pararadian en planosestos nuevos
menores que su longitud, que obtener orientados en
efectos →desde la región central." requisito de
múltiples ángulos se cumple el
actividad inventiva.
La reivindicación debe modificarse para
A 62/47

63. La descripción original presentada ante la OEP
apoya las modificaciones a las reivindicaciones
Esta invención está relacionada con un dispositivo de juego y, de modo más
concreto, un dispositivo para lanzar y capturar que es especialmente sencillo de
capturar. Respalda
la
Uno de los problemas que presentan los numerosos dispositivos convencionales actividad
existentes en su lanzamiento y captura es que habitualmente rebotan, inventiva:
escapándose de la mano… en ocasiones hacen daño al capturarlos. diferente
resultado
Un elemento general de la presente invención … evitar cualquier tendencia a
técnico
rebotar … al agarrarlo… impide … lanzarlo o golpear con él a mucha distancia…
romper algo al entrar en contacto con ello.
Según la realización preferida de la invención, …
Descripción detallada Diferente
El dispositivo 10 está formado por un gran número de filamentos elastoméricos de la
alargados y flexibles 12, cada uno de los cuales, como se aprecia claramente en patente
la Fig. 1, presenta dimensiones en sección transversal que son DE312…
extremadamente reducidas en comparación con la longitud del filamento.
Como se explicará con mayor detalle más adelante, dichos filamentos se unen en Diferente
una región central de modo que radian hacia fuera de modo relativamente de la
uniforme, denso y espeso, en planos orientados en múltiples ángulos, para patente
formar una configuración sustancialmente esférica. US375…
A 63/47

64. Finalmente se concede la patente
Respuesta de la OEP: ¡Concedida!
A 64/47