La procedure d’opposition en Italie - Introduction et comparaison avec la marque communautaire

1. LA PROCEDURE D’OPPOSITION
EN ITALIE:
Introduction et comparaison
avec la Marque Communautaire
Edith Van den Eede
Conseil Italien en Propriété Industrielle
Società Italiana Brevetti (“SIB”) www.sib.it

2. THEMES
• Présentation de la procédure d’opposition
italienne et différences avec la Marque
Communautaire
• Recommandations à l’attention des
professionnels
• Autres observations
• Quelques remarques pour conclure

3. Présentation de la procédure d’opposition
italienne
Différences avec le système communautaire
1. Les marques soumises à la procédure d’opposition
2. Les délais
3. Les fondements juridiques
4. Qui a l’initiative de l’action?
5. Les frais (montant– paiement– remboursement)
6. Procédure

4. Présentation de la procédure d’opposition italienne
Différences avec la Marque Communautaire
1. Les marques soumises à opposition:
(i) Les demandes de marques italiennes déposées dès le 1er
mai 2011
(ii) Les marques internationales désignant l’Italie publiées dans
la Gazette de l’OMPI à partir de juillet 2011:
Quelle que soit la date de leur enregistrement (ou des désignations
ultérieures).
PS: la procédure d’opposition est immédiatement ouverte à toutes les classes.

5. Présentation de la procédure d’opposition italienne
Différences avec la Marque Communautaire
2. Les délais:
(i) 3 mois à compter de la date de publication
dans le Bulletin National, ou
(ii) 3 mois, à compter du premier jour du mois
suivant la publication dans la Gazette de
l’OMPI (dès juillet 2011)

6. Présentation de la procédure d’opposition italienne
Différences avec la Marque Communautaire
3. Fondements:
(i) marques identiques ou similaires pour des produits ou
services identiques ou similaires.
(ii) Certains droits non-enregistrés, en l’absence
d’autorisation préalable à leur enregistrement en tant
que marques.

7. Présentation de la procédure d’opposition italienne
Différences avec la Marque Communautaire
3. Fondements:
(i) marques identiques ou similaires* pour des produits ou services
identiques ou similaires : ex.
- Double identité: signes identiques et produits ou services
identiques; ou
- Confusion: signes identiques ou similaires pour des produits ou
services identiques ou similaires créant un risque de confusion
dans l’esprit du public (incluant un risque d’association).
* marques antérieures Italiennes, Communautaires ou Internationales désignant l’Italie (demandes
de marques ou marques enregistrées )

8. Présentation de la procédure d’opposition italienne
Différences avec la Marque Communautaire
3. Fondements:
(ii) Certains droits non-enregistrés en l’absence d’autorisation
préalable à leur enregistrement en tant que marques.: ex.
- droits à l’image,
- nom patronymique autre que celui du déposant si l’utilisation à titre de
marque est susceptible de porter atteinte à la réputation de la personne qui
porte le nom,
- noms patronymiques notoirement connus,
- signes notoires utilisés dans les domaines artistique, littéraire, scientifique,
politique ou dans le sport,
- s’ils sont notoirement connus: les noms, initiales ou emblèmes
caractéristiques d’évènements et d’organismes à but non lucratif.

9. Présentation de la procédure d’opposition italienne
Différences avec la Marque Communautaire
3. Fondements:
⇒ AUCUNE opposition ne peut être fondée sur :
des droits non enregistrés ou des droits d’auteur (sauf dans le cas
spécifique indiqué au point (ii)),
des noms commerciaux,
des noms de domaines,
la réputation d’une marque antérieurement enregistrée ou d’une
demande de marque pour des produits ou services différents
⇒ Il n’est PAS possible de faire opposition à la demande de marque
effectuée par l’agent ou le représentant en son propre nom et sans
le consentement du titulaire.
En l’absence d’annulation volontaire, le seul moyen d’attaquer une marque sur ces fondements est de
déposer une action en nullité devant la juridiction italienne compétente.
De même pour obtenir la déchéance (cf extinction des droits par le non-usage)

10. Présentation de la procédure d’opposition italienne
Différences avec la Marque Communautaire
4. Qui peut agir?:
(i) Le titulaire (quand bien même le changement de
titulaire ne serait pas inscrit au registre)
(ii) Le licencié exclusif
(à moins que le contrat de licence ne l’exclue)

11. Présentation de la procédure d’opposition italienne
Différences avec la Marque Communautaire
5. Frais (montant- paiement - remboursement) & leur répartition:
(i) Montant officiel des frais: 250 € (+ 34 € en l’absence de procuration
générale ou de procuration incluant le dépôt de procédure d’opposition)
(ii) Paiement: avant le dépôt de la demande d’opposition (l’absence de
preuve de paiement est sanctionnée par le retrait de la demande)
(iii) Remboursement: si, avant le début de la phase contradictoire de la
procédure, les parties conviennent d’un accord et l’office en est
informé : les frais officiels sont restitués.
(iv) Frais: dans la décision rejetant ou recevant l’opposition, l’Office
peut attribuer à la partie vainqueur un maximum de 300 € pour les
frais professionnels et 250 € pour les frais officiels.

12. Présentation de la procédure d’opposition italienne
Différences avec la Marque Communautaire
6. Procédure:
the good, the bad and the ugly sides

13. Présentation de la procédure d’opposition italienne
Différences avec la Marque Communautaire
6. Procédure:
the good, the bad and the ugly sides
(i) Cooling-off : expire 2 mois à compter de la notification de l’admission – peut
être prolongé sur requête conjointe des parties pour une durée maximum de
12 mois
(ii) La remise de documents justificatifs (certificats d’enregistrement,
traductions,…) doit être effectuée dans les 2 mois (pas de prolongation possible de ce
délai) à compter de la date d’expiration du cooling-off
(iii) La preuve d’usage: le déposant peut introduire une requête tendant à obtenir
des preuves d’usage d’une marque enregistrée depuis plus de 5 ans – une
telle requête doit être déposée dans les 60 jours de la notification de la
requête (sous peine du retrait de l’opposition) – délai prolongeable sur requête, jusqu’à 6 mois max
(iv) Une décision doit être rendue dans un délai de 24 mois à compter de la date
de dépôt de la demande d’opposition (sans prendre en compte la période de cooling-off ou la
période de suspension, notamment pour les oppositions fondées sur des dépôts de marques ou pour les
procédures d’annulation de marque en cours, lorsque la suspension est réclamée par le titulaire)

14. Présentation de la procédure d’opposition italienne
Différences avec la Marque Communautaire
6. Procédure:
the good, the bad and the ugly sides
(i) Des fondements d’opposition limités
(ii) Manque d’expérience de l’office

15. Présentation de la procédure d’opposition italienne
Différences avec la Marque Communautaire
6. Procédure:
the good, the bad and the ugly sides
(i) Arguments d’opposition: Le texte ne permet pas de déterminer s’ils
doivent être déposés :
immédiatement avec la demande d’opposition (dans un tel cas les
parties n’auraient pas la possibilité de s’entendre sur un accord amiable sans engager
les frais relatifs à la rédaction et l’explication des fondements), ou
après l’expiration de la phase de cooling-off.

16. Conseils et Recommandations à l’attention des
entreprises
• Service de surveillance des marques
• L’importance accrue de l’enregistrement pour les classes
présentant un intérêt actuel et futur
• Les licenciés exclusifs doivent vérifier qu’ils bénéficient du
consentement écrit pour éviter des possibles problèmes
d’interprétation du contrat. En revanche, les titulaires qui ne
souhaitent pas laisser cette option à leurs licenciés doivent
s’assurer que le contrat de licence l’interdit explicitement.
• Les titulaires d’une marque antérieure qui déposent un acte
d’opposition fondé sur une marque qui est sous obligation
d’usage doivent disposer de suffisamment d’éléments de
preuve pour démontrer l’usage sérieux de leur marque.

17. Autres observations
• Observations par les tiers
• San Marino
• Indications Géographiques Protégées
• Sigles et dénominations des organisations
internationales intergouvernementales
• IR

18. Quelques remarques pour conclure
• Un ajout bienvenu au système juridique italien
• Moyen d’exercer une pression, d’éviter parfois
des procédures judiciaires couteuses
• Un outil idéal et économique pour contrôler et
maintenir (futur) les concurrents à distance
• Importance de l’appréciation au cas par cas de
l’opportunité d’avoir recours à la procédure
d’opposition

19. Edith Van den Eede
Conseil Italien en Propriété Industrielle
E-mail: edith.vandeneede@sib.it
Tel: +39 05.52.63.22.1