Módulo 2
Registro y reconocimiento de la
Patente: Criterios de Patentabilidad
En la República Dominicana el sistema de concesión de derechos
de exclusiva sobre una patente se obtiene a partir de su re...
Vía internacional y tradicional para acceder al
registro de patentes
Un solicitante de patente tiene la opción de pedir la...
A partir de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (estándar ADPIC)
el proceso de registro se somete a un examen en el cu...
Definiciones y referencias relevantes según
marco legal nacional
Artículo 1.- Definición de Invención
Se entiende por inve...
1.Exclusiones de patentabilidad
Las exclusiones de patentabilidad conforme los ADPIC son una
prerrogativa de la legislació...
• Descubrimientos
• Programas de ordenador
• Planes, principios
métodos económicos
• Usos distintos al Original
• Presenta...
Fuente: www.protectia.eu
2. Requisitos de Patentabilidad
2.1 Novedad.
Una invención es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la
téc...
Solicitud de Patente
en RD
Todas las divulgaciones previas a la solicitud o
prioridad invocada
ESTADO DE LA TÉCNICA
¿Cómo se pierde la
novedad?
El producto ya ha sido inventado
con anterioridad.
Divulgaciones hechas por
un tercero.
Divulg...
2.2 Nivel Inventivo o actividad inventiva
Una invención tiene nivel inventivo, si para una
persona especializada o experta...
2.3 Aplicación Industrial.
Una invención es susceptible de aplicación industrial
cuando su objeto puede ser producido o ut...
3. Proceso de registro
1. Presentación de la solicitud. Art 12 Ley 20-00.
2. Examen de forma: se evalúa si la solicitud cu...
3. Proceso de registro de una solicitud de
patente
3.1 La solicitud de patente
3.1.1 Admisión y fecha de depósito
Se considerará fecha de presentación de la solicitud de pat...
La fecha de presentación es importante pues es la que
determina el inicio del derecho de prioridad y el reconocimiento
de ...
3.1.2 Documentos que conforman una solicitud
de patente
1. Formulario de solicitud
Tiene como objetivo facilitar el proces...
 Reivindicaciones: indican en forma clara y concisa en que consiste
exactamente lo que el solicitante considera que es su...
3. Otros documentos
 Constancia de tasa de presentación. Art. 12 de la Ley 20-00.
 La documentación que justifique el de...
3.2. Examen de forma
Se verifica que la solicitud cumpla con los requisitos de forma establecidos en
Art 19, 11 y 13 de la...
3.3. Publicación y observaciones
Cuando se concluye el examen de forma, se emitirá una
comunicación invitando al solicitan...
Observaciones
Cualquier tercero podrá depositar observaciones fundamentadas
respecto a la patentabilidad de la invención, ...
3.4 Examen de Fondo
El solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo, dentro de los 12
meses siguientes a la publica...
3.4 Examen de Fondo
Es una fase crítica en todo el proceso pues determina la
concesión o denegación de una patente. Decret...
3.5.1 Concesión de la Patente
El dictamen favorable concluida la fase del examen de fondo de una solicitud de
patente dete...
3.5.2 Denegación
El dictamen desfavorable en fase de examen de fondo determina la
emisión de una resolución denegando la s...
3.5.3 Abandono
Se entiende como la abstención del solicitante en el cumplimiento de una
actividad o trámite correspondient...
3.5.3 Caducidad por omisión del pago de tasa de
mantenimiento
Conforme lo dispone la Ley 20-00, para mantener vigente una ...
5. Tratamiento de solicitudes PCT en
Fase Nacional
El PCT introdujo figuras que no existían en la legislación nacional y q...
ONAPI mediante la Resolución No. DIR-01-2011 relativa a Aspectos del Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes, de fec...
Conceptos de interés:
• Restauración del Derecho de Prioridad: permite al solicitante reivindicar
prioridad aún cuando hay...
Actividades
1. Discusión en el foro:
a) Explique brevemente el fundamento jurídico de
alguna de las exclusiones de patenta...
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  1. 1. Módulo 2 Registro y reconocimiento de la Patente: Criterios de Patentabilidad
  2. 2. En la República Dominicana el sistema de concesión de derechos de exclusiva sobre una patente se obtiene a partir de su registro y previa evaluación por la Dirección de Invenciones de la ONAPI. Una patente es un derecho exclusivo que concede el estado a un inventor, y otorga a este el derecho de fabricar, comercializar licenciar su invención, relativa a un producto o un procedimiento, por un período limitado de tiempo. INVENTORESTADO Concede exclusividad Divulga la invención
  3. 3. Vía internacional y tradicional para acceder al registro de patentes Un solicitante de patente tiene la opción de pedir la protección de patente … Vía internacional bajo el marco del PCT: Este Tratado simplifica algunos requisitos de forma y facilita la entrada en fase nacional en los países en que un solicitante desee protección. En la fase nacional la solicitud como regla general tendrá que observar las exigencias y procesos de la legislación nacional salvo aquellas prerrogativas que ofrece de forma expresa el Tratado y que constituirán las diferencia del procedimiento ordinario. • Sistema tradicional de registro de patentes: Se solicita en cada país en el cual el interesado desea obtener una protección y conforme los requisitos y procesos que establece ley nacional. El solicitante en virtud el Convenio de París cuenta con un plazo de 12 meses a partir del depósito en el país de origen para iniciar su proceso en cada país de interés.
  4. 4. A partir de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (estándar ADPIC) el proceso de registro se somete a un examen en el cual se determina si la invención cumple con los requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. El objeto de protección bajo una patente esta delimitado por la definición, los criterios de patentabilidad y las exclusiones de patentabilidad.
  5. 5. Definiciones y referencias relevantes según marco legal nacional Artículo 1.- Definición de Invención Se entiende por invención toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla con las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Una invención podrá referirse a un producto o a un procedimiento. Modalidad cubiertas bajo Patentes: Patente de Invención: Arts. 1, 2,3,4,5 y 6 Ley 20-00. Patente de Modelo de Utilidad: Arts. 1, 4, 5, 6, 49 y 51 Ley 20-00. En este caso se trata siempre de objetos (aparatos, herramientas, dispositivos) y los criterios de patentabilidad se aplican de manera menos estricta. ¿Quién puede solicitar una patente ? Una patente puede ser solicitada por una persona física o jurídica sin embargo el inventor siempre será una persona física y por ello cobran relevancia los documentos de cesión de derecho. Art. 11inc 1 y Art 7 y 8 Ley 20-00.
  6. 6. 1.Exclusiones de patentabilidad Las exclusiones de patentabilidad conforme los ADPIC son una prerrogativa de la legislación nacional y contribuyen a determinar que no es protegible bajo patente. (Art. 27 inciso 2 ADPIC) Limitan la materia que puede ser patentable. Por ello, el examinador en la fase de fondo en primer lugar verifica si el objeto de la solicitud cumple con la definición de invención y contrasta con las exclusiones de patentabilidad.
  7. 7. • Descubrimientos • Programas de ordenador • Planes, principios métodos económicos • Usos distintos al Original • Presentaciones de Información • Materia viva • Materia de juego. • Yuxtaposición de Invenciones • Métodos terapéuticos o Quirúrgicos • Contrarias a la moral, orden público, salud o vida. Referencia legal: Art. 2, Ley 20-00 modificado por el Art. 1 de la Ley No. 424-06. Al analizar las exclusiones de patentabilidad se aprecia que algunas se fundamentan en que no son admitidas por que nos se ajustan a la definición de invención, se tratan de objetos de protección por otras leyes (Ej. programas de ordenador – Derechos de autor), razones de orden público, entre otras.
  8. 8. Fuente: www.protectia.eu
  9. 9. 2. Requisitos de Patentabilidad 2.1 Novedad. Una invención es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, una divulgación oral, la comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la República Dominicana o, en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud extranjera, cuya prioridad se reivindique. Referencia legal: Art. 5, Ley 20-00
  10. 10. Solicitud de Patente en RD Todas las divulgaciones previas a la solicitud o prioridad invocada ESTADO DE LA TÉCNICA
  11. 11. ¿Cómo se pierde la novedad? El producto ya ha sido inventado con anterioridad. Divulgaciones hechas por un tercero. Divulgaciones hechas por el propio inventor. Exposiciones, ventas, exportaciones. Marco legal de referencia: Art. 5, Ley 20-00. La Ley prevé una excepción en los casos de divulgaciones realizadas por el propio inventor durante un año precedente a la fecha de presentación de su solicitud.
  12. 12. 2.2 Nivel Inventivo o actividad inventiva Una invención tiene nivel inventivo, si para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente. Marco legal de referencia: Art. 6, Ley 20-00.
  13. 13. 2.3 Aplicación Industrial. Una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. A estos efectos, la expresión industria se entiende en su más amplio sentido e incluye, entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería, la pesca y los servicios. Marco legal de referencia: Art. 4, Ley 20-00.
  14. 14. 3. Proceso de registro 1. Presentación de la solicitud. Art 12 Ley 20-00. 2. Examen de forma: se evalúa si la solicitud cumple con los requisitos de forma previstos en la legislación. Art 19 , 11 y 13 Ley 20-00. 3. Publicación: Se divulga y publica la solicitud de patente. Los terceros pueden presentar observaciones respecto la patentabilidad de la invención. Art 21 Ley 20-00. 4. Examen de fondo: Se evalúa los requisitos de patentabilidad determinándose si la invención puede ser objeto de protección. Art 22 Ley 20-00. 5. Concesión y publicación. 23 y 24 Ley 20-00.
  15. 15. 3. Proceso de registro de una solicitud de patente
  16. 16. 3.1 La solicitud de patente 3.1.1 Admisión y fecha de depósito Se considerará fecha de presentación de la solicitud de patente ante la ONAPI, siempre que contenga al menos los siguientes elementos: • Identificación del solicitante y su domicilio en República Dominicana para fines de notificaciones. • Un documento que contenga una descripción de la invención y una o más reivindicaciones. • El comprobante de la tasa de presentación. Si bien la oficina recibe todas las solicitudes que se le presenta en esta fase valida la conformidad de los requisitos mínimos exigidos por el artículo referido asignando fecha de presentación y adquiriendo el estatus de depósito regular. En caso no se cumpla con estos requisitos no se asigna fecha de presentación y se tendrá por no presentada. Marco legal de referencia: Art. 12, Ley 20-00 Art 19 inc.3. Art 5 del Decreto 599-01
  17. 17. La fecha de presentación es importante pues es la que determina el inicio del derecho de prioridad y el reconocimiento de un depósito regular conforme la legislación nacional y al que hace referencia el Convenio de París. La fecha de presentación y la prioridad inciden de forma directa en la valoración del requisito de patentabilidad de novedad por lo cual la determinación de un depósito nacional regular con fecha cierta es esencial en el proceso de registro de una patente. Marco legal de referencia: Art. 4, del Convenio de Paris y Art 135 de la Ley 20-00.
  18. 18. 3.1.2 Documentos que conforman una solicitud de patente 1. Formulario de solicitud Tiene como objetivo facilitar el proceso a los solicitantes. Marco legal de referencia: Art. 11 Ley 20-00 y Resolución No. 60 de fecha 8 de agosto del 2006 emitida por la Dirección General. Para acceder al mismo consultar en: http://www.onapi.gov.do/images/pdf/Forms/100429_SolicitudPatenteInvencionyModel oUtilidad.pdf 2. Documento técnico o Memoria descriptiva: Es el documento donde se describe detalladamente la invención según los términos ordenados por la ley 20-00 siguiendo la presente estructura general:  Descripción  Reivindicaciones  Dibujos  Resumen
  19. 19.  Reivindicaciones: indican en forma clara y concisa en que consiste exactamente lo que el solicitante considera que es su invención. Son la parte medular de la patente ya que definen el alcance de protección y delimitan el derecho de exclusiva. Art. 15 Ley 20-00 y Art. 8 y 9 Decreto 599-01.  Resumen: permite comprender lo esencial del problema técnico y la solución que aporta la invención. Es una síntesis de lo divulgado. Art. 16 Ley 20-00.  Descripción: tiene por objeto suministrar información suficiente de la invención objeto de la patente. Esta vinculada con las reivindicaciones dado que en terminadas circunstancia puede contribuir a interpretarlas. Art. 13 Ley 20-00.
  20. 20. 3. Otros documentos  Constancia de tasa de presentación. Art. 12 de la Ley 20-00.  La documentación que justifique el derecho a obtener la patente. En caso de que el solicitante no sea el inventor debe mostrar el documento de Cesión de derechos. Art. 11 de la Ley 20-00.  Copia Certificada de solicitud o solicitudes de patente extranjera. Si opera reivindicación de prioridad conforme el Art. 11 y 135 de la Ley 20-00.  Poder de representación Art. 148 la Ley 20-00.  Certificado de depósito de microorganismo. Art. 148 la Ley 20-00.  Otro en atención a la invención. Referencia legal : Art. 11 Ley 20-00 y Art 3 del Decreto 599-01.
  21. 21. 3.2. Examen de forma Se verifica que la solicitud cumpla con los requisitos de forma establecidos en Art 19, 11 y 13 de la Ley 20-00 y Art. 13 del Decreto 599-01 Reglamento de aplicación. Plazo administración: dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la solicitud debe decidir. 3.2.1 Requerimientos y plazos: a) Comunicación donde se solicita corrección o modificación. El solicitante tendrá un plazo de 2 meses para contestar, a partir de la notificación. b) Comunicación concluyendo el examen de forma exitosa y se invita a realizar la publicación.
  22. 22. 3.3. Publicación y observaciones Cuando se concluye el examen de forma, se emitirá una comunicación invitando al solicitante a realizar el pago de la publicación. Art 21 Ley 20-00. • El aviso correspondiente contiene información relevante de la solicitud. Decreto 599-01 Art. 14 del Reglamento. • El pago de la tasa correspondiente deberá realizarse dentro de los 18 meses contados a partir de la solicitud o prioridad. • La solicitud queda abierta al público para fines de información. Es publicada en el Boletín Oficial de ONAPI que se emite quincenalmente. La Ley admite la posibilidad de una publicación anticipada a pedido del solicitante.
  23. 23. Observaciones Cualquier tercero podrá depositar observaciones fundamentadas respecto a la patentabilidad de la invención, dentro de los 60 días siguientes a la publicación. Si se presentaran observaciones, ONAPI notificará al solicitante, quien podrá presentar sus argumentaciones en un plazo de 60 días a partir de la notificación. La evaluación de las observaciones y argumentaciones que se presenten serán estudiadas y tenidas en cuentas en el examen de fondo.
  24. 24. 3.4 Examen de Fondo El solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo, dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de la solicitud. Art 22 Ley 20-00 y Decreto 599-01 Reglamento Ley 20-00 Art. 16. Esta es una fase compleja y rigurosa en la cual el examinador (determinado en atención al área tecnológica involucrada) verifica que la invención que se pretende proteger cumpla con los requisitos de patentabilidad. El examinador en esta fase consulta distintas bases de datos de patentes y documentos no patentes. Realiza requerimientos que pueden determinar las modificaciones de reivindicaciones o eliminación de las misma por parte del solicitante con el fin de cumplir con los requisitos de patentabilidad.
  25. 25. 3.4 Examen de Fondo Es una fase crítica en todo el proceso pues determina la concesión o denegación de una patente. Decreto 599-01 Reglamento Ley 20-00 Art 18. 3.4.1 Requerimientos y plazos: a) Se notificará al solicitante en caso de deficiencias del documento o de un resultado desfavorable del examen, quien tendrá un plazo de 3 meses desde la fecha de notificación, para presentar su respuesta. b) Si el examen de fondo tiene un resultado favorable, se concederá la Patente. Si el resultado es desfavorable, se denegará la Patente.
  26. 26. 3.5.1 Concesión de la Patente El dictamen favorable concluida la fase del examen de fondo de una solicitud de patente determina la concesión de la misma. La Dirección de Invenciones emite una resolución de concesión la cual es notificada al solicitante quien deberá pagar la tasa de publicación de la concesión para la expedición posterior del certificado de patente La publicación de la concesión se publicará en el Boletín Oficial de la ONAPI, a costa del solicitante. Referencia legal: Ley 20-00 Art 22, 23 y 24 y Decreto 599-01 Reglamento Ley 20-00 Art 18, 19, 20 y 21. 3.5 Decisiones de Departamento de Invenciones
  27. 27. 3.5.2 Denegación El dictamen desfavorable en fase de examen de fondo determina la emisión de una resolución denegando la solicitud de patente. Otro supuesto lo constituye la omisión por parte del solicitante de dar respuesta a un requerimiento en fase de fondo. Contra estas resoluciones se pueden interponer recursos impugnativos en sede administrativa. Referencia legal: Ley 20-00 Art 22 inc. 2, 5 y 6 y 35 Decreto 599-01 Reglamento Ley 20-00 Art 18.
  28. 28. 3.5.3 Abandono Se entiende como la abstención del solicitante en el cumplimiento de una actividad o trámite correspondiente, que la Ley le obliga en un tiempo estipulado y que hace interpretar desinterés en la solicitud en cuestión, provocando de oficio el cierre del proceso y el archivo definitivo de la solicitud. Durante el proceso de registro de una patente el abandono puede ser declara en los distintos casos:  En fase de forma al omitir la respuesta a un requerimiento.  El incumplimiento del pago de la tasa de publicación de la solicitud concluido el examen de forma.  El Incumplimiento del pago de la tase de examen de fondo luego de la publicación. Referencia legal: Ley 20-00 Art 19 y 22 inc 1 y Decreto 599-01 Reglamento Ley 20-00 Art 13.
  29. 29. 3.5.3 Caducidad por omisión del pago de tasa de mantenimiento Conforme lo dispone la Ley 20-00, para mantener vigente una solicitud de Patente de Invención o una Patente concedida, deberán pagarse tasas anuales, cuyos plazos están previstos en el artículo 28 y que a su vez contemplan un plazo de gracia. Por tanto la falta de pago o el pago extemporáneo de la tasa de mantenimiento durante el proceso de registro de una patente puede determinar que se declare caduca la solicitud. Es importante destacar que bajo este supuesto no interesa que el solicitante haya cumplido requerimientos en fase de forma o fondo por lo cual es muy importante la observación de esta obligación a cargo del solicitante al momento del tramite del registro. Referencia legal: Ley 20-00 Art 28 y Decreto 599-01 Reglamento Ley 20-00 Art 22.
  30. 30. 5. Tratamiento de solicitudes PCT en Fase Nacional El PCT introdujo figuras que no existían en la legislación nacional y que al momento de evaluar una solicitud amparada por este Tratado pueden ser invocadas por el solicitante, como son: el Restablecimiento del Plazo a entrada en Fase Nacional, Restablecimiento de Derecho de Prioridad y la Incorporación por Referencia. Estas figuras no le son aplicables a las solicitudes que siguen el sistema tradicional de registro de patentes (Convenio Paris) y se encuentran reguladas en el Tratado PCT y su Reglamento.
  31. 31. ONAPI mediante la Resolución No. DIR-01-2011 relativa a Aspectos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, de fecha 26 de agosto del año 2011 precisó algunos aspectos que han contribuido a la implementación destacando: • Documentos a depositar en fase nacional • Plazo para realizar el pago de la publicación nacional • Plazo para realizar el pago de la primera tasa de mantenimiento de vigencia • Criterios para la aplicación de la Restauración del Derecho de Prioridad • Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en fase nacional • Determinación de tasas para la incorporación
  32. 32. Conceptos de interés: • Restauración del Derecho de Prioridad: permite al solicitante reivindicar prioridad aún cuando haya expirado el plazo de 12 meses que establece el Convenio Paris. • Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en fase nacional: permite al solicitante entrar en fase nacional luego de la expiración del plazo de los 30 meses previsto por el Tratado para acogerse a esta fase. Estas figuras tienen supuestos determinados para su aplicación (diligencia debida o involuntariedad), operan sólo a pedido de parte y están sujetos a evaluación por la autoridad nacional. A julio del 2015 la oficina ha concedido el Restablecimiento de los plazos para el derecho a la entrada en fase nacional a 11 solicitudes que habían entrado fuera del plazo de los 30 meses previstos por el PCT para acogerse a la fase nacional. Respecto las demás figuras, hasta el momento no hay precedentes.
  33. 33. Actividades 1. Discusión en el foro: a) Explique brevemente el fundamento jurídico de alguna de las exclusiones de patentabilidad previstas bajo el Art. 2, Ley 20-00 modificado por el Art. 1 de la Ley No. 424-06. b)¿Qué importancia tienen las reivindicaciones en el proceso de registro y como se relacionan con los criterios de patentabilidad? 2. Análisis de casos prácticos.

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