Actualización de Casos LDRP.mx (2010)

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Taller AMPPI de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio en México.

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Actualización de Casos LDRP.mx (2010)

  1. 1. Casos .MX 2010 Joel A. Gómez Treviño Profesor de Derecho Informático U. Panamericana C. Guadalajara y Universidad La Salle México
  2. 2. Decisiones LDRP.mx 2010
  3. 3. trendmicro.com.mx Panelista: Kiyoshi Tsuru <ul><li>Promovente es titular de 5 marcas registradas “Trend Micro”. </li></ul><ul><li>Promovente logra demostrar exitosamente los tres puntos de la política, y para el caso concreto de “mala fe” argumenta: </li></ul><ul><ul><li>Que la Titular ha desarrollado una conducta de registrar ante NIC-México algunos nombres de dominio constituidos por marcas registradas, y cita como ejemplos los siguientes, acreditando su dicho con los resultados de las consultas WhoIs llevadas a cabo en el portal de NIC-México: amercanexpress.com.mx, googe.com.mx, harleydavison.com.mx, volari.com.mx, volskwagen.com.mx. </li></ul></ul><ul><ul><li>Que el 22 de mayo de 2009, se ordenó la transferencia del nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx>, cuya titular era la misma Titular que en esta controversia, mediante resolución dictada en Nissan Mexicana S.A. De C.V. v. Leonor Méndez Martínez (DMX2009-0004). </li></ul></ul><ul><li>La Titular no contestó a las alegaciones del Promovente. </li></ul>
  4. 4. trendmicro.com.mx Panelista: Kiyoshi Tsuru <ul><li>El Panelista, entre otras cosas resolvió que: </li></ul><ul><ul><li>Las pruebas presentadas por la Promovente demuestran que el uso del nombre de dominio en disputa es comercial y que constituye una desviación de tráfico, mediante el engaño a los consumidores, puesto que en el sitio al que resuelve el nombre de dominio controvertido se ofrecen productos que compiten con los de la Promovente. (Ver Hoffmann-La Roche Inc. v. Onlinetamiflu.com, Caso OMPI No. D2007-1806 ; Pfizer Inc. v. jg a/k/a Josh Green, Caso OMPI No. D2004-0784 ; The Bear Stearns Companies Inc. v. Darryl Pope, Caso OMPI No. D2007-0593 ; COMSAT Corporation v. Ronald Isaacs, Caso OMPI No. D2004-1082 ; Fat Face Holdings Ltd. v. Belize Domain WHOIS Service Ltd., Caso OMPI No. D2007-0626 , and Sanofi-aventis v. Montanya ILtd., Caso OMPI No. D2006-1079 ). Este uso no puede considerarse de buena fe, ni legítimo, ni leal . </li></ul></ul><ul><ul><li>Este historial (de registro de otros nombres de dominio), aunado al registro del nombre de dominio en disputa, constituiría mala fe en el registro y uso , de acuerdo con el inciso 1.b)ii) de la Política. (Ver mutatis mutandis , Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402 ; Grupo Empresarial Ence, S.A. v. Antonio Mas, Caso OMPI No. D2002-0640 ; Inversiones Telestrión, C.A. v. SuperVirtualOffice Corp., Caso OMPI No. DVE2008-0002 ). </li></ul></ul>
  5. 5. trendmicro.com.mx Panelista: Kiyoshi Tsuru <ul><li>El Panelista, entre otras cosas resolvió que (continuación): </li></ul><ul><ul><li>El nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para ofrecer software antivirus de competidores de la Promovente, lo que constituye un desvío de tráfico con ánimo de lucro, creando una posibilidad de confusión en el público consumidor . Esta conducta constituye mala fe de acuerdo con el inciso 1.b)iv) de la Política (Ver mutatis mutandis, Añuri, S.A. v. Armendáriz Barnechea Abogados, Caso OMPI No. D2002-0877 ; Vallsegur, S.A. v. Valira Seguretat, S.L., Caso OMPI No. D2005-0695 ; Banco Vitalicio de España, Compañía de Seguro y Reaseguros, S.A. v. A. López, Caso OMPI No. D2002-0948 ; San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A. v. D. Salvador Preckler Arias, Caso OMPI No. D2002-1107 ). </li></ul></ul><ul><li>El Experto ordenó que el nombre de dominio <trendmicro.com.mx> sea transferido a la Promovente . </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Algunas de las alegaciones del Promovente fueron las siguientes: </li></ul><ul><ul><li>vi) Los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Titular una década después de la constitución de Online Career Center México, S.A. de C.V.; </li></ul></ul><ul><ul><li>vii) Dentro del contenido de los nombres de dominio en disputa, se encuentran diversos sitios de Internet que corresponden a empresas competidoras y no competidoras de Online Career Center México; </li></ul></ul><ul><ul><li>(x) No es la primera vez que el Titular ha registrado nombres de dominio de mala fe, y en general ha perpetrado conductas similares a las que aquí se consideran. En dichos casos, diversos expertos del Centro han resuelto en contra del Titular por “ciberocupación ilegal”. </li></ul></ul><ul><li>El Titular no dio contestación a los planteamientos que el Promovente formuló en su Solicitud . </li></ul>occmundial.com.mx y .mx Panelista: Luis C. Schmidt
  7. 7. <ul><li>Parte de las conclusiones del Panelista fueron las siguientes: </li></ul><ul><ul><li>el Titular obtuvo los registros de los nombres de dominio en disputa cuanto menos 6 años después del registro del nombre de dominio <occmundial.com> del Promovente, así como cuanto menos 6 años después de la fecha de primer uso de la marca OCCMUNDIAL.COM. </li></ul></ul><ul><ul><li>el Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa para la práctica conocida como “ parking ”, que en este caso también constituye un elemento para acreditar el uso de mala fe. Así se ha venido considerando en otras resoluciones del Centro, entre ellas: Mattel, Inc. vs Carlos Hernández, Caso OMPI No. DMX2005-0009 y I+D México, S.A. de C.V. v. Chun Man Kam , Caso OMPI No. DMX2009-0018 . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Existen estacionados diversos vínculos electrónicos que dirigen a otros sitios de Internet distintos a los del Promovente, cuyo contenido está relacionado precisamente con servicios de ofertas de trabajo. </li></ul></ul></ul>occmundial.com.mx y .mx Panelista: Luis C. Schmidt
  8. 8. <ul><li>Parte de las conclusiones del Panelista fueron… (continuación): </li></ul><ul><ul><li>No es la primera vez que el Titular ha registrado nombres de dominio de mala fe, sino que ya ha venido realizando conductas similares en otros casos, en los que el Titular fue encontrado culpable de “ciberocupación ilegal”, tal y como ocurrió en los casos: Periódico Excélsior, S.A. de C.V. c. Robert Takovich , Caso OMPI No. DMX2008-0001 , Bolsa de Valores de Saó Paulo, S.A. – BVSP v. Robert Takovich , Caso OMPI No. D2008-1359 y Gusanito.com S de R.L de C.V. v. Robert Takovich , Caso OMPI No. DMX2007-0012 . </li></ul></ul><ul><li>Experto ordena que los nombres de dominio <occmundial.com.mx> y <occmundial.mx> sean transferidos al Promovente. </li></ul>occmundial.com.mx y .mx Panelista: Luis C. Schmidt
  9. 9. uanl.com.mx Panelista: Gerardo Saavedra UANL vs. Richard Dib Redondo <ul><li>Nota relevante sobre el Iter Procedimental . </li></ul><ul><ul><li>En respuesta al correo electrónico del Promovente mediante el cual había enviado la Solicitud al Centro con copia al Titular, el Titular manifestó “ No hay problema. Pueden transferirle el nombre ahora mismo ”. </li></ul></ul><ul><ul><li>En respuesta a un comunicado del Centro en el sentido de que se podría suspender el procedimiento a efecto de que las partes buscasen un arreglo, el 1 de junio de 2010, vía correo electrónico, el Promovente manifestó su deseo de continuar con el procedimiento . </li></ul></ul><ul><ul><li>El mismo día, en respuesta a dicho correo electrónico del Promovente, vía correo electrónico el Titular manifestó: “... Me parece una pérdida de tiempo, dinero, y esfuerzo . Tal ves hay alguien que cobra por hora y desea prolongar este asunto? Me parece que, de primera instancia, involucrar a WIPO y al registrador, sin antes hacer un esfuerzo legítimo de contactar al registrante, cuya información de contacto obviamente estaba disponible, es absurdo… </li></ul></ul>
  10. 10. uanl.com.mx Panelista: Gerardo Saavedra UANL vs. Richard Dib Redondo <ul><li>Nota relevante sobre el Iter Procedimental (continuación). </li></ul><ul><ul><li>El 3 de junio de 2010, vía correo electrónico dirigido al Centro con copia para el Promovente y el Registrador, el Titular manifestó “...Espero que quede claro lo siguiente: 1. La Universidad Autónoma de Nuevo León ha iniciado un caso de arbitraje con WIPO para obtener el nombre <uanl.com.mx> 2. A raiz de esto, yo he ofrecido transferir el nombre inmediatamente ... 4. Yo eliminé el nombre de mi cuenta tal como me lo permite el registrador ya que el nombre no había sido suspendido, y no debe de ser suspendido ni bloqueado hasta que haya una determinación, según deben de indicar las reglas del registrador... 6. En ningún momento con anterioridad a este arbitraje la Universidad de Nuevo León se ha acercado a este servidor con sus reclamos . Si lo hubiese hecho yo probablemente hubiese transferido el nombre. Insisto que es académico y una pérdida de tiempo este arbitraje ya que yo estoy de acuerdo en que se transfiera el nombre inmediatamente ...”. </li></ul></ul>
  11. 11. ¿Coincidencia? ¡Ciberocupa profesional amerita investigación! Febrero de 2006 Conclusión: si les toca Richard Dib Redondo como Titular en una controversia, envíen un C&D Letter. Si ofrece regresar el nombre de dominio, tómenle la palabra! El Titular de UANL.com.mx es Richard Dib Redondo con domicilio en Ponce, Puerto Rico, EUA.
  12. 12. uanl.com.mx Panelista: Gerardo Saavedra UANL vs. Richard Dib Redondo <ul><li>Debate y conclusiones del Panelista: </li></ul><ul><ul><li>Normalmente para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tendría que acreditar todos y cada uno de los extremos requeridos bajo el artículo 1.A de la Política. Sin embargo, en este caso primero hay que considerar el hecho de que en diversas comunicaciones el Titular manifestó su disposición de transferir el nombre de dominio en cuestión al Promovente . </li></ul></ul><ul><ul><li>Numerosas decisiones (ver S.S.) han concurrido en considerar que el experto está facultado para ordenar la transferencia del nombre de dominio en cuestión cuando el titular haya consentido en dicha transmisión y sin necesidad de analizar si se cumplen los extremos requeridos bajo la Política. Dicho análisis, en su caso, será a discreción del experto tomando en consideración las circunstancias de cada caso. </li></ul></ul><ul><ul><li>Este Experto consideró que no era necesario analizar si el Promovente en efecto acreditaba o no todos y cada uno de los extremos requeridos bajo la Política, dado que el Titular expresó en varias ocasiones su deseo de satisfacer la pretensión del Promovente. </li></ul></ul>
  13. 13. Decisiones sobre la discrecionalidad para analizar todos los supuestos de la Política <ul><li>Williams-Sonoma, Inc., v. EZ-Port , Caso OMPI No. D2000-0207 , en que el Grupo de Expertos estableció: “ Because Respondent has consented to the relief requested by Complainant, it is not necessary to review the facts supporting the claim... the better course is to enter an order granting the relief requested by the Complainant so that the transfer may occur without further delay ”; </li></ul><ul><li>Véase también: </li></ul><ul><ul><li>Deutsche Bank AG v. Carle Seigler , Caso OMPI No. D2000-0984 , </li></ul></ul><ul><ul><li>The Cartoon Network LP, LLLP v. Mike Morgan , Caso OMPI No. D2005-1132 , </li></ul></ul><ul><ul><li>KBC Group N.V. and KBC Bank N.V. v. Bank Dir, Bankgroup , Caso OMPI No. D2008-0446 . </li></ul></ul><ul><ul><li>John Bowers QC v. Tom Keogan , Caso OMPI No. D2008-1720 . </li></ul></ul><ul><ul><li>Sanofi-aventis v. Standard Tactics LLC , Caso OMPI No. D2007-1909 . </li></ul></ul>
  14. 14. babcockandwilcox.com.mx Panelista: Gerardo Saavedra <ul><li>Antecedentes de Hecho: </li></ul><ul><ul><li>4.1 El Promovente es una sociedad mexicana que se constituyó en 1936 bajo la denominación Babcock & Wilcox de México, S.A. </li></ul></ul><ul><ul><li>4.3 El Promovente es sublicenciatario autorizado de los registros marcarios mexicanos No. 387652 en clase 9 y el No. 453212 en clase 7, de la marca BABCOCK & WILCOX . </li></ul></ul><ul><ul><li>4.4 Babcock & Wilcox Power Generation Goup Inc. (“B&WPGG”) es titular de tres marcas nominativas BABCOCK & WILCOX , registradas en México con fecha de presentación en 1996 (Clases 37, 40 y 42). </li></ul></ul><ul><ul><li>4.6 La Titular tiene el mismo domicilio que B&WPGG, de acuerdo a los datos suministrados por Registry .MX y GoDaddy.com. </li></ul></ul><ul><ul><li>4.7 La Titular trabaja para B&WPGG . </li></ul></ul>
  15. 15. babcockandwilcox.com.mx Panelista: Gerardo Saavedra <ul><li>Alegaciones del Promovente: </li></ul><ul><ul><li>A.1 El Promovente ha venido operando en México y en muchos otros países por más de 70 años . </li></ul></ul><ul><ul><li>A.2 Babcock International Limited otorgó una Licencia de Uso de Marca a la empresa Doosan Babcock Energy Limited y ésta a su vez otorgó una sublicencia exclusiva al Promovente para usar en México la marca BABCOCK & WILCOX registrada en México bajo el No. 387652 en clase 9 y bajo el No. 453212 en clase 7. </li></ul></ul><ul><ul><li>A.12 El nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe ya que la Titular procedió a su registro con el fin de prestarlo o alquilarlo, y eventualmente cederlo o venderlo a un competidor del Promovente, tal como se puede concluir fácilmente por el simple hecho de que el mismo se encuentra direccionado a la página de Internet de un competidor del Promovente que no tiene presencia en México. </li></ul></ul>
  16. 16. babcockandwilcox.com.mx Panelista: Gerardo Saavedra <ul><li>Alegaciones del Titular: </li></ul><ul><ul><li>B.1 El Promovente carece de interés jurídico para iniciar un procedimiento de controversia de nombre de dominio debido a que no es titular de derecho de propiedad intelectual alguno y que no demuestra tener facultades expresas para iniciar un procedimiento en representación del titular de las marcas registradas. </li></ul></ul><ul><ul><li>B.4 Independientemente de la semejanza en grado de confusión, B&WPGG es titular de derechos de propiedad industrial respecto a dichas denominaciones, por lo que tiene derechos legítimos. </li></ul></ul><ul><ul><li>B.6 Niega categóricamente que la Titular no tenga derechos legítimos respecto al nombre de dominio en disputa puesto que es empleada del titular de los registros de marca 523096, 524641 y 524642. </li></ul></ul><ul><ul><li>B.8 El titular (B&WPGG) ha sido conocido comúnmente por el nombre BABCOCK & WILCOX, dado que es una empresa que existe en el mercado hace más de 140 años, aunado a la titularidad de las marcas registradas en México BABCOCK & WILCOX. </li></ul></ul>
  17. 17. babcockandwilcox.com.mx Panelista: Gerardo Saavedra <ul><li>Debate y conclusiones del Panelista: </li></ul><ul><ul><li>Escrito suplementario no solicitado (Promovente). </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Califica de inválida la declaración jurada otorgada por Vickie R. Davis como directora de personal de B&WPGG, considerando además que podría ser apócrifa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Califica de inválida la declaración jurada otorgada por Eric Marich como gerente legal y apoderado de B&WPGG, considerando además que podría ser apócrifa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Los Grupos de Expertos generalmente reconocen la personalidad de quienes actúan en nombre de las partes, de buena fe y sin exigir mayores requisitos o formalidades, basándose en una presunción juris tantum de que el representante cuenta con la autorización de su representado y que, de acuerdo a lo establecido en la Política no se requiere que quien actúa en nombre de las partes acredite que cuenta con facultades para ello . En ambos casos las facultades otorgadas son suficientes para efectos de este procedimiento, por lo que este Experto considera que ambas partes se encuentran debidamente representadas. </li></ul></ul></ul>Presunción
  18. 18. babcockandwilcox.com.mx Panelista: Gerardo Saavedra <ul><li>Debate y conclusiones del Panelista: </li></ul><ul><ul><li>Derechos e intereses legítimos. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No escapa a este Experto el contenido de la decisión en Babcock & Wilcox Power Generation Goup Inc. v. Fernando A. Martínez Flores , Caso OMPI No. DMX2009-0019 citada por la Titular, decisión que fue rendida en diciembre de 2009, esto es, apenas unas cuantas semanas antes de que el Promovente presentase la Solicitud. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De dicha decisión se desprende que el titular en ese caso era una persona física que tenía una relación con una tercera empresa integrante del mismo grupo que el ahora Promovente, y que en virtud de esa relación es que tenía registrados a su nombre los nombres de dominio en disputa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En ese caso el titular persona física estaba representado por el mismo despacho que ahora representa al Promovente en este caso. Lo anterior despierta la interrogante de si en este caso la motivación de presentar la Solicitud obedeció a un simple “revanchismo” contra B&WPGG, lo que podría ser calificado como un proceder de mala fe de parte del Promovente, cuestión que no hace valer la Titular. </li></ul></ul></ul>
  19. 19. babcockandwilcox.com.mx Panelista: Gerardo Saavedra <ul><li>Debate y conclusiones del Panelista: </li></ul><ul><ul><li>Derechos e intereses legítimos. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llama la atención de este Experto que el Promovente no hubiese registrado el nombre de dominio en disputa con anterioridad , máxime si se considera (i) que el Promovente alega estar realizando negocios desde hace más de 70 años , (ii) como se desprende de la decisión antes relacionada en Babcock & Wilcox Power Generation Goup Inc. v. Fernando A. Martínez Flores , Caso OMPI No. DMX2009-0019 , el Promovente es el beneficiario de los nombres de dominio <babcock.com.mx> y <babcock.mx> que fueron registrados en mayo de 2005 y en junio de 2009, respectivamente […] . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Este Experto concluye que el Promovente no acreditó el requisito previsto en el artículo 1A.ii. de la Política y que, por el contrario, la Titular acreditó tener intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. </li></ul></ul></ul>
  20. 20. Conclusiones <ul><li>2010 ha sido un año con muy pocas disputas de nombres de dominio .mx (solo 7 casos), comparado con el año 2009 (23 casos presentados). </li></ul><ul><li>Siguen estando presentes los casos “pay per click” y “parking”. </li></ul><ul><li>Algunos piratas no contestan, pero otros sí lo hacen. </li></ul><ul><li>Hay piratas “buena onda” (Richard Dib Redondo). </li></ul><ul><li>La mayoría de los piratas son “profesionales”, hay que investigarlos bien antes de iniciar la disputa, para ver si es posible acreditar patrón de conducta de mala fe. </li></ul><ul><li>Es indispensable enviar “ cease & desist letter ” siempre; se puede derivar evidencia de mala fe o voluntad por ceder el nombre de dominio. </li></ul><ul><li>Tanto Panelistas mexicanos como tribunales estadounidenses han empezado a “extrañarse” por que a los titulares de marca les toma mucho tiempo registrar sus n. de dominio (caen en disputas obligadamente). </li></ul>

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