Similitud y Confusión de Marcas en las Disputas sobre Nombres de Dominio

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Seminario IMPI - ITESM (Abril, 2000).

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Similitud y Confusión de Marcas en las Disputas sobre Nombres de Dominio

  1. 1. “ Similitud y Confusión” en el Derecho Marcario y en la UDRP Seminario sobre Aspectos Especializados de la Propiedad Intelectual IMPI – ITESM Campus Monterrey Abril 21, 2000 <ul><li>Joel A. Gómez Treviño </li></ul><ul><li>Presidente Fundador de la AMDI </li></ul><ul><li>Coordinador de Informática Jurídica de la ANADE N.L. </li></ul><ul><li>Profesor de la Maestría en Comercio Electrónico del ITESM </li></ul>
  2. 2. Seminario sobre Aspectos Especializados de la Propiedad Intelectual <ul><li>Modulo I.- Nombres de Dominio </li></ul><ul><ul><li>Tema: El factor “similitud o grado de confusión” de derecho marcario a la luz de las Disputas sobre Nombres de Dominio . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - ICANN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ley de la Propiedad Industrial, Doctrina y Jurisprudencia – Derecho Mexicano </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trademark Act of 1946 (“Lanham Act”) – Derecho Estadounidense </li></ul></ul></ul>
  3. 3. ¿Porqué estudiar el tema? <ul><li>El párrafo 4 de los UDRP determina tres elementos que deben estar presentes para iniciar el procedimiento administrativo. </li></ul><ul><li>El panelista que analice y resuelva el caso deberá analizar la existencia de cada uno de dichos elementos. </li></ul><ul><li>¿Qué fuentes podría usar el panelista para determinar la existencia de similitud confusa ? </li></ul>
  4. 4. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - ICANN Panorama Internacional
  5. 5. 4. Mandatory Administrative Proceeding <ul><li>a. Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a &quot;complainant&quot;) asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that: </li></ul><ul><ul><li>your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and </li></ul></ul><ul><ul><li>you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and </li></ul></ul><ul><ul><li>your domain name has been registered and is being used in bad faith. </li></ul></ul><ul><li>In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present. </li></ul>
  6. 6. Casos sometidos bajo el UDRP <ul><li>Administrative Panel Decision: Televisa v. Retevisión Interactiva, S.A. (#D2000-0264) </li></ul><ul><ul><li>WIPO Arbitration and Mediation Center </li></ul></ul><ul><ul><li>Oliver Iteanu, Presiding Panelist </li></ul></ul><ul><ul><li>Dated: June 28, 2000 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0264.html </li></ul></ul>
  7. 7. Televisa v. Retevision Interactiva <ul><li>El 6 de abril de 200, Televisa inicia reclamación contra Retevisión (bajo el UDRP) porque dicha empresa ha registrado los dominios: </li></ul><ul><ul><li>eresmas.com </li></ul></ul><ul><ul><li>eresmas.net </li></ul></ul><ul><ul><li>eresmas.org </li></ul></ul><ul><li>Televisa es titular de registros marcarios en México y Estados unidos de “ES MAS”. </li></ul><ul><li>Televisa es propietaria de los dominios: esmas.com, esmas.net y esmas.org </li></ul>
  8. 8. Televisa v. Retevision Interactiva <ul><li>Retevisión sometió a registro marcario “ERESMAS” y “eresMAS” en España, en febrero 29 y marzo 13 de 2000. </li></ul><ul><li>“ eresMas” también fue sometida a registro como una marca de la Comunidad Europea y en otros países. </li></ul><ul><li>La denominación social de la empresa cambió de “Retevisión Interactiva” a “Eresmas Ineractiva” el 6 de abril de 2000, </li></ul><ul><li>En marzo de 200, una subsidiaria de Retevisión fue constituida en España con la denominación “Eresmas Internet”. </li></ul>
  9. 9. Argumentos de las partes <ul><li>Televisa: </li></ul><ul><ul><li>Su uso de los dominios registrados <esmas.com>, <esmas.org> y <esmas.net> le otorga derecho sobre la palabra ESMAS bajo la ley marcaria del common law , el cual existe con antelación a los registros del demandado: <eresmas.com>, <eresmas.net> y <eresmas.org>. </li></ul></ul><ul><ul><li>Los dominios del demandado se parecen a sus derechos (sobre los dominios) anteriores, con lo cual es probable que se cause confusión , error o engaño . </li></ul></ul>
  10. 10. Argumentos de las partes <ul><li>Retevisión: </li></ul><ul><ul><li>Televisa no presentó pruebas que demuestren el riesgo de confusión entre las marcas. </li></ul></ul><ul><ul><li>ERESMAS y ESMAS son fácilmente diferenciables debido a los diferentes significados. ERESMAS significa “YOU ARE MORE” en inglés y ESMAS se traduce a “IT IS MORE”. </li></ul></ul>
  11. 11. Discusión y Resolución del Panel <ul><li>El demandante debe probar cada uno de los tres elementos que dispone el párrafo 4(a) del UDRP, entre ellos: (i) el dominio es idéntico o confusamente similar a la marca sobre la cual tiene derechos... </li></ul><ul><li>Para determinar esto, una comparación debe hacerse entre las expresiones “ERESMAS” y “ESMAS”. </li></ul>
  12. 12. Discusión y Resolución del Panel <ul><li>Las letras ER no son un simple agregado a la palabra ESMAS, sino que implican una palabra diferente en español (ERES), lo cual le da al dominio completo ERESMAS un significado diferente al de la marca del demandante ESMAS. La comparación debe hacerse también separando las palabras, lo cual tiene significado para el publico hispánico. Las palabras ES y ERES son muy diferentes tanto en apariencia como en su significado. </li></ul>
  13. 13. Discusión y Resolución del Panel <ul><li>Sin embargo, las palabras MAS son idénticas. </li></ul><ul><li>El demandante reclama tener derecho exclusivo sobre la palabra MAS, lo cual no es aceptable, ya que es altamente genérica y descriptiva. </li></ul><ul><li>El Panel decide que la palabra ERESMAS no es idéntica o confusamente similar a ESMAS. </li></ul>
  14. 14. Decisión del Panel <ul><li>El Panel decide que los dominios del demandado <eresmas.com>, <eresmas.org> y <eresmas.net> no son idénticos o confusamente similares a la marca de servicios del demandante, que el demandado tiene derechos o interés legítimo en dichos dominios, y que el demandado no registró ni está usando los dominios de mala fe. </li></ul><ul><li>El Panel por lo tanto desecha la demanda. </li></ul>
  15. 15. Casos sometidos bajo el UDRP <ul><li>Administrative Panel Decision: America On Line v. Pedro Alex Jimenez (#D2000-0991) </li></ul><ul><ul><li>WIPO Arbitration and Mediation Center </li></ul></ul><ul><ul><li>Richard W. Page, Presiding Panelist </li></ul></ul><ul><ul><li>Dated: October 15, 2000 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0991.html </li></ul></ul>
  16. 16. AOL v. Pedro Alex Jimenez <ul><li>Resumen: </li></ul><ul><ul><li>AOL afirma que el dominio del demandado <aolmex.com> es identico y confusamente similar a sus dominios y marcas: AOL, AOL.COM y AOLMEXICO. </li></ul></ul><ul><ul><li>El Panel consideró que por usar AOL y AOL.COM y la abreviatura común de “mex” por México, el dominio de Pedro es confusamente similar a cada una de las marcas AOL, AOL.COM y AOLMEXICO. </li></ul></ul>
  17. 17. Comparación <ul><li>Televisa v. Retevisión </li></ul><ul><li>ESMAS </li></ul><ul><li>es diferente de </li></ul><ul><li>ER ES MAS </li></ul><ul><li>AOL v. Pedro </li></ul><ul><li>AOL.COM y AOLMEXICO </li></ul><ul><li>es confusamente similar a </li></ul><ul><li>AOL MEX .COM </li></ul>
  18. 18. Ley de la Propiedad Industrial, Doctrina y Jurisprudencia México
  19. 19. Artículo 90.- <ul><li>No serán registrables como marca: </li></ul><ul><ul><li>XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planeada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares; y </li></ul></ul>
  20. 20. Artículo 90.- <ul><li>No serán registrables como marca... </li></ul><ul><ul><li>XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud... </li></ul></ul>
  21. 21. Doctrina <ul><li>Parámetro dominante de la LPI : las marcas que distinguen productos o servicios iguales o similares no deben presentar confusión. </li></ul><ul><li>En el pasado, los criterios para analizar la posible confusión de marcas en ocasiones eran absurdos, ya que se pretendía aplicar una regla consistente en cotejar las marcas y determinar porcentualmente el número de letras coincidentes frente a las diferentes de manera que, si las coincidencias superaban a las diferencias, entonces se estimaba que existía riesgo de confusión. </li></ul>
  22. 22. Doctrina <ul><li>El concepto de semejanza debe ser apreciado en función de su aptitud para generar confusión . </li></ul><ul><li>Aspectos para el análisis de confusión entre marcas : Ni la LPI, ni el Reglamento, contienen regla alguna que permita determinar los casos en que existe “similitud en grado de confusión” entre marcas. Sólo las tesis jurisprudenciales establecen algunos criterios. </li></ul>
  23. 23. Doctrina <ul><li>Los rubros más relevantes para determinar las similitudes y diferencias entre las marcas, se centra en los aspectos siguientes: </li></ul><ul><ul><li>Contraste de las marcas atentiendo a su aspecto visual, fonético y conceptual: </li></ul></ul><ul><ul><li>En función a los productos o servicios que distinguen; </li></ul></ul><ul><ul><li>En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto; </li></ul></ul><ul><ul><li>En función del público al que se dirigen los productos y servicios; </li></ul></ul><ul><ul><li>En razón de los lugares en que se expenden y proporcionan. </li></ul></ul>
  24. 24. Tesis de Jurisprudencia <ul><li>MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION , CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE (TCC) </li></ul><ul><li>La confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. </li></ul>
  25. 25. Tesis de Jurisprudencia <ul><li>La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. </li></ul><ul><li>La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. </li></ul><ul><li>La similitud ortográfica se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. </li></ul>
  26. 26. Tesis de Jurisprudencia <ul><li>La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. </li></ul><ul><li>La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. </li></ul>
  27. 27. Tesis de Jurisprudencia <ul><li>Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas : </li></ul>
  28. 28. Tesis de Jurisprudencia <ul><li>1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. </li></ul><ul><li>2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. </li></ul><ul><li>3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, </li></ul><ul><li>4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. </li></ul>
  29. 29. Tesis de Jurisprudencia <ul><li>MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION </li></ul><ul><li>Para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor conjuntamente... lo realmente importante es la primera impresión y la confusión que dichas marcas produzcan en el público... Es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar su desorientación y error... justificándose por ello, la exigencia legal de que las marcas sean suficientemente distintas entre sí, de tal suerte que el consumidor no confunda una con otra. </li></ul>
  30. 30. Tesis de Jurisprudencia <ul><li>MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION. </li></ul><ul><li>Si bien este tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no solo a un análisis minucioso, sino principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor el primer golpe de vista, o al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas no pueda fijarse minuciosamente en sus detalles, </li></ul>
  31. 31. Tesis de Jurisprudencia <ul><li>para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público . </li></ul>
  32. 32. Trademark Act of 1946 (“Lanham Act”) Estados Unidos
  33. 33. § 1052 ( § 2) Trademarks registrable on principal register; concurrent registration <ul><li>No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it: </li></ul><ul><ul><li>(d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the PTO, or a mark or trade name previously used in US by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion , or to cause mistake , or to deceive ... </li></ul></ul>
  34. 34. Relación caso UDRP-Lanham Act <ul><li>En el caso “Televisa v. Retevisión”, uno de los argumentos de Televisa fue precisamente que teniendo como base una marca del common law , los dominios de Retevisión podrían causar error o engaño . </li></ul><ul><li>Televisa probablemente usó estos argumentos porque sabía que el Panelista era abogado estadounidense, por lo que sin duda éste tomaría en cuenta su propio derecho (principios jurídicos) para resolver el caso. </li></ul><ul><li>Este es uno de los principales problema de la UDRP: adivinar qué elementos jurídicos (fuentes del derecho) va a tomar en cuenta el panelista para resolver. </li></ul>
  35. 35. Caso sobre “similitud confusa” <ul><li>In re N.A.D., Inc. ; US Court of Appeals, 1985 </li></ul><ul><li>Se busca registrar la marca “NARKOMED”. </li></ul><ul><li>Los productos mencionados en la solicitud son “máquinas de anestesia para uso en cirugía”. </li></ul><ul><li>El Abogado de la PTO rechazó la solicitud en base al registros previos: “NARCO” y “NARCO MEDICAL SERVICES” para “renta y arrendamiento de equipo hospitalario y quirúrgico y servicios de consulta relacionados a la operación del equipo”. </li></ul>
  36. 36. Razonamiento de la Corte <ul><li>Las marcas no son idénticas. La marca de la parte que apela es NARKOMED; las marcas de referencia son NARCO y NARCO MEDICAL SERVICES. Un consumidor alerta podrá distinguirlas fácilmente. </li></ul><ul><li>Los bienes. Con referencia a NARCO, hay identidad; con referencia a NARCO MEDICAL SERVICES no la hay. Lo más que se podría decir es que ambos están en el campo de la medicina. </li></ul><ul><li>El aspecto más importante: la naturaleza específica de los productos del apelante. </li></ul>
  37. 37. Razonamiento de la Corte <ul><li>Los archivos muestran que las maquinas a ser elaboradas, son piezas complejas de aparatos técnicos del tipo que serían comprados sólo mediante consulta con un anestesiologista o alguien con conocimiento técnico equivalente. </li></ul><ul><li>En otras palabras, sólo compradores muy sofisticados están involucrados aquí, los cuales comprarían con gran cuidado y conocimiento incuestionable de la fuente de los bienes. </li></ul><ul><li>No habría posibilidad de una fuente confusa sólo por la simple razón de similitud entre NARCO y NARKOMED. </li></ul>
  38. 38. Decisión de la Corte <ul><li>El consejo y el abogado examinador estaban simplemente equivocados en sus opiniones sobre que habría una posibilidad de confusión. </li></ul><ul><li>“ Una mera presunción de probabilidad de confusión raramente prevalecerá contra pruebas incontrovertibles de aquellos que indican lo contrario”. DuPont. </li></ul>
  39. 39. La Doctrina de la Dilución <ul><li>La Ley Federal de Dilución de Marcas de 1995 modificó la sección 43 de la Ley Lanham, para proteger marcas famosas contra usos comerciales no autorizados , “si dicho uso comienza después de que la marca se ha convertido en famosa y causa dilución de la calidad distintiva de la marca.” </li></ul><ul><li>Las reformas agregaron una nueva definición: “El término dilución significa la disminución de la capacidad de una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la ausencia de ... (2) probabilidad de confusión, error o engaño .” </li></ul>
  40. 40. La Doctrina de la Dilución <ul><li>Los tribunales del common law tipicamente justifican sus decisiones del demandante en casos de dilución, basándose en el argumento de la existencia de engaño . </li></ul><ul><li>Sin embargo, la similitud entre las marcas debe ser substancial antes de que la doctrina de la dilución pueda ser aplicada. </li></ul><ul><li>Esta doctrina se ha usado en varios casos de derecho marcario ante tribunales estadounidenses para resolver demandas derivadas de nombres de dominio . </li></ul>
  41. 41. Consideraciones Finales <ul><li>Las decisiones de los paneles que resuelven bajo el UDRP del ICANN no causan precedente o jurisprudencia. </li></ul><ul><li>No existe una “ley de nombres de dominio”. </li></ul><ul><li>En teoría, no hay una ley que nos obligue a tratar las disputas sobre nombres de dominio bajo las reglas de derecho marcario. </li></ul><ul><li>Aunque sabemos que los panelistas no fungen como árbitros de derecho, es muy probable que tiendan a usar las fuentes del derecho del país donde radican. </li></ul>

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