Sessione 2 - Proprietà Intellettuale - Ing. Gabriele Conversano

Laboratorio Start-up just do it
INTRODUZIONE ALLA
TUTELA DELLA PROPRIETA’
INTELLETTUALE
Lecce 19-20 settembre 2013
Ing. Gabriele Conversano

Presentazioni
Ing. Gabriele Conversano
• Ingegnere Meccanico, laureato presso l’Università del
Salento
• Consulente in Proprietà Industriale – Sezione Brevetti
abilitato presso l’UIBM
• European Patent Attorney abilitato presso l’EPO
• Riferimenti: conversano@laforgiabruni.it

Start UP - Just do it - Ing. Gabriele Conversano 3
L’INNOVAZIONE
L'Enciclopedia Treccani adotta la seguente definizione
di innovazione tecnologica
« L'attività deliberata delle imprese e delle istituzioni
tesa a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi,
nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli.»
":

I risultati dell’innovazione sono
un bene prezioso per l’azienda e
vanno tutelati adeguatamente…

LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Con il termine “Proprietà Intellettuale”
si intende un insieme di beni
immateriali frutto dell’inventiva e
dell’ingegno umano che possono
essere oggetto di tutela secondo una o
più delle forme previste dalla legge

LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
• La legge attribuisce a creatori ed
inventori l’esclusività dello sfruttamento
delle loro creazioni/invenzioni e fornisce
loro gli strumenti legali per tutelarsi da
eventuali abusi da parte di soggetti non
autorizzati.

IL VALORE LEGATO ALLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
L’innovazione conferisce un primo vantaggio competitivo, ma
poi …
• apre la strada all’inseguimento dei concorrenti
• spesso può essere facilmente copiata
• se può essere copiata, probabilmente può anche essere
migliorata dai concorrenti in tempi più brevi e con costi
inferiori
Per questi motivi
“Per un imprenditore non è importante soltanto realizzare
un’innovazione, o essere il primo a realizzarla; è altrettanto
importante essere l’unico”

I risultati dell’innovazione
sono un bene prezioso
per l’azienda e vanno
tutelati adeguatamente…
…come???

• DIRITTO
D’AUTORE
• MARCHI ED
ALTRI SEGNI
DISTINTIVI
• DISEGNI E
MODELLI
• BREVETTO
• SEGRETO
AZIENDALE
FUNZIONE
ASPETTO
ESTETICO
ESPRESSIONE
ARTISTICA
IDENTIFICAZIONE

COME SI TUTELA L’INNOVAZIONE
- INNOVAZIONE TECNICA -
BREVETTO
PER INVENZIONE
INDUSTRIALE O PER
MODELLO DI UTILITA’
L’INVENZIONE VIENE
DIVULGATA, MA IN CAMBIO
SI OTTIENE UN’ESCLUSIVA
PER UN PERIODO LIMITATO
NEL TEMPO
SEGRETO INDUSTRIALE
L’INVENZIONE RIMANE
SEGRETA, MA SE SCOPERTA
DIVIENE DI LIBERA
ATTUAZIONE

- INNOVAZIONE ESTETICA -
MODELLO DI DESIGN
Garantisce l’esclusiva su tutte le forme
«identiche» o «simili» alla forma oggetto del
modello

- CREAZIONE ARTISTICA -
E’ tutelata dalle norme sul Diritto d’Autore
opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
musicali,
opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
opere dell'architettura;
opere dell'arte cinematografica
programmi per elaboratore
banche di dati
opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico.
NOTA: Per le opere del Disegno Industriale la tutela
derivante dal diritto d’autore è cumulabile con la tutela
derivante dalla registrazione di un modello.

20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata
SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRESA
La legge prevede la tutela della
Proprietà Intellettuale anche al fine di
garantire all’azienda di poter
distinguere i propri prodotti da quelli
della concorrenza
…ed ai consumatori di distinguere tra i prodotti
provenienti dalle diverse aziende…

I segni distintivi dell’impresa (artt. 2563 ss. c.c.)
Sono mezzi di individuazione dell’impresa.
Qualunque entità capace di caratterizzare un
prodotto/servizio e di distinguerlo dagli altri
analoghi di diversa provenienza presenti sul
mercato
(es. parole, figure, numeri, lettere, suoni, forma,
confezione, etc.)

I segni distintivi dell’impresa - Quali sono
• Ditta
(è il nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua
attività; individua l’impresa in quanto tale)
• Marchio
(è il segno distintivo del prodotto > attesta la
provenienza del prodotto da una determinata impresa)
• Insegna
(è il segno distintivo della sede = luogo fisico nel quale
l’impresa svolge la sua attività)
• Domain name
(è il nome che corrisponde e individua il sito internet
dell’impresa)

I segni distintivi dell’impresa - Caratteristiche
• Funzione distintiva: lo svolgimento leale
della competizione richiede che il
consumatore possa attribuire meriti e
demeriti dei prodotti/servizi all’impresa da
cui realmente provengono
• Riconoscimento di un diritto esclusivo: al
titolare del segno distintivo è attribuito un
diritto di uso esclusivo sul segno stesso

Overview of intellectual property
Legal right What for? How?
Copyright
Original creative or
artistic forms
Trade marks
Distinctive identification
of products or services
Use and/or
registration
Registered
designs
Registration*
Patents New inventions
Application and
examination
Exists automatically
Trade secrets
External appearance
Valuable information not
known to the public
Reasonable efforts
to keep secret

Some IP found in a mobile phone
Trade marks:
• Made by "Nokia"
• Product "N95"
• Software "Symbian", "Java"
Patents:
• Data-processing methods
• Semiconductor circuits
• Chemical compounds
• …
Copyrights:
• Software code
• Instruction manual
• Ringtone
Trade secrets:
?
Designs (some of them registered):
• Form of overall phone
• Arrangement of buttons in oval shape
• Three-dimensional wave form of buttons
© Nokia

Innovazione e invenzione
L’innovazione è un arma per fare
concorrenza non sul prezzo.
Ovviamente affinché l’innovazione
sia un fattore distintivo rispetto alla
concorrenza, è necessario che
l’applicazione dell’invenzione sia
preclusa agli altri imprenditori

Innovazione e invenzione
Affinché una innovazione di carattere
tecnico sia preclusa alla concorrenza
- Deve rimanere segreta
Oppure
- Deve essere pubblica e godere di una
tutela legale

PROPRIETA’
INTELLETTUALE
TECNOLOGICA
SEGRETO
INDUSTRIALE
BREVETTO
KNOW-HOW
ESTETICA ARTISTICA
Valorizzazione economica

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Il segreto industriale – Rischi
Il segreto non è in grado di coprire
qualunque innovazione, in
particolare quelle che attengono alla
struttura di un prodotto.
Difatti la messa in commercio del primo esemplare
consente lo smontaggio e la copiatura
(Il reverse engineering non è, in generale, vietato…)

Il segreto industriale –Tutela
Art. 98 CPI
Costituiscono oggetto di tutela le informazioni
aziendali e le esperienze tecnico-industriali […]ove
tali informazioni:
a) siano segrete […];
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

IL BREVETTO PER INVENZIONE
Una volta che il segreto industriale sia stato
rivelato, tutelarlo giuridicamente è molto
problematico…
L’alternativa alla tutela dell’innovazione a mezzo di
segreto industriale è il deposito di una domanda di
BREVETTO per Invenzione Industriale e/o per
Modello di utilità

IL BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
Il brevetto per invenzione industriale
è un accordo tra la società ed il
richiedente:
Il richiedente descrive e spiega la propria
invenzione, con ciò contribuendo al progresso
tecnico.
La società, in cambio, gli concede un monopolio
temporaneo (eccezione al libero mercato) sullo
sfruttamento dell’invenzione.

Il brevetto per invenzione industriale
garantisce l’inventore contro il
rischio di distruzione del segreto
La presenza del brevetto in un sistema di libero
mercato costituisce un apparente paradosso,
perché il brevetto crea una situazione di
monopolio, che è il contrario della concorrenza.

(cfr Vanzetti – Di Cataldo – MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE)
L’idea che il brevetto favorisca il
progresso tecnico si basa sui
seguenti presupposti:
1) La presenza del sistema brevettuale, promettendo il diritto di
esclusiva, è stimolo e incentivo all’attività inventiva
2) La presenza del sistema brevettuale è stimolo alla divulgazione
delle invenzioni
3) La presenza del sistema brevettuale è stimolo alla diffusione delle
invenzioni, consentendo una circolazione dietro compenso del
diritto sulle invenzioni

(cfr Vanzetti – Di Cataldo – MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE)
Per contro chi obietta l’utilità del
sistema brevettuale sostiene che:
1) Lo stimolo all’innovazione è insito nel regime concorrenziale
(l’imprenditore è costretto ad innovare)
2) Le invenzioni gestibili in regime di segreto sarebbero, comunque,
assai poche
3) La diffusione delle innovazioni sarebbe ancora più rapida e
completa in assenza del sistema brevettuale

Patents are all around us
Optional

DIRITTI CONFERITI DA UN BREVETTO – Art. 66 C.P.I.
a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di
vietare ai terzi, […], di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto
in questione;
b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto
di vietare ai terzi[…], di applicare il procedimento,
nonchè di usare, […] il prodotto direttamente ottenuto
con il procedimento in questione.
L’ottenimento del brevetto NON IMPLICA il diritto di
commercializzare il prodotto.

Il problema dei brevetti dipendenti
A ciascuna invenzione descritta in un brevetto
corrisponde una certa regione G di possibili modi
di realizzazione.
Se consideriamo la regione G come una porzione
limitata di spazio all’interno del piano delle
possibili soluzioni di un problema tecnico, il
contenuto dell’invenzione può essere associato
ai punti all’interno della regione G.
Se l’inventore del brevetto che copre la regione
G avesse una completa conoscenza di tutti i
possibili modi di realizzazione contenuti in
questa regione, egli ne sarebbe senza dubbio il
proprietario.

Il problema dei brevetti dipendenti
Nella vita reale però l’inventore non ha mai una
completa conoscenza di tutti i modi di realizzazione
della propria invenzione. In altre parole egli non
conosce tutti i punti che ricadono all’interno della
regione G, ma solo un sottoinsieme limitato.
Potrebbero tuttavia esserci modi di realizzazione
cui l’inventore stesso non ha pensato, che sono
nuovi ed hanno carattere inventivo. In questo caso
si può parlare di invenzione dipendente
Riadattata da: The collected papers of Albert Einstein, Volume 7, The Berlin Years:
Writings, 1918-1921, doc. 21

DIRITTI CONFERITI DA UNA DOMANDA DI BREVETTO – Art. 53 C.P.I.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le
rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le
rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli
effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.
DOMANDA
PUBBLICAZIONE
CONCESSIONE

L’invenzione
Non esiste una definizione
positiva di invenzione.

L’invenzione
Art. 2585 c.c. - Oggetto del Brevetto
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni
atte ad avere un'applicazione industriale, quali
- un metodo o un processo di lavorazione industriale,
- una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo
meccanico,
- un prodotto o un risultato industriale e
- l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa
dia immediati risultati industriali . In quest'ultimo caso il
brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

L’invenzione – Definizione
è una soluzione nuova ed originale
di un problema tecnico atta ad
essere realizzata e applicata in
campo industriale

Non sono invenzioni
Scoperte, teorie scientifiche, metodi
matematici
Trattamenti chirurgici, terapeutici
e di diagnosi
Metodi per attività intellettuali, giochi
e attività commerciali
Razze animali

I programmi per elaboratore
Il divieto di brevettazione del
software fu previsto originariamente
nella Convenzione Europea sul
Brevetto (1973) per varie ragioni, tra
le quali la scarsa conoscenza della
materia, all’epoca giovanissima, e
l’opposizione dei produttori di
hardware.

L’enorme crescita di programmi per
elaboratore e la grande facilità di
copiatura dei programmi hanno
dato vita ad una forte domanda di
protezione del software

Secondo la giurisprudenza dell’EPO sono brevettabili
due categorie di invenzioni basate sul software
- Le invenzioni nelle quali il programma
produce un effetto tecnico interno al
computer
(es. migliorare l’utilizzo delle memorie del
computer, consentendo l’esecuzione
contemporanea di più programmi)

Secondo la giurisprudenza dell’EPO sono brevettabili
due categorie di invenzioni basate sul software
- Le invenzioni nelle quali il programma
produce un effetto tecnico esterno al
computer
(es. miglior controllo di un processo industriale)

US6285999 (B1) – Inventor PAGE, Lawrence

Può essere oggetto di invenzione
un prodotto,
un metodo o un processo di lavorazione,
uno strumento o un dispositivo meccanico
un nuovo uso medico di un prodotto già noto
(solo per i farmaci).
L' Invenzione

Il modello di utilità – art. 82 C.P.I.
Possono costituire oggetto di brevetto
per modello di utilità i nuovi modelli atti
a conferire particolare efficacia o
comodità di applicazione o di impiego a
macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti di uso in genere, quali i
nuovi modelli consistenti in particolari
conformazioni, disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti..

Requisiti di brevettabilità
NUOVA INVENTIVA (ORIGINALE)
NON CONTRARIA
ALL’ORDINE PUBBLICO
ED ALLA MORALE
(LICEITA’)
APPLICABILE
INDUSTRIALMENTE
INVENZIONE
BREVETTABILE

Secondo la legge un'invenzione
è nuova quando al momento
del deposito della domanda di
brevetto non è compresa nello
stato della tecnica.
Quando un'invenzione presenta il requisito della novità?
Stato della tecnica:
comprende tutto ciò che
è reso accessibile al
pubblico prima della
data di deposito della
domanda originaria

Quando un'invenzione presenta il requisito dell'originalità?
Un'invenzione presenta il requisito
dell'originalità ("attività inventiva")
quando non risulta in modo evidente
dallo stato della tecnica;
La soluzione che l’invenzione presenta
non deve cioè apparire ovvia ad una
persona esperta del ramo cui
l'invenzione attiene.

Un’invenzione è applicabile
industrialmente se è
riproducibile con caratteri
costanti ed è tecnicamente
realizzabile, a prescindere
dalla convenienza economica
dell'operazione.
Quando un'invenzione presenta il requisito dell'industrialità?

Quando un'invenzione presenta il requisito della liceità?
Un'invenzione è ritenuta illecita quando la sua attuazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
La nozione di buon costume è variabile nel tempo e viene
individuata e concretizzata dai giudici di volta in volta, caso per
caso.
E’ la base legale per la quale sono esclusi dalla brevettazione
alcuni metodi genetici applicati all’essere umano

LO STATO DELLA TECNICA
Una questione fondamentale nella valutazione dei requisiti di
brevettabilità è l’istante temporale in cui si valuta lo stato della
tecnica.
Fanno parte dello stato della tecnica i documenti pubblici
prima del deposito della domanda originaria.
PUBBLICAZIONE
D1
DEPOSITO
PUBBLICAZIONE
D2 D1 FA PARTE DELLO
STATO DELLA
TECNICA
D2 NO

LO STATO DELLA TECNICA
E’ evidente quindi che, una volta che si sia conseguita
un’invenzione per la quale si intende depositare domanda di
brevetto, è opportuno farlo il prima possibile
PUBBLICAZIONE
D1
DEPOSITO
PUBBLICAZIONE
D2 D1 FA PARTE DELLO
STATO DELLA
TECNICA
D2 NO

IL CONCETTO DI PRIORITA’
Una domanda di brevetto successiva per la stessa invenzione
può ereditare la data di deposito della prima domanda se
- è depositata entro 12 mesi dalla prima;
- ne rivendica correttamente la priorità
PUBBLICAZIONE
D1
PRIMO
DEPOSITO
(ad esempio
Italiano…)
PUBBLICAZIONE
D2
SECONDO
DEPOSITO
(ad esempio
Europeo…)

IL CONCETTO DI PRIORITA’
La pubblicazione D2 non fa parte dello Stato dell’arte per il
secondo deposito se rivendica correttamente la priorità del
primo deposito
PUBBLICAZIONE
D1
PRIMO
DEPOSITO
(ad esempio
Italiano…)
PUBBLICAZIONE
D2
SECONDO
DEPOSITO
(ad esempio
Europeo…)

VALIDITA’ TERRITORIALE
Gli effetti derivanti da un brevetto sono limitati allo
Stato nel quale il brevetto è concesso
Esiste la possibilità di ottenere la protezione in diversi Stati:
- Presentando più domande, una per ciascuno stato
- Estendendo, a determinate condizioni, una domanda di brevetto
nazionale
- Presentando una domanda in accordo ad una Convenzione
Internazionale
(CBE, PCT…)

POSSIBILI PERCORSI BREVETTUALI PER UN DEPOSITANTE ITALIANO
Brevetto NAZIONALE
(In Italia disciplinato
dal CPI)
Brevetto EUROPEO
Disciplinato dalla
CBE
Domanda di
Brevetto
Internazionale PCT

ITER BREVETTUALE TIPO
ESAME
FORMALE
RICERCA
ANTERIORITA’
E PRIMA
OPINIONE
ESAME
SOSTANZIALE
CONCESSIONE

BREVETTO ITALIANO
BASE LEGALE Codice Proprietà Industriale (dLgs 30/2005)
ESTENSIONE
TERRITORIALE
ITALIA
DURATA 20 ANNI DALLA DATA DI DEPOSITO
LINGUA
DELLA
DOMANDA
Italiano, ma almeno le rivendicazioni devono essere
tradotte in inglese per permettere all’EPO (European
Patent Office) di effettuare la ricerca di anteriorità

BREVETTO ITALIANO - ITER
DEPOSITO
L’UIBM invia la domanda
all’EPO
REDAZIONE DI
RAPPORTO DI RICERCA
DA PARTE DELL’EPO (6-9
MESI)
PUBBLICAZIONE (18
MESI)
TIME LIMIT PER
RISPONDERE AL
RAPPORTO DI RICERCA
(21 MESI)
CONCESSIONE
(24-30 MESI)

ITER BREVETTUALE TIPO – BREVETTO ITALIANO
ESAME
FORMALE
RICERCA
ANTERIORITA’
E PRIMA
OPINIONE
ESAME
SOSTANZIALE
CONCESSIONE

BREVETTO EUROPEO
BASE LEGALE Convenzione Europea sul Brevetto (CBE)
- Non è un brevetto della Comunità Europea -
ESTENSIONE
TERRITORIALE
Stati aderenti alla CBE (vedi slide successiva)
DURATA 20 ANNI DALLA DATA DI DEPOSITO
LINGUA
DELLA
DOMANDA
Inglese, Francese o Tedesco
(Ma si può depositare inizialmente in italiano, a
condizione di mandare successivamente una traduzione)

EPC CONTRACTING STATESAlbania
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
Yugoslav Republic of
Macedonia
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
San Marino
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
In grassetto gli stati non
membri UE al 15/09/2013

BREVETTO EUROPEO
DEPOSITO
RAPPORTO
DI RICERCA
(6-9 MESI)
PUBBLICAZIONE
(18 MESI)
TIME LIMIT
RISPOSTA
AL
RAPPORTO
DI RICERCA
(24 MESI)
ESAME
CONCESSIONE
CONVALIDA
NEGLI STATI

BREVETTO EUROPEO
Il Brevetto Europeo NON è un brevetto unico con valenza
in tutti gli Stati.
E’ un titolo che può essere convalidato, senza ulteriori
esami o verifiche, negli Stati di interesse.
Per convalidare il titolo è necessario:
- pagare la relativa tassa
- Depositare una traduzione (totale o parziale) nella lingua
dello Stato

Convalida del brevetto Europeo - OGGI
Ricerca, esame e
concessione
(presso EPO)
Convalida IT
Convalida DE
Convalida FR
Convalida …..

Arrivo del Brevetto Unitario - Cosa cambia per il depositante
Ricerca, esame e
concessione
(presso EPO)
Iscrizione nel registro
dei Brevetti Unitari
(25 Stati aderenti)
Convalida in Italia
e/o Spagna?
Il richiedente, con un’unica operazione ottiene tutela in 25 Stati.
I Brevetti Unitari garantiranno una tutela uniforme su tutto il territorio europeo
(Ad eccezione di Italia e Spagna).

DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE - PCT
BASE LEGALE PATENT COOPERATION TREATY(CBE)
ESTENSIONE
TERRITORIALE
144 Stati aderenti al PCT (vedi slide successiva)
DURATA 30 MESI DALLA PRIORITA’
LINGUA
DELLA
DOMANDA
Arabic, Chinese, English, French, German, Japanese,
Korean, Portuguese, Russian or Spanish
(Ma si può depositare inizialmente in italiano, a condizione di
mandare successivamente una traduzione)

PAESI ADERENTI AL PCT

PAESI NON ADERENTI AL PCT
Argentina
Libano
Pakistan
Taiwan
Myanmar
Bangladesh
Iran
Afghanistan
Arabia Saudita
Somalia
South Sudan
Yemen
Iraq
Eritrea
Etiopia
Congo
Burundi
Nepal
Suriname
Guyana
Venezuela
Paraguay
Bolivia
Uruguay

PROCEDURA PCT
DEPOSITO
RICEZIONE DEL
RAPPORTO DI
RICERCA
INGRESSO NELLE
FASI NAZIONALI
ENTRO 30 MESI
DALLA PRIORITA’
EUROPA
USA
CINA
…
La procedura PCT non consente di ottenere un
«brevetto internazionale», ma di posticipare a 30 mesi
la maggior parte delle spese

ITER BREVETTUALE TIPO – DOMANDA PCT
ESAME
FORMALE
RICERCA
ANTERIORITA’
E PRIMA
OPINIONE
ESAME
SOSTANZIALE
CONCESSIONE
Nella Procedura PCT sono unificate le fasi di deposito e
ricerca.
La fase di esame si effettua in ciascuno Stato o Regione
di interesse

Durata privative
20 anni dalla data di deposito per le
invenzioni
10 anni per i modelli di utilità

IPOTESI DI STRATEGIA BREVETTUALE
DEPOSITO
ITALIANO
RAPPORTO
DI RICERCA
COMPLETAMENT
E NEGATIVO? ->
FINE
ESTENSIONE
INTERNAZIONAL
E PCT CON
PRIORITA’
(ENTRO 12 MESI
DAL PRIMO
DEPOSITO)
INGRESSO
NELLE FASI
NAZIONALI
ENTRO 30 MESI
DALLA
PRIORITA’
EUROPA
CONVALIDA
SINGOLI STATI
USA

TASSE DI DEPOSITO (circa)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
ITALIANO EUROPEO PCT
€

TASSE FINO ALLA CONCESSIONE DI UN BREVETTO EUROPEO
Le tasse da pagare per l’ottenimento di un Brevetto Europeo sono
(nel migliore dei casi…)
Filing Fee 200,00
Search Fee 1.165,00
Examination Fee 1.555,00
Designation Fee 555,00
Fee for Grant and Publishing 875,00
Renewal Fee (3rd year) 445,00
Renewal Fee (4th year) 555,00
------------------
TOTALE 5.350,00 (Nell’arco di 3-4 anni)

FONTI DI
INFORMAZIONE
TECNICA
PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
RIVISTE
TECNICHE DI
SETTORE
DOCUMENTI
BREVETTUALI

Funzioni del brevetto
Tutela e sfruttamento
economico
delle invenzioni
Fonte di informazioni
tecniche, scientifiche,
commerciali
accessibili al pubblico

L’utilità dell’informazione brevettuale
Qualcuno ha già sviluppato ciò che io sto per
sviluppare?
Posso evitare di duplicare gli sforzi di ricerca?
Chi sono i soggetti potenzialmente interessati al mio
business?
Chi sono i miei futuri concorrenti?
Pianificazione
di un
progetto di
R&D
R&D
RISULTATI
SVILUPPO
PRODOTTO
FINITO

A questo stadio della ricerca in generale ho interesse
ad avere un ventaglio di risultati piuttosto ampio
(poche decine), organizzati in modo da essere
utilizzabili come riferimento durante lo sviluppo della
ricerca.
Sono di interesse sia i brevetti che le domande di
brevetto.
Pianificazione
di un
progetto di
R&D
R&D
RISULTATI
SVILUPPO
PRODOTTO
FINITO

• Posso tutelare ciò che ho sviluppato?
- NOVITA’
- ATTIVITA’ INVENTIVA
Rispetto allo Stato dell’arte
Pianificazione
di un
progetto di
R&D
R&D
RISULTATI
SVILUPPO
PRODOTTO
FINITO

A questo stadio dello sviluppo si ha interesse ad ottenere
un ristretto numero di risultati (minore di 5, idealmente
circa di 3) che sono di particolare rilevanza in quanto
molto simili ai risultati della mia ricerca.
Sono di interesse sia i brevetti che le domande di brevetto
Pianificazione
di un
progetto di
R&D
R&D
RISULTATI
SVILUPPO
PRODOTTO
FINITO

• Posso commercializzare liberamente il mio
prodotto?
- Diritti di terzi e loro estensione territoriale
- Il problema dei brevetti dipendenti
Pianificazione
di un progetto
di R&D
R&D
RISULTATI
SVILUPPO
PRODOTTO
FINITO

In questo caso ho interesse a conoscere solo:
- i brevetti concessi e validi nello Stato in cui voglio
commercializzare
- le domande di brevetto ancora in fase di esame che
hanno validità per lo Stato di interesse
Pianificazione
di un progetto
di R&D
R&D
RISULTATI
SVILUPPO
PRODOTTO
FINITO

Qualunque documento inerente lo specifico settore
tecnico, pubblicato in qualsiasi lingua ed in qualsiasi
parte del mondo toglie novità e/o attività inventiva ad
una invenzione.
(Lo stato dell’arte è un concetto assoluto)
NOTA SULL’ESTENSIONE TERRITORIALE

Un brevetto valido garantisce un monopolio solo negli
Stati per i quali è stato validamente concesso.
NOTA SULL’ESTENSIONE TERRITORIALE

IL REGIME DI SEGRETEZZA
Sono pubbliche tutte le domande di brevetto aventi data di
priorità più vecchia di 18 mesi ed i brevetti concessi
BREVETTI E
DOMANDE PUBBLICI
DOMANDE IN
REGIME DI
SEGRETEZZA
T = 0
RICERCA DI
ANTERIORITA’
T = -18 mesi

Informazione brevettuale – In che lingua
La «lingua di pubblicazione» è:
DOMANDE PCT: una tra cinese, francese,
arabo, giapponese, inglese, russo, spagnolo e
tedesco
BE: inglese, francese o tedesco
BREVETTI NAZIONALI: lingua ufficiale dello
Stato

Le banche dati in generale sono liberamente
accessibili.
Alcuni servizi di ricerca sono a pagamento
(Es. PISE dell’EPO, Delphion.com….)
Informazione brevettuale: DOVE

http://www.wipo.int/patentscope/en/ - > WIPO

http://www.uspto.gov/patft/ - > USPTO

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl - > Ufficio brevetti Giapponese

www.uibm.gov.it -> UIBM
(solo riferimenti bibliografici dei brevetti e delle domande di brevetto italiane,
testi completi scaricabili solo per le ultime annate solo a pagamento)

Pubblicazione delle domande di brevetto
Dati bibliografici
Titolo
Date (Deposito, Pubblicazione, Priorità, Concessione)
Titolare, Inventore
Classificazione
Stati designati
Tipo di pubblicazione
A1 – Prima pubblicazione senza rapporto di ricerca
A2 – Prima pubblicazione con rapporto di ricerca
A3 – Pubblicazione del solo rapporto di ricerca
B1 – Brevetto concesso
Contenuto tecnico
Descrizione
Rivendicazioni
Disegni
Riassunto

N°, Tipo e data di
pubblicazione
TITOLO
Inventore
N° domanda
Data deposito

Classificazione
N° domanda
Data deposito
Richiedente
Priorità

Stati designati
Inventore
N° Pubblicazione
Data di pubblicazione

Domanda di
Brevetto
Italiano
N° domanda
Data deposito

Utilità della classificazione
Inserire esempio su relè elettromeccanico

Classificazioni
• Tutti i documenti brevettuali sono classificati mediante
uno o più simboli che indicano l’appartenenza ad un
determinato settore tecnologico.
• La classificazione dei brevetti è uno strumento di ricerca
ed accesso ai documenti brevettuali indispensabile.

IPC – International Patent Classification
STRUTTURA
sezioni, classi, sotto-classi, gruppi
SCHEMA
8 sezioni Es. A
120 classi Es. A23
700 sotto-classi Es. A23L1
70000 gruppi Es. A23L1/16

IPC - SEZIONI
A Human necessities
B Performing operations; Transporting
C Chemistry; Metallurgy
D Textiles; Paper
E Fixed constructions
F Mechanical engineering; Lighting; Heating
Weapons; Blasting
G Physics
H Electricity

SECTION F — MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING;
HEATING; WEAPONS; BLASTING
IPC – ESEMPIO – Motore 4 cilindri in linea
F01 - MACHINES OR ENGINES IN GENERAL;
ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
F01B - MACHINES OR ENGINES, IN GENERAL OR OF
POSITIVE-DISPLACEMENT TYPE, egSTEAM ENGINES
F01B1 Reciprocating-piston machines or engines
characterised by number or relative disposition of cylinders or by
being built-up from separate cylinder-crankcase elements
F01B1/02 with cylinders all in one line

Altri esempi…
Ferro da stiro
Penna a sfera
…

Classificazioni principali
IPC: International Patent Classification
– E’ un sistema gerarchico in cui tutte le tecnologie sono suddivise
in sezioni, classi, sottoclassi e gruppi. Contiene circa 70000 gruppi.
http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/
ECLA: European Classification
– E’ utilizzata dagli esaminatori dell’Ufficio Europeo Brevetti. E’
costruita sulla base della IPC e contiene circa 132200 gruppi.
http://v3.espacenet.com/eclasrch

Classificazioni
USPCL: United States Patent Classification
– E’ utilizzata dagli esaminatori dell’Ufficio Statunitense Brevetti.
Contiene circa 450 classi e 150000 sottoclassi.
– “function-oriented”
http://www.uspto.gov/go/classification/
FI/FTERMS: Japanese Patent Classification
– Due sistemi indipendenti
– FI: basata sulla IPC. Contiene circa 190.000 suddivisioni,
particolarmente nelle sezioni G e H
– Fterms: sviluppati dal JPO dal 1980; coprono tuttI i campi tecnici;
340.000 suddivisioni
http://search.p4.patolis.co.jp/search_en.html

Ricerche di anteriorità – SINOTTICO
Riceche di stato
dell'arte o
bibliografiche
Ricerche di
brevettabilità
RICERCHE PER LIBERA
ATTUAZIONE
Ricerche per validità ed
opposizione
QUANDO
PRIMA di un progetto
R&D
DURANTE o DOPO un
progetto di R&D
PRIMA della
commercializzazione
OPPOSIZIONE ad un
brevetto o CONTENZIOSO
SCOPO
Informazioni generali
su un settore
tecnologico e sullo
stato dell'arte relativo
ad uno scpecifico
problema
Valutare la
brevettabilità dei
risultati della ricerca
Domande di brevetto o
brevetti non scaduti in
un determinato Stato,
in un determinato
settore tecnilogico
Trovare arte nota non
considerata dagli
esaminatori
BANCHE DATI
BREVETTUALE +
TECNICO-SCIENTIFICA
BREVETTUALE +
TECNICO-SCIENTIFICA
BREVETTUALE
BREVETTUALE + TECNICO-
SCIENTIFICA…MEGLIO SE
TESTI SCIENTIFICI E
MANUALI
RISULTATI
AMPI ED ESAUSTIVI
(TITOLO E RIASSUNTO
DI QUALCHE DECINA DI
DOCUMENTI)
SPECIFICI (MENO DI 10
DOCUMENTI, TESTO
INTEGRALE)
SPECIFICI (rilevanti
quelli che rivendicano
il prodotto o processo
di interesse)
AMPI (POCHE DECINE)
EVIDENZA DELLE PARTI
DEL TESTO RILEVANTI PER
INVALIDARE LE
RIVENDICAZIONI

Esercitazione pratica
Si vuole verificare se è brevettabile la seguente
invenzione:
Bicicletta elettrica a pedalata assistita, configurata
in modo da ricaricare le batterie in frenata
Nel caso in cui l’invenzione non sia brevettabile,
valutare se è liberamente attuabile in Europa

Esercitazione pratica - scaletta
Organizzare le informazioni di base
NON sono noti depositanti, inventori o
documenti, ma solo la descrizione del trovato
Scegliere le banche dati
La ricerca verrà condotta sulla banca dati libera
ESPACENET.com
NOTA: si sarebbe potuto scegliere di condurre la
ricerca su altre banche dati (Wipo, JP office,
USPTO, Google…)

Esercitazione pratica - scaletta
Individuare: parole chiave, sinonimi e codici
di classificazione
Le parole chiave ed i sinonimi sono:
Parola chiave Traduzione e sinonimi
Bicicletta bike, bicycle, cycle
Bicicletta elettrica electric bike
ricarica charge, recharge
frenata brake, braking

Su espacenet è possibile effettuare una ricerca per parole chiave all’interno della
classificazione europea
Codici di classificazione

Nota lessicale: non «bycicle» ma «rider propelled cycle»!!!

Ci aspettiamo che i documenti saranno trovati nel
gruppo B62M6/40 – 45 - 50.
Al fine di non omettere risultati interessanti possiamo
effettuare la ricerca in B62M6 o anche in B62M

Il primo risultato non contiene
esplicitamente la caratteristica
da noi cercata…

Evidentemente la nostra «invenzione» non è
brevettabile.
Può però essere liberamente attuata?
Per rispondere a questa domanda è opportuno notare
che l’invenzione è descritta, secondo le nostre
conoscenze, in un documento pubblicato nel 1975 (oltre
20 anni fa).
Per questo motivo nessuna domanda di brevetto
depositata dopo quella data può essere stata
validamente concessa per questa invenzione, a meno
che non contenesse del contenuto tecnico ulteriore
L’invenzione pertanto è, in linea di principio,
liberamente attuabile.

Al termine di una ricerca di
anteriorità si ha in genere a
disposizione un ristretto
numero di documenti
considerati rilevanti rispetto
alla propria invenzione
Il parere di brevettabilità

Sulla base di questi documenti
è quindi necessario verificare
la presenza dei requisiti di
brevettabilità

E’ una invenzione?
NO scoperte (es. nuovo minerale o
microorganismo presente in natura),
NO teoria scientifica
NO metodo matematico.

E’ applicabile industrialmente?
NO moto perpetuo, macchine a
rendimento > 1….

E’ contraria all’ordine pubblico ed alla
morale?
Rilevante per alcune invenzioni
BIO-TECH (clonazione umana,
sofferenza su animali, utilizzo di
embrioni…)

E’ NUOVA?
Una invenzione è considerata nuova se
non forma parte dello «stato dell’arte».
Lo stato dell’arte rilevante per
l’invenzione è stato definito dalla ricerca
di anteriorità.

Nel considerare la novità, il contenuto di un
documento dovrebbe essere considerato in
maniera isolata dal contenuto degli altri
documenti rilevati

Un documento è rilevante ai fini di novità rispetto alla mia
invenzione se descrive la totalità degli elementi tecnici
contenuti nel trovato, nella medesima combinazione

Se gli elementi dell’invenzione sono presenti nel
documento, ma non nella combinazione rivendicata,
quella combinazione è nuova.

Un’invenzione manca di novità se e solo se
c’è una completa conformità di
caratteristiche tra l’invenzione e il
documento anteriore.
L’utilizzo di caratteristiche tecniche
equivalenti ma non identiche non toglie
novità all’invenzione.
L’equivalenza andrà valutata con
riferimento all’attività inventiva

Esempio di possibile invenzione
Gli impianti ad aria compressa sono dotati di valvole di sfiato.
Queste spesso sono provviste di dispositivi di silenziamento in materiale poroso
che possono essere otturati polvere e sporco provenienti dall’esterno
Il parere di brevettabilità - Esempio

Soluzione del problema
Dispositivo silenziatore comprendente
- un involucro (1) collegabile alla valvola da proteggere,
- un elemento silenziatore (2) interno all’involucro (1),
- un otturatore (3) vincolato ad un elemento elastico (5)

NUOVA
?
INVENTIVA (ORIGINALE)
?
NON CONTRARIA
ED ALLA MORALE
(LICEITA’)
APPLICABILE
INDUSTRIALMENTE
INVENZIONE
BREVETTABILE

Closest prior art individuata
Dispositivo silenziatore comprendente
- un involucro (11) collegabile alla valvola da proteggere,
- un elemento silenziatore (35) esterno rispetto all’involucro (1),
- un otturatore (36) vincolato ad un elemento elastico (51)

CONFRONTO INVENZIONE ARTE NOTA
INVENZIONE .
Involucro collegabile alla valvola da
proteggere
un elemento silenziatore
interno all’involucro
un otturatore vincolato ad un elemento
elastico e ad un mezzo di contrasto
D1 .
OK
OK
L’elemento silenziatore è esterno
ok

Sebbene in D1 siano contenuti tutti gli elementi che
definiscono l’invenzione, la loro combinazione è
differente, pertanto la valvola descritta è nuova
rispetto a D1.
Se un’invenzione non è inequivocabilmente
ricavabile dagli insegnamenti contenuti in un unico
documento, allora l’invenzione è nuova.

NUOVA
INVENTIVA (ORIGINALE)
?
NON CONTRARIA
ED ALLA MORALE
(LICEITA’)
APPLICABILE
INDUSTRIALMENTE
INVENZIONE
BREVETTABILE

Una volta che si sia appurato che l’invenzione è nuova, è necessario verificare se la
stessa è «originale» o «inventiva»
Un’invenzione presenta il requisito dell’originalità quando non risulta in modo
evidente dallo stato della tecnica, ovvero non è ovvia a una persona esperta del
ramo a cui l’invenzione appartiene (tecnico medio del settore).
Ha senso verificare la presenza di attività inventiva solo in presenza di novità
Il test di Attività inventiva

Sorgono pertanto almeno due domande:
- Chi è il tecnico medio del settore?
- Cosa significa, nella pratica, «risulta in modo evidente dallo stato della
tecnica»?

L’attività inventiva è un requisito più difficile da verificare della novità.
L’approccio codificato dall’EPO è quello di utilizzare il
«problem and solution approach»,
che è un test in tre passi utile a determinare,
in maniera oggettiva, la presenza o meno di attività inventiva.

Problem and solution approach
Identificare l’ARTE NOTA
PIU’ VICINA
Definire il PROBLEMA
TECNICO OGGETTIVO
verificare se la soluzione
fornita dall’invenzione è
INDICATA O SUGGERITA
nell’arte nota

1. Identificare l’arte nota più vicina
L’arte nota più vicina è la combinazione di caratteristiche, contenute in un solo
documento, che costituisce il punto di partenza più promettente per uno sviluppo
ovvio in direzione dell’invenzione.
L’arte nota più vicina dovrebbe essere indirizzata alla soluzione dello stesso
problema tecnico o per lo meno appartenere allo stesso campo tecnico
dell’invenzione

2. Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO
Il problema tecnico oggettivo è il compito del tecnico medio del settore che deve
modificare la closest prior art per ottenere l’invenzione
Il problema tecnico oggettivo è definito dagli effetti tecnici causati dalle differenze
tra l’invenzione e l’arte nota

INVENZIONE .
Involucro collegabile alla valvola da
proteggere
un elemento silenziatore
interno all’involucro
un otturatore vincolato ad un elemento
elastico e ad un mezzo di contrasto
l’otturatore in condizioni di riposo
protegge dallo sporco il silenziatore
D1 .
OK
OK
L’elemento silenziatore è esterno
ok
L’otturatore non può proteggere dallo
sporco il silenziatore

2. Definire il PROBLEMA TECNICO OGGETTIVO
Il problema tecnico oggettivo in questo caso può essere definito come:
Fornire un silenziatore per una valvola di scarico che sia protetto dalla
polvere quando l’otturatore è nella sua posizione di riposo

3. Partendo dall’arte nota più vicina e dal problema tecnico oggettivo verificare
se la soluzione fornita dall’invenzione sarebbe stata ovvia per il tecnico del
settore
Uno sviluppo ovvio generalmente si può trovare in un secondo documento di arte
nota nello specifico campo dell’invenzione.
L’invenzione è ovvia se l’insegnamento ottenuto dal secondo documento di arte
nota avrebbe indirizzato il tecnico medio del settore a modificare o adattare la
«closest prior art» per ottenere l’invenzione

L’invenzione è ovvia se l’insegnamento ottenuto dal secondo documento di arte
nota avrebbe indirizzato il tecnico medio del settore a modificare o adattare la
«closest prior art» per ottenere l’invenzione
D2
D1

Nel caso di esempio la modifica proposta non è suggerita né indicata dagli ulteriori
documenti di anteriorità rilevati
D2D1
D3

DOCUMENTI NECESSARI PER UNA DOMDANDA DI BREVETTO
Contiene le informazioni necessarie ad indentificare il
richiedente, il mandatario e la domanda
DOMANDA
Contiene le informazioni necessarie ad indentificare gli
inventori
DESIGNAZIONE
DI INVENTORE
Deve descrivere in maniera compiuta l’invenzione
permettendo al tecnico del settore che la legga di replicare
l’invenzione (enabling disclosure)
DESCRIZIONE
Definiscono precisamente l’ambito di tutela richiesto
RIVENDICAZIONI
Se necessari (in genere si…)
DISEGNI
Utile a fini bibliografici e di ricerca
RIASSUNTO

Structure of the description
• Prior art
– Teapot with one spout
• Drawback of prior art
– Time-consuming
• Problem to solve
– Reduce filling time
• Solution
– Provide a second spout
• Advantage of the invention
– The time needed to fill multiple
cups is reduced

La Descrizione costituisce una «dichiarazione di scienza»
del richiedente il brevetto.
• In essa deve essere descritta compiutamente
l’invenzione in relazione al problema risolto, e
dovrebbero essere discussi uno o più modi di
realizzazione della stessa.
• Nella descrizione deve essere contenuto e spiegato
tutto quanto rivendicato
(Le rivendicazioni devono essere «supportate dalla
descrizione»)

• Le rivendicazioni costituiscono una
«dichiarazione di volontà».
• In esse deve essere chiaramente definito
l’ambito di tutela richiesto per il proprio
brevetto.
• Dal momento che il brevetto concede un
monopolio (seppure temporaneo) i limiti di
estensione di questo monopolio devono essere
chiaramente definiti

STRUTTURA DI UNA RIVENDICAZIONE - Rule 43 EPC
The claims shall define the matter for which protection is sought
in terms of the technical features of the invention. Wherever
appropriate, claims shall contain:
• (a) a statement indicating the designation of the
subject-matter of the invention and those technical features
which are necessary for the definition of the claimed
subject-matter but which, in combination, form part of the
prior art;
• (b) a characterising portion, beginning with the expression
"characterised in that" or "characterised by" and specifying
the technical features for which, in combination with the
features stated under sub-paragraph (a), protection is sought.

Struttura delle rivendicazioni
Le rivendicazioni contengono quindi
- un preambolo che definisce l’ambito della
tecnica in cui si inserisce l’invenzione
- una parte caratterizzante, che definisce il
contributo alla tecnica fornito dall’invenzione
e per il quale si chiede protezione

Struttura di una rivendicazione
"A double pipe comprising:
an outer pipe; and
an inner pipe having a spiral or wavy shape configured to be held by an
inner circumferential face of the outer pipe,
characterised in that
the diameter of the spiral or an amplitude of the wavy shape of the
inner pipe is equal to or less than an inner diameter of the undeformed
outer pipe; and
the outer pipe has locally crushed parts extending inwardly in a
diametrical direction to hold the inner pipe at each crushed part."
PREAMBOLO
CARATTERIZZANTE

• La protezione è conferita per la parte
caratterizzante in abbinamento a tutte le
caratteristiche contenute nel preambolo.
• E’ evidente quindi che è opportuno inserire nel
preambolo «tutte e sole le caratteristiche
tecniche strettamente necessarie a realizzare
un modo di realizzazione funzionante secondo
lo stato dell’arte»

Nella parte caratterizzante devono essere
inserite le caratteristiche tecniche che:
• differenziano l’invenzione dallo stato dell’arte
e
• producono un effetto utile a risolvere in
maniera non ovvia un problema tecnico.

RIVENDICAZIONI DIPENDENTI
• Il richiedente ha l’interesse di ottenere la
protezione più ampia possibile per la propria
invenzione.
• Per questo motivo si deposita in generale una
prima rivendicazione il più ampia possibile

Il rischio nel depositare rivendicazioni molto ampie è che durante
la fase di esame (o, peggio, in giudizio) venga trovata arte nota
non conosciuta all’inventore.
In quel caso, se il brevetto ha una sola rivendicazione molto
ampia che viene distrutta dall’arte nota trovata, potrebbe non
rimanere alcuna protezione.

169
La funzione delle rivendicazioni dipendenti
1
2
3
4
Arte
nota
In questo caso l’arte
nota è sicuramente
invalidante per le
rivendicazioni 1 e 2, ma
non per la 3 e la 4

Le rivendicazioni indipendenti descrivono l‘invenzione in termini
molto generali, in modo da consentire una interpretazione ampia
nei procedimenti giudiziari.
Le rivendicazioni dipendenti invece descrivono specifici modi di
realizzazione dell’invenzione che l’inventore considera
economicamente attrattivi.

171
Processo di stesura di una rivendicazione
1
• Identificare l’invenzione e le
anteriorità rilevanti
2
• Scomporre l’invenzione in elementi, ed
evidenziare le relazioni tra gli elementi
3
• Identificare la funzione svolta da
ciascun elemento

172
4
• Verificare la presenza di ciascun elemento in ciascun
documento di arte nota
5
• Identificare l’arte nota più vicina (quella che ha in comune
il maggior numero di elementi con l’invenzione)
6
• Scrivere una prima volta il preambolo della
rivendicazione, inserendo tutti gli elementi in comune tra
l’invenzione e l’arte nota

173
7
• Scrivere una prima volta la parte caratterizzante della
rivendicazione inserendo tutti gli elementi/caratteristiche
presenti nell’invenzione ma non nell’arte nota

TABELLA DI LAVORO
INVENZIONE
Elemento tecnico D1 D2 D3
ARTE NOTA

La tutela giudiziaria dei brevetti
• L’azione giudiziaria a tutela delle privative sui brevetti viene
definita “azione di contraffazione”.
• Per contraffazione si intende l’uso non autorizzato, da parte
di terzi, dell’invenzione brevettata.
• Dal punto di vista processuale la legge stabilisce una
presunzione di validità per il brevetto e, dunque, esonera il
titolare - che agisce per contraffazione - dall’onere di
provare tale validità.

Le misure cautelari
L’azione di contraffazione può essere preceduta dalle misure
cautelari:
Descrizione
Sequestro
Inibitoria
La loro concessione può essere condizionata al versamento
di una cauzione a carico del ricorrente, oltre che
all’accertamento del fumus boni iuris e del periculum in
mora.

La descrizione
• E’ rivolta all’acquisizione della prova della contraffazione,
soprattutto in relazione alle invenzioni di procedimento,
quando cioè tale prova non è desumibile dal prodotto finale.
• E’ eseguita dall’Ufficiale giudiziario, con l’ausilio di periti e
mezzi tecnici (fotografici).
• Ha lo scopo di descrivere gli oggetti lesivi delle privative del
titolare.

Il sequestro
• Ha lo scopo di impedire la circolazione del prodotto in
contraffazione, mediante l’affidamento in custodia allo
stesso proprietario o detentore.
• Possono essere oggetto di sequestro:
 gli oggetti costituenti violazione del diritto
 i mezzi per la loro produzione
 gli elementi di prova

L’inibitoria (cautelare)
• Scopo dell’inibitoria cautelare è quello di inibire al
contraffattore:
 la fabbricazione
 il commercio
 l’uso
dei prodotti coperti da brevetto
• Può essere richiesta prima o durante il giudizio di merito.

Le principali sanzioni previste in caso di accertamento della
contraffazione sono:
L’inibitoria
Il risarcimento del danno
Sanzioni secondarie
Le sanzioni

• L’inibitoria consiste nell’ordine di cessare (o non riprendere, qualora
interrotto) il comportamento lesivo del diritto di cui si chiede la tutela.
• L’inibitoria prescinde dal dolo o dalla colpa del contraffattore.
• L’inosservanza di tale provvedimento comporta l’applicazione di una
sanzione penale.
• Nel pronunciare l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per
ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni
ritardo nell’esecuzione del provvedimento. I prodotti realizzati con la
condotta illecita possono essere (alternativamente), secondo le
disposizioni del giudice:
 rimossi o distrutti
 assegnati in proprietà al titolare del brevetto
 sequestrati, a spese del contraffattore, per la durata del brevetto
 aggiudicati al titolare del brevetto mediante il versamento di una
somma
L’inibitoria (sanzione)

• Il risarcimento del danno sottende il dolo o la colpa del
contraffattore e la esistenza di un danno nei confronti del
soggetto leso.
• Tra i criteri utilizzati dalla giurisprudenza per la
quantificazione del danno vanno menzionati: il canone di
licenza ed il mancato utile netto. Esso può essere
determinato anche in via equitativa.
• E’, inoltre, prevista la possibilità dell’emissione di una
condanna generica, cui è sottesa la prova ontologica del
danno e che rimette la quantificazione ad un futuro giudizio.
Il risarcimento del danno

• La pubblicazione della sentenza di contraffazione o del
dispositivo a spese del convenuto.
• La c.d. condanna in futuro, e cioè il pagamento di una
somma per l’ipotesi di mancata cessazione o ripresa della
contraffazione.
Sanzioni secondarie

20/09/2013 Copyright © Conversano 2013 - Riproduzione vietata 184
Diritti nascenti dall’invenzione
• Diritto ad essere riconosciuto autore:
– Morale
– Inalienabile
– Privo di contenuto patrimoniale
• Diritto al brevetto (= legittimazione alla domanda di brevetto):
– Patrimoniale
– Alienabile
– Diritto di/sul brevetto (= diritto esclusivo all’utilizzo
dell’invenzione):
– Patrimoniale
– Alienabile

Brevettazione del non avente diritto
A) Brevetto già concesso al non avente diritto:
Il vero inventore non può presentare
domanda di brevetto ma:
Far valere la nullità del brevetto
Rivendicare il brevetto = ottenerne il
trasferimento a proprio nome

Invenzione di gruppo
• Invenzione realizzata da più operatori che
lavorano insieme sulla base di un progetto
unitario
• Art. 6 CPI: i diritti nascenti da un’invenzione di
gruppo spettano a tutti i coinventori e sono
disciplinati, salvo patto contrario, dalle norme
sulla comunione, in quanto compatibili

Invenzione di gruppo e diritto al brevetto
• Decisione se brevettare o meno
> maggioranza dei coinventori
• Domanda presentata da uno solo o dalla
minoranza dei coinventori senza menzionare
gli altri o senza consenso: domanda del non
avente diritto?

Invenzione di gruppo e gestione dei diritti di brevetto
• Presunzione (relativa) di eguaglianza delle quote
• Libera cedibilità delle quote
• Diritto di prelazione

Invenzione di gruppo e cessione dei diritti di brevetto
• Licenze non esclusive: maggioranza dei 2/3
• Licenze esclusive: unanimità

Invenzione del lavoratore subordinato - Art. 64 CPI
• Diritto (morale) ad essere riconosciuto autore
> dipendente
• Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto
> azienda
• Remunerazione per il dipendente
– Invenzione di servizio
– Invenzione d’azienda
– Invenzione occasionale

Invenzione di servizio - Art. 64 CPI
• L’attività inventiva è prevista come oggetto della
prestazione lavorativa
• Per tale attività è prevista apposita
remunerazione
Al Datore di lavoro:
Spetta il diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto
Al Dipendente:
Nessun diritto patrimoniale

Invenzione d’azienda - Art. 64 CPI
• L’invenzione è realizzata in esecuzione di un rapporto
di lavoro ma …
• L’attività inventiva non è prevista come oggetto del
rapporto di lavoro = manca un nesso funzionale tra
l’attività prevista e l’invenzione

Invenzione d’azienda - Art. 64 CPI
 Al datore di lavoro:
Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto
 Al dipendente
Spetta un equo premio, in base a:
• Importanza dell’invenzione
• Retribuzione percepita dal dipendente
• Tipo di attività del dipendente
• Contributo dell’organizzazione aziendale

Invenzione occasionale - Art. 64 CPI
• Pur rientrando nel campo di operatività
dell’azienda …
• … non ha alcun rapporto con l’attività del
dipendente

Invenzione occasionale - Art. 64 CPI
 Al dipendente:
Diritto (patrimoniale) al rilascio del brevetto
 Al datore di lavoro
Spetta un diritto di opzione su:
• Acquisto del brevetto
• Concessione di una licenza
• Diritto al rilascio di brevetti stranieri

Invenzioni dei ricercatori
• Legge n. 383/2001 -
Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali
per invenzioni industriali
Art. 7
Modificazioni al regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127: dopo l’art. 24 è inserito l’art. 24-bis
• Codice della Proprietà Industriale
Art. 65

Invenzioni dei ricercatori - Art. 65 CPI
1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro
intercorre con un'università o con una pubblica
amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità
di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti
derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore.
In caso di più autori, dipendenti delle università, delle
pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione
appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa
pattuizione.
L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà
comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del
canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione,
spettante alla stessa università o alla pubblica
amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca,
nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50% per
cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento
dell'invenzione.
Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche
non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle
stesse compete il 30% dei proventi o canoni.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in
parte, da soggetti privati ovvero realizzate
nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da
soggetti pubblici diversi dall'università, ente o
amministrazione di appartenenza del ricercatore.

I contratti di ricerca
• Contratti mediante i quali un soggetto
(committente) affida dietro compenso lo
svolgimento dell’attività inventiva a lavoratori
autonomi o a gruppi organizzati di ricercatori
• Contratti atipici (appalto, contratto d’opera,
misto, altro)

I contratti di ricerca a committenza privata
• La commessa proviene da un soggetto privato che intende utilizzare i
risultati dell’attività di ricerca
• Il diritto ad essere riconosciuto inventore spetta sempre al ricercatore o al
gruppo di ricercatori
• Il diritto al rilascio del brevetto è di solito attribuito al committente, che
sostiene i costi della brevettazione
• Clausole contrattuali possono prevedere una distribuzione dei ricavi
derivanti dallo sfruttamento del brevetto:
– Diritto di ottenere una licenza a condizioni particolarmente favorevoli
(clausola della licenza)
– Diritto di ottenere una % degli introiti (clausola del tasso di partecipazione agli
utili)

La circolazione dei diritti al brevetto e dei diritti di brevetto

Diritti trasferibili
• Art. 2598 c.c.
I diritti nascenti dalle invenzioni, tranne il diritto ad
esserne riconosciuto autore, sono trasferibili (inter
vivos o mortis causa)
Cosa è trasferibile:
• Diritto al rilascio del brevetto
• Diritti di privativa derivanti dal rilascio del brevetto:
– Cessione
– Licenza

Cessione di brevetto
• Il titolare del brevetto si spoglia della titolarità
dell’attestato a favore di un altro soggetto
attraverso un atto traslativo:
– Vendita
– Permuta
– Donazione

Licenza di brevetto
• Il titolare del brevetto (licenziante), pur
conservandone la titolarità, concede ad un
altro soggetto (licenziatario) l’autorizzazione
all’utilizzo dell’invenzione verso il pagamento
di un corrispettivo (royalty).

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