Presentation before the debate on "IP aspects in deal making" with Alexender Korenberg (Kilburn & Strode, LLP, UK), Ana Sofia Batista (Abreu Advogados) and Miguel Gonçalves (Unidade de Transferência do Saber da Universidade de Coimbra), on the 10th December 2013. Deals with priorities and subjects to inspection prior to investment, by VC or private investors in general.

1. IP aspects in deal
making
10 Dezembro de 2013
João Marcelino

2. Os empreendedores em frente dos investidores
“Shark Tank “ in progress

3. Miguel Gonçalves pitching

4. Venham as ideias….

5. Where is the money?

6. A nova era das descobertas

7. Captar capital onde quer que ele esteja

8. Cross-reference

9. Que questões colocam os VCs, antes de alocar
dinheiro à empresa?

10. Que questões colocam os VCs, antes de alocar
dinheiro à empresa?
Importância relativa da PI
1. Equipa de Gestão
2. Oportunidade de mercado
3. Tecnologia
4.
PI e plano de vendas e marketing
5. Projeções financeiras
6. Plano de negócios

11. Equipa de gestão
Oportunidade de mercado
Tecnologia
PI
Plano de Marketing
Projeções
financeiras
Vendas
estimadas
Plano de negócios

12. Que questões colocam os VCs, relacionadas com
PI antes de alocar dinheiro à empresa?
1. Estratégia geral de PI
2. Gestão do segredo
3. Liberdade para operar
(freedom to operate)
4. Devida diligência (due
diligence)

13. Estratégia geral de PI
Gestão do segredo
Liberdade de operação
Devida diligência

14. Estratégia geral de PI
• Tem estratégia agressiva de
PI?
– Proteger o que se inventa –
patentes;
– Bloquear concorrentes e abrir
novas oportunidades de
negócio – patentes
abrangentes.

15. Estratégia geral de PI
• Estratégia de PI
sincronizada com
estratégia de negócio?
• Portefólio protege o
core?
• Patentes no estrangeiro?
• Atividade da empresa
infringe PI de
concorrentes?

16. Gestão do segredo
• Há publicações
destruidoras da novidade?
• A empresa lida com
acordos de não revelação
(non-disclosure
agreements)?

17. Gestão do segredo
• Há cuidados especiais
implementados para a
preservação das
informações secretas?
• Há processos valiosos sob
segredo?
• A proteção assenta
somente em segredo?

18. Liberdade para operar (freedom to
operate)
• A comercialização do produto
ou os testes necessários,
podem ser feitos sem infringir
direitos válidos de PI?
• Em que territórios?
• Os direitos conflituantes são
vulneráveis?
• No caso de haver direitos em
vigor que possam ser
infringidos, foi explorada a
hipótese de licenciamento
cruzado?

19. Liberdade para operar (freedom to
operate)
Dossier FTO:
– Parecer:
• Responder à pergunta: a
empresa pode funcionar no
mercado tendo em conta
direitos de terceiros?
• Identifica, se for caso disso,
a PI que bloqueie ou limite a
capacidade da empresa
vender um determinado
produto ou estabelecer uma
posição dominante de
patente.
• Assinado por um consultor
independente (ex: AOPI).

20. Devida diligência (due diligence)
• Investigar:
– Propriedade;
– Cadeias de títulos;
– Práticas de marcação de
produtos;
– Taxas de manutenção em
vigor;
– Questões de litígio.

21. Devida diligência (due diligence)
Investigar:
– Propriedade
• Direito inequívoco da empresa
à sua PI:
– Contratos de trabalho e
invenções;
– Contratos de trabalho e PI em
geral, da empresa;
– Direitos dos antigos
empregadores;
– Direitos das Universidades;
– Direitos do Estado;
– Direitos dos colaboradores e
sub-contratantes;
– Direitos dos co-inventores.

22. Devida diligência (due diligence)
Investigar:
– Cadeias de títulos
• Mostrar o elo entre a
empresa e o inventor.
• Especialmente
importante quando há
fusões e aquisições.

23. Devida diligência (due diligence)
Investigar:
– Marcação de produtos
• Falta de marcação (Pat nº )
pode implicar
impossibilidade de
recuperar danos por
violação.

24. Devida diligência (due diligence)
Investigar:
– Taxas de manutenção
• Falta de pagamento de
taxas de manutenção
em vigor nas patentes
pode levar à
caducidade dos
direitos.

25. Devida diligência (due diligence)
Investigar:
– Questões de
contencioso:
• Litígios atuais ou
potenciais;
• Parecer de não
violação;
• Opinião de nulidade
de patentes
conflituantes.

26. Devida diligência (due diligence)
Investigar:
– Questões de
minimização de riscos
• Seguros
– Seguro de garantia da
PI (80% dos custos num
processo de violação
incluindo defesa no
caso de contra-ataque);
– Seguro de defesa da PI
(paga os custos
associados à defesa
num processo de
violação);
– Outros.