Master in Brand Management IED - Istituto Europeo di Design 31 gennaio 2017

1. Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana – 31 gennaio 2017 – IED Istituto Europeo di Design
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TRADEMARK BASICS
MASTER IN BRAND MANAGEMENT AND COMMUNICATION

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Il marchio è un segno che permette di distinguere i
prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre
imprese.
Cos’è un marchio?
In mercati ormai molto competitivi, permette
al consumatore di identificare la fonte da cui
proviene un dato prodotto e/o servizio e
orientare così le proprie scelte (c.d. funzione
di indicatore di provenienza o di origine).

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Non solo.
Il
Cos’è un marchio (segue)
Il marchio può costituire il simbolo delle
qualità associate a determinati beni o
servizi dai consumatori e che i beni e servizi
siano conformi alle aspettative (c.d.
funzione di garanzia di qualità del
marchio).
Il marchio può inoltre richiamare/catturare
l’attenzione del consumatore e spingerlo
all’acquisto di determinati prodotti o servizi
rispetto ad altri (c.d. funzione pubblicitaria
ed evocativa).

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Il marchio è un diritto di proprietà intellettuale.
Principale normativa sui marchi:
i. nazionale: Codice della Proprietà Industriale (Decreto
Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e succ. mod.);
ii. comunitaria: Nuovo Regolamento sul marchio dell’Unione
Europea n. 2424/2015
iii. internazionale: numerose convenzioni, es. tra cui la
Convenzione di Unione di Parigi del 1883, l’Accordo di Madrid del
1982, l’Accordo di Nizza del 1957.
 Durata della registrazione: 10 anni dalla data di deposito della
domanda e può essere rinnovata a ogni scadenza per ulteriroi
periodi di 10 anni all’infinito.
Cos’è un marchio. Diritto di proprietà intellettuale

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ii. di procedimento: consiste in una tecnica di produzione di beni o di
realizzazione di un servizio.
Conferisce al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento
dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinati, che
gli consente di impedire ad altri di produrre, vendere o comunque
utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.
 Durata: 20 anni – non rinnovabile
Cos’è un marchio. Differenze dal brevetto
Il brevetto protegge un’invenzione (soluzione
originale di un problema tecnico).
L’invenzione può essere:
i. di prodotto: ha ad oggetto un prodotto
materiale, ad es. uno strumento, una macchina,
ecc..;

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i. disegni: le rappresentazioni bidimensionali, come le
decorazioni, i caratteri tipografici, i disegni riprodotti su tessuti,
ecc.
ii. modelli: l’aspetto tridimensionale di un prodotto, ad es. la
forma di una sedia, un occhiale, una bottiglia.
 Durata: 5 anni - prorogabile per ulteriori cinque anni fino a un
massimo di 25 anni.
Cos’è un marchio. Differenze dal modello e disegno
Il disegno o modello protegge il design ovvero
l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua
parte, come risulta in particolare dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori,
della forma, della struttura superficiale, dei materiali
di cui è composto.

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I marchi possono essere classificati in base alla funzione che di volta
in volta assume maggior rilievo:
i. generali: contraddistinguono la generalità dei prodotti/servizi
dell’impresa;
FERRERO
ii. speciali: contraddistinguono specifiche tipologie di
prodotti/servizi (e sono usati accanto ai marchi generali);
Tipi di marchio in base alla funzione

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i. di fabbrica: individuano un prodotto come proveniente da un
determinato produttore;
ii. di commercio: individuano il soggetto che commercializza un
prodotto (e può essere aggiunto accanto al marchio del
produttore);
ii. di raccomandazione o selezione: contraddistinguono prodotti
selezionati da terzi e da questi ultimi raccomandati.
Tipi di marchio in base al bene contraddistinto

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i. denominativi: costituiti da parole;
PHILIPS
ii. figurativi: costituiti da disegni
iii. complessi (o misti): costituiti da più elementi combinati tra loro
Tipi di marchio in base al segno che li costituisce

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i. registrati: traggono origine dal procedimento di registrazione;
ii. di fatto: traggono origine dall’uso e dall’avviamento che da tale
uso deriva;
LA DURONETTA
Tipi di marchio in base alla fattispecie costitutiva

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I marchi possono essere classificati in base al bene che si intende
contraddistinguere:
i. di prodotto: contraddistinguono un prodotto (ad es. scarpe);
i. di servizi: contraddistinguono un servizio (ad es. pubblicità);
Tipi di marchio in base al bene contraddistinto

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Poiché il marchio è segno utilizzato per distinguere prodotti e/o servizi
di un’impresa rispetto ad altre imprese, è necessario identificare i
prodotti e/o servizi contraddistinti da tale marchio.
La Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi (c.d.
Classificazione di Nizza); attualmente in vigore la decima edizione.
Suddivisa in classi di prodotti (da 1 a 34) e di servizi (da 35 a 45).
Tipi di marchio di prodotti o di servizi: classificazione

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i. Registrazione nazionale - Italia
i. Registrazione europea – Unione Europea
i. Registrazione a livello internazionale - Mondo
Il marchio registrato in funzione della estensione territoriale

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PRIORITA’
Entro 6 mesi dalla data di deposito, è possibile estendere la
domanda di registrazione depositando corrispondenti domande di
registrazione nei paesi nei quali si ha interesse ad acquisire il diritto di
utilizzazione in esclusiva del marchio, rivendicando il diritto di
priorità della prima domanda. In questo modo il giorno del
deposito del marchio successivo viene retrodatato quello del primo
deposito.
Il marchio. Priorità e preesistenza

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PREESISTENZA
Se un richiedente o titolare di marchio dell’Unione Europea detiene
già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi
identici, può rivendicarne la “preesistenza”; ciò gli consente di
conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al
marchio nazionale o di mancato rinnovo.
Il marchio. Priorità e preesistenza

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Requisiti minimi inderogabili: possono costituire oggetto di
registrazione come marchio tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, purché atti a distinguere i prodotti o i
servizi di un impresa da quelli di altre imprese, ed in particolare :
1. le parole (compresi i nomi di persona);
2. i disegni;
3. le lettere;
4. le cifre;
5. i suoni;
6. la forma del prodotto o della sua confezione;
7. le combinazioni e le tonalità cromatiche; …
Oggetto della registrazione

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Requisiti per la registrazione:
• Novità: ricerca dell’esistenza di marchi antecedenti identici
o simili nelle stesse classi e territori o marchi registrati
notori (es. Armani e altri marchi del lusso)
• Capacità distintiva: NON descrittivo, banale (significato
secondario) o indicazione generica dei prodotti
• Liceità: non contrario all’ordine pubblico
 Durata: 10 anni - rinnovabile
Marchi

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Impedimenti alla registrazione:
i. Assoluti – attengono alla natura del segno e possono
essere fatti valere da qualunque interessato:
• mancanza di capacità distintiva
• inidoneità del segno ad essere rappresentato
graficamente
• illiceità o decettività del segno
ii. Relativi – attengono a conflitti con diritti di terzi e possono
essere fatti valere solo dal titolare del diritto anteriore
confliggente:
• carenza di novità rispetto ad altri segni distintivi di terzi
• interferenza con altri diritti di terzi
Impedimenti alla registrazione

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Gli stemmi e i simboli
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa gli
stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali
vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni
stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano
un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia
autorizzato la registrazione.
Impedimenti assoluti alla registrazione

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Gli stemmi e i simboli
Se il marchio contiene parole, figure o segni con significazione politica o di
alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l’UIBM, prima della
registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle
amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne
l'avviso; se contrario, l’UIBM respinge la domanda di registrazione.
Impedimenti assoluti alla registrazione

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Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di
usare nell'attività economica:
Diritti conferiti con la registrazione
i. un segno identico al marchio per prodotti o
servizi identici a quelli per cui esso è stato
registrato;
ii. un segno identico o simile al marchio registrato,
per prodotti o servizi identici o affini, se a
causa dell'identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa
determinarsi un rischio di confusione o di
associazione fra i due segni;

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iii. un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o
servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato
di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Diritti conferiti con la registrazione

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Principio di specialità o di relatività del marchio
La tutela di un marchio registrato è circoscritta ai soli prodotti o
servizi identici o affini a quelli per i quali è stata concessa la
registrazione (salva la tutela ultra merceologica dei marchi
rinomati).
Si pensi, infatti, ad esempio al marchio “fiesta”.
Principio di specialità

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Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che
mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o
del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
Diritti conferiti con la registrazione (segue)

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I diritti di marchio registrato non permettono al titolare di vietare ai
terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai
principi della correttezza professionale:
i. del loro nome e indirizzo;
ii. di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla
destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di
fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre
caratteristiche del prodotto o del servizio;
Limitazioni all’esclusiva
iii. del marchio d'impresa se esso è necessario
per indicare la destinazione di un prodotto o
servizio, in particolare come accessori o
pezzi di ricambio.

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Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge,
né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul
mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o
servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualità o provenienza prodotti o servizi, a
causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un
altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo
di terzi.
Limitazioni all’esclusiva

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A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo
da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi
per i quali è stato registrato, entro 5 anni dalla registrazione, e tale
uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni,
salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
Uso del marchio
Entro 5 anni dalla
registrazione
Uso ininterrotto
per 5 anni

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Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei
prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la
totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato
registrato e per la totalità per parte del territorio dello Stato, a
condizione che, in caso di licenza non esclusiva per stessi
prodotti, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio
per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli
corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato
con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve
derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono
essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Trasferimento del marchio e uso da parte di terzi

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I diritti collegati alla titolarità del marchio si estinguono:
i. per scadenza del termine decennale senza una procedura di
rinnovo;
ii. rinuncia del titolare;
iii. decadenza
• per non uso protratto per 5 anni (anche parziale);
• sopravvenuta illegalità del segno alla legge, all'ordine
pubblico e al buon costume;
• l'idoneità a indurre in inganno il pubblico circa la natura, la
qualità o la provenienza dei prodotti o servizi, a causa del
modo e del contesto in cui è utilizzato dal titolare o con il suo
consenso, per prodotti o servizi per i quali è registrata;
• per volgarizzazione.
Estinzione dei diritti conferiti dalla registrazione

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Marchio non registrato ma di fatto usato
Un marchio usato effettivamente e costantemente con notorietà
generale priva di novità il marchio identico o simile registrato
successivamente per prodotti identici o simili.
Marchio di fatto
Se usato solo localmente, costituisce un diritto
di preuso nei limiti della diffusione locale (con
diritto a continuare ad usarlo negli stessi limiti).
Affinché siano tutelati, occorrerà tuttavia
dimostrarne l'esistenza, la validità e l'estensione
(il cui onere probatorio graverà sul titolare del
marchio di fatto).

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I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o
la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la
registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la
facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o
commercianti.
Marchio collettivo

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I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i
controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla
domanda di registrazione (e successivamente depositate
le modificazioni regolamentari).
Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni
che nel commercio possono servire per designare la
provenienza geografica dei prodotti o servizi (purché
non creino situazioni di ingiustificato privilegio o
comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre
analoghe iniziative nella regione).
Marchio collettivo

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