Slide dell'evento di Accademia UIBM del 28 /01/2019: Marchio collettivo e marchio di certificazione: elementi comuni e differenze Intervento Prof. Mario Liberti

1. ACCADEMIA U.I.B.M.
2 8 G E N N A I O 2 0 1 9
PROF. MARIO LIBERTINI
Marchi collettivi e marchi di
certificazione

2. Il marchio UE (Reg. 1001/2017). Differenze tra
marchi collettivi e marchi di certificazione
 La differenza è concettualmente semplice, ma non esclude possibili interferenze nella
funzione dei due tipi di segni:
I) I m.c. sono marchi nella titolarità di associazioni di produttori di beni o servizi o
commercianti, e servono a distinguere i prodotti degli appartenenti all’associazione da quelli di
altri operatori economici.
II) I m.d.c. sono marchi nella titolarità di qualsiasi soggetto idoneo a verificare e garantire
certe qualità dei prodotti così contrassegnato e, a tale scopo, concessi in uso a terzi produttori.
 Per i m.c. non è richiesta una garanzia di qualità, ma solo il rispetto del principio di verità.
 Non è però escluso che il m.c. possa attestare, oltre all’appartenenza ad un’associazione di imprese
aventi comuni caratteristiche (p.e. l’adesione ad un codice etico), anche determinate qualità dei
prodotti: v. art. 75.2 Reg., che prevede la possibilità che il regolamento stabilisca particolari
«condizioni di uso del marchio», che possono intendersi anche nel senso di condizioni relative alle
caratteristiche dei prodotti o servizi; ma, secondo le Linee Guida EUIPO, «un forte messaggio di
certificazione è in netta contraddizione con la funzione del marchio collettivo»
 I m.c. – a differenza dei m.d.c. UE - possono essere costituiti anche da segni geografici,
ma ciò non può impedire l’uso dello stesso segno a scopo descrittivo da parte di imprese estranee
all’associazione

3. Il marchio collettivo dell’U.E. - I soggetti titolari
 Possono depositare m.c. UE (art. 74 Reg.):
1) Associazioni di produttori
2) Persone giuridiche di diritto pubblico
 Il termine «associazioni» dev’essere interpretato estensivamente, sì da comprendere forme
organizzative diverse, purché caratterizzate da modalità di appartenenza associativa: p.e.
consorzi, fondazioni di partecipazione, reti d’imprese dotate di soggettività giuridica; anche le
società, quando abbiano carattere consortile (EUIPO), o anche società strumentali aventi come
socio unico un’associazione (G. CARRARO, NGCC 2018 448). Ma per consorzi e cooperative è
possibile la titolarità di un marchio individuale da dare in licenza in franchising (Cass. I,
24.6.2016 n. 13169)
 La legittimazione degli enti pubblici deve intendersi in modo differente rispetto a quella relativa
ai m.d.c. > dovrà collegarsi anch’essa a modalità di appartenenza associativa: si riferirà dunque
ad enti pubblici associativi (p.e. un ordine professionale) [le istruzioni EUIPO richiedono una
«organizzazione simile a quella delle associazioni» e indicano, come esempio, anche i consorzi
di protezione delle DOP]; si dovrebbe estendere anche agli enti pubblici esponenziali di
collettività (p.e. enti territoriali, enti-parco ecc.), che dovranno però istituire una struttura
associativa ad hoc (art. 75.2).

4. Precisazioni sui soggetti legittimati
 Enti pubblici territoriali: registrazione preclusa per le Regioni, secondo
C.Cost. 12.4.2013 n. 66 (“Made in Lazio”), ma poi ammessa – nei limiti
dell’utilizzo di strumenti privatistici di portata generale – da C.Cost.
20.11.2014 n. 260 (“Made in Lombardia”); soluzione confermata da
C.Cost. 22.11.2016 n. 242 («marchi collettivi di qualità» della Regione
Veneto)
 Consorzi di tutela DOP/IGP: hanno legittimazione esclusiva a
registrare i relativi segni come marchi collettivi (art. 53, c. 16, l. 24.04.1998
n. 128; ma già App. Bologna 26.05.1994, Dir.ind., 1994, 1071) / ma, da
ultimo, CGUE 6.12.2018 C-629/17 Adega Borba sancisce che il m.c.
corrispondente a una DOP è valido solo se ha capacità distintiva ai sensi
delle norme generali sui marchi
 Associazioni di allevatori aventi funzione di «enti selezionatori»
di razze animali (art. 6 c. 3, d.lgs. 11.5.2018 n. 52 > obbligo di
reinvestimento dei proventi nell’attività di pubblico interesse)

5. Il regolamento d’uso dei m.c. UE
 Necessità del regolamento d’uso (art. 75)
 Facoltà di presentare il regolamento entro 2 mesi dalla presentazione della domanda (norma
facilitante; un ulteriore termine di 2 mesi può essere concesso dall’Ufficio per
l’integrazione/correzione del regolamento)
 Contenuto necessario del regolamento:
(i) Condizioni di ammissione e di permanenza nell’associazione
(ii) Eventuali condizioni di utilizzazione del m.c.: potranno contenere limiti alle modalità d’uso
in senso stretto (p.e. dimensioni e collocazione del segno, modalità pubblicitarie); ma
potranno anche contenere condizioni sulle caratteristiche dei prodotti a cui il m.c. può
accedere (> può esserci un m.c. puramente informativo, senza disciplinare d’uso particolare;
ma può darsi il contrario)
(iii) “Porta aperta” all’ammissione di “persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona
geografica in questione”
 Deve ritenersi estensibile la regola della “porta aperta” – in base ai principi a tutela della
concorrenza - anche ad associazioni aventi base non geografica ma comunque caratterizzata
da requisiti oggettivi (cfr. EUIPO cap. 15 § 3.2.3)

6. Esame ed eventuale rigetto della domanda
Esame ed eventuale rigetto della domanda (art. 76)
 Difetto di requisiti formali della domanda
 Difetto di requisiti generali del marchio (es. capacità distintiva)
 Altre cause di rigetto, espressamente menzionate dal Reg. (ma anch’esse di carattere
generale):
(i) Contrarietà del regolamento all’ordine pubblico o al buon costume
(ii) Rischio di indurre in errore il pubblico sul carattere e il significato del marchio
(in particolare: “quando questo non sembri un m.c.”)
 Dovere di dialogo da parte dell’ufficio e facoltà di modificare la domanda e il
regolamento (art. 76.3)
 Facoltà dei terzi interessati di presentare osservazioni (art. 77)
 Possibile procedura di opposizione (art. 74.3 – rinvio)

7. Tutela giudiziaria
 Legittimazione all’azione di contraffazione (art. 80): l’utilizzatore del m.c. è
equiparato a un licenziatario, ai sensi dell’art. 25 Reg.
 Pertanto:
(i) Il titolare del m.c. è sempre legittimato
(ii) L’associato può essere legittimato solo
- se ciò è previsto da una clausola del regolamento
- se c’è il consenso espresso del titolare del m.c.
- in via surrogatoria, se l’associazione titolare, malgrado apposita messa in mora, non
si attiva
 Legittimazione all’azione di risarcimento: è data tanto al singolo associato (che
può anche intervenire nell’azione di contraffazione intentata dall’associazione),
quanto all’associazione, che ha un potere di sostituzione processuale ex lege
 Si dovrebbe applicare il principio della prevenzione

8. Decadenza e nullità
 Cause di decadenza:
I) Generali (art. 58): non uso quinquennale / volgarizzazione / decettività
sopravvenuta
II) Speciali (art. 81):
- Il titolare non prende misure ragionevoli per impedire utilizzazioni del m.c. non
conformi al regolamento
- Il titolare utilizza il marchio in modo da indurre in errore il pubblico
- Iscrizione non autorizzata di modifiche al regolamento
 Cause di nullità (art. 82): tutte quelle generali (artt. 59 e 60)
- Dichiarazione da parte dell’ufficio su istanza di parte
- Dichiarazione su domanda riconvenzionale in un procedimento per
contraffazione (parrebbe non ammessa una dichiarazione su domanda
principale; soluzione dubbia)
- Possibilità di sanatoria mediante modifica del regolamento

9. Marchi di certificazione - definizione
 Art. 83 Reg. Sono m.d.c. i segni “idonei a distinguere i prodotti o
i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al
materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla
prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre
caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica,
da prodotti e servizi non certificati”
 Le Linee Guida EUIPO chiariscono che il divieto di indicazioni
geografiche comprende anche il caso in cui l’indicazione sia indiretta
 La ratio del divieto di m.d.c. geografici sta nella volontà di tutelare il
sistema delle DOP/IGP

10. Titolari del m.d.c.
 Titolare può essere qualsiasi persona (fisica o giuridica, pubblica
o privata), purché “non svolga un'attività che comporta la fornitura di
prodotti o servizi del tipo certificato”. Possono essere anche soggetti
legittimati a registrare m.c., ma anche, p.e., associazioni di consumatori
 Implicitamente, è richiesto il requisito dell’adeguatezza organizzativa.
 E’ dunque imposto un dovere di neutralità del titolare del m.d.c.
rispetto ai soggetti abilitati. Secondo le Linee Guida EUIPO ciò che osta
è lo svolgimento effettivo dell’attività, e non anche la titolarità di
marchi individuali.
 Non è necessario che il registrante sia “organismo di certificazione” ai
sensi della normativa UNI EN ISO 9001
 E’ ammesso il trasferimento ad altra persona legittimata (art. 89)

11. Marchi di certificazione – disciplina (I)
 Sono sostanzialmente ripetute tutte le norme dettate in materia di marchi collettivi
(regolamento ecc.)
 Il regolamento deve precisare, oltre alle caratteristiche certificate, le condizioni d’uso del
m.d.c. da parte dei soggetti abilitati
 Particolare importanza dev’essere attribuita ai poteri di controllo e alla relativa
organizzazione. I controlli possono essere delegati a soggetti terzi e possono essere anche
realizzati per campione
 Discrezionalità nel regolamento: p.e. se e fino a che punto si possa limitare l’uso del
m.d.c. a fini pubblicitari
 Stranamente non è espressamente sancito il principio della “porta aperta”, ma
questo principio deve valere a fortiori per i m.d.c., perché altrimenti la disciplina di tali
marchi avrebbe effetti discriminatori, restrittivi della concorrenza (EUIPO)
 Le Linee Guida EUIPO precisano che il regolamento può limitare l’uso del m.d.c. a
soggetti appartenenti a determinate categorie, purché queste siano selezionate con criteri
obiettivi. E’ da ritenere, comunque, che gli eventuali requisiti soggettivi non possano
essere arbitrari, ma devono essere funzionali ad una migliore informazione dei
consumatori

12. Marchi di certificazione – disciplina (II)
 Tutela giudiziaria (art. 90): l’azione di contraffazione è
riservata al titolare del m.d.c. o a soggetti da lui autorizzati;
l’azione di risarcimento può essere esercitata dal titolare del
m.d.c. per conto dei soggetti abilitati; la legittimazione è da
ritenere non esclusiva (in analogia con il m.c.)
 Cause di decadenza specifiche (art. 91): (i) perdita dei
requisiti da parte del titolare; (ii) insufficiente controllo sul
rispetto del regolamento; (iii) utilizzo scorretto del m.d.c.; (iv)
modifica non autorizzata del regolamento
 Cause di nullità specifiche (art. 92): irregolare
registrazione del m.d.c.

13. La direttiva UE/2436/2015 – I marchi collettivi
 Prescrive la distinzione fra le due figure:
“Marchi di garanzia e di certificazione e marchi
collettivi”
 La previsione di m.c. è obbligatoria per gli Stati
membri, quella dei m.d.c. è invece facoltativa
 La disciplina dei m.c. è sostanzialmente identica a
quella del Reg.

14. Dir. 2436/2015 – I marchi di garanzia e di
certificazione
 Nella disciplina dei m.d.c. l’aggiunta del termine “garanzia”
non modifica la sostanza, tant’è vero che la definizione (art. 27
dir.) è identica a quella dell’art. 83 Reg., con la sola differenza
che non è ripetuta l’eccezione per la provenienza geografica
 Spetta agli Stati membri avvalersi o meno della deroga per
ammettere m.d.c. relativi alla provenienza geografica dei
prodotti (ovviamente, accompagnata a certificazione di
qualità) [art. 28.4 dir.]
 Gli Stati membri possono prevedere apposite cause di
decadenza e di nullità dei m.d.c., “nella misura in cui la
funzione di detti marchi lo richieda”

15. Il recepimento della direttiva in Italia
 Il termine è il 14.1.2019 (14.1.2023 per la nuova
disciplina della dichiarazione di decadenza o nullità in
via amministrativa)
 Il d.lgs. di recepimento è in corso di approvazione e
dovrebbe essere pubblicato a breve
 Non contiene una norma transitoria sul regime dei m.c.
già esistenti: si dovrebbe applicare il principio tempus
regit actum, per cui gli effetti della registrazione
rimangono pienamente, ma al momento della
rinnovazione si dovrebbe optare per una o altra delle due
figure

16. La bozza di d.lgs. approvata dal Governo. I
marchi collettivi nazionali
 Art. 3.1: Fra i soggetti legittimati le associazioni
imprenditoriali sono state definite come associazioni
«di categoria» (espressione non prevista nella
direttiva) e sono state espressamente escluse le
società
 E’ possibile un’interpretazione filocomunitaria, che
non escluda associazioni non costituite su base
professionale, ma su altre basi (codici etici, tendenza
ecc.) ed ammetta le società consortili

17. I marchi di certificazione nazionali
 Il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di
inserire la figura dei m.d.c. a livello nazionale ed
anche di prevedere m.d.c. su base geografica
(ovviamente, non disgiunta dalla certificazione di
altre caratteristiche dei prodotti)
 Nella elencazione dei soggetti legittimati alla
registrazione sono stati inseriti espressamente gli
organismi di certificazione. Il dato testuale non
esprime però la volontà legislativa di limitare a
questi la legittimazione (ciò che sarebbe, peraltro,
contrario alla direttiva)

18. Profili giurisprudenziali. Il rischio di confusione
con il m.c.
Ambito di tutela
 Si è esclusa la protezione dell’esclusiva per prodotti affini (Trib. Bologna
26.03.2009, Consorzio tutela prosciutto Parma c. Parmasalumi:
dichiarazione di nullità parziale, limitata al prosciutto / analogamente
Cass. 24620/2010, Provincia di Bolzano c. Internet Consulting) – contro,
in dottrina, M.RICOLFI, Trattato, II, 1766
 In generale, nei conflitti con i marchi individuali la valutazione del
rischio di confusione è condotta con criteri standard , come se si trattasse
di conflitti fra marchi individuali. Risultati discutibili: insufficiente
protezione del m.c. [Trib. I G. UE 13.06.2012 T-534/10 Halloumi; CGUE
20.9.2017 C-673/15 Darjeeling: «la funzione essenziale di un marchio
collettivo dell’Unione europea è quella di garantire l’origine commerciale
collettiva dei prodotti venduti con tale marchio, e non quella di garantire
la loro origine geografica collettiva»; in altri termini, è irrilevante l’uso del
m.c. in funzione evocativa]

19. Profili giurisprudenziali. Nullità del m.c.
 Cass.civ. I 23.11.2018, n. 30498: nullità del marchio
collettivo nazionale «vacchetta» [«vero cuoio»],
registrato da un’associazione di produttori nel 1977,
perché costituito, già all’atto della registrazione, da
un segno di uso comune.
 Il segno diventa di uso libero e il suo uso può essere
censurato solo dietro prova dell’ingannevolezza
 L’esistenza di un m.d.c. tutelerebbe maggiormente i
consumatori

20. Altre questioni minori
 In caso di scadenza di un marchio collettivo nessuno
può appropriarsi del segno per un periodo di 3 anni
dalla data di scadenza (art. 12.2). La norma rimane
in vigore e può valere anche per i m.d.c.
 Invece è appropriabile da parte di terzi il marchio
decaduto (ivi)
 Si ritiene che non possano aversi marchi collettivi
di fatto, perché non ci sarebbe certezza del
regolamento (RICOLFI II 1772). In realtà,
l’argomento non è stringente