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Innobasque, 26 de febrero de 2016
IsmaelIgartua
Agente de la Propiedad Industrial
Agente de Patentes Europeas
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Programa
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SOLICITUD
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MONOPOLIO TEMPORAL
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Ley de Patentes (LP)
Es necesaria una Ley de Patentes que regule aspectos
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La LP actual es la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
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La nueva LP
La nueva LP es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes, entrará en vigor el 1 de abril de 2017
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Principales cambios en la nueva LP (1/2)
 Se establece el examen sustantivo obligatorio
 Se simplifican los requisitos f...
Principales cambios en la nueva LP (2/2)
 El titular podrá limitar el alcance de su patente una vez
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Apuntes sobre la nueva Ley de
Patentes
– Invencioneslaborales
Ignasi Marqués
Baker & McKenzie Barcelona
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¿A quién pertenecen las invenciones?
– Al empresario (art. 15):
1.Las invenciones realizadas por el empleado (…) durante l...
European Intellectual Property Practice Group Meeting, September 2009
– 1. (…) cuando el empleado realizase una invención ...
Art. 18: Deber de información y ejercicio de los derechos
Ley 11/1986 Ley 24/2015
18.1
Comunicación de
la invención
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Art.19: ¿Y tras la terminación contractual?
Carga de la prueba y renuncia de derechos
Ley 11/1986 Ley 24/2015
Son del empr...
Art. 21: Invenciones públicas.
• La invención pertenece a las
Universidades o Entes públicos
sin importar la relación jurí...
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El procedimiento de concesión de
patentes
Introducción
Petición del IET junto con la solicitud
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El procedimiento de concesión de
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Petición del IET junto con la solicitud
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Hitos comunes en muchos sistemas de patentes una vez
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Estado de latécnica
Año prioridad
Protecciónprovisional
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Introducción
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Procedimiento de concesión: comparativa
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El procedimiento de concesión de
patentes
Introducción
Petición del IET junto con la solicitud
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Ventajas y desventajas
Ventaja:
 Permite obtener el IET dentro del año de prioridad, lo
cual ayuda en la toma de decisión...
El procedimiento de concesión de
patentes
Introducción
Petición del IET junto con la solicitud
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Las patentes con la LP actual
Conviven dos tipos de patentes:
 Las que siguen el procedimiento general de concesión sin
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Ventajas y desventajas
Ventajas:
 Mayor seguridad jurídica
 Patentes más robustas
Desventajas:
 Menor maniobrabilidad p...
El procedimiento de concesión de
patentes
Introducción
Petición del IET junto con la solicitud
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Oposiciones de terceros
Terceros pueden intervenir en el procedimiento de
concesión de dos maneras:
 Presentando una opos...
Apuntes sobre la nueva Ley de
Patentes
– El procedimiento judicial en defensa de la patente
– Arbitraje y mediación
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Acciones civiles por violación del derecho de patente
¿Cuándo hay infracción?
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El procedimiento civil ordinario.
DEMANDA
JUICIO
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Diligencias de comprobación de hechos
5Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
– Se solicitan por el titular de la patente par...
Medidas cautelares (frente al infractor e intermediarios)
comercial del demandado.
European Intellectual Property Practice...
Escritos preventivos en la LP’15
7Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
– Instrumento procesal para defenderse frente
posibi...
Legitimación activa: ¿Quién puede demandar?
8Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
– Se reconoce legitimación para el ejerci...
Especificidades procesales de los MUs - Art. 148 LP
– Condición previa para “el ejercicio de acciones encaminadas a dar
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Nuevo plazo para contestar la demanda
11Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
– La norma general es que en el proceso civil,...
Usos experimentales y cláusulas “bolar”
12Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
– No se considera infracción de patente:
1. ...
Pericial “administrativa” en pleitos de nulidad
13Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
– En los procedimientos de nulidad d...
Acción de indemnización de daños y perjuicios
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de sentencia.
 Alternativa entre:
 Las consecuencias económicas negativ...
Revocación/limitación ante la OEPM (art. 105).
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Limitación en sede judicial (art. 120).
– El titular de la patente puede limitar la patente modificando sus
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Artículo 136 LP: Arbitraje y mediación
1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitrajelas
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Los casos “clásicos” Los casos “¿posibles?”
• Licencia de patentes
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• Acuerdos de I&D
• Acuerdos de transferencia d...
La resolución del arbitraje y mediacion (136.4 y .5 LP)
– Mediación: efectos de contrato inter partes. El acuerdo de
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Brunch & Learn: Descubre los entresijos de la nueva Ley de Patentes
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El modelo de utilidad
Introducción
Lo que se puede proteger
El requisito de novedad
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El modelo de utilidad
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Principales cambios en el modelo de
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No se pueden proteger como modelo de utilidad:
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Exclusiones en la nueva LP
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El modelo de utilidad
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El requisito de novedad
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El requisito de novedad en la LP actual
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El modelo de utilidad
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Necesidad de solicitar el IET
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Presentación de Galbaian y Baker & McKenzie sobre los entresijos de la nueva ley de patentes en el Brunch and Learn celebrado el 26 de febrero de 2016 en Innobasque

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Galbaian - Entresijos de la nueva ley de patentes

  1. 1. Innobasque, 26 de febrero de 2016 IsmaelIgartua Agente de la Propiedad Industrial Agente de Patentes Europeas Director de GALBAIAN Ignasi Marqués Abogado Especialista en litigios de patentes Director de PI en BAKER & McKENZIE
  2. 2. 2 Programa 09:30 Recepción y bienvenida 09:40 Introducción 10:00 Derecho a la patente e invenciones laborales 10:20 El procedimiento de concesión de patentes:  Petición del IET junto con lasolicitud  Examen sustantivoobligatorio  Oposiciónpost-concesión 11:00 Pausa café 11:20 El procedimiento judicial de defensa de la patente 11:50 Arbitraje y mediación 12:00 El modelo de utilidad 12:20 Coloquio
  3. 3. DIVULGACIÓN ESTADO INVENTOR SOLICITUD DE PATENTE PATENTE La patente: definición UN CONTRATO MONOPOLIO TEMPORAL INVENCIÓN Introducción Ismael Igartua - GALBAIAN 3
  4. 4. La patente: procedimiento de concesión y requisitos de patentabilidad Estado de latécnica Año prioridad Protecciónprovisional Proteccióndefinitiva Presentación Solicitud Publicación Solicitud 12 meses 18 meses Concesión patente Introducción Requisitos de patentabilidad:  Novedad  Actividad inventiva  Aplicación industrial Ismael Igartua - GALBAIAN 4
  5. 5. Ley de Patentes (LP) Es necesaria una Ley de Patentes que regule aspectos tales como:  El derecho a la patente  El procedimiento de concesión de patentes  La defensa de los derechos del titular de la patente Hay legislaciones que incluyen una segunda modalidad de protección de invenciones: el modelo de utilidad Ismael Igartua - GALBAIAN 5 Introducción
  6. 6. La legislación de patentes en España La LP actual es la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que entró en vigor en el contexto del ingreso de España en la CEE Inicialmente sin examen sustantivo, se establece el examen opcional mediante el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio Existía la necesidad de introducir reformas de calado Ismael Igartua - GALBAIAN 6 Introducción
  7. 7. La nueva LP La nueva LP es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, entrará en vigor el 1 de abril de 2017 Según la OEPM: “Esta nueva Ley equipara la normativa española sobre Patentes al ámbito internacional y fortalece el sistema de Patentes nacional, estableciendo un marco legal que prima la actividad verdaderamente inventiva y novedosa, implantando un único procedimiento de concesión que beneficiará a la seguridad jurídica de los solicitantes y mejorará la imagen de la Patente española.” Ismael Igartua - GALBAIAN 7 Introducción
  8. 8. Principales cambios en la nueva LP (1/2)  Se establece el examen sustantivo obligatorio  Se simplifican los requisitos formales para adecuarse al PLT  Se incorporan cambios inspirados en el sistema de patente europea (patentabilidad, pago del IET desde el principio, oposición post-concesión etc.)  Para el modelo de utilidad cambian el requisito de novedad, el tipo de invenciones protegibles y los requisitos para ejercitar acciones  Se aclara el régimen de las invenciones laborales Ismael Igartua - GALBAIAN 8 Introducción
  9. 9. Principales cambios en la nueva LP (2/2)  El titular podrá limitar el alcance de su patente una vez concedida tanto en vía administrativa como en vía judicial  La OEPM será un organismo de arbitraje y mediación para conflictos relacionados con la propiedad industrial  Se reduce en un 50% la tasa de solicitud, búsqueda y examen para determinados emprendedores (Art. 186 nLP)  Se establece una bonificación del 50% en el importe de las tasas para las universidades públicas, y del 100% si se acredita una explotación económica real y efectiva (DA décima nLP) Ismael Igartua - GALBAIAN 9 Introducción
  10. 10. Apuntes sobre la nueva Ley de Patentes – Invencioneslaborales Ignasi Marqués Baker & McKenzie Barcelona
  11. 11. E[curopeahangentitlInte ielnlecViewtua/HealPropdeertyr anPdrFootacticer]e Grou2p Meeting, September 2009 Invenciones laborales
  12. 12. ¿A quién pertenecen las invenciones? – Al empresario (art. 15): 1.Las invenciones realizadas por el empleado (…) durante la vigencia de su contrato (….) que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario. 2.El autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo. – Al trabajador (art. 16): Las invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas.
  13. 13. European Intellectual Property Practice Group Meeting, September 2009 – 1. (…) cuando el empleado realizase una invención (i) relacionada con su actividad profesional en la empresa y (ii) en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma. – 2. Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el empleado tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica podrá consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención. ¿A quién pertenecen las invenciones (art. 17 LP)? Invenciones mixtas
  14. 14. Art. 18: Deber de información y ejercicio de los derechos Ley 11/1986 Ley 24/2015 18.1 Comunicación de la invención 3 meses El plazo se reduce a 1 mes. 18.2 Decisión No se regulaba. El empresario tiene 3 meses para decidir, de lo contrario caduca su derecho. Si comunica y no solicita la patente, el trabajador puede presentar solicitud en nombre y por cuenta del empresario. 18.3 Know.how No se regulaba. Las mejoras técnicas no patentables obtenidas por el empleado en el desarrollo de su empleo, o que ofrezcan al empleador una posición ventajosa similar a la obtenida por un derecho de propiedad industrial, darán derecho al empleado a reclamar un compensación conforme art.17. 18.4 Colaboración mutua Colaboración mutua. Igual ex. 18,2
  15. 15. Art.19: ¿Y tras la terminación contractual? Carga de la prueba y renuncia de derechos Ley 11/1986 Ley 24/2015 Son del empresario: las invenciones cuya solicitud de patente se presente dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios podrán ser reclamadas por el empresario. Pueden ser del empresario: las invenciones se presumen realizadas durante la vigencia de la relación de trabajo salvo prueba en contrario. Se mantiene la nulidad de toda renuncia anticipada del empleado.
  16. 16. Art. 21: Invenciones públicas. • La invención pertenece a las Universidades o Entes públicos sin importar la relación jurídica con los investigadores. • El investigador comunicará la invención en el plazo de 3 meses, de lo contrario pierde sus derechos sobre la misma. • En el plazo de 3 meses, entidad debe voluntad de comunicar asumir invención. No podrá publicarse el resultado de una investigación antes del plazo o hasta que se presente la patente. Si no actúa, el inventor podrá presentar la solicitud de la patente. • El investigador tiene derecho a participar en los beneficios por la explotación o la cesión de sus derechos sobre dichas invenciones. • Los contratos especificarán a quién corresponde la titularidad de la invención, el derecho de la uso, la explotación comercial y su el reparto de beneficios. la la cuantía de • La Universidad determinará la lamodalidad y participación investigador del personal en los beneficios de la explotación (no tendrá en ningún caso natu)raleza retributiva o salarial.
  17. 17. Brunch & Learn: Descubre los entresijos de la nueva Ley de Patentes Innobasque, 26 de febrero de 2016 IsmaelIgartua Agente de la Propiedad Industrial Agente de Patentes Europeas Director de GALBAIAN
  18. 18. El procedimiento de concesión de patentes Introducción Petición del IET junto con la solicitud Examen sustantivo obligatorio Oposición post-concesión Ismael Igartua - GALBAIAN 2
  19. 19. El procedimiento de concesión de patentes Introducción Petición del IET junto con la solicitud Examen sustantivo obligatorio Oposición post-concesión Ismael Igartua - GALBAIAN 3
  20. 20. Principales hitos en el procedimiento de concesión de patentes Hitos comunes en muchos sistemas de patentes una vez presentada la solicitud:  Elaboración del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)  Examen sustantivo, que incluye el examen de novedad y actividad inventiva  Concesión/denegación de la patente  Oposición por parte de terceros Ismael Igartua - GALBAIAN 4 Introducción
  21. 21. Estado de latécnica Año prioridad Protecciónprovisional Proteccióndefinitiva Presentación SolicitudEP Publicación SolicitudEP 12 meses Validación en DE 9 meses 18 meses Validación en ES Validación en FR Introducción Procedimiento de concesión de la patente europea Petición examen y respuesta a EESR 6 meses Recepción EESR* Ismael Igartua - GALBAIAN 5 Examen Concesión EP Oposición post-concesión * EESR: “Extended European Search Report” - equivalente a IET más opinión escrita
  22. 22. Introducción Principales cambios en el procedimiento de concesión Ismael Igartua - GALBAIAN 6 LP ACTUAL NUEVA LP Petición del IET a los 15 meses desde la fecha de solicitud (o prioridad) Petición del IET en el momento de la solicitud Examen sustantivo opcional Examen sustantivo obligatorio Si examen, oposición pre- concesión Oposición post-concesión
  23. 23. Ismael Igartua - GALBAIAN 7 Procedimiento de concesión: comparativa Presentación Solicitud ES 12 meses Presentación Solicitud ES (+ Pago IET) Pago IET Introducción Publicación Solicitud ES Concesión patente ES Recepción IET Publicación Solicitud ES Obs. 3os Concesión patente ES Obs. Sol. 18 meses * Examen opcional con oposiciónpre-concesión LP ACTUAL NUEVA LP Oposición Post-concesión Petición examen 3 m 6 mExamen
  24. 24. El procedimiento de concesión de patentes Introducción Petición del IET junto con la solicitud Examen sustantivo obligatorio Oposición post-concesión Ismael Igartua - GALBAIAN 8
  25. 25. Ventajas y desventajas Ventaja:  Permite obtener el IET dentro del año de prioridad, lo cual ayuda en la toma de decisión en relación con las posibles extensiones a otros países/regiones Desventaja:  El coste inicial de la solicitud se incrementa, ya que hay que abonar también la tasa del IET Petición del IET junto con la solicitud Ismael Igartua - GALBAIAN 9
  26. 26. El procedimiento de concesión de patentes Introducción Petición del IET junto con la solicitud Examen sustantivo obligatorio Oposición post-concesión Ismael Igartua - GALBAIAN 10
  27. 27. Las patentes con la LP actual Conviven dos tipos de patentes:  Las que siguen el procedimiento general de concesión sin examen  Las concedidas con examen previo Examen sustantivo obligatorio Ismael Igartua - GALBAIAN 11
  28. 28. Ventajas y desventajas Ventajas:  Mayor seguridad jurídica  Patentes más robustas Desventajas:  Menor maniobrabilidad para el solicitante  Mayor coste que con el procedimiento general sin examen Ismael Igartua - GALBAIAN 12 Examen sustantivo obligatorio
  29. 29. El procedimiento de concesión de patentes Introducción Petición del IET junto con la solicitud Examen sustantivo obligatorio Oposición post-concesión Ismael Igartua - GALBAIAN 13
  30. 30. Oposiciones de terceros Terceros pueden intervenir en el procedimiento de concesión de dos maneras:  Presentando una oposición: se inicia un procedimiento en el que el oponente es parte activa  Presentando observaciones de terceros: el tercero únicamente informa, pero no participa en el proceso Al igual que la mayoría de las legislaciones, la nueva LP establece un sistema de oposición post-concesión Ismael Igartua - GALBAIAN 14 Oposición post-concesión
  31. 31. Apuntes sobre la nueva Ley de Patentes – El procedimiento judicial en defensa de la patente – Arbitraje y mediación Ignasi Marqués Baker & McKenzie Barcelona
  32. 32. E[curopeahangentitlInte ielnlecViewtua/HealPropdeertyr anPdrFootacticer]e Grou2p Meeting, September 2009 Proceso judicial de defensa de la patente
  33. 33. Acciones civiles por violación del derecho de patente ¿Cuándo hay infracción? “Cuando la realización cuestionada cae dentro del alcance de protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por identidad o por equivalencia.” 3
  34. 34. El procedimiento civil ordinario. DEMANDA JUICIO (diligencias finales) CONTESTACIÓN A LA DEMANDA + (posible) RECONVENCIÓN AUDIENCIA PREVIA SENTENCIA RECURSOS APELACIÓN (AP) CASACION/INFRACCIÓN PROCESAL (TS) 4
  35. 35. Diligencias de comprobación de hechos 5Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016 – Se solicitan por el titular de la patente para recabar información suficiente para poder ulteriormente plantear el correspondiente litigio. – Se prevé expresamente que la parte investigada (el futuro "demandado") no debe ser notificada previamente de su práctica, para que no se frustre le resultado de la misma. (Artículo 124.1)
  36. 36. Medidas cautelares (frente al infractor e intermediarios) comercial del demandado. European Intellectual Property Practice Group Meeting, September 2009 Requisitos: Apariencia de buen derecho (“fumus boni iuris”) Peligro en la demora (“periculum in mora”) Caución  a proponer por el titular de la patente y discutir durante la vista. a prestar en un plazo no inferior a 5 días (y si no, se entiende que se renuncia a las medidas acordadas). a mantener durante el tiempo preciso para que, en su caso, sea objeto de eventuales reclamaciones judiciales. si finalmente no cubriera los daños causados, se procederá por la vía de apremio. Se admiten “fianzas sustitutorias” en caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o
  37. 37. Escritos preventivos en la LP’15 7Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016 – Instrumento procesal para defenderse frente posibilidad de medidas cautelares sin a la audiencia, de manera que se puede comparecer preventivamente ante justificar suel órgano jurisdiccional competente y posición antes de que el Juzgado decida. – Caso típico: empresa que ha sido requerida por el titular de patente y teme ser demandada, y se dicten medidas cautelares en su contra. de su– El Tribunal informará al titular de la patente presentación para que obre en consecuencia.
  38. 38. Legitimación activa: ¿Quién puede demandar? 8Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016 – Se reconoce legitimación para el ejercicio de acciones: – a los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, y – a quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que el derecho que se pretenda hacer valer, dicha inscripción llegue a ser concedida. traiga causa siempre que (Artículo 117)
  39. 39. Especificidades procesales de los MUs - Art. 148 LP – Condición previa para “el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva” de MU solicitados tras el vigor de la nLP: previa solicitud u obtención del informe sobre el estado de la técnica (IET) sobre el MU (148.3 LP). – Facultad de suspensión: En el supuesto de que se presente la demanda antes de aportar el IET, el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte el IET. (148.4 LP) – MMCC: Solicitado el IET, y aunque éste no se hubiera aportado todavía, podrá instarse (…) la adopción de medidas cautelares que no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial oBakcero& mMcKeenrzice BiaarclelodnaeSLlPd20e16mandado (148.5 LP) 9
  40. 40. Nuevo plazo para contestar la demanda 11Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016 – La norma general es que en el proceso civil, el demandado dispone de un plazo de 20 días laborables para preparar su defensa y recopilar todos los documentos relevantes que sirvan de sustento a la misma. – Se introduce una excepción sin precedentes en marco procesal, en virtud de la cual se concederá al demandado (el "presunto contestar a la infractor") demanda, un plazo de dos meses para o en su caso, interponer una demanda reconvencional (Artículo 119).
  41. 41. Usos experimentales y cláusulas “bolar” 12Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016 – No se considera infracción de patente: 1. el uso experimental: actos de explotación de la patente realizados con fines experimentales y 2. los estudios y ensayos necesarios para obtener la autorización de comercialización de medicamentos en España o fuera de España y 3. el cumplimiento de los requisitos prácticos, incluida la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines. (Cláusula Bolar)
  42. 42. Pericial “administrativa” en pleitos de nulidad 13Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016 – En los procedimientos de nulidad de patente en los que las partes han aportado sus respectivos dictámenes de expertos, el Juez o Tribunal podrá acordar la emisión de un informe pericial no vinculante por la Oficina Española de Patentes y Marcas para que dictamine por escrito sobre aquellos extremos concretos en los que los informes periciales aportados por las partes resulten contradictorios. El autor de dicho dictamen podrá ser llamado a declarar al juicio. (Artículo 120.7)
  43. 43. Acción de indemnización de daños y perjuicios 14 de sentencia.  Alternativa entre:  Las consecuencias económicas negativas:  los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada o alternativamente,  los beneficios del infractor.  Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia.  Posibilidad de incluir gastos de investigación, daño moral, indemnización por desprestigio y multas coercitivas. El importe definitivo de esta indemnización se fijará en ejecución
  44. 44. Revocación/limitación ante la OEPM (art. 105). 15Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016 –La patente podrá ser revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal. No se admitirá la revocación/limitación de una patente cuando: – existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos sin que conste el consentimiento de los terceros. – figuren inscritas la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales, en tanto no conste el consentimiento del demandante. –Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente la petición de limitación ante la OEPM habrá de ser autorizada por el Tribunal.
  45. 45. Limitación en sede judicial (art. 120). – El titular de la patente puede limitar la patente modificando sus reivindicaciones aportando (i) el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y (ii) su justificación. El titular de la patente deberá razonar y probar cómo las limitaciones afectan a la acción de infracción. – Cuando la patente resulte modificada fuera del proceso (ante la OEPM), el titular podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. En estos casos el Tribunal concederá trámite de alegaciones a las demás partes del proceso. – El Tribunal dará traslado de la solicitud de limitación al instante de la nulidad para que mantenga o modifique sus pretensiones, a la vista de la limitación propuesta. – Presentada la solicitud de limitación, la OEPM anotará preventivamente la limitación. La resolución firme que resuelva sobre la limitación de la patente se anotará en la OEPM. 16
  46. 46. E[curopeahangentitlInteielnlecViewtua/HealPropdeertyr anPdrFootacticer]eGrou17pMeeting, September Arbitraje y Mediación (Art. 136 LP)
  47. 47. Artículo 136 LP: Arbitraje y mediación 1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitrajelas cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho. 2. (…) Quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez. 3. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de Ley de Arbitraje (…) , y la OEPM procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución. 4. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez que elevado a escritura pública u homologado por el Juez se constituya como título ejecutivo y se comunicará a la OEPM para proceder a la ejecución del mismo. 5. Deberán comunicarse a la OEPM la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. (…) 18
  48. 48. Los casos “clásicos” Los casos “¿posibles?” • Licencia de patentes (FRAND) • Acuerdos de I&D • Acuerdos de transferencia de tecnología • Acuerdos de coexistencia • Acuerdos de fabricación y suministro • Invenciones laborables: art. 133 en relación a arts. 15 a 17 LP (Conciliación: tertium genus entre la mediación y el arbitraje) • Patent pools/thickets […] • Nulidad o caducidad de patente a título de excepción en procedimientos de infracción (efectos intra processum e inter partes). • Infracciones “extracontractuales” • Determinación de “inventoría” • Porcentajes de cotitularidad • Régimen de administración/explotación de la comunidad de bienes • Acción negatoria [ …] Arbitraje y mediación: tipología de casos.
  49. 49. La resolución del arbitraje y mediacion (136.4 y .5 LP) – Mediación: efectos de contrato inter partes. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes ha de ser, alternativamente: a) elevado a escritura pública por las partes, b) homologado por el Juez para su conversión en título ejecutivo. – Arbitraje: El laudo arbitral firme prodece efectos de cosa juzgada (art. 43 LA). Instancia única. Laudado el arbitraje, recurso judicial excepcional. – Nueva atribución de la OEPM: Desempeñar como institución mediadora y arbitral (…) para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación 20 y defensa de los derechos de PI Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
  50. 50. La jurisdicción como “prescriptora” de la mediación – Art. 414. 1 LEC: El Juzgado se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma. (…) En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa”. 21 Baker & McKenzie Barcelona SLP 2016
  51. 51. Brunch & Learn: Descubre los entresijos de la nueva Ley de Patentes Innobasque, 26 de febrero de 2016 IsmaelIgartua Agente de la Propiedad Industrial Agente de Patentes Europeas Director de GALBAIAN
  52. 52. El modelo de utilidad Introducción Lo que se puede proteger El requisito de novedad Condiciones para ejercitar acciones Ismael Igartua - GALBAIAN 2
  53. 53. El modelo de utilidad Introducción Lo que se puede proteger El requisito de novedad Condiciones para ejercitar acciones Ismael Igartua - GALBAIAN 3
  54. 54. Características del modelo de utilidad Sólo existe esta modalidad en algunos países Mucha disparidad de unos países a otros Características comunes:  Normalmente hay exclusiones (procedimientos, etc.)  Se exige novedad y actividad inventiva (en muchos casos menor que para las patentes)  Procedimiento de concesión más rápido que para las patentes (en general sin examen)  Duración menor que para las patentes (normalmente 10 años) Ismael Igartua - GALBAIAN 4 Introducción
  55. 55. 5 Ismael Igartua - GALBAIAN Presentación SolicitudMU Publicación Solicitud MU Concesión MU Estado de la técnica Protecciónprovisional Proteccióndefinitiva 2 m Oposición Pre-concesión 12 meses Duración máx. 10 años Introducción El modelo de utilidad en España Lo que no cambia con la nueva LP:  Se exige menor actividad inventiva que para las patentes  Procedimiento de concesión sin examen y con oposición pre-concesión  Duración máxima 10 años
  56. 56. utilidad Introducción Principales cambios en el modelo de Ismael Igartua - GALBAIAN 6 LP ACTUAL NUEVA LP Excluidascomposiciones químicas y farmacéuticas Excluidas composiciones farmacéuticas Novedad relativa Novedad absoluta Sin requisitos previos para iniciar acciones Necesidad de pedir IET para iniciar acciones
  57. 57. El modelo de utilidad Introducción Lo que se puede proteger El requisito de novedad Condiciones para ejercitar acciones Ismael Igartua - GALBAIAN 7
  58. 58. Exclusiones en la LP actual No se pueden proteger como modelo de utilidad:  Los procedimientos  Materia biológica  Productos químicos, sustancias y composiciones Se protegen objetos, generalmente mecánicos (utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos). Ismael Igartua - GALBAIAN 8 Lo que se puede proteger
  59. 59. Exclusiones en la nueva LP No se podrán proteger como modelo de utilidad:  Los procedimientos  Materia biológica  Sustancias y composiciones FARMACÉUTICAS Se podrán proteger objetos y PRODUCTOS QUÍMICOS, SUSTANCIAS Y COMPOSICIONES (excepto productos farmacéuticos) Ismael Igartua - GALBAIAN 9 Lo que se puede proteger
  60. 60. El modelo de utilidad Introducción Lo que se puede proteger El requisito de novedad Condiciones para ejercitar acciones Ismael Igartua - GALBAIAN 10
  61. 61. El requisito de novedad en la LP actual Se exige NOVEDAD RELATIVA: “El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.” (Art. 145 LP)  ¿Qué significa “divulgado en España”?  Conceptoanacrónico  Distintas interpretaciones en la jurisprudencia Ismael Igartua - GALBAIAN 11 El requisito de novedad
  62. 62. El requisito de novedad en la nueva LP Se exige NOVEDAD MUNDIAL: “El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad yla actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención.” (Art. 139 nLP) Para las patentes: “El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.” (Art. 6.2 nLP) Ismael Igartua - GALBAIAN 12 El requisito de novedad
  63. 63. El modelo de utilidad Introducción Lo que se puede proteger El requisito de novedad Condiciones para ejercitar acciones Ismael Igartua - GALBAIAN 13
  64. 64. Necesidad de solicitar el IET La nueva LP exigirá solicitar el IET para poder iniciar acciones contra terceros Ismael Igartua - GALBAIAN 14 “Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.” (Art. 148.3 nLP) Condiciones para ejercitar acciones

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