Webinar presso Assolombarda 29 aprile 2021

1. IL TRASFERIMENTO
DI TECNOLOGIA E DI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Avv. Gilberto Cavagna
29 APRILE 2021

2. INDICE
1. Gli assets IP: tra diritti e valore
2. La due diligence IP
3. Il trasferimento della proprietà intellettuale: i contratti secondo le situazioni
4. Adempimenti successivi; l’importanza delle trascrizioni
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3. PRINCIPALI DIRITTI IP
Conferiscono al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento, in un territorio e per un periodo.
registrati
 Marchio: identifica i prodotti e servizi di un’impresa rispetto alle altre imprese
durata: 10 anni – rinnovabile / se non registrati, marchi di fatto
 Nomi di dominio, ditta, insegna: segni distintivi dell’impresa
durata potenzialmente illimitata
 Brevetto: protegge un’invenzione (soluzione originale di un problema tecnico)
durata: 20 anni – non rinnovabile
 Modello di utilità: protegge i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità
durata: 10 anni – non rinnovabile
 Disegno o modello: protegge l’aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte
durata: 5 anni - prorogabile per ulteriori 5 anni / se non registrati, a livello europeo 3 anni
decorrenti dalla data di prima divulgazione al pubblico
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4. PRINCIPALI DIRITTI IP
non registrati
 ​Software: tutela i programmi che abbiano carattere creativo,
durata: 70 anni oltre la morte dell’autore / deposito in SIAE
 Banche dati: tutela le raccolte sistematiche e metodiche di dati o altri elementi;
se creative, diritto pieno (durata 70 anni oltre la morte dell’autore)
se non creative, diritto sui generis (durata 15 anni)
 Know-how, tutela le informazioni e le conoscenze segrete
durata: potenzialmente all’infinito
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5. PRINCIPALI DIRITTI IP
Come si acquisiscono
 a titolo originario – sviluppati internamente
contratti di lavoro e inquadramento – linee guida e policy aziendali
 a titolo derivativo – acquisiti da soggetti terzi / commissionati / conferiti
clausole contrattuali adeguate (in base ai diritti acquisiti)
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6. IMPORTANZA DEGLI ASSETS IP
 creano valore economico e rendono l’azienda competitiva;
 rendendo l’azienda visibile sui mercati nazionali/esteri;
 attraggono investimenti e costituiscono assets target di operazioni;
 impediscono a terzi di beneficiare dello sforzo creativo, inventivo, di ricerca e sviluppo (e
scoraggiano potenziali contraffattori / imitatori);
 costituiscono beni economici utilizzabili per l’accesso al credito (pegno, ecc.);
 attivano fonti di reddito addizionali (ad esempio con cessioni o concessioni in licenza a
terzi).
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7. IMPORTANZA DEGLI ASSETS IP
In base allo diverso status di ciascun asset, è possibile procedere
alla migliore:
 gestione (anche avvalendosi di legali e agenti marchi);
 tutela (tramite contratti, linee guida, depositi, ologrammi, azioni e
provvedimenti cautelari, ecc.);
 sfruttamento direttamente o tramite accordi con terzi (franchising,
merchandising; licensing, co-branding).
Un coordinato e ordinato portafoglio IP consente di contenere i costi
di protezione.
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8. DUE DILIGENCE
Il presupposto per la tutela, lo sfruttamento e la valorizzazione è
una corretta gestione e conservazione degli assets IP, anche tramite
opportune attività di due diligence.
Obiettivo: verificare se, alla luce dei dati emersi, l’impresa possa
rivendicare una o più esclusive e derivarne un vantaggio
competitivo sul mercato:
• verifica del legame tra gli assets principali e i diritti
IP sfruttati dall’impresa;
• verifica delle possibilità di tutela degli assets individuati
come principali ma sprovvisti di tutela;
• verifica dei fattori di valore dell’impresa e analisi del rischio.
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9. IMPORTANZA DUE DILIGENCE
La due diligence è il procedimento investigativo a cui viene generalmente sottoposta
l’impresa al fine di conoscerne le informazioni di natura patrimoniale, finanziaria,
economica, gestionale, strategica, legale, fiscale e ambientale, gli eventuali “vizi” e le
problematiche prima di una acquisizione o altra operazione societaria.
Gli esiti di una due diligence posso influenzare ogni aspetto di successive operazioni, tra
cui: (i) la struttura dell’operazione; (ii) la determinazione del prezzo; (iii) la negoziazione
delle garanzie contrattuali e dei correlativi obblighi di indennizzo; (iv) la riorganizzazione
dell’impresa post-operazione.
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10. IMPORTANZA DUE DILIGENCE
In particolare, scopo della due diligence sui diritti IP è la verifica di:
 titolarità dei diritti (anche alla luce di un eventuale trasferimento);
 stato del diritto, se registrato o allo stato di domanda;
 durata del diritto, possibilità di rinnovarlo e termine di massimo di durata;
 regolarità del pagamento delle tasse di mantenimento;
 eventuale contenzioso che interessi il diritto (pendente, concluso o minacciato);
 situazione contrattuale: esistenza di licenze, durata, esclusive, royalties, “change of
control”, rinnovi e recessi, penali, obblighi di confidenzialità, legge applicabile, ecc..
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11. Oggetto della due diligence sono:
 le informazioni di pubblico dominio:
per diritti IP si guarderanno, ad
esempio, quelle contenute nei
registri pubblici e quelle tratte dai
bilanci della società;
 le informazioni riservate disponibili
alla società o ai suoi partner e che
vengono messe a disposizione in data
room.
IMPORTANZA DUE DILIGENCE
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12. INTEGRAZIONI DUE DILIGENCE
Domande di chiarimento per informazioni non riscontrabili
Si prega di confermare che:
- la Target non è titolare di altri marchi (registrati e/o “non registrati”), oltre ai marchi riportati nell’elenco messo a
disposizione;
- non sono in corso contestazioni e/o procedimenti giudiziari volti a dichiarare che la Target, usando i marchi, ha
violato diritti di proprietà intellettuale di terze parti; la Target non ha ricevuto alcuna richiesta o contestazione da
terze parti riguardanti la validità e l’efficacia dei marchi;
- non sono in corso procedimenti, attivi e passivi, amministrativi (di fronte agli uffici brevetti) o giudiziari, di
contestazione della validità, della efficacia o della registrabilità dei marchi della Target;
- tutte le tasse e gli oneri amministrativi dovuti in relazione al deposito di domande di registrazione o alla
registrazioni dei marchi di titolarità della Target sono stati integralmente pagati ed assolti alle relative scadenze;
- i marchi di titolarità della Target sono attualmente utilizzati nei paesi in cui i marchi sono stati registrati;
- i marchi di titolarità della Target non sono soggetti a pegno, gravami, privilegi, diritti di garanzia,
pignoramento, sequestro o diritti di terzi di qualsivoglia natura trascritti o anche non ancora trascritti;
- si prega di confermare che tutte le trascrizioni relative ai marchi sono aggiornate.
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13. INTEGRAZIONI DUE DILIGENCE
Domande di chiarimento per informazioni non riscontrabili
Si prega di indicare se:
- sono in corso contestazioni e/o procedimenti giudiziari volti a dichiarare che la Target ha violato brevetti/modelli di
utilità/disegni e modelli di terzi; non sono in corso procedimenti, attivi e passivi, amministrativi (di fronte agli uffici
brevetti) o giudiziari, di contestazione della validità o della efficacia dei brevetti/modelli di utilità/disegni e modelli
di titolarità della Target;
- la Target ha stipulato contratti di licenza avente ad oggetto i brevetti/modelli di utilità/disegni e modelli, in veste
di licenziante o licenziataria;
- i brevetti/modelli di utilità/disegni e modelli di titolarità della Target sono soggetti a pegno, gravami, privilegi, diritti
di garanzia, pignoramento, sequestro o diritti di terzi di qualsivoglia natura trascritti o anche non ancora trascritti;
- se la Target ha ricevuto richieste o contestazioni da terze parti riguardanti la validità e l’efficacia dei
brevetti/modelli di utilità/disegni e modelli;
- gli inventori dei brevetti per invenzione, dei modelli di utilità e dei disegni e modelli (a) hanno ceduto alla Target
tutti i diritti relativi al brevetti per invenzione, modelli di utilità e disegni e modelli, (b) sono stato regolarmente
compensati per l’attività inventiva, (c) non hanno mai avanzato nei confronti della società alcuna richiesta o
rivendicazione. Nel caso di invenzioni o modelli di utilità brevettati i cui inventori erano all’epoca lavoratori
dipendenti si prega di chiarire quali fossero le mansioni lavorative degli inventori e se gli stessi abbiano
ricevuto l’equo premio per il brevetto o ne abbiano fatto richiesta.
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14. INTEGRAZIONI DUE DILIGENCE
Domande di chiarimento per informazioni non riscontrabili
In relazione ai software attualmente utilizzati dalla Target, si prega di fornire una lista esaustiva che riporti, in modo
aggiornato, per ogni software: (a) il nome del software, (b) se di proprietà della Target o concesso in licenza alla
società, (c) il nome del fornitore, (d) il numero delle licenze concesse in uso, (e) la data di scadenza; (f) il
corrispettivo/royalties pagati o da pagare; (g) se è stato sviluppato appositamente per la Target e/o se lo stesso
software è facilmente reperibile tramite altri fornitori.
Si prega inoltre di fornire un elenco delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali soggette
a segreto e delle misure adottate per mantenerle segrete, nonché copia dei contratti relativi a tali informazioni
segrete.
Si prega di fornire un elenco esaustivo e aggiornato di tutte le banche dati della Target (indicando per ogni banca
dati le modalità di raccolta dei dati e le finalità del trattamento).
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15. IMPORTANZA DUE DILIGENCE
Struttura del resoconto della due diligence:
executive summary / red flag | report dettagliato
all.1: lista di tutte i documenti esaminati; all.2: descrizione dei criteri utilizzati nella stesura del report
Il contenuto del resoconto della due diligence:
 riassunto della documentazione esaminata;
 riportare i reali rischi o problemi che potrebbero sorgere;
 riportare le conseguenze per l’impresa e il destinatario del resoconto;
 quali sono le problematiche legali rilevate sull’impresa e/o sull’operazione in corso e/o sulla
gestione futura della società (espansione in nuovi mercati, chiusura di uno o più unità produttive,
inizio di nuove attività produttive rispetto a quelle in corso).
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16. CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI IP
Assets Cessione: permanente ad effetti reali
Licenza: temporanea ad effetti obbligatori
Business Trasferimento di azioni / rami di azienda
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17. CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI IP
Cessione
tenere conto della specifica normativa
Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è
stato registrato. In ogni caso dal trasferimento non deve derivare inganno in quei caratteri dei
prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.
Norma post Riforma del ‘92 – cessione separata da azienda
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18. CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI IP
Licenza:
tenere conto della specifica normativa
Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per una parte dei
beni o servizi o per una parte del territorio dello Stato.
Condizione: che il licenziatario si obblighi ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o
servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio dal titolare o da altri licenziatari.
Esclusive / non esclusive
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19. CIRCOLAZIONE DEI DIRITTI IP
Forma libera
Il contratto di licenza è libero nelle forme e può essere stipulato tanto verbalmente quanto
attraverso la messa in atto di comportamenti concludenti (provati per testimoni o presunzioni)
(Corte d’Appello di Milano, 17 Settembre 2008).
Sfruttamento dei diritti patrimoniali
«La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per
iscritto» (art. 110 LDA) tra le parti.
«La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo
patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione» (art. 109 LDA).
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20. SPA
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21. TRASCRIZIONI
Il Codice di Proprietà Industriale stabilisce un sistema di registrazione, tramite l'Ufficio Italiano
Marchi e Brevetti (UIBM), applicabile a tutti i diritti di proprietà intellettuale registrati (brevetti,
marchi, ecc.), per quanto riguarda gli atti che stabiliscono, modificano o trasferiscono diritti
personali o diritti reali.
Art. 138 CPI - Trascrizione
Art. 139 CPI - Effetti della trascrizione
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22. TRASCRIZIONI
Art. 138 CPI – Fra gli atti che devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l’UIBM sono
previsti:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di
proprietà industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti
personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia….
La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.
Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma
di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l’originale o la copia
autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista
dall’art. 196 CPI.
L’UIBM, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la
data di presentazione della domanda.
L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.
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23. TRASCRIZIONI
Effetti
Salvo alcune eccezioni, fino alla trascrizione gli atti e le sentenze non hanno effetto di fronte ai
terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà
industriale.
Funzione dichiarativa: nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal
medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
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24. GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Avv. Gilberto Cavagna
gilberto.cavagna@it.andersen.com
Per news in tema di proprietà intellettuale è possibile iscriversi al gruppo su
Facebook e LinkedIn “TIP TAP - Thoughts on Intellectual Property and
Thoughts on Art Protection”
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