Факт порушення та вина порушника - основні обставини, що згідно з актуальною судовою практикою України, можуть бути аргументом для збільшення,а інколи і для звільнення від стягнення компенсації як альтернативи відшкодуванню збитків

1. ІЛАРІОН ТОМАРОВ
Старший юрист, керівник
практики інтелектуальної власності IP Forum Київ, 2 червня 2016 р.
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ
НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ ТА
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НЕЇ

2. With a little help from my friend!
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

3. За відсутності доказів розміру завданої шкоди,
суди відмовляють у відшкодуванні збитків.
Той факт, що розмір шкоди не може бути точно
доведений, не означає відсутність преюдиції
щодо спричинення збитків і права на їх
відшкодування.
Так з’явилась ідея про одноразову виплату, яка
відома нам як компенсація.
Проблема відшкодування шкоди
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

4. (1) докази придбання позивачем ліцензії на твори
вартістю 2,4 млн дол;
(2) докази, що вартість проданих позивачем
одноразових ліцензій на твори в Україні 14 млн грн;
(3) позов про стягнення компенсації в розмірі 31
млн грн.
Ваш прогноз – скільки призначив суд?
Справа про жадібність найбільшу компенсацію:
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

5. Чому фінальна
компенсація в 30
разів менша?
Через 9 хвилин
дізнаєтесь!
Справа про найбільшу компенсацію:
31
21 21
14
18
1.2
0
10
20
30
40
Позов 2009 ВГСУ 2010 ВГСУ 2013 ВГСУ 2015
РОЗМІРКОМПЕНСАЦІЇ(МЛН.ГРН.)
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

6. ВГСУ рекомендує врахувати:
(1) розмір збитків або розмір доходу порушника;
(2) тривалість порушення та його обсяг;
(3) наміри і ступінь вини відповідача;
(4) наявність раніше вчинених відповідачем
порушень права позивача;
(5) можливість відновлення попереднього стану
Розкоші і злидні куртикомпенсації (Оноре де Бальзак)
Лише дві обставини
впливають на розмір?
(1) факт порушення
авторських прав
відповідачем;
(2) презумпція винуватого
завдання шкоди
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

7. Кожен окремий факт протиправного
використання твору становить самостійне
порушення і може бути підставою для стягнення
компенсації (пп. 51.2 Постанови Пленуму ВГСУ
від 17.10.2012 № 12).
Один факт порушення – це:
(1) один твір;
(2) один примірник твору;
(3) один спосіб використання твору.
Перша обставина: факт порушення
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

8. (1) кількість фіксацій єдиного триваючого порушення не
впливає на кількість порушень, яке залишається єдиним
триваючим порушенням;
(2) кількість касових чеків – фіксацій факту порушення
прав залежить виключно від волі самого позивача і не є
свідченням відповідної кількості порушень;
(3) не може бути підставою для притягнення відповідача
до юридичної відповідності двічі (або більше) за
вчинення єдиного триваючого порушення.
Новий тренд «Єдине триваюче порушення»
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

9. (1) звернення позивача з окремим позовом «щодо
кожної цукерки» є зловживання правом;
(2) вчинення позивачем дій, які направлені на
штучне збільшення суми компенсації свідчать про
зловживання правом
ВГСУ 29.03.2016 №916/3350/15 http://reyestr.court.gov.ua/Review/56843086
ВГСУ 12.04.2016 №916/4567/14 http://reyestr.court.gov.ua/Review/57169375
ВГСУ 12.04.2016 №916/4424/14 http://reyestr.court.gov.ua/Review/57169369
Новий тренд «Зловживання правом на компенсацію»
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

10. Як виглядає типова справа:
(1) знайти кіоск, де продають цукерки з персонажем;
(2) купити 5 (п’ять) цукерок вартістю 2 грн;
(3) подати позов про стягнення компенсації 91340 грн
Результат: або мінімальна компенсація (10 з/п), або
відмова через малозначимість порушення
Все, що ви хотіли знати, але стидались спитати про Машу
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

11. Як довести значний розмір упущеної вигоди?
(1) призначити експертизу для визначення упущеної
вигоди;
(2) дати експерту документ щодо визначення
розміру роялті – власний наказ!;
(3) отримати висновок, що «ціна ліцензійної
продукції (одиниці контрафакту) буде рівна
вартості ліцензії за використання персонажів»!
Лайфхак від Маші
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

12. ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ
Правовласник міг би реально отримати за
надання ліцензії на використання зображення
персонажу «Маша» у спосіб розповсюдження
цукерок суму, еквівалентну майже 2000 дол.
2000 дол. неотриманого роялті за 5 проданих
цукерок вартістю 2 грн!
Постанова Одеського апеляційного господарського суду від 29.09.2015 р.
№916/549/15 http://reyestr.court.gov.ua/Review/51946190
Лайфхак від Маші

13. Як не згадати про баланс «між застосованим до
порушника заходом відповідальності і оцінкою
дійсного розміру збитків, заподіяних в результаті
правопорушення» (Рішення КСУ 11.07.13 №7-
рп/2013) і похідну від нього категорію
співрозмірності.
У спорах про стягнення компенсації суди
обґрунтовують співрозмірність принципом
справедливості.
Співрозмірність як похідна від справедливості
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

14. Презумпція винуватого завдання шкоди (ч. 2 ст. 614 ЦКУ)
Відповідальність у вигляді відшкодування збитків,
сплати компенсації настає лише за наявності вини (п. 4
Постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 № 12)
Часто суд не з'ясовує, який вид необережності має
місце: самовпевненість чи недбалість?
Два підходи: європейський та російський
Друга обставина. Форма вини порушника
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

15. Одна особа продає, а інша купує ліцензію на
використання твору. Як можна на 100% переконатися
в законності належних ліцензіару прав?
Недбалість – особа не передбачала можливості
настання наслідків, хоча повинна і могла
передбачити.
Отримання в договорі гарантії чинності прав
порушником має тлумачитись судом як доказ
відсутності його вини, навіть у формі недбалості.
Європейський підхід – warranties & representations
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

16. Як покупець має переконатись, що цей товар не є
контрафактним?
В діях особи що одержала договірні гарантії
відсутності порушення авторських прав третіх осіб
на товарах наявна необхідна турботливість та
обачність.
Покупець добросовісно переконався у відсутності
порушення, адже вимагати від кожного підприємця
розшук і запит кожного правовласника неможливо.
Європейський підхід – warranties & representations
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

17. 01.10.2014 р. в п. 3 ст. 1250 ЦК РФ відповідальність без
вини за порушення інтелектуальних прав, яке
допущено при здійсненні підприємницької діяльності.
Як це працює? Особа замовила видавництво книжки,
письмово гарантувала наявність прав і надала копію
договору. Згодом видавництво одержало позов про
стягнення мільйонної компенсації.
Чи є вина видавництва? – Ні
Чи відповідатиме воно за порушення? – Так
Російський підхід – покарання без вини
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

18. Чому суд зменшив компенсацію з 18 млн до 1,2
млн?
Суд врахував, що позивач передав відповідачу
твори на касетах згідно з актами приймання
передачі.
«… позивач фактично усвідомлював та допускав
у майбутньому порушення своїх прав і сам цьому
сприяв».
Пам'ятаєте справу про 31 млн грн?
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

19. Стандарт доведення як допуск до права на компенсацію:
(1) позивач позбавлений можливості довести реальний
розмір упущеної вигоди або доходу порушника;
(2) мінімальний поріг шкоди: якщо шкода більше половини
мінімального розміру компенсації – особа отримує право
на стягнення компенсації, а якщо менше – альтернатива у
вигляді потрійного розміру доведеної шкоди.
Часто будуть використовувати судову систему заради 150
грн, якщо зможуть довести лише 50 грн шкоди?
Пропозиція 1. Стандарт доведення
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

20. Критерії застосування поняття «ДПК»:
(1) вина порушника у формі недбалості;
(2) негайно після повідомлення припинив продаж;
(3) розмір збитків або доходу порушника незначний;
(4) надав інформацію про особу, яка продала йому
контрафакт.
Наслідок – звільнення від майнової відповідальності.
Пропозиція 2. Добросовісний продавець контрафакту
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

21. (1) мінімальний поріг шкоди;
(2) умисел порушника – стосовно нього є розумні
підстави вважати, що порушник був обізнаний, що
здійснює порушення інтелектуальних прав;
Почнуть спочатку надсилати C&D letter і реагувати.
(3) розмір збитків, який доведено позивачем в
порядку спростовної презумпції вважати правильним
за відсутності доказів іншого розрахунку відповідача.
Пропозиція 3. Компенсація для всіх ОІВ
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

22. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Іларіон Томаров
Старший юрист, Керівник IP практики
ETERNA LAW
Sophia Business Center
6 Rylskiy lane
Kyiv 01601, Ukraine
T: +38 (044) 490 70 01
F: +38 (044) 490 70 02
tomarov@eterna.law
www.eterna.law
ОБСТАВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ