1. ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ
В СПОРАХ ПРО ПОРУШЕННЯ
ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В ІНТЕРНЕТІ
ІЛАРІОН ТОМАРОВ
СТАРШИЙ ЮРИСТ,
КЕРІВНИК IP ПРАКТИКИ 18 ЧЕРВНЯ 2015

2. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
 Межі нашого дослідження;
 Коли і чому виникає питання юрисдикції;
 Передумови виникнення питання юрисдикції
в спорах про порушення ТМ в Інтернеті;
 Судову практику України в питаннях
визначення юрисдикції;
 Відмінність порушення ТМ при продажу
товарів та при наданні послуг;
 Підходи до визначення юрисдикції в країнах
континентального права;
 Підходи до визначення юрисдикції в країнах
загального права.
Поговоримо про:

3. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
В силу автоматичної охорони, яка
надається автору твору Бернською
конвенцією у всіх країнах-учасницях,
застосовуються інші підходи до
визначення юрисдикції, ніж lex loci delicti.
Наприклад:
(1) країна, де фізично знаходиться
сервер, з якого завантажується
неліцензійні копії твору;
(2) країна, де твір нелегально
завантажено найбільшу кількість разів
(тобто завдано найбільші збитки).
При порушенні авторських прав в Інтернеті
застосовують інші підходи до визначення юрисдикції

4. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Спори, щодо яких передбачена
виключна юрисдикція судів
України:
(1) визнання ТМ, що зареєстрована
в Україні недійсною;
(2) дострокове припинення чинності
ТМ, що зареєстрована в Україні
через її невикористання;
(3) визнання права попереднього
користувача щодо ТМ, що
зареєстрована в Україні.
Виключна юрисдикція судів України у спорах щодо ТМ

5. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
До вас звернувся власник ТМ, що
зареєстрована в Україні з проханням
захистити його права.
Наприклад, в США існує веб-сайт, який
відтворює українську ТМ і надає послуги,
однорідні з українською ТМ.
Більш того, американський веб-сайт
доступний для замовлення послуг
користувачами із України, але домен
належить американській компанії.
Чи може український суд розглянути
цей позов, як справу про порушення
прав на українську ТМ?
Коли і чому виникає питання юрисдикції?
CASE 1:

6. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Власник IT start-up в Україні запускає веб-
сайт з сервісом, доступним споживачам в
будь-якій точці світу.
Чи повинен він турбуватись про те, що
сервіс його веб-сайту за допомогою
доменного імені, який доступний в США
може порушити права власника ТМ в
США, яка зареєстрована для цих послуг?
Чи існує ризик визнання
американським судом юрисдикції
стосовно позову до українського
власника веб-сайту про порушення
прав на американську ТМ?
Коли і чому виникає питання юрисдикції?
CASE 2:

7. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Охорона торговельної марки обмежена
принципом територіальності – має бути
зареєстрована в кожній країні окремо.
Однакове позначення може бути
зареєстроване як ТМ для тих самих класів
товарів чи послуг в різних країнах різними
особами.
Торговельна марка, що зареєстрована в
Україні не може бути порушена поза
територією України, адже вона там не існує
як об'єкт правової охорони.
Територіальність правової охорони ТМ як передумова

8. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Спори про порушення майнових прав
інтелектуальної власності розглядаються
господарським судом за місцем вчинення
порушення.
(ч. 4 ст. 16 ГПКУ; п. 1.4. Постанови Пленуму ВГСУ від 17
жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики
вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав
інтелектуальної власності»)
Якщо порушення здійснено поза межами
України, юрисдикція господарських судів
України не поширюється на відносини сторін,
пов'язані з таким порушенням (навіть якщо
відповідач є резидентом або має
представництво в Україні).
Підсудність спору господарським судам України

9. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
(2) Як поєднати принцип
територіальної охорони ТМ з
глобальною доступністю
веб-сайту у будь-якій точці
світу, де є мережа?
Як встановити, що спір підсудний суду України?
(1) Як визначити місце
вчинення порушення, яке
відбулось шляхом
розміщення спірного
позначення на веб-сайті?
Яскравим прикладом застосування
правила виключної підсудності
щодо місця вчинення порушення в
українській судовій практиці є
господарська справа № 20/249 про
захист авторських прав.

10. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
СПД звернувся з позовом до російського
видавництва про стягнення майже 1,4 млн
грн компенсації за порушення авторських
прав.
Позивач виявив, що відповідач видав цю
книгу та розповсюджує її через
інтернет-сайти та представництво в
Києві.
Несподівано ГСмК постановив ухвалу про
закриття провадження через
відсутність юрисдикції
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/21779298)
Справа 20/249 Торгівля книгами через веб-сайт

11. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Юрисдикція має визначатись за
правила виключної підсудності –
господарським судом за місцем
вчинення порушення.
Суд вважав, що можливе порушення
авторського права у вигляді
розповсюдження книги відбувалось
на території іноземної держави,
оскільки представництво відповідача
пропонувало книгу в м. Самара РФ.
Суд проігнорував факти
розповсюдження книги через
інтернет-сайти.
Справа 20/249 Торгівля книгами через веб-сайт

12. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Позивач подав апеляцію і КАГС погодився з
ним, скасував ухвалу і повернув справу ГСмК
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/26078427).
Суд вказав, що встановлено, що
контрафактна книга продавалась в Києві
особою, яку відповідач вказав як свого
офіційного представника в Україні, а також
через сайти, що доступні для замовлення
в Києві – це дає позивачу право на судовий
захист в Києві.
Прив'язка до місця вчинення порушення –
замовлення контрафактної книги на сайті
можливо здійснити з території України.
Справа 20/249 Торгівля книгами через веб-сайт

13. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
ГСмК обґрунтував наявність юрисдикції:
(1) До правовідносин у сфері захисту прав
інтелектуальної власності застосовується
право держави, у якій вимагається
захист цих прав (ст. 37 ЗУ «Про
міжнародне приватне право»).
(2) Однією з підстав визначення підсудності
справ судам України є дія або подія, яка
стала підставою для подання позову,
мала місце на території України (п. 7 ч. 1
ст. 76 ЗУ «Про міжнародне приватне
право»).
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/29541030)
Справа 20/249 Торгівля книгами через веб-сайт

14. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Два основні види порушень ТМ:
(1) виготовлення та продаж товарів, на які
незаконно нанесено чужу ТМ;
(2) надання послуг з незаконним
використанням чужої ТМ.
Інтернет – це найбільший в світі майданчик
для продажу товарів та послуг, і виробники
контрафакту давно його використовують.
Два основні види порушення ТМ

15. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Наприкінці травня 2015 р. NYTimes
повідомила, що компанія Kering
(GUCCI, Yves Saint Laurent) вдруге за
останній рік подала позов до одного з
найбільших торговельних майданчиків
світу ALIBABA через продаж
контрафактної продукції.
Попередній позов Kering відкликали
через досягнення угоди з ALIBABA
щодо боротьби з торгівцями
контрафактними товарами.
Gucci America Inc. v. Alibaba Group Holding Ltd.,
case number 15-cv-03784, in the U.S. District Court
for the Southern District of New York
Бажаєте сумку GUCCI за $2 замість $795?

16. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Kering подали позов в США оскільки
декілька продавців контрафактних
речей, які доступні через сайт,
здійснюють доставку товарів в США.
Новий позов має на меті заборонити
використання алгоритму, який допомагає
користувачу знаходити контрафактні
товари. Це відбувається шляхом
придбання ключових пошукових слів за
якими можна знайти товар.
Kering звинувачує ALIBABA в умисному
сприянні торгівцям контрафактними
товарами.
Продаж контрафактних товарів через сайт

17. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Будь-який товар має бути доставлений на
територію держави покупця, митні органи якої
можуть здійснити контроль щодо законності
нанесення ТМ на товар.
Надання послуги через веб-сайт не пов'язане
з перетином кордонів та проходженням митних
процедур:
(1) Google надає послуги пошуку;
(2) Kickstarter надає послуги краудфандінгу;
(3) AutoRIA надає послуги вибору автомобілів.
Надання послуг через сайт не обмежене кордонами

18. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Послуги не перетинають кордон жодної
держави, але споживаються через веб-сайт
користувачами майже без жодних
матеріальних слідів – як довести факт
порушення в певній державі?
Єдиний слід, який має значення – факт
комерційного використання ТМ.
Якщо неможливо довести факт надання
послуги чи достатньо рекламування?
Порушенням буде застосування чужої ТМ
під час пропонування послуги, для якої
знак зареєстровано, а також застосування в
рекламі.
Надання послуг через сайт не обмежене кордонами

19. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Порушення інтелектуальних прав
прирівнюється до недоговірного
зобов'язання, що виникло внаслідок
завдання шкоди.
Справа має розглядатись в державі, де
вчинено порушення прав, або в місці, де
настали негативні наслідки порушення.
Слід довести наявність достатнього та
істотного зв’язку між поведінкою, що
завдала шкоди та територією, де
запитується захист.
Підходи до визначення юрисдикції в країнах
континентального права

20. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
«Використання знаку в Інтернеті слід
вважати використанням у відповідній
Державі для цілей цього пункту лише, якщо
таке використання мало комерційний
ефект в цій Державі» (ст. 2)
В ст. 3 містяться фактори за допомогою
яких слід визначити наявність комерційного
ефекту в певній Державі.
Joint Recommendation Concerning Provisions
on the Protection of Marks, and Other
Industrial Property Rights in Signs, on the
Internet, adopted on September 24 to October
3, 2001.
WIPO recommendations on TM protection in the Internet

21. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Позивач є власником мережі готелів в
Німеччині під назвою «Hotel Maritim» і
відповідних торговельних марок.
Відповідач володіє готелем в Данії, але на
веб-сайті «www.hotel-maritime.dk» пропонує
онлайн бронювання номерів, в т.ч. німецькою
мовою.
Позивач просив німецький суд заборонити
датському відповідачу використовувати
позначення «maritime» в комерційній
діяльності на території Німеччини, а також в
доменному імені для рекламування німецькою
мовою готелю в Копенгагені.
CASE Hotel Maritime (Germany 2004)

22. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Німецький суд окремо дослідив питання своєї
юрисдикції щодо цього спору.
Позивач вказував на положення ч. 3 ст. 5
Брюсельської конвенції про юрисдикції та
визнання і виконання рішень в цивільних та
комерційних спорах – спеціальна юрисдикція
у випадку вчинення делікту поширюється
на суд, який знаходиться за місцем
завдання шкоди.
Верховний суд Німеччини не знайшов
підстав для поширення своєї юрисдикції
на цей спір.
CASE Hotel Maritime (Germany 2004)

23. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Спершу слід визначити реальне місце
надання послуг.
В даному випадку це була Данія – місце
розташування готелю відповідача, а не
Німеччина.
Наступне питання – чи могла реклама
готельних послуг в Німеччині призвести до
порушення прав власника ТМ?
Позивач наголошував, що оскільки реклама на
веб-сайті була німецькою мовою – це означає,
що вона адресована саме споживачам із
Німеччини, отже відповідач мав намір щодо
використання позначення в Німеччині.
CASE Hotel Maritime (Germany 2004)

24. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Вказані обставини не доводять наявність
достатнього зв'язку з юрисдикцією Німеччини,
адже, навіть ознайомившись з німецько-
мовною рекламою готельних послуг, споживач
безпомилково розумів, що місцем їх надання
буде саме Данія.
Відсутність економічного ефекту від такої
поведінки відповідача саме на території
Німеччини є підставою для відмови в
юрисдикції суду.
(German Supreme Court decision of 13 October 2004 – I ZR
163/02 Hotel Maritime, 5 GRUR Int. 433 (2005)
CASE Hotel Maritime (Germany 2004)

25. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Суди запропонували використовувати уявну шкалу
активності веб-сайту для встановлення
персональної юрисдикції судів США.
З одного боку – активного – знаходяться компанії,
що ведуть бізнес безпосередньо за допомогою
Інтернету. З протилежного боку – пасивного –ті, хто
розміщує на сайті новини та інформацію, яка
доступна користувачам в будь-якій країні світу.
Посередині шкали знаходяться веб-сайти,
юрисдикцію щодо яких слід застосовувати виходячи
з рівня їх інтерактивності та комерційної
природи обміну інформацією за допомогою сайту.
Zippo Mfr. Co. V. Zippo Dot Com, Inc., 952 F.Supp.1119 (W.D. Pa. 1997)
Common law: доктрина активних і пасивних сайтів

26. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Застосування критерію «ведення бізнесу
за допомогою Інтернету» означає
цілеспрямоване ведення бізнесу
шляхом укладення контрактів з
резидентами США, при чому така
активність має бути повторюваною, а не
випадковою, і умисною.
Часто під цей критерій потрапляє навіть
не укладення контрактів, але
рекламування своєї комерційної
діяльності таким чином, що це
доступно для акцепту зі сторони
резидентів США.
Zippo Mfr. Co. V. Zippo Dot Com, Inc., 952 F.Supp.1119
(W.D. Pa. 1997)
Common law: доктрина активних і пасивних сайтів

27. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Існує два види персональної юрисдикції
(підсудності): загальна і спеціальна.
Загальна юрисдикція розповсюджується на
відповідача, який має «міцні» або «тривалі і
систематичні» контакти з США. Вона
застосовується, якщо контакти відповідача
дозволяють йому відчувати себе як в своїй рідній
юрисдикції в певному штаті.
Спеціальна юрисдикція застосовується при
наявності мінімально достатніх контактів відповідача
зі Штатом суду. Поведінка відповідача має свідчити,
що він цілеспрямовано діє на території США,
отримуючи вигоди і тому повинен розумно
передбачати, що може бути підданий правосуддю в
цьому штаті.
Common law: загальна і спеціальна юрисдикції

28. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Суди США винайшли потрійний тест для
визначення спеціальної юрисдикції для позову
до нерезидента:
(1) Нерезидент-відповідач має цілеспрямовано
вести бізнес або укладати та виконувати правочини
з резидентами США; або укладати правочини,
якими він допомагає собі отримати перевагу при
веденні бізнесу в межах США, отримуючи вигоди і
захист законів США;
(2) Позов має ґрунтуватись або бути пов'язаним з
діяльністю відповідача в межах США;
(2) Застосування юрисдикції має відповідати чесній
практиці і бути розумно обґрунтованим.
Common law: Критерії для спеціальної юрисдикції

29. Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті
Сторони та їх юридичні радники не повинні
боятись шукати захисту в українських судах.
Українські суди повинні стати
привабливою юрисдикцією для захисту
інтелектуальних прав.
Що для цього слід змінити?
(1) Передбачувано і однаково застосовувати
українське законодавство та заповнювати
прогалини і вирішувати колізії;
(2) Не боятись застосовувати іноземне
законодавство, якщо цього вимагають
обставини справи;
(3) Користуватись досвідом інших судових
систем для аналогічних ситуацій.
Замість висновків

30. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Іларіон Томаров
старший юрист, керівник практики інтелектуальної власності
AstapovLawyers International Law Group
Sophia Business Center
6 Rylskiy lane
Kyiv 01601, Ukraine
T: +38 (044) 490 70 01
F: +38 (044) 490 70 02
tomarov@astapovlawyers.com
Юрисдикція в спорах про порушення ТМ в Інтернеті