Le slide del seminario "Come si costruisce una strategia attraverso i marchi: analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie esemplari" tenuto il 27 gennaio 2014 da Emanuele Montelione, avvocato e consulente legale in materia di marchi e proprietà industriale, nell'ambito del ciclo di seminari organizzati da Sardegna Ricerche sulla gestione dei beni immateriali.

1. EMANUELE MONTELIONE
Come si costruisce una strategia attraverso i marchi:
analisi di alcuni marchi famosi e di alcune strategie
esemplari
27 Gennaio 2014
Centro Congressi - Fiera di Cagliari

2. PROGRAMMA
IL CICLO DI VITA DEL MARCHIO
- Natura e funzione del marchio
- I segni idonei a costituire oggetto di marchio
- La tutela del preuso
- Come registrare un marchio
- Gli strumenti per la difesa dei marchi
- Cosa fare per non far decadere il marchio

3. IL MARCHIO
Marchio
Ditta azienda
Insegna locali commerciali
Nome di dominio spazio web
prodotti e servizi
IL MARCHIO È UN SEGNO DISTINTIVO

4. DEFINIZIONE E AMBITO DI TUTELA DEI SEGNI
DISTINTIVI
Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA
Ditta TUTELA RELATIVA
Insegna TUTELA RELATIVA
Nome di dominio TUTELA RELATIVA

5. L’IMPORTANZA DELL’USO PER I MARCHI
Marchio TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA
Il marchio che gode di rinomanza è tutelato anche oltre i prodotti/servizi che
contraddistingue
Il marchio che gode di notorietà all’estero è potenzialmente tutelato anche nei mercati di
sbocco
Il marchio non usato nei primi cinque anni dalla registrazione è tutelato a prescindere
dall’uso concreto che viene fatto del marchio

6. DIVERSA TUTELA TRA SEGNI REGISTRATI E SEGNI NON REGISTRATI
MARCHIO
NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA
SOLO USO
REGISTRAZIONE
USO

7. DIVERSA TUTELA TRA SEGNI REGISTRATI E SEGNI NON REGISTRATI
MARCHIO
REGISTRATO
NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA/MARCHIO DI FATTO
SOLO TERRITORIO DOVE USATO
Tutela Penale
Tutela Civile
Estero

8. LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO
MARCHIO E NOME DI DOMINIO NON SONO LA STESSA COSA
entrambi sono segni distintivi ma mentre il marchio ha una disciplina
normativa organica, il nome di dominio ha natura ibrida e una disciplina
normativa che solo parzialmente lo configura come segno distintivo

9. LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO
IL NOME DI DOMINIO
è una risorsa numerica perché
consente all'utente di individuare un computer presente sulla rete
Internet senza necessità di conoscere l'indirizzo IP attraverso una serie
di funzioni automatizzate

10. LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO
http://www.puntocartesiano.it/
Protocollo
Dominio di terzo livello
dominio di
primo livello
dominio di secondo livello

11. PRINCIPIO DI
«UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI»
Art. 22 CPI:
Divieto di “adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna
e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica (aziendale) o
altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a
causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei
segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato adottato, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni.

12. PRINCIPIO DI
«UNITÀ DEI SEGNI DISTINTIVI»
Art. 22 CPI
VICEVERSA
Il divieto “si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione
sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica
(aziendale) o altro segno distintivo di un segno uguale o simile a un
marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello
Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza
del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

13. IL MARCHIO
I SEGNI IDONEI A COSTITUIRE OGGETTO DI MARCHIO
Verbali
Figurativi
Tridimensionali
Misti
Sonori
Olfattivi
Gestuali
Di posizionamento

14. IL MARCHIO
REQUISITI DI VALIDITÀ DEI MARCHI
DISTINTIVITÀ
NOVITÀ
LICEITÀ
NON INGANNEVOLEZZA

15. IL MARCHIO
LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
(ricerche)
Deposito (CCIAA)
Esame requisiti assoluti
Pubblicazione
Concessione (diniego)
Possibile opposizione

16. LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO COMUNITARIO
(procedura molto simile a quella italiana)
Deposito [via telematica / fax / (anche presso UIBM)]
Esame requisiti assoluti (in tutte le 23 lingue ufficiali dell’UE)
Pubblicazione
Concessione (diniego)
Possibile opposizione anche sulla base dei
marchi nazionali dei Paesi UE

17. LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO COMUNITARIO
PRINCIPIO DI UNITARIETÀ
PRINCIPIO DI COESISTENZA

18. LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO COMUNITARIO
IL RUOLO DELL’UAMI
Ufficio di Armonizzazione per il Mercato Interno

19. LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO INTERNAZIONALE
PROCEDURA
Deposito (in Italia)
Esame requisiti formali da parte dell’OMPI
Pubblicazione/Registrazione
Esame autonomo da parte degli Stati Designati

20. LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO INTERNAZIONALE
DUE TRATTATI
ACCORDO DI MADRID (1891)
PROTOCOLLO DI MADRID(1989)
RECENTE INGRESSO DELL’INDIA

21. LA TUTELA ALL’ESTERO
IL MARCHIO INTERNAZIONALE
Il ruolo dell’OMPI
Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale

22. LA DIFESA DEI MARCHI
LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
IL CONTENZIOSO GIUDIZIALE

23. LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
IN ITALIA: solo se si hanno
domande/registrazioni anteriori o si è titolari di
un diritto su un nome/ritratto et cetera

24. LE OPPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
NEL SISTEMA COMUNITARIO: si possono usare diversi
titoli di legittimazione oltre alle domande/registrazioni
anteriori.
Ammessi anche i marchi di fatto e i nomi a dominio
Ammessa anche la tutela ultramerceologica del marchio

25. LE AZIONI DI CANCELLAZIONE
IN ITALIA: solo in sede giudiziale
Foro elettivo dove
è stata depositata la domanda di marchio

26. LE AZIONI DI CANCELLAZIONE
NEL SISTEMA COMUNITARIO: in via amministrativa
presso l’UAMI
Ammessa anche la possibilità di agire per «malafede» o
nei casi di illegittima registrazione del marchio da parte
dell’agente

27. EVITARE LE DECADENZE
Varie ipotesi
Non uso quinquiennale
(art. 24 CPI)
illiceità sopravvenuta (art. 26 CPI)
Volgarizzazione (art. 26 CPI)

28. VOLGARIZZAZIONE
Si verifica raramente perché la disciplina comunitaria prevede ora (dal 1992)
che la volgarizzazione dipenda dall’attività svolta dal titolare del marchio.
In passato (caso Cellophane) si aveva riferimento solo alla percezione del
marchio nel mercato.

29. ILLICEITÀ SOPRAVVENUTA
Si verifica raramente perché i titolari dei marchi individuali non sono obbligati ex
lege al mantenimento costante della qualità.
Può verificarsi in caso di
Marchi collettivi usati
in maniera difforme
Cessioni parziali

30. DECADENZA PER NON USO
NON USO (art. 24 CPI)
Per evitare la decadenza l’uso del marchio deve
essere effettivo, ininterrotto per cinque anni
Il quinquennio si conta dalla registrazione
Solo un motivo legittimo può giustificare il non uso

31. DECADENZA PER NON USO
È USO
-L’uso del marchio in forma modificata che non ne
alteri il carattere distintivo
-L’uso del marchio solo per l’export
-L’uso di marchi simili

32. DECADENZA PER NON USO
NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Il fallimento di per se non è un motivo legittimo per
il non uso
Occorre valutare il valore del marchio per possibili
licenze o cessioni

33. ANALISI DI CASI
Il packaging è la MARCA

34. DI CHI SONO I MARCHI?

35. ANALISI DI CASI
La MARCA e il Personaggio

36. ANALISI DI CASI
La MARCA è finzione

37. ANALISI DI CASI
La MARCA è speranza

38. ANALISI DI CASI
La MARCA è dappertutto