Conditions de validité d'une marque enregistrée Comment savoir si une marque est enregistrée et si elle peut reprendre un nom de domaine expiré ? Panorama des abus liés aux noms de domaine expirés Critères de résolutions de litiges de noms de domaine Procédures de résolutions de litiges de noms de domaine : comment attaquer, comment se défendre ? Surveillance de marques parmi les noms de domaine

1. 1
Noms de domaine expirés à
l’épreuve du droit des marques
Conditions de validité d'une marque enregistrée
Comment savoir si une marque est enregistrée et si elle peut reprendre un
nom de domaine expiré ?
Panorama des abus liés aux noms de domaine expirés
Critères de résolutions de litiges de noms de domaine
Procédures de résolutions de litiges de noms de domaine : comment
attaquer, comment se défendre ?
Surveillance de marques parmi les noms de domaine
Mardi 29 septembre 2020, 12h10 – 12h50

2. 2
Jean-François POUSSARD
Président, Fondateur Associé de Solidnames
Noms de domaine
Online brand management,
Propriété industrielle
Depuis 2004
Expériences professionnelles
SOLIDNAMES, protection des adresses internet
Président, Fondateur associé
SYSTONIC, sécurité internet (2010 – 2016)
Directeur de ProDomaines (registrar) et Keep Alert (Brand Monitoring)
MAILCLUB, registrar (2004-2010)
Directeur commercial
Activités
Formateur auprès des CCI, INPI
Professeur en école de commerce, université
Ecole de journalisme
Licence marketing internet
Contact
jf.poussard@solidnames.fr
+ 33 (0)7 68 55 42 93
poussard.com @jfpoussard / @solidnames
poussard.eu
nomsdomaine
Expert droit de l’internet
Formation

3. 3
Conditions de validité d’une marque
Droit exclusif d’un monopole d’exploitation
1 2
3 4
5 6
Le signe ne doit pas être trompeur
Il ne doit pas induire le public en erreur quant à la provenance ou la qualité des
produits ou services.
Respectable
Le signe ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public
Signe distinctif (arbitraire)
Etre distinctif pour les produits ou services visés dans l'enregistrement et
susceptible d'identifier l'entreprise qui commercialise ces produits ou services par
rapport aux entreprises concurrentes. Il ne doit pas être repris du langage courant ou
professionnel, ou décrire une caractéristique du produit ou du service
Absence d’une antériorité tierce
Le signe ne doit pas reproduire ou imiter une marque ou une dénomination
antérieure
Principe de spécialité et de territorialité
La marque est protégée dans les produits et services d’une sphère d’activité précise.
Il peut coexister des marques dans des domaines d’activité différents
Le droit ne vaut que pour le pays où il est enregistré
Monopole d’exploitation
Action en contrefaçon pour les marques

4. 4
Recherche d’antériorité de marques
https://bases-marques.inpi.fr/

5. 5
Recherche mondiale d’antériorité de marques
Tmview par European Trade Mark and Design Network (ETMDN)
Source : https://www.tmdn.org/tmview/welcome

6. 6
Nom de domaine : un droit d’usage renouvelable

7. 7
Oubli de renouvellement nom de domaine entrainant une panne
« Redemption Period » en cas d’oubli de renouvellement pour réactiver les services associés à <wlp-acs.com> (06/2017)
Source : https://www.zdnet.fr/blogs/infra-net/panne-du-systeme-de-paiement-3d-secure-a-cause-du-nom-de-domaine-39853696.htm

8. 8
Noms de domaine non renouvelés et déposés par des nouveaux tiers
Source : http://www.bfmtv.com/societe/besancon-cles-usb-eleves-renvoyaient-vers-un-site-porno-575959.html Source : http://www.infos.fr/le-flashcode-dun-jeu-heinz-pointait-vers-un-site-porno-allemand-141207.html

9. 9
Noms de domaine non renouvelés et déposés par des nouveaux tiers
Source : http://datanews.levif.be/ict/actualite/des-secrets-de-la-police-neerlandaise-devoiles-par-negligence/article-normal-602223.html

10. 10
Récupérer les emails liés aux noms de domaine abandonnés
Rôle primordial du email dans l'authentification : banques, impôts, portails professionnels, réseaux sociaux...
Des cabinets juridiques australiens
fusionnent, changent de noms de
domaine, et abandonnent les anciens
Un expert en sécurité en redépose 6
Activation d'un catch-all permet de
récupérer tous les emails adressés à ces
anciennes adresses
25 000 emails reçus en identifiant les
précédents emails utilisés
Informations récupérées : emails clients,
notes d'honoraires, décisions de justice,
factures Amazon ou Uber
Des mots de passe hackés pour se
connecter sur Gmail, LinkedIn, Office 365Source : https://blog.gaborszathmari.me/hacking-law-firms-abandoned-domain-name-attack/

11. 11
Bonnes pratiques pour abandonner un nom de domaine
Le registre des noms de domaine belges recommande ne pas laisser expirer les .BE
Site web anciennement actif
Rediriger l'ancien site actif et mesurer
son trafic avant de potentiellement
l'abandonner une fois que le trafic est
limité ou nul
Vérifier la suppression du nom de
domaine sur les sites le mentionnant
(backlinks) et la documentation hors ligne
Ancien email actif
Création d'une réponse automatique
indiquant que l'email n'est plus actif
Mise en place d'un redirection email vers
la nouvelle boîte active
Source : https://www.dnsbelgium.be/fr/nouvelles/expirer-nom-de-domaine

12. 12
Services de veille de retombée dans le domaine public d’un nom expiré
« Backorder », « Snap » ou « DropCatching »

13. 13
Enchères des services de veille de retombée dans le domaine public
« Backorder », « snap » ou « dropcatching »
Des enchères à tous les prix
netpublic.fr - 25 700 € - sept.-20
mercato.fr - 20 300 € - mai-20
nuitdebout.fr - 16 210 € - juin-19
audiovideohd.fr - 5 100 €
money.fr - 4 620 € - mai-20
dr.fr - 3 700 € - juin-20
lalliance.fr - 3 600 € - mai-20
iabd.fr - 3 550 € - juin-20
senior.fr - 2 877 € - nov.-18
natureparif.fr - 2 700 €
sosblog.fr - 2 200 €
2340.fr - 2 140 € - juin-20
masculin.fr - 1 580 € - mai-20
grandmuseeduparfum.fr - 1 251 € - juil.-20
Mais aussi des prix accessibles
sunrise.fr - 381 € - juil.-20
mantra.fr - 315 € - juin-17
srp.fr - 240 € - févr.-20
f5.fr - 120 € - août-20
Exemple référencement : Draguer sur Tinder

14. 14
<fillon2017.fr> : racheté, exploité, expiré, vendu aux enchères
Source : http://www.20minutes.fr/politique/1972751-20161202-2013-fillon-payer-1000-euros-racheter-site-fillon2017fr-internaute Source : https://www.challenges.fr/politique/fillon2017-fr-le-site-de-campagne-de-francois-fillon-a-ete-vendu-aux-encheres-pour-3-600-euros_514975

15. 15
Noms de domaine expirés à
l’épreuve du droit des marques
Conditions de validité d'une marque enregistrée
Comment savoir si une marque est enregistrée et si elle peut reprendre un
nom de domaine expiré ?
Panorama des abus liés aux noms de domaine expirés
Critères de résolutions de litiges de noms de domaine
Procédures de résolutions de litiges de noms de domaine : comment
attaquer, comment se défendre ?
Surveillance de marques parmi les noms de domaine
Pratiques malveillantes liées aux noms de domaine : contrefaçon, usurpation
d'identité par email, dépôt spéculatif, ect...Mardi 29 septembre 2020, 12h10 – 12h50

16. 16
« UDRP » (« Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy »)
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Frais à la charge du requérant
1 500 $ à régler à l’OMPI par la victime du cybersquatting
1er critère : Marque antérieure
i) le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au
point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur
laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a
des droits; et
Délai
Décision rapide rendue en 2 à 3 mois
Procédure internationale contradictoire
2ième critère : Absence d’intérêt légitime
ii) le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine ni
aucun intérêt légitime qui s'y attache; et
Décision
En cas de succès (92 % des décisions en 2015), le requérant obtient le
transfert ou l’annulation du nom de domaine
Absence de dommages et intérêts
3ième critère
iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

17. 17
Noms de domaine expirés reprenant une marque
Les ayants-droits peuvent récupérer en UDRP des noms de domaine snappés
L'ancien site web de la Transat Jacques Vabre copié et redéposé par un prétendu
fan de voile qui demande 1 000 € pour céder le nom de domaine.
L’absence de disclaimer et les nombreuses publicités payantes en Pay Per Click
confortent la mauvaise foi en UDRP
<transat-jacques-vabre.com> D2019-2551La Banque Accord (devenue ONEY) titulaire de son nom de domaine en
.COM depuis 2001 (!) mais qui "n'a pas été renouvelé en raison d'une
erreur administrative" (sic) le récupère en UDRP
Le nom de domaine a été déposé par DropCatch et mis en vente 2 000 $
<banqueaccord.com> D2020-0035

18. 18
Noms de domaine expirés reprenant une marque
Les ayants-droits peuvent récupérer en UDRP des noms de domaine snappés
Brest Métropole, titulaire de la marque SEA TECH WEEK depuis 1999,
oublie de renouveler son nom domaine en .COM, qui est récupéré par un
tiers qui le liste à la vente mais le perd en UDRP
<seatechweek.com> D2019-0073<lotofoot.com> D2019-0902
Le nom de domaine expiré puis snappé est récupéré en
UDRP par la FRANCAISE DES JEUX
Il récupère en « backorder » un nom de domaine associant
Facebook à addiction et le propose à la vente 25 000 $ au réseau
social qui l'attaque et récupère le nom en UDRP (1 500 $)
<facebookaddiction.com> D2018-2521

19. 19
Procédures extrajudiciaires en faveur des nouveaux titulaires
L'ancien titulaire du nom de domaine qui ne l'a pas renouvelé sans expliquer son
choix perd son UDRP contre un Défendeur du secteur, qui a donc un intérêt
légitime à enregistrer un domaine disponible et descriptif de son activité.
<medailledebapteme.com> D2019-3175Société australienne titulaire du nom de domaine du 8 novembre 2019 au 20 mars 2020, après avoir acheté le nom
de domaine en novembre 2019, auprès d'un courtier de domaine pour 3 000 USD en vue du lancement de son
nouveau produit « Downpat » en Australie et aux USA.
Par erreur, il oublie de payer les frais de renouvellement à la date d'expiration du nom de domaine le 20 mars 2020.
Le nom est snappé et listé à la vente 49 920 AUD chez AFTERNIC. Il propose 2 000 USD sans aboutir et tente de
récupérer le nom de domaine procédure UDRP.
Sans marque antérieure enregistrée, il ne remplit pas les critères et perd l'UDRP.
<downpat.com> D2020-1438

20. 20
Des noms de domaine correspondant à des marques mis en vente
Déposé depuis 2000 puis non renouvelé par l’école de commerce, titulaire de la marque depuis 1985
Nom de domaine vendu aux enchères 210 € en mai 2019

21. 21
Des noms de domaine expirés ayant vendu de la contrefaçon

22. 22
Oubli de renouvellement d’un nom de domaine personnel
<yannick-agnel.fr> FR-2015-01037
Suite à un oubli de renouvellement, son
ancien .FR est déposé par un italien
Guido V..
Suite à une procédure de vérification de
coordonnées, le nom est radié par l’Afnic
puis immédiatement redéposé par un
nouveau tiers allemand Katharina N., qui
exploite un site commercial de vente de
produits NIKE contrefaits à prix cassés
Ces faits sont préjudiciables au
nageur sous contrat auprès de la
marque LE COQ SPORTIF, qui lui
interdit d’utiliser ou d’être associé
de quelque manière que ce soit à la
promotion d’une marque
concurrente comme NIKE.
Yannick Agnel a déposé plainte
pour usurpation d’identité en ligne

23. 23
Nom de domaine non renouvelé, réexploité et récupéré en SYRELI
<valerieespinasse.fr> FR-2019-01916
Valérie Espinasse, Micro-Nutritionniste, titulaire de la marque à l'identique
Le nouveau site se présente en tête de page comme « Madame P. Nutritionniste et diététicienne agréée », activité similaire à celle exercée par le
Requérant ;
Présente des articles d’informations vidés de sens, mais de par leurs intitulés, sur une thématique similaire aux articles diffusés par le Requérant ;
à titre d’exemple : « Cannelle brule graisse pour gel bruleur de graisse femme » , « comment perdre du poids efficacement et rapidement pour
cannelle brule graisse » etc. ;

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Noms de domaine expirés à
l’épreuve du droit des marques
Conditions de validité d'une marque enregistrée
Comment savoir si une marque est enregistrée et si elle peut reprendre un
nom de domaine expiré ?
Panorama des abus liés aux noms de domaine expirés
Critères de résolutions de litiges de noms de domaine
Procédures de résolutions de litiges de noms de domaine : comment
attaquer, comment se défendre ?
Surveillance de marques parmi les noms de domaine
Pratiques malveillantes liées aux noms de domaine : contrefaçon, usurpation
d'identité par email, dépôt spéculatif, ect...Mardi 29 septembre 2020, 12h10 – 12h50

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Surveillance noms de domaine
« Brand Alert » : Alerte quotidienne nouveaux dépôts reprenant une marque
Livrable email
Aperçu des informations principales
Registrant et nombre de noms de domaine associés (reverse whois)
Présence d'un serveur de messagerie
Capture d'écran
Whois

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Détecter puis surveiller les noms de domaine sensibles
Surveillance spécifique d’un nom de domaine au niveau web, whois et email

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