1. Il brevetto nei settori
meccanico e biomedicale
Avv. Gualtiero Dragotti
Salone IP
Parma 2013

2. L'approccio settoriale
• Brevetti e settori della tecnica
•Meccanica
•Elettronica
•Chimica
•Farmaceutica
•Areospaziale
•Biotecnologia
•Nanotecnologia
•Software
•Metodi commerciali
• Una storia infinita?
• Il dato normativo
• Il dato industriale
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3. • Biomedicale tradizionale
• Diagnostica
• Terapia e riabilitazione
• Materiali di consumo
• Attrezzature ed arredo tecnico
• Servizi
• Presente e futuro
• Biotecnologia
• Nanotecnologia
• Software
• Privacy
• Big Data, Cloud
Il settore biomedicale

4. • I distretti
• L'innovazione ed il modello distrettuale
• La concorrenza
• La protezione degli investimenti in R&D
• Profili regolatori
• Biomedicale e farmaceutico
• I modelli di commercializzazione
• I rapporti con la PA
• Comodato d'uso e disposables
Il mercato

5. •L'art. 45 c.p.i.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo
umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o
animale; (...).
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti
microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti,
nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per
l'uso di uno dei metodi nominati.
•L'eccezione e l'eccezione dell'eccezione
•Brevetti ed attività degli operatori sanitari
• Uno spunto: i brevetti di dosaggio
Il brevetto biomedicale

6. • La contraffazione indiretta o "contributory infringement"
• Univocità della destinazione
•Manuali e istruzioni d’uso
• Profili soggettivi
• Contraffazione indiretta e diritto antitrust
• Profili risarcitori
Brevetti e disposables

7. • La proprietà industriale come asset
• brevetti
• know-how
• modelli e design
• L'impiego fisiologico dei diritti esclusivi
• La licenze
• field license
• flessibilità delle royalties
• licenza e successivo progresso tecnico
• Software e maintenance fees
L'asset brevettuale

8. • La meccanica: un settore maturo (?)
• Invenzioni di prodotto
• invenzioni di metodo
• invenzioni di uso (?)
• invenzioni di traslazione, di combinazione, di perfezionamento
• invenzioni principali ed invenzioni dipendenti
Il brevetto meccanico

9. •Il criterio FWR
•Il criterio dell'ovvietà
•La giurisprudenza Lisec
•L'art. 52 c.p.i.
1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare
oggetto del brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la
descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel
contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai
terzi.
3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel
dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle
rivendicazioni.
•La giurisprudenza Barilla (v. anche Cass. 9548/2012)
La contraffazione per equivalenti

10. • Descrizione e rivendicazioni
• La sufficienza della descrizione: l'interpretazione tradizionale
• La sufficienza della descrizione e la comprensione del problema tecnico
• Problema tecnico ed altezza inventiva
• Per la validità del brevetto occorre ”la descrizione chiara e completa, consistente
nell’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come
soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell’utilità che il trovato
medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere
colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della
contestazione sulla validità del brevetto”.
• Cass. civ., sez. I, 14-10-2009, n. 21835; Cass. civ., sez. I, 04-11-2009, n. 23414:
V. anche T. Bologna, 03-03-2010, in Dir. ind., 2010, 305
• Il problema tecnico oggettivo: spunti critici
• La apparente "semplicità" delle invenzioni meccaniche
La descrizione

11. • Meccanica e nanotecnologie
• Meccanica e nuovi materiali
• Meccanica e software
• 3D printing
• Prototipazione e diritti esclusivi
• 3D scanning ed esaurimento
• 3D printing e pezzi di ricambio
• La condivisione dei files
• Le libraries
• I livelli di tutela
• Criticità ed opportunità
Nuove frontiere

12. Grazie!
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Gualtiero Dragotti
Partner
DLA Piper
Via Gabrio Casati 1
20123 Milano
gualtiero.dragotti@dlapiper.com
Gualtiero Dragotti is a partner in the Intellectual Property & Technology department of DLA Piper and co-
heads the IP Practice of the firm.
Gualtiero has extensive experience in IP matters, with a focus on patents and the protection of innovation.
He advised leading Italian and international clients on various contentious IP cases, including some of the
key patent litigation in Italy. He has dealt with many pharmaceutical patent cases. In addition, he has
experience with a variety of corporate matters related to protection and management of IP rights, both for
domestic and international clients. Chambers & Partners Europe and a number of other client surveys have
identified Gualtiero as a key individual in the IP field. He contributes on regular basis to main IP Italian
reviews and is among the authors of International Intellectual Property Litigation (Thomson Sweet &
Maxwell). He is a speaker in several conferences and seminars.
For more than 10 years, Gualtiero has been teaching IP at the faculty of Chemistry - Milan State University,
as appointed professor. He was appointed as a member of the Research Project on Biotechnology under
the patronage of Modena State University and Luiss – Guido Carli International University, with the
sponsorship of MIUR.
He was appointed by the Ministry of the Economic Development as juridical expert for the Anti-
Counterfeiting National Council.