«Сучасний погляд на умови патентоздатності «новизна» та «винахідницький рівень» Торянік Сергій, заступник начальника відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем Державного підприємства «Український інститут промислової власності»

1. ССууччаасснниийй ппоогглляядд ннаа ууммооввии
ппааттееннттооззддааттннооссттіі «ннооввииззннаа» ттаа
«ввииннааххііддннииццььккиийй ррііввеенньь»
ССееррггіійй ТТоорряянніікк
ЗЗаассттууппнниикк ннааччааллььннииккаа ввііддддііллеенннняя ееккссппееррттииззии ззааяяввоокк ннаа
ввииннааххооддии,, ккоорриисснніі ммооддеелліі ттаа ттооппооггррааффііїї ііннттееггррааллььнниихх ммііккррооссххеемм
ДДПП «УУккррааїїннссььккиийй ііннссттииттуутт ппррооммииссллооввооїї ввллаассннооссттіі»
2014

2. схвалені рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності
України від 18.03.2014, затверджені наказом ДП «УІПВ» від 07.04.2014 №
91 та оприлюднені на сайті ДП «УІПВ» (Далі - Методичні рекомендації).
Включили в себе положення та підходи практики проведення експертизи
провідних країн, що не суперечать Закону України «Про охорону прав на
винаходи та корисні моделі» (Далі – Закон). Після затвердження
Державною службою інтелектуальної власності України (Далі – ДСІВУ) та
їх оприлюднення (http://www.uipv.org/ua/metod_vid.html )

4. Як і раніше, перевірка новизни здійснюється щодо всієї сукупності
ідентифікованих ознак, наведених у незалежному пункті формули винаходу,
шляхом порівняння цієї сукупності ознак із відомостями про об’єкти, що є
частиною рівня техніки, виявленими в результаті проведеного закладом
експертизи пошуку. Відповідно до частини третьої статті 7 Закону об’єкти,
що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні
враховуватися лише окремо.

5. п. 24.2.3 «Винахід не визнається новим, якщо з рівня техніки виявлено
об‘єкт, в якому використано кожну ознаку, включену до незалежного
пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. При цьому не має
значення форма представлення ознаки: словесна, математична,
графічна, символічна тощо.
Еквівалентними визнаються ознаки, які відрізняються формою їх
утілення, але виконують ту саму функцію за тим самим принципом у
той самий спосіб, і при цьому сприяють досягненню технічного
результату такого ж виду і якості.»

6. • Українське патентне законодавство має особливість
надання власникам патентів на корисну модель таких
самих за обсягом прав, що й власникам патентів на
винахід. Єдина відмінність менший термін дії патенту 10,
не 20 років. Патент видається за результатами
формальної експертизи. Відповідно до Ст.33 Закону
патент на корисну модель може бути оскаржений лише в
судовому порядку на підставі висновку експертизи щодо
відповідності корисної моделі умовам патентоздатності.
• Корисні моделі мають відповідати умовам «промислова
придатність» та «новизна». При цьому визначення новизни
для корисних моделей і винаходів співпадають.

7. Стаття 7. Умови патентоздатності винаходу, корисної моделі
1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має
винахідницький рівень і є промислово придатним.
2. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є
новою і промислово придатною.
3. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є
частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для
визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише
окремо.

8. Стаття 28. Права, що випливають з патенту (витяг)
Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого
винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку,
включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі),
або ознаку, еквівалентну їй.
Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо
використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули
винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

9. Якщо не враховувати еквівалентні ознаки при оцінці новизни корисних
моделей, то може виникнути ситуація, коли на один об’єкт, що
охарактеризований різними по формі, але однаковими за змістом
ознаками буде видано декілька патентів. (Для винаходів така
ситуація не є можливою, оскільки перевіряється винахідницький
рівень.)
=
Тому при написанні Методичних рекомендацій фахівці ДП “УІПВ”
проявили турботу щодо всіх сторін процесу правової охорони корисних
моделей і знайшли правові підстави для застосування при експертизі
корисних моделей визначення Статті 28 Закону.

10. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
Приклад 1
Стрічкова пила, що включає полотно із зубами, виконаними з кутами
заточування передньої і задньої граней зубів відповідно 10° і 30° і
розводкою зубів за схемою, яка відрізняється тим, що схема
розведення зубів здійснюється за схемою вправо-вліво-прямо з
величиною розведення зубів в сторону 0,52-0,70 мм, радіус в місці
сполучення полотна з зубом становить 1,24±0,2 мм, висота зуба
становить 6,25±0,05 мм, а ріжуча кромка вершини зуба як і всієї кромки
профілю зуба сформована строго перпендикулярно до тіла полотна
ТР: підвищення ефективності роботи стрічкової пили, збільшення швидкості
та якості різання, довговічності роботи стрічкової пили..

11. Приклад 1
• У формулі корисної моделі використані виражені у вигляді інтервалу значень
кількісні ознаки, що стосуються величини розведення зубів 0,52-0,70 мм, радіусу
в місці сполучення полотна з зубом 1,24±0,2 мм та висоти зуба 6,25±0,05 мм.
Однак, у описі корисної моделі відсутні будь-які дані щодо випробувань
конкретних прикладів виконання стрічкової пили із одиничними значеннями
кількісних ознак на границях зазначених діапазонів, які-б демонстрували кількісні
показники її характеристик та дозволяли переконатись у одержані
задекларованого у описі технічного результату.
• В описі корисної моделі відсутні відомості, що підтверджують можливість
одержання технічного результату в межах зазначених у формулі корисної моделі
інтервалів кількісних ознак.
• З огляду на недоліки опису корисної моделі він не дає можливості скласти
уявлення стосовно дотримання зазначених вимог щодо вираження формулою
суті корисної моделі та базування формули корисної моделі на її описі.

12. Приклад 1
• Рівень техніки визначений за результатами патентно-інформаційного пошуку,
проведеного ДП «УІПВ» відповідно до п. 6.3 Правил розгляду і характеризується
зазначеними нижче документами [D1-D3], що відносяться до предмета пошуку
(запатентованої корисної моделі) та відповідають вимогам п. 6.5.2.1 Правил
розгляду.
D1 Геометрия ленточной пилы Wood-Mizer. – 18.11.2009
(http://ru.woodmizer-planet.com/index.pl?act=PRODUCT&id=33)
D2 Wood-Mizer. – каталог 01/2011
(http://www.woodmizer.com.ua/files/PS249EUR-3.pdf )
Узкие ленточные пилы. – Санкт-Петербург.: Лесной
Эксперт. – 2006. – №7 (36). – С.12-16; 5 стор.
D3

13. Приклад 1
Із документів D1-D3 відома стрічкова пила профілю 10/30, яка виготовляється та
реалізується на ринках багатьох держав, у тому числі і в Україні, фірмою Wood-
Mizer (European Headquarters and Manufacturing Facility Wood-Mizer Industries Sp. z
o.o., Koło, Poland). Тобто, є безсумнівні підстави вважати, що відомості з цих
джерел щодо стрічкової пили Wood-Mizer профілю 10/30 стосуються того самого
об‘єкта і є підстави об’єднувати відомості документів D1-D3 стосовно стрічкової
пили Wood-Mizer профілю 10/30 відповідно до п. 6.5.2.4 Правил розгляду.

14. .
Приклад 1
Із D1 відомо, що стрічкова пила Wood-Mizer профілю 10/30 включає полотно із
зубами, виконаними з кутами заточування передньої (a) і задньої (g) граней зубів
відповідно 10° і 30°, і розводкою зубів, величину якої рекомендовано вибирати
залежно від товщини полотна (s) та виду розпилюваної деревини (тверда або
надтверда та мерзла) у діапазоні від 0,016 до 0,027 дюймів (0,4064-0,6858 мм),
та висотою зубів (h), яка знаходиться у діапазоні від 4,8 до 6,4 мм і залежить від
твердості розпилюваної деревини (висота зубів зменшується із збільшенням
твердості деревини).
Те, що ріжуча кромка профілю зуба формується заточним станком строго
перпендикулярно до тіла полотна (кут I ріжучої кромки дорівнює 90о)
уточнюється у D2 та D3 і відповідає кресленню на стор. 4 D1.
Те, що розведення зубів стрічкової пили Wood-Mizer здійснюється за схемою
вправо-вліво-прямо чітко видно із рисунків, представлених у D2 та на стор. 12
D3, тим більше така схема розведення зубів стрічкових пил є типовою і
зображується саме таким чином (див. наприклад п. 3.5.2, рис. 12 D5)

15. .
Приклад 1
Із документів D2 та D3 відомо принципи, за якими визначаються геометрія зубів
пили Wood-Mizer, фізичні ефекти, які викликаються тими чи іншими величинами
геометричних параметрів у різних умовах розпилювання деревини.
Зокрема, у D2 стосовно радіусу у основі зуба (В) зазначено те, що:
«Радіус в основі зуба необхідний для захоплення і видалення тирси, а також
служить для рівномірного розподілу напружень по всій пазусі зуба. У процесі
розпилювання зусилля на вершині зуба діє проти зуба. Ця протидія створює
великий стрес (напругу) в основі зуба. Радіус поширює цей стрес (напругу) на
досить велику площу. Занадто малий радіус приведе до розриву пилки через
надмірність стресу (напруги). Занадто великий радіус призводить до
швидкого забивання зуба, через що знижуються і швидкість пиляння, і
тривалість життя пилки».
Конкретне значення радіусу у основі зуба пили Wood-Mizer із документів D1-D3
невідоме.

16. .
Приклад 1
“У корисної моделі, що заявляється, радіус в місці сполучення полотна з
зубом становить 1,24±0,2 мм. При такому радіусі механічне напруження
в процесі різання рівномірно розподіляється по всій пазусі зуба пили, що
дозволяє забезпечити максимальну стійкість процесу різання. При
розрізуванні деревини виникає зусилля на вершині зуба, яка направлена
на розрив зуба в цій ділянці. В основі зуба також створюється велика
напруга, при цьому також ймовірний розрив пили. При завданому радіусі
в місці сполучення полотна з зубом, що становить 1,24±0,2 мм,
розподіляється напруга на максимально велику площу, зберігаючи при
цьому корисні ріжучі властивості профілю зуба та довговічність пили в
цілому”.

17. Приклад 1
Таким чином, і у D2, і у описі корисної моделі стосовно вибору величини радіусу у
основі зуба зазначено ідентичний підхід і фахівець при виборі величини цього
радіусу при заточування пили Wood-Mizer вибере значення, яке або увійде у
зазначений діапазон 1,24±0,2 мм або буде близьким до цього діапазону. У будь-
якому випадку величина радіусу у основі зуба стрічкової пили Wood-Mizer
профілю 10/30 забезпечить цій пилі ті самі технічні властивості, що й зазначений
діапазон 1,24±0,2 мм пили за корисною моделлю. Тим більше, що цей діапазон
перекривається із стандартними значеннями радіусу у основі зуба стрічкових пил.
На підставі цього можна вважати, що величина радіусу у основі зуба стрічкової
пили Wood-Mizer профілю 10/30 буде або ідентичною відповідному значенню пили
за корисною моделлю, або з погляду сприяння досягненню технічного результату
еквівалентною, оскільки сприятиме досягненню показників розподілу напруги,
ріжучих властивостей та довговічності пили (технічного результату) такої ж
якості, оскільки протилежне жодним чином не випливає із опису корисної моделі.

18. Приклад 2
АНОДНИЙ ЗАЗЕМЛЮВАЧ ПЛАСТИНЧАСТИЙ
1. Анодний заземлювач пластинчастий, що містить центральний електрод з
приєднаним до нього струмопровідним кабелем, який відрізняється тим, що
центральний електрод виконаний у вигляді пластини з графітопласту, причому
струмопровідний кабель з'єднаний з центральним електродом через герметичний
водонепроникний з'єднувальний вузол.
2. Анодний заземлювач за п. 1, який відрізняється тим, що центральний
електрод розміщений в пустотілому циліндричному корпусі, заповненому
активатором, причому як активатор використана вуглецева засипка, основною
складовою якої є дрібнозернистий корозійностійкий графіт у вигляді крихт фракції
1-35 мм або інші типи графітовмісних вуглецевих матеріалів з вмістом графіту не
менше 30 %.

19. Приклад 2
АНОДНИЙ ЗАЗЕМЛЮВАЧ ПЛАСТИНЧАСТИЙ
“Використання в запропонованому анодному заземлювачі
пластинчастого графітопластового електрода продовжує його
строк експлуатації, який визначається швидкістю розчинення
грфітопластової пластини, яка для даного технічного рішення не
перевищує 0,4-0,6 кг/А× рік без використання електропровідних
засипок, та 0,05-0,2 кг/А× рік з використанням вищевказаної
графітовмісної (не менше 30 % графіту) засипки.
Ще однією перевагою запропонованого анодного заземлювача
пластинчастого є те, що струмопровідний кабель з'єднаний з
центральним електродом через герметичний водонепроникний
з'єднувальний вузол, що дозволяє експлуатувати даний
заземлювач в умовах стовідсоткової вологості “

20. Приклад 2
D1 Каталог продукции Компании "ТехноПром" 29.04.2013.
URL:http://www.premierdesign.ru/katalogi/katalog-produktcii-kompanii-tekhnoprom
Виконання електрода згідно до формули запатентованої корисної
моделі відрізняється від відомого електрода тільки формою
його виконання – «пластинчатий».

21. Приклад 2
• АНОДНИЙ ЗАЗЕМЛЮВАЧ ПЛАСТИНЧАСТИЙ
Опис корисної моделі не містить даних про вплив саме зазначеної форми
електрода (пластинчатої) на отримання заявлених технічних характеристик,
кількісних показників.
Строк експлуатації електрода визначається швидкістю розчинення
графітопластової пластини, яка для технічного рішення запатентованої корисної
моделі не перевищує 0, 4-0,6 кг/А*рік. Ці показники відповідають заявленим
показникам для відомого електрода квадратного перерізу, які також становлять
0,4-0,6 кг/А*рік (див. стор. 21 каталогу).
Опис корисної моделі не дає жодної можливості переконатись, що показники
звичайного конструювання електрода з графітопласта квадратного перерізу
будуть гіршими за відповідні показники корисної моделі електрода пластинчатої
форми.
Виходячи з вищенаведеного, не виявлено впливу форми виконання електрода,
яка для запатентованої корисної моделі є пластинчатою, а для електрода,
наведеного в джерелі [D1] квадратною, з погляду сприяння досягненню
технічного результату (підвищення терміну служби заземлювача і поліпшення
його експлуатаційних властивостей).
Отже, ознаки форми виконання електрода, які відрізняються формою їх
утілення, але виконують ту саму функцію за тим самим принципом у той самий
спосіб, і при цьому сприяють досягненню технічного результату такого ж виду і
якості, експертиза вважає еквівалентними.

22. П
Відповідно до п.25.1.1. Методичних рекомендацій:
«Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону винахід має винахідницький рівень, якщо
для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки.
Під фахівцем тут і далі розуміють особу, що володіє знаннями у відповідній галузі, які
базуються на відомостях, що стали загальнодоступними до дати пріоритету, а за її
відсутності, до дати подання заявки до Державної служби і містяться в посібниках,
довідниках, монографіях, підручниках із цієї галузі. Джерелом таких відомостей можуть
бути описи до патентів на винаходи (корисні моделі) або наукові публікації, якщо винахід
належить до галузі досліджень, яка є настільки новою, що відповідні знання ще не можна
отримати з інших джерел.
У разі, коли заявка стосується декількох галузей, під фахівцем розуміють групу осіб, які в
сукупності відповідають викладеній вище характеристиці»
Ми бачимо, що це класичний підхід, який добре відомий фахівцям. Однак, вивчаючі далі
Методичні рекомендації, знаходимо більше новацій. Всі вони відповідають практиці провідних
відомств та Закону, при цьому роблять експертизу більш ефективною.

23. П
• Зокрема, у п. 25.2.1. Методичних рекомендацій чітко прописане, що при перевірці
винахідницького рівня мають ураховуватися лише ті ознаки, що впливають на
досягнення технічного результату, якого можна досягти при використанні
винаходу, тобто лише суттєві ознаки.
“п. 25.2.1. Методичних рекомендацій: «Відповідно до п. 6.5.3.2 Правил розгляду
заявки при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня
техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного
заявником технічного результату (пояснення стосовно смислового змісту
терміну «технічний результат» наведені у підпункті 7.3.3). Якщо така
відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові
винахідницького рівня. Відповідно до пункту 6.6.1 Правил складання заявки
ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат,
якого можна досягти при використанні винаходу. Отже, при перевірці
винахідницького рівня мають ураховуватися лише ті ознаки, що впливають на
досягнення технічного результату, якого можна досягти при використанні
винаходу, тобто лише суттєві ознаки.»

24. 6.5.3.7. Підтвердження відомості впливу сукупності ознак заявленого
винаходу на технічний результат не потрібно, якщо технічний
результат не зазначений заявником щодо таких ознак або якщо
встановлено, що зазначений заявником технічний результат не
досягається.
6.6.3. Під технічним результатом розуміють виявлення нових (корисних)
властивостей або покращання характеристик відомих властивостей
об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при
здійсненні винаходу (корисної моделі).

25. 7.3.3. (витяг)
Враховуючи природну відмінність між продуктом (матеріальним
об’єктом) і процесом (діяльністю людини) та викладене
розуміння смислового змісту терміну «властивість», необхідно
розглядати:
під технічним результатом продукту як об’єкта технології
(винаходу) - виявлення його нових властивостей (корисних,
технічних) або покращання характеристик його відомих
властивостей (технічних);
під технічним результатом процесу (способу) як об’єкта
технології (винаходу) - виявлення нових властивостей
(корисних, технічних) або покращання характеристик відомих
властивостей (технічних) продукту (продуктів), за допомогою
якого виконують дію (дії) процесу або який є результатом цього
процесу.

26. Приклад 2*
• АНОДНИЙ ЗАЗЕМЛЮВАЧ ПЛАСТИНЧАСТИЙ (винахід*)
Опис не містить даних про вплив саме зазначеної форми електрода (пластинчатої) на
отримання заявлених технічних характеристик, кількісних показників.
Строк експлуатації електрода визначається швидкістю розчинення графітопластової
пластини, яка для технічного рішення запатентованої корисної моделі не перевищує 0, 4-0,6
кг/А*рік. Ці показники відповідають заявленим показникам для відомого електрода
квадратного перерізу, які також становлять 0,4-0,6 кг/А*рік (див. стор. 21 каталогу).
Опис не дає жодної можливості переконатись, що показники звичайного конструювання
електрода з графітопласта квадратного перерізу будуть гіршими за відповідні показники
електрода пластинчатої форми.
Виходячи з вищенаведеного, не виявлено впливу форми виконання електрода з погляду
сприяння досягненню технічного результату (підвищення терміну служби заземлювача і
поліпшення його експлуатаційних властивостей). Тобто форма виконання не належить до
суттєвих ознак. Всі суттєві ознаки та їх вплив відомі.
Таким чином, винахід не відповідає умові винахідницький рівень.

27. П
У п. 25.2.6. Методичних рекомендацій серед іншого чітко прописано як сприймати
ситуацію, коли винахід погіршує рівень техніки та коли винахід є тільки
результатом необґрунтованої не функціональної модифікації відомого з рівня
техніки пристрою або просто необґрунтованого вибору одного з безлічі можливих
варіантів виконання.
«25.2.6. Відповідно до пункту 6.5.3.7 Правил розгляду заявки відомість впливу сукупності ознак заявленого
винаходу на технічний результат не потрібно підтверджувати для обґрунтування відсутності
винахідницького рівня, якщо заявником не зазначено технічний результат або якщо встановлено, що
зазначений заявником технічний результат не досягається (пояснення стосовно смислового змісту
терміну «технічний результат» наведені у підпункті 7.3.3).
Слід зазначити, що у разі, якщо винахід є результатом модифікації найближчого рівня техніки, яка має
передбачуваний негативний вплив на технічні властивості об’єкта винаходу, що його фахівець міг чітко
прогнозувати і правильно оцінити, і якщо це передбачуване погіршення технічних властивостей не
супроводжується неочікуваним покращенням якоїсь технічної властивості об’єкта винаходу, то із
врахуванням пункту 6.5.3.7 Правил розгляду заявки заявлений винахід не має винахідницького рівня. Інакше
кажучи, просте передбачуване погіршення рівня техніки (виявлення об’єктом заявленого винаходу нових
шкідливих технічних властивостей або погіршення характеристик його відомих технічних властивостей)
не містить винахідницького рівня. Проте, якщо таке погіршення окремих технічних властивостей
об’єкта винаходу супроводжується несподіваним покращенням якоїсь іншої його технічної властивості,
винахідницький рівень може бути наявним. Подібний підхід необхідно застосовувати і у випадку, коли
винахід є тільки результатом необґрунтованої не функціональної модифікації відомого з рівня техніки
пристрою або просто необґрунтованого вибору одного з безлічі можливих варіантів виконання.»

28. Приклад 3
Запропонована система включає генератор електроенергії, який можна приводити в дію для
виробляння електроенергії; систему постачання кінетичної енергії, яка може живитися
електроенергією або паливом і яка приводить в дію ротор через кінцевий обертальний
пристрій, що у багато разів збільшує вихідну кінетичну енергію за принципом залежності між
обертанням і прикладанням сили; ротор, центр обертання якого з'єднаний з генератором
електроенергії, при цьому кінцевий обертальний пристрій приводиться в дію системою
постачання кінетичної енергії; систему зубчастої передачі у вигляді групи з кількох великих і
малих зубчастих коліс, розміщених на осях між генератором електроенергії та ротором, для
передачі кінетичної енергії та зміни постійної швидкості обертання і для з'єднання з кожною
системою для забезпечення нормальної роботи; та опори, які підтримують і фіксують кожну
систему для забезпечення безпечної роботи.

29. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЕРТИЗИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАТЕНТНОМУ ВІДОМСТВІ. ЧАСТИНА
С: ЕКСПЕРТИЗА ПО СУТІ (Від вересня 2013р.))
10.1. Прогнозовані недоліки, нефункціональні зміни, довільний вибір
Варто відзначити, що в разі, коли винахід є результатом
прогнозованої несприятливої зміни найближчого прототипу, яку
досвідчений спеціаліст міг безумовно передбачити і оцінити, і якщо такі
прогнозований недолік не супроводжується неочікуваною технічною
перевагою, винахід, що заявляється, не відповідає винахідницькому рівню
(див. документи T 119/82 і T 155/85). Іншими словами, просте прогнозоване
погіршення прототипу не вважається таким, що відповідає
винахідницькому рівню. Але якщо погіршення супроводжується
неочікуваною технічною перевагою, то присутність винахідницького рівня
можлива. Подібні твердження поширюються також на випадки, коли
винахід являє собою результат простої модифікації пристрою за
прототипом або простого довільного вибору рішення з набору можливих
рішень (див. документи T 72/95 і T 939/92).

30. ДДяяккууюю ззаа ууввааггуу!!
ттееллееффоонн:: ((++3388004444)) 449944--0055--4400
EEmmaaiill:: ss..ttoorryyaanniikk@@uuiippvv..oorrgg