Démarrage d'entreprise et utilisation stratégique de la propriété intellectuelle

www.univalor.ca - Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM – Fev. 2016 1
Thomas
Utilisation stratégique de la propriété intellectuelle
Thomas Martinuzzo
Directeur Principal, développement d’affaires, Sciences et Génie

Caractéristiques des types de PI
au Canada
Durée Territoire Protection Coût
Droit d’auteur 50 ans + vie de
l’auteur
Mondial Forme Bas
Brevet 20 ans National Fonction Élevé
Marque de
commerce
15 ans,
renouvelable
National Forme Moyen
Secret commercial Indéterminé Mondial Fonction et
contenu
Bas
Dessin industriel 10 ans National Forme Moyen
Topographies/
circuits intégrés
10 ans National Forme Moyen-bas

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POURQUOI LA PI EST IMPORTANTE?
5

PI et Stratégies d’entreprise
qÉlément central de la
stratégie d’une entreprise
qAvant de commencer :
qStratégie d’affaires de
l’entreprise?
qImportance de la PI dans
son marché? Angela de Wilton: “Patent Value: A Business Perspective for Technology
Startups” Technology Innovation Management Review, December 2011

PI et Stratégies d’entreprise
“HIGH TECHNOLOGY ENTREPRENEURS AND
THE PATENT SYSTEM: RESULTS OF THE 2008
BERKELEY PATENT SURVEY”
Graham et al. 2009
Berkeley Technology Law Journal

OUI!
þ Augmenter ses parts de
marché
þ Intéresser un partenaire
þ Lever du financement pour
une entreprise
þ Défendre ses droits
NON!
q Améliorer son CV
q Obtenir une publication
supplémentaire
q Obtenir des subventions de
recherche sans objectif
commercial
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Pourquoi protéger sa propriété intellectuelle?

LE BREVET
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Le brevet; un contrat entre l’État et l’inventeur
EN RÉSUMÉ, UN BREVET EST : 1) UN DOCUMENT QUI PROTÈGE LES
DROITS DE L'INVENTEUR; ET 2) UNE MINE DE RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES UTILES AU PUBLIC
Le brevet :
•Confère le droit exclusif d’exploiter
•Accorde un monopole temporaire
•Accorde une protection territoriale
•Protège une invention
•Fait l’objet d’une publication (18 mois)
Moteur du progrès :

Quoi breveter?
• Bretable :
– Produit
– Procédé
– Méthode
• NON brevetable (Canada) :
– Idée non réalisée
– Principes scientifiques
– Conceptions théoriques
– Méthodes de traitement médical
– Matière vivante brute (non
transformée)

Critères de brevetabilité
• Nouveauté;
• Non-évidence;
• Utilité.

Exemple: le crayon gomme serait-il brevetable?
Source: “Le Brevet: tout ce qu’il faut savoir avant de déposer un brevet” INPI
Imaginons que le
crayon gomme n’existe
pas encore.
Est-il brevetable?

Objectifs d’un brevet
• Empêcher les tiers
de fabriquer,
vendre ou utiliser
une invention;
• Procure une forme
d’exclusivité sur
l’invention.

Mise en garde – Liberté d’exploitation
• Un brevet ne donne pas
nécessairement une
liberté de fabrication et de
commercialisation;
• D’après l’OPIC: « 90% des
brevets représentent des
améliorations apportées à
des inventions déjà
brevetées! ».

Etapes préalables
• Revue de la littérature
• Recherche de brevetabilité
• Analyse de la liberté d’exploitation
Stratégie de dépôt

Étendue de la protection
• Protection territoriale (par pays)
• 20 ans
• Effectif à partir de l’émission du brevet (action en contrefaçon)
– dommages et intérêts à partir de l’émission
– compensation raisonnable à partir de la publication (18
mois)

LE DROIT D’AUTEUR
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Droits d’auteur
• NE Protège QUE l’expression
d’une idée
• Protection automatique
• Durée: 50 ans après le décès
de l’auteur (Canada)

Droit d’auteur (suite)
• Deux types de droits :
– Droits économiques : reproduction
– Droits moraux: dénaturation,
mutilation, citation des auteurs
• L’enregistrement n’est pas
obligatoire mais recommandé
• La protection s’obtient à coûts
minimes
• La défense du droit est
relativement rapide

LE DESSIN INDUSTRIEL
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Dessins industriels - Procédure
• Enregistrement obligatoire (premier
arrivé, premier servi)
• Protection par pays
• Critères:
– Nouveauté : qui n’est pas identique à un
autre dessin déjà enregistré ou qui n’y
ressemble pas au point qu’il puisse y avoir
confusion
– Originalité : différent des dessins publiés
antérieurement (pas une simple variante
commerciale)

Dessins industriels - Étendue de la protection
• Objectif: exclure les tiers de
fabriquer, vendre ou utiliser un
produit pour lequel un dessin
industriel est enregistré.
• Durée:
• Canada: 10 ans de la date
d’enregistrement
• USA: 14 ans de la date de
délivrance

MARQUE DE COMMERCE
24

Valeur d’une marque

Marques de commerce
• Logo
• Mot, symbole
• Phrase, slogan
• Forme, signe
distinctif
• Musique, couleur

Marques de commerce
• Durée: 15 ans
renouvelable au Canada
• Nécessite des activités
de marketing réelles
• Lien avec les noms de
domaine et de
compagnies

TRANSFERT À UN TIERS
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Cession
• Contraintes pour le cédant
1. Perception de la contrepartie – risquée si le
paiement est différé dans le temps
2. Améliorations – risque élevé de
dépendance
© Gilles Noël, UdeM

Licence
• Identification et description des actifs visés
• Objet de la licence : Produit licencié ou activité de service
• Restrictions selon des champs d’application ou des territoires
• Sous-licence - restrictions
• Jalons de développement – améliorations
• Jalons de performance – ventes minimales

Licence
• Contrepartie financière – redevances sur les ventes, boni de signature,
paiement de jalon - modalités de paiement
• Durée : limitée ou durée effective de la PI
• Respect des normes de qualité et approbations gouvernementales
• Protection et défense des droits de PI
• Responsabilité du licencié – indemnisation – garanties
• Conditions de résiliation et conséquences

VALEUR D’UN PORTEFEUILLE
32

Quel prix pour un portefeuille de PI?
• Étendue des droits accordées
– Licence vs cession (vente)
– Exclusivité vs non-exclusivitié
– Domaine d’activité
– Territoire
• Force du portefeuille de PI
– Objet de la protection
– Liberté d’exploitation?
• Niveau de développement de la technologie
– Risque pour les deux parties (cf. pharma)

Méthodologies
• Coûts de développement
• Comparables (compagnies publiques)
• “Rules of Thumb”
• Prévision de ventes
Évaluation versus Prix

Valeur d’un portefeuille - Exemples
• Attention aux comparables
• “Intellectual Property: Valuation, Exploitation and
Infringement Damages 2011” Per Russell L. Parr,
Gordon V. Smith
• Redevances médianes
– Technologie révolutionaire: 5% à 10%
– Amélioration majeure: 3% à 7%
– Amélioration mineure: 1% à 4%

CONTACT
Univalor
3535 Queen-Mary Road, Suite 220
Montréal (Québec) H3V 1H8
Canada
T. 514.340.3243
F. 514.340.3204
www.univalor.ca

RECHERCHE DE BREVETS
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Quelques liens utiles
• http://www.wipo.int/patentscope/fr/dbsearch/national_databases.html
• Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)
– http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/introduction.html
– Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
– http://www.wipo.int/portal/index.html.fr
• USPTO : deux bases – Brevets émis et en instance
– http://patft.uspto.gov/
• Google Patents:
– http://www.google.com/patents
– http://www.google.com/advanced_patent_search
• FPO – Free Patents on Line
– http://www.freepatentsonline.com
• Patent Inspiration / Creax
– www.patentinspiration.com
• Espacenet
– http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html

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