Presentation given at AMPPI and ASIPI event in Mexico City

1. Taller de Actualización en Materia de Nombres de Dominio:Resoluciones de Disputas Sobre Nombres de Dominio en Estados Unidos Lcdo. Eugenio J. Torres-Oyola

2. Puerto Rico .pr adopto el UDRP OMPI y National Arbitration Forum son los 2 proveedores de servicio. 0 querellas. Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 2

4. Enmienda la Ley Lanham en el 1999.

5. Provee una acción y remedios en contra de aquellas personas que registran un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a una marca distintiva o famosa, de mala fe y con la intención de lucrarse. Lcdo. Eugenio J. Torres OyolaFerraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 3

6. ¿Qué elementos debe establecer un dueño de una marca para prevalecer en una acción bajo la ACPA? El ACPA concede una acción civil en contra de quien: a) Registre, comercialice, o use un nombre de dominio que sea: (i) idéntico o confusamente similar a una marca distintiva al momento del registro del dominio; o (ii) idéntico o confusamente similar a, o que diluya, una marca famosa al momento del registro del dominio; o (iii) una marca protegida por estar reservada para ser usada por la Cruz Roja o el Comité Olímpico de los Estados Unidos; y b) Tenga la intención de lucrarse de mala fe de la marca. Lcdo. Eugenio J. Torres OyolaFerraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 4

8. El elemento clave a ser establecido es que el demandado tiene intención de lucrarse de la marca con mala fe.

9. EL ACPA establece nueve (9) factores a ser considerados por los Tribunales al determinar si hubo un “intento de lucro con mala fe”.

10. Dicha lista no es taxativa.Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 5

12. 2) si el nombre de dominio contiene el nombre legal o cualquier otro nombre que se utilice comúnmente para identificar a la persona;

13. 3) el uso que el tenedor del nombre de dominio haya dado al mismo, si hubo alguno, en relación con la oferta de buena fe de cualquier producto o servicio;

14. 4) la existencia de un uso no comercial de buena fe del tenedor del nombre de dominio o uso justo (fair use) de la marca en una página de Internet bajo el nombre de dominio;Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 6

16. 6) la oferta del tenedor del nombre de dominio para transferir, vender o de cualquier otra manera ceder el nombre de dominio al dueño de la marca o cualquier otra persona con una ganancia sin haberlo usado en una pagina legitima de Internet o si la conducta anterior de la persona da indicios de un patrón de dicha conducta;Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 7

18. 8) el registro o adquisición por parte del tenedor del nombre de dominio de múltiples nombres de dominio idénticos o confusamente similares a marcas de otros o que diluyen marcas de otros; y

19. 9) el grado al cual la marca incorporada en un nombre de dominio sea distintiva o famosa.Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 8

20. La Ley de Ciberocupaciónpara la Protección del Consumidor Bajo el ACPA, no existirá mala fe cuando el el uso del nombre de dominio sea uno justo (fair use) o protegido por la Primera Enmienda. Gripe Sites: Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 9

22. La mala fe bajo el ACPA debe ser con la intención de lucro.

23. El ACPA permite solicitar indemnización económica por los daños y perjuicios sufridos hasta $100,000 por nombre y honorarios de abogado en casos extraordinarios, además de la cancelación o transferencia del nombre de dominio.

24. En la UDRP, sólo se permite solicitar la cancelación o transferencia de un nombre de dominio.

25. El proceso bajo la UDRP es más rápido y económico.Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 10

27. Mediados 1999 ofrecen nombre a ayuntamiento de Barcelona.

28. Finales 1999 crean corporación de US para administrar el sitio

29. 5/00 Ayuntamiento Barcelona envía cese y desista

30. 3 días después transfieren dominio a Barcelona.com, Inc.

31. 8//4/00 Decisión OMPI a favor de ciudad

32. 8/18/00 Acción bajo ACPA; 2/22/02 decisión confirmando OMPI; luego apelación.Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 11

33. Barcelona.comContinuación JURISDICCIÓN: La base para la jurisdicción personal sobre el Consejo de la ciudad de Barcelona fue que ésta voluntariamente se sometió a la misma al presentar la querella ante la OMPI, para cualquier disputa que surgiera sobre la decisión de OMPI. La base para la jurisdicción sobre la materia emanó de que el pleito fue traído bajo el Lanham Act y su enmienda, el ACPA. Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 12

35. Aunque una decisión de OMPI es relevante en una acción bajo el ACPA, la misma no tiene impacto jurisdiccional y tampoco es acreedora de deferencia alguna.

36. ROBO DE NOMBRE DE DOMINIO REVERTIDO (“reverse domainnamehijacking”):

37. El registrante de un nombre de dominio puede presentar una sentencia declaratoria, bajo el ACPA, donde le solicite al Tribunal que declare que el uso de su nombre de dominio es uno legal y válido.Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 13

38. La Ley de Ciberocupaciónpara la Protección del Consumidor Continuación de Barcelona.com: DERECHO APLICABLE: En toda decisión bajo el Lanham Act y, por consiguiente, el ACPA, se regirá por el derecho federal y no por el derecho extranjero. Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 14

40. Usa un registrar con servicios de privacidad para la información de contacto.

41. Una compañía le ofrece servicios de “parking”.

42. BME.com ahora redirige a BMEZINE.com. (BodyModificationEzine)

43. Se transfirió a BME en OMPI caso D2008-0882.

44. Ricks radico demanda para apelar el resultado. Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 15

46. El servicio de privacidad de dominios (whois) puede ser hallado responsable por ciberocupacion.

47. Para probar ciberocupacion a la inversa, se debe demostrar que el uso del dominio no era ilegal bajo ACPA.

48. El dueño del dominio es al menos parcialmente responsable del contenido en sus dominios parqueados pues puede ejercer algún control sobre este. Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 16

50. HaniKotifani formo Subway.SY LLC (Subway.SY) el 29 de agosto de 2008 y aunque alego no hace negocios en los Estados Unidos Subway.SY estaba incorporada en Minnesota. Registro Subway.SY ‘EatHealthy’ en 2009 y Subway.SY el 2010.

51. Subway demando por violación de marca, competencia desleal, dilución de marca y violación del ACPA., además solicito la cancelación del registro de las marcas estatales.Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 17

52. Doctor's Assocs. v. Subway.SY LLC,(D. Minn. July 30, 2010) Interdicto permanente ordenando al dueño del dominio a cesar y desistir de utilizar las marcas de Subway. $25,000 – por violación bajo el Lanham Act por el uso ilegal de las marcas de Subway$25,000 – por violación al ACPA por el uso del dominio www.Subway-SY.com $20,006.25 – honorarios de abogado. Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 18

54. dejar de usar las marcas SUBWAY, SUBWAY EAT HEALTHY, SUBWAY EAT FRESH, SUBWAY.SY, SUBWAY.SY EAT HEALTHY, o cualquier otra marca confusamente similar.

55. no registrar los nombres o marcas SUBWAY, SUBWAY.SY, o SUBWAY.SY EAT HEALTHY con cualquier estado u autoridad.

56. no registrar dominio alguno que incorpore las marcas de SUBWAY.

57. No cometer actos que puedan causar que el publico crea que el demandado o sus productos están asociados, licenciados, relacionados, endosados o afiliados con SUBWAY, incluyendo, sin limitarse a identificar públicamente las marcas de SUBWAY.Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 19

58. Discusión ¿Preguntas? Lcdo. Eugenio J. Torres Oyola Ferraiuoli Torres Marchand & Rovira, P.S.C. 20