Análisis del fallo de la TJE sobre el uso por parte de Google de marcas de terceros como keywords en su servicio pago de Adwords. El futuro de las marcas en la Web 2.0.

1. El uso de marcas en Internet
El caso Google
(en Europa)
Maximiliano Marzetti
PhD Candidate
European Doctorate in Law and Economics
Università di Bologna & Erasmus Rotterdam Universiteit
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2. ¿Cómo funciona Google Adwords?
Google permite elegir como
palabra clave (keyword) la marca de un
tercero. ¿Infracción marcaria?
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3. ¿Cómo funciona un motor de
búsqueda? Enlaces
Patrocinados
(Adwords)
Resultados
Naturales
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4. Francia
Casos:
1. Louis Vuitton Malletier (C-236/08)
2. Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08)
3. Centre national de recherche en relations
humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet,
Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08)
contra Google France y
Google, Inc.
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5. Petición de decisión prejudicial
• Cour de Cassation (Paris)
• Interpretaciones disímiles de tribunales
europeos nacionales sobre si el uso de marcas
como keywords en el servicio Adwords de
Google constituye infracción marcaria
(Reino Unido: NO; Francia: SÍ; Alemania,
Austria y Países Bajos: indecisos)
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6. Legislación
• Directiva 89/104/CEE del Consejo
Marcas Nacionales - Armonización
• Reglamento (CE) 40/94 del Consejo
Marca Comunitaria
• Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo
Aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la
información/Directiva de Comercio Electrónico
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7. Elementos para que exista infracción
marcaria (cumulativos)
1. Uso sin autorización del titular
2. Uso en el tráfico comercial
3. Uso para productos o servicios
idénticos
4. Riesgo de confusión (incluye el de
asociación)
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8. Opinión del Abogado General
Poiares Maduro
1. El uso de keywords iguales o similares marcas de
terceros por parte de anunciantes no infringe el
derecho marcario europeo  no hay riesgo de
confusión (el internauta no es tonto, rechazo a la
teoría del initial interest confusion)
2. Tampoco hay infracción de parte del proveedor de
servicios de referenciación (no hay «uso» en sentido
marcario)
3. Sin embargo, el proveedor de servicios de
referenciación no se haya alcanzado por la exención
de responsabilidad (hosting) de la Directiva de
Comercio Electrónico
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9. Opinión del Abogado General
Poiares Maduro
• El acceso de los usuarios de Internet a
información relativa a una marca no debe
limitarse al titular de la marca ni ser limitado por
éste
• Riesgo de slippery slope: hoy contra enlaces
patrocinados, mañana contra resultados
naturales, etc. (chilling effect)
• Rechazo de la aplicación de la teoría del
contributory infringement (US) de Google por
sitios que ofrezcan o vendan falsificaciones
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10. Sentencia del Tribunal de Justicia
(Gran Sala) de 23 de marzo de
2010 (petición de decisión
prejudicial planteada por la Cour
de cassation — Francia)
(Asuntos C-236/08 a 238/08)
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11. 1) [Omissis] el titular de una marca está facultado
para prohibir a un anunciante que, a partir de una
palabra clave idéntica a la marca, que haya
seleccionado sin consentimiento del titular en el
marco de un servicio de referenciación en Internet,
haga publicidad de productos o servicios idénticos a
aquellos para los que se ha registrado la marca,
cuando dicha publicidad no permite o apenas
permite al internauta medio determinar si los
productos o servicios incluidos en el anuncio
proceden del titular de la marca o de una empresa
económicamente vinculada a éste o si, por el
contrario, proceden de un tercero.
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12. 2) El prestador de un servicio de
referenciación en Internet que
almacena como palabra clave un signo
idéntico a una marca y organiza la
presentación en pantalla de anuncios
a partir de tal signo no hace uso de
dicho signo en el sentido [establecido
por la legislación marcaria]
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13. 3) El artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo debe
interpretarse en el sentido de que la norma se aplica
al prestador de un servicio de referenciación en
Internet cuando no desempeñe un papel activo que
pueda darle conocimiento o control de los datos
almacenados. Si no desempeña un papel de este
tipo, no puede considerarse responsable al
prestador de los datos almacenados a petición del
anunciante, a menos que, tras llegar a su
conocimiento la ilicitud de estos datos o de las
actividades del anunciante, no actúe con prontitud
para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos
sea imposible. 13

14. Análisis del fallo
• El titular de la marca podrá impedir
el uso de la misma como keyword
por parte de competidores
• Establece un safe harbour para
Google en Europa para su servicio de
Adwords (vía analógica, proveedor
de hosting)
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15. Dudas I
• ¿Qué pasa si el internauta usa una
marca sólo para buscar información
comercial sobre sus competidores?
• ¿Es Google mejor que los tratados
internacionales para liberalizar el
comercio internacional?
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16. ¿Google Adwords como liberalizador
del comercio internacional?
Para Emprendedores:
• Disminuye las barreras de entrada a mercados y
regiones donde los costos de la publicidad
tradicional son prohibitivos.
• No sufre presiones proteccionistas a la que están
sometidos los países (rent seeking).
Para Consumidores:
• Mayor competencia significa mayores
posibilidades de elección, productos de mayor
calidad a menores costos.
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17. Dudas II
• Permanece irresuelto el tema de la regulación de
la WWW: los DPI son nacionales y el alcance de
Google/Internet no reconocen fronteras.
• Riesgo de fragmentación regulatoria. Google
Adwords no infringe el derecho de marcas en
Europa. ¿Y en EE.UU.? ¿Y en el esto del mundo?
¿Forum Shopping?
• Además, la regulación asimétrica pueden crear
ventajas y desventajas competitivas para las
empresas según donde estén situadas/reguladas
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18. ¿Regular Internet?
¿Cómo regulamos Internet?
¿Regulamos Internet?
¿Autoregulación? ¿Soft Law?
¿Tratado multilateral en materia marcas en
Internet/indemnidad de los proveedores de
servicios de referenciación pagos?
¿OMPI u OMC? ¿Otro foro?
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19. Repensando el análisis económico del
derecho de marcas
• ¿Cuál es el fundamento para el otorgamiento
de un derecho de exclusiva sobre un signo
distintivo?
• ¿Es el derecho a la marca igual al derecho de
propiedad clásico?
• ¿Se puede adaptar el análisis canónico de
Landes y Posner (1987 y 2003) y Economides
(1998) a la economía de la Web 2.0?
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20. Gracias por su atención
Se agradecen críticas constructivas,
destructivas, comentarios y
sugerencias:
maximiliano.marzetti@edle-phd.eu
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