En esta publicación se trata de actualizar de forma concisa la evolución jurisprudencial que surge de determinados aspectos comunes al M&A y al Private Equity. Analizamos dos recientes Sentencias del Tribunal Supremo de 2012 y una del Tribunal de Justicia de las Unión Europea de 2013. Consulte a los profesionales de ILP Abogados, le ayudarán a resolver sus problemas en cualquier ámbito del derecho, con eficacia y dedicación en cada proyecto.

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Marcas. Inmunidad registral. Quien usa su derecho a nadie lesiona
A lo largo de este volumen ya hemos explicado en diferentes ocasiones que el Derecho,
lejos de ser cartesiano e inmutable, evoluciona con el transcurso del tiempo. Y lo hace a
la luz de las nuevas resoluciones judiciales.
Este es el verdadero valor de esta publicación: tratar de actualizar de forma concisa la
evolución jurisprudencial que surge de determinados aspectos comunes al M&A y al
Private Equity.
En esta ficha, analizamos dos recientes Sentencias del Tribunal Supremo de 2012 y una
del Tribunal de Justicia de las Unión Europea de 2013. Ésta, además, surge por impulso
de un brillante jurista que es referente de todo profesional del Derecho de España – por
ser Juez de lo Mercantil en Alicante – y Europa – por ser además titular del Juzgado
número 1 de Marca Comunitaria.
La Inmunidad Registral es una tesis jurisprudencial en materia de Derecho Marcario
basada en la aplicación del viejo principio “quisuo iure utiturneminemledit” (“quien usa
su derecho a nadie lesiona”).
Y es que, de acuerdo con la mencionada doctrina, en los casos en los que dos partes
tenían registradas sus respectivas marcas, la que ostentaba el derecho anterior debía
instar la nulidad de la que había registrado la marca en segundo lugar, previa o
coetáneamente a instar la declaración de infracción de su derecho, y solamente
obtendría una indemnización si dicha acción de nulidad prosperaba declarándose,
además, que el segundo registro fue obtenido concurriendo mala fe del solicitante.
De este modo y a sensu contrario, la existencia de un registro de marca a nombre del
autor de una conducta infractora de un derecho de marca previo, exoneraba de la
responsabilidad de la infracción en tanto en cuanto no se anulara dicho registro
posterior.
Incluso se llegó a indicar que “no se puede acusar de mala fe a una empresa que se
limita a usar en el mercado marcas que el Registro de la Propiedad Industrial,
razonada y motivadamente, ha acordado inscribir a su nombre”.
Esto abría la veda a compañías que conseguían registrar sus signos distintivos aún a
pesar de ser semejantes a otros preexistentes con, como su nombre indica “inmunidad”.
Pero esta tesis, que chocaba frontalmente con la postura comunitaria a este respecto, ha
experimentado un cambio desde la sentencia del TS de 4 de abril de 2012,en la que se
abre una nueva vía interpretativa de la mencionada doctrina de la “Inmunidad Registral”
al condena al titular de la marca posterior, una vez anulada, a cesar en su uso ya
indemnizar por daños y perjuicios al titular de la marca anterior, sin necesidad de
apreciar mala fe en el registro de la misma.

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El Tribunal Supremo considera que una vez anulada la marca del presunto infractor,
ésta nunca existió y que por tanto, no hubo un derecho de uso de sobre tal marca ni
ningún tipo de cobertura.
Señala la referida sentencia que “es cierto que el artículo 54, apartado 2, de la Ley exige
una actuación de mala fe del titular de la marca anulada, pero no para sustituir en todos
los casos de anulación las reglas generales del artículo 42, sino para regular las
consecuencias de una anulación de efectos retroactivos limitados, a que expresamente se
refiere.”
En este mismo sentido, se pronuncia el TS, Sala 1ª, en su Sentencia de 29 junio 2012
(RJ 2012, 9322), cuando precisa que, “en aplicación de la vigente Ley de Marcas, y
conforme a la última interpretación de la doctrina jurisprudencial al respecto, deben ser
aplicadas las reglas generales que obligan al infractor a indemnizar los daños y
perjuicios causados, en los casos de anulación de un registro de marca en que se declare
la infracción de otra prioritaria”.
A tenor de esta modificación jurisprudencial, debemos también tener en cuenta la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, Sala 1ª, de 21 de febrero de 2013 (TJCE
2013, 52), en el asunto C-561/11, que, al pronunciarse sobre una cuestión prejudicial
elevada por el Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y su Magistrado D. Rafael
Fuente Devesa y el Juzgado n° 1 de Marca Comunitaria, considera que la normativa
comunitaria no establece diferenciación en función de si el tercero es o no titular de una
marca comunitaria.
Reconoce así, por tanto, al titular de una marca comunitaria, un derecho exclusivo que
lo habilita para prohibir a “cualquier tercero”, el uso sin su consentimiento, en el tráfico
económico, de signos que puedan resultar lesivos para su marca, independientemente de
si ese tercero también tiene una marca comunitaria registrada o no.
Lo que nos lleva a concluir que:
(i) El titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI
(Oficina de Armonización del Mercado Interior) la nulidad de una marca comunitaria
posterior, como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de
la marca ante un tribunal de marcas comunitarias.
(ii) El derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier
tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca, se
extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una
declaración previa de nulidad de esta última marca.
Ante esto, existe únicamente una excepción para el supuesto en que el titular de la
marca comunitaria prioritaria haya tolerado el uso de la marca comunitaria posterior
durante más de 5 años consecutivos, caso en el que, salvo que concurra mala fe del
titular de la segunda marca comunitaria, ya no podrá oponerse a su utilización ni
solicitar su nulidad.