3. 3
El valor de lo intangible
Fuente: Stig Jorgensen (Medicon Valley)
4. 4
¿Dónde está el negocio?
La INVENCIÓN es un requisito indispensable, pero no el único para llegar a
buen puerto una iniciativa empresarial
La ESENCIA del negocio es la protección frente a la imitación de la
“información” asociada a una inversión económica (patentes y know-how)
5. 5
¿Qué proteger?
Una empresa quiere vender este
bolígrafo y quiere proteger lo
máximo posible
El estado de la técnica más próximo es la pluma y el
lapicero
6. 6
Definición de la invención
• Estado técnica
• A (10%)
• B (30%)
• C (5%)
• D (5%)
• E (10%)
• F (25%)
• G (14%)
• H (1%)
• Invención
• A (15%)
• B’ (25%)
• C (5%)
• D (5%)
• E (10%)
• F (25%)
• G’ (14%)
• Z (3%)
Soluciones preservadoras de órganos ¿Qué proteger?
7. 7
Sector Biotecnología
• Las patentes son cruciales para este sector
• El sector farmacéutico clásico sería el modelo más cercano
• La falta de recursos (comparado con farmacia) sería la principal limitación
• Y el modelo de negocio puede ser muy diferente (subvenciones, transferencia…)
• Se debe patentar y extender la protección a bastantes países (generalmente menos
que en farmacia por la falta de recursos)
8. 8
¿Cómo patentar? Una estrategia habitual
Después de una solicitud inicial, presentar una PCT (Patent Cooperation Treatry)
para "ganar tiempo“ y más información
Loop PCT = “Para Comprar Tiempo”
9. 9
Cuánto cuesta patentar (EP prioritaria + PCT)
Primera solicitud EP
Fecha prioridad
0
Argentina…
Solicitud PCT
(o EP, US…)
12
Solicitudes p. ej.
EP, US, JP
30/31
Informe patentabilidad,
redacción patente, etc. :
3000-6000
Tasas PCT aprox.: 2750
Opc. otros países aprox 3000/país
Trámite PCT: 1080
Publicación
18
Trámite EP: 1080
Tasas aprox.: 1150
Opc. US prov. Aprox. 1500
Opc. FOO a partir de 2000 si
simultáneo inf. patentabilidad
EESR
6
Gastos dependiendo
de los países. Son
los más importantes.
Posteriormente tasas
de mantenimiento
Precios aproximados de acuerdo con
las tarifas de ZBM Patents
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Elección de los países
• Tamaño e importancia de sus mercados
– Naturaleza de la invención patentada
¿Quema el sol de Noruega?
• Países de implementación de los competidores (o compradores)
• Nivel de protección y posibilidad de hacer valer los derechos de la patente
– En latinoamérica no se permiten las patente de uso y algunos países tampoco
las patentes de microorganismos per se
• Precio de la solicitud
– Tasas / Gastos de traducción / Vía de solicitud de la patente
• Modelo de negocio
• Presupuesto disponible (valorar SIEMPRE los gastos en los años próximos)
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Patente europea (40 pág. + 5 pág. dibujos)
45473336476989964Total
15228115493679TR Turkey
1273086704060SM San Marino
1180685893217SK Slovakia
1224111324917SI Slovenia
1019490211173SE Sweden
1230595382767RS Serbia
1244695602886RO Romania
14502106953807PT Portugal
873456293105PL Poland
17009102506759NO Norway
TotalMaintenance** (5-20 years)Validation*Country
EP VALIDATIONS
Se trata de una estimación, es imposible dar un
presupuesto exacto para la consecución y
mantenimiento de una patente Con estos costes ¿tiene sentido
ahorrar en los gastos iniciales?
15. 15
A quién encargar la protección y los análisis de
libertad de operación (infracción)
• Formación en el campo de la técnica
• Formación en patentes (Agente de Patentes Europeas, US Patent Attorneys…)
– Conocimiento del sistema español, europeo, y también US, CN…
• Inteligencia e imaginación
• Capacidad de búsqueda del estado de la técnica
• Posibilidad de trabajar en inglés y castellano
• Trato diferenciado de cada caso
• Precios adecuados
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Valoración de un presupuesto
• Las facturas relacionadas con la tramitación de patentes suelen tener varios
conceptos:
– Trabajo técnico (el más importante)
– Tasas (inevitables)
– Honorarios (deberían ser lo más claros posibles)
– Traducciones (deben ser buenas)
• Entrada en fase nacional o regional
• Validaciones de patente europea
En www.zbm-patents.eu se pueden bajar un listado de costes de honorarios y
tasas oficiales
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Qué debe evitarse
• Ahorrar en el trabajo técnico que determina la protección posterior que se obtendrá
en los diferentes países
• Comparar únicamente los honorarios correspondientes a la presentación de la
solicitud
• Recibir por sorpresa facturas por muchos conceptos no contemplados en la solicitud
de patente u otros gastos
• Entrar en países porque los gastos iniciales son asumibles para abandonar las
solicitudes, o patentes concedidas, al poco tiempo
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Due Diligence
• Estudio pormenorizado que permite valorar, entre otras cosas, las carteras de
patentes de una empresa
• Se realiza de forma habitual antes de la compra o licencia de patentes, o la
adquisición o entrada en el capital de una empresa
• Durante su desarrollo se localizan las debilidades de las patentes y de la empresa
en su gestión
¡Desde el momento de su creación una empresa biotecnológica debe pensar en
“aprobar” este examen
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Due Diligence Check list - I
• Determine the appropriate scope of the intellectual property (IP) due diligence.
• Identify the company’s IP assets that are most significant from a valuation
perspective.
– Patents
– Trade secrets
– Know-how
– Trademarks
– Copyrights
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Due Diligence Check list - II
• Verify ownership of IP assets
– Review assignments and other agreements affecting ownership. Determine if
there are liens, security interests or other encumbrances on the IP assets.
– Ensure annuity, maintenance and licensing fees have been paid.
• Review file histories and other relevant documentation to determine the scope,
territoriality, validity and enforceability of the company’s IP assets.
– To what extent can the IP assets be leveraged to create business opportunities
for the company?
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Due Diligence Check list - III
• Determine if any of the company’s IP assets are involved in an opposition,
reexamination, interference, litigation or like proceeding and review
accordingly.
• Review ALL agreements dealing with the company’s IP assets, such as:
– License agreements
– Research agreements
– Employment agreements
– Consultant agreements
– Technology transfer agreements
– Joint venture/joint development agreements
– Confidentiality agreements
– Material transfer agreements
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Due Diligence Check list - IV
• Review record keeping practices
• Identify 3rd party patents/patent applications that could threaten the
company’s ability to commercialize its products and/or services.
– Review opinion letters and other documents in the company’s possession that
identify such patents/patent applications.
– Identify pending or threatened infringement litigation.
– Conduct patent searches.
– Assess the risk
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Política de patentes en la empresa
• Ha de basarse en:
– una buena información (interna y externa) como base para todo
– una razonada toma de decisiones sobre qué, cómo, cuándo, dónde y para
qué... patentar, y sobre qué guardar como know how
– una prudente actitud de prevención y defensa frente a las patentes de los
demás
– una buena estrategia de licencias y acuerdos
– si hay capacidad, una actitud activa contra la infracción de la propia cartera
de patentes
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¡Muchas instituciones, empresas e
inventores no rentabilizan sus
inversiones en patentes!
¡Muchas instituciones, empresas e
inventores no rentabilizan sus
invenciones por una mala o ausente
política de patentes!
Las patentes sirven para ganar dinero pero… no
sólo se tienen que
tener patentes sino buenas
patentes
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Muchas gracias por la atención
Bernabé Zea
ZBM Patents
Tel. 93 403 4526
bzea@zbm-patents.eu