1. LA VALORACIÓN
ECONÓMICO/FINANCIERA
DE PATENTES
¿POR QUÉ Y CUÁNDO
PATENTAR?
Noviembre 2012
Esther Arias Pérez-Ilzarbe
Oficina Española de Patentes y Marcas

2. Qué queremos t a s t
que e os transmitir:
•qué es la propiedad industrial (¡y qué no es!)
•cúal es su valor legal (monopolio y medidas
g ( p
contra el que infringe el derecho)
•el valor económico ( i t
l l ó i (sistemas de valoración,
d l ió
licencias, patent box)

3. Propiedad
p Propiedad
Intelectual Industrial
derechos de autor obra
literaria obra artística obra
científica obra
didáctica copyright obra
py g
intelectual canciones libros
reproducciones obras
dramáticas obras
cinematográficas obras
audiovisuales dibujos
pinturas libros folletos
coreografías grabaciones
sonoras obras musicales
esculturas grabados
El derecho nace cuando
Es un derecho que nace
q se hace el registro
desde el momento en (solicitud) y es efectivo
que se crea la obra cuando se concede

4. Ejemplos de propiedad
industrial
Patente de CSIC
ES2177465
licenciada a Diseño comunitario
ACTAFARMA de Mattel 0186693952
(variantes 1-11) Marca nacional M2994612
Marca comunitaria 9510736
de David Castro

5. ¿Y el secreto
empresarial?
Toda información confidencial que
confiera a una empresa una ventaja
competitiva.
Es difícil de
Incluye:
proteger y es difícil
•secretos industriales o de
demostrar que se
fabricación: fórmulas, prototipos, ha hecho todo lo
compilaciones, programas, posible para
procesos, técnicas… mantenerlo en
secreto
•secretos comerciales:
información financiera, listas de
i f ió fi i li t d
clientes, proveedores…

6. Cómo se viola el secreto
•Divulgación o explotación, sin autorización de su
g p ,
titular, de secretos empresariales a los que se ha
accedido legítimamente pero con obligación de
guardar reserva.
d
•Divulgación o explotación sin autorización de su
explotación,
titular, de secretos a los que se ha accedido
ilegítimamente por medio de espionaje o
g p p j
procedimiento similar o por medio de inducción a la
infracción contractual.
Estos actos se consideran actos de competencia desleal:
comportamientos objetivamente contrarios a las
exigencias de la buena fe.

7. Acciones contra la violación del
secreto
•Penales: los artículos 278,279 y 280 del Código Penal
tipifican el espionaje i d t i l ( b d i f
ti ifi l i j industrial (robo de información) y l
ió ) la
revelación de secretos empresariales trascendentes para la
competencia por quien tuviera obligación legal o
contractual de guardar reserva (los trabajadores o aquellos
con los que se tuviera acuerdos de confidencialidad).
•Competencia d l l E el artículo 13 se regula
C t i desleal: En l tí l l
expresamente la violación de secretos.

8. ¿Qué es una
Q
patente/modelo de utilidad?
¡VOLUNTARIO!
CONTRATO
CO O
¡NACIONAL!
ADMINISTRACION SOLICITANTE
Concede un MONOPOLIO de
explotación en EXCLUSIVA
l t ió EXCLUSIVA DIVULGA su
DIVULGA su
CREACION

9. Este derecho se concede…
A quien primero registra (titular) y el
inventor tiene un derecho moral a
i i d h l
figurar.
Por 20 años IMPRORROGABLES (10 en el
caso de modelos de utilidad).
)
Con un coste de 600-1200€ para p
p patentes y
150€ modelos utilidad (son sólo las tasas de la
OEPM).
Y se mantiene si el titular explota la
invención, paga las tasas de mantenimiento
y no hay demandas por parte de un 3º.

10. Este derecho se concede…
Si la invención no esta dentro de
las prohibiciones de la ley
Se
S cumplen l
l los requisitos de
i it d
patentabilidad: novedad, altura
inventiva, aplicación industrial…
Y se completa el procedimiento de
concesión (nacional, europeo,
sistema PCT)

11. ¿Qué se puede proteger con
una patente?
o Nuevos productos
o Nuevos usos de productos conocidos
o Aparatos, herramientas y dispositivos
para obtener o fabricar un producto
o Métodos, procesos y procedimientos de
obtención o fabricación
o P d t o compuestos químico-
Productos t í i
farmaceúticos y biotecnológicos

12. Exclusiones
No se consideran INVENCIONES EN EL SENTIDO
ESTABLECIDO POR EL ART. 4.1
g descubrimientos
g obras artísticas
g reglas de juegos
g programas de ordenador
g formas de presentar la información
Y tampoco son patentables (por que lo prohibe
expresamente la ley)
Métodos tratamiento quirúrgico o terapéutico
Razas animales o vegetales
Invenciones contrarias al orden público
(por ejemplo los procedimientos de
clonación de seres humanos o las
utilizaciones de embriones humanos con
fines industriales o comerciales).

13. Requisitos de
patentabilidad
bilid d
APLICACIÓN
INDUSTRIAL
NOVEDAD MUNDIAL
NOVEDAD MUNDIAL ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
no forma parte del Estado INVENCION INVENTIVA
de la Técnica anterior TECNICA no resulta obvia al
experto en la materia
SUFICIENCIA
DESCRIPCION

14. Donde patentar
•¿Dónde hay probabilidades de comercializar el
¿Dónde
producto patentado?
competidores
s •¿Cuáles son l
ál los principales mercados para
i i l d
productos similares?
dos y
Mercad
•¿Dónde se fabricará el producto?
•¿Dónde están los principales competidores?
¿Dónde
•¿Cuáles son los costes de patentar en cada
Costes
uno de los mercados dónde va destinado el
producto? y ¿cuál es mi presupuesto?
gios
•¿Qué dificultades tendrá hacer valer los
derechos d patente en un país determinado?
d h de t t í d t i d ?
Litig
Representante, idioma…

15. Donde patentar
p
•No debe olvidarse que las patentes
son territoriales
•Para proteger en varios países:
-Ir país por país (procedimientos de
concesión individuales aunque con reglas
comunes) )
-Utilizar sistemas supranacionales (patente
europea y solicitudes PCT)
•Puedo utilizar el concepto de PRIORIDAD: hay 12
meses desde que hago una solicitud en un país para
registrar patentes sobre la misma invención en
otros países
t í

16. Cómo se registra en España
Vía nacional:
í llega a la concesión IDIOMA: ESPAÑOL
1º Examen formal DERECHO: El mismo en los dos
procedimientos (general/con examen)
2º Informe técnico (IET)
VALOR PARA NEGOCIAR: Mayor en la vía
3º Publicación de la solicitud con examen
4º Concesión, 2 opciones a elegir voluntariamente: COSTE:
Procedimiento general (concesión directa) 600€ (sin examen, sólo IET)
Con examen voluntario (pueden no conceder 1200€ (IET más examen)
la patente)
Vía Europea: llega a la CONCESION IDIOMA PROCEDIMIENTO: INGLES,
1º Examen formal FRANCES, ALEMAN
IDIOMA EFECTO EN ESPAÑA: ESPAÑOL
2
2º Informe técnico (IET)
DERECHO: El mismo que una patente
3º Publicación de la solicitud nacional (aunque la concesion es de
4º Concesión con examen EPO)
5º Oposiciones de terceros VALOR PARA NEGOCIAR: Mayor
6º La patente se transforma en patente COSTE:
nacional si se presenta una traducción al 30.000€
30 000€ (10 años, 8 paises y
ñ i
español honorarios de intermediarios)
Vía PCT: sólo solicitud IDIOMA PROCEDIMIENTO: 6 idiomas
entre ellos el ESPAÑOL
1º Examen formal, Informe técnico (IET), IDIOMA EFECTO EN ESPAÑA: ESPAÑOL
Publicación de la solicitud y Examen DERECHO: El mismo que una patente
realizado por oficinas ISA/IPEA) nacional (la concede la OEPM)
2º La documentación se pasa a las oficinas VALOR PARA NEGOCIAR: Depende
nacionales COSTE: Más económico que ir pais a pais
3º La patente se concede en cada país 42.000€ (patente europea, EEUU, Japón)

17. Y la OEPM ofrece un programa de
subvenciones a las solicitudes de
patentes y m.utilidad
•Extensión en el extranjero de
una solicitud de patente o
modelo de utilidad (80-90% de
80-90%
los i
l importes fij d )
t fijados)
•Actividades realizadas dentro
del procedimiento internacional
PCT (80-90% de los importes
80-90%
fijados)
•S li it d
Solicitudes de
d patentes
t t y
modelos de utilidad españoles,
comprendiendo los trámites de
solicitud y/o informe de
búsqueda (IET) (90% de los
(IET) 90%
importes fijados)
Son ayudas que se conceden después de
realizar la solicitud , no para hacerla.

18. Qué valor tiene una patente
Valor legal:
V l l l
Barrera frente a los
competidores
tid
Valor económico:
V l ó i
Bien intangible
Valor informativo:
Información sobre
una tecnología

19. Y estos valores se “entrecruzan”
Yahoo ha demandado
a FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK le ha
FACEBOOK l h
comprado 750
patentes a IBM para
t t IBM
blindarse

20. Y cada vez se escribe más sobre ellas
Un diagrama sencillito de cómo va
Un diagrama “sencillito” de cómo va
una de estas guerras…

21. Valor legal:
Derecho de exclusividad en el trafico económico
Confiere a su titular el derecho a impedir a
cualquier tercero que no cuente con su
consentimiento:
•La fabricación,
•el ofrecimiento,
•la introducción en el comercio
•la utilización de un producto objeto de la
patente
•la utilizacion una denominación
•la importación o posesión del mismo para
ó ó
alguno de los fines mencionados.

22. Valor legal:
g
el titular es el responsable de hacer
valer sus derechos (debe vigilar)
debe decidir si toma medidas
medidas,
cuáles
y cuándo

23. Herramientas Legales
g
Acciones civiles: Acciones penales:
•Cesación actos de •Privación de libertad
violación incluye la (hasta 4 años)
retirada de objetos del
mercado. •Pena-multa
•Indemnización por •Inhabilitación
daños y perjuicios profesional (de 2 a 5
años)
•Embargo de objetos
g j
producidos o •Cierre temporal o
importados y los definitivo de industria o
medios usados establecimiento (hasta 5
(
años)
•Atribución en
p p
propiedad de objetos y
j
medios embargados

24. Herramientas Legales
Medidas cautelares:
• El demandante, que considera que se violan sus
derechos,
derechos debe hacer frente a la caución que fije
el juez por los daños y perjucios que puedan
ocasionarse al demandado
•Consisten en:
• Cesación de los actos que violan el derecho
del peticionario
• Retención o deposito de los objetos
• Afi
Afianzamiento d la eventual
i de l l
indemnización de daños y perjuicios
• Anotaciones registrales que procedan
g q p

25. Pero los demandados tambien tiene la posibilidad
de actuar: RECONVENCION
LITIGIOS POR INFRACCIÓN DE PATENTES
Demanda de infracción
Titular Petición de medidas
De la cautelares Presunto
patente Infractor
Solicitud de caución
frente a d ñ
f t daños
Reconvención de nulidad
R ió d lid d
Apple (Titular) Samsung (Titular)
demanda a Samsung demanda a Apple
(presunto infractor) (presunto infractor)
por violación de por violación de
patentes patentes
Samsung inicia un Apple inicia un juicio de
juicio de reconvención reconvención

26. Valor económico
Los Derechos de Propiedad Industrial se
Los Derechos de Propiedad Industrial se
pueden transmitir por las formas admitidas
pueden transmitir por las formas admitidas
en derecho
• Cesión: compra‐venta, donación,
herencia...
• Licencia.
• Usufructo
Usufructo.
• Hipoteca mobiliaria.
Hipoteca mobiliaria.

27. ¿Y cómo valorar?
En la actualidad el valor de los ACTIVOS
En la actualidad el valor de los ACTIVOS
INTANGIBLES puede suponer el 80‐90% del
INTANGIBLES puede suponer el 80‐
valor de una organización
valor de una organización

28. ¿Y cómo valorar?
Los criterios de valoración varían según cual sea el fin que busquemos:
p ( )
•Incluir el activo en el balance de una empresa (valor contable)
•Transferencia del activo
•Concurso de acreedores
•Conseguir financiación utilizando el activo
Conseguir financiación utilizando el activo
•Cuantificar los daños por violación de derechos de Propiedad
Industrial

29. Ejemplo
inscripción
hipoteca
mobiliaria

30. La cantidad a pagar no esta todavía delimitada,
delimitada
pero puede superar los 1.5 millones de euros

31. Y esta valoración cambia con el tiempo …
MARCA GALERIAS PRECIADOS
Pertenece al FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), se ha
subastado en varias ocasiones pero no hay comprador!
comprador!
Año 1997 Año 2011

32. ¿Y cómo valorar?
un ejemplo de valoración contable
j l d l ió t bl
GUÍA DE VALORACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE PROYECTOS BIOTECNOLÓGICOS (2010-Bioemprende)
http://www.bioemprende.eu/files/Guia_ValoracionEconomica_ProyectosBIO.pdf
http://www bioemprende eu/files/Guia ValoracionEconomica ProyectosBIO pdf

33. ¿Y cómo valorar?
un ejemplo de transacción
j l d t ió
Ejemplo de una empresa minera que vende su derechos de patentes. Cálculo
basado en los flujos de caja (derivados de las regalías obtenidas si el activo fuera
licenciado a un tercero)
o Se hace una proyección a futuro de las ventas anuales (teniendo en cuenta los
mercados interior y exterior, y el precio en cada mercado)
o Se calcula un 6% de regalías (valor comparable de otras transacciones similares
que existen en el mercado)
o Impuesto de sociedades 30%
o Se aplica una tasa de descuento
del 25%

34. Cómo calcular las regalías (royalties) en
una licencia de patente
•Porcentaje de ingresos
P t j d i
•Un solo pago por adelantado
Un
•Una cantidad predeterminada que se paga
periódicamente, similar a un alquiler
•Cargo b
C basado en el nº d unidades d
d l º de id d de
producción o de venta
•Para tecnologías emergentes, las regalías se
pueden basar en costes de desarrollo

35. Porcentajes medios que se aplican en el pago de
regalías (royalties) en una licencia de patente
regalías (royalties) en una licencia de patente
Regla del 25% (Rule of Thumb)
De acuerdo con esta regla de oro el licenciatario debe pagar una regalía entre el 25 y el 33.3% por ciento aproximado de
las
l ganancias b t esperadas ( t d i
i brutas d (antes de impuestos) por l venta d l producto que i
t ) la t del d t incorpora el d
l derecho d P i d d
h de Propiedad
industrial. En el cálculo de las ganancias brutas (antes de impuestos) se tienen en cuenta los gastos de producción y las
materias primas .
La regla del 5%
En la mayor parte de los sectores las regalías medias rondan el 5% de las ventas netas.
Porcentaje según sectores
j ú
Diversos estudios han tratado de determinar y cuantificar cuales son los valores de los regalías que deben aplicarse en
función del sector tecnológico donde se encuadra una organización, y para dar estos valores es preciso analizar los datos que
aportan las empresas

36. Valor economico:
PATENT BOX
•Reducción 50% base imponible generada por ingresos brutos
Reducción 50% base imponible generada por ingresos brutos
de la cesión de algunos activos intangibles creados por la
de la cesión de algunos activos intangibles creados por la
empresa.
empresa.
Patentes, Dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos; derechos
sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas
•Ahorro de la base imponible es aplicable hasta seis veces el
valor del coste del activo.
valor del coste del activo.
•Regulado por el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del
Regulado por el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades (TRLIS)
Impuesto sobre Sociedades (TRLIS)
•Aplicable a todo tipo de empresas, incluso del mismo grupo
Aplicable a todo tipo de empresas, incluso del mismo grupo
Aplicable a todo tipo de empresas incluso del mismo grupo

37. El Patent BOX y sus ventajas en la cesión intragrupo
http://www.lowendal-masai.eu/es/Espace-
informations/Espacio
informations/Espacio-
Prensa/contentInfos/012/communique/Lowendalmasaï.%
20Diciembre%202011..PDF

38. Patentar o no patentar
p
Ventajas
V t j Inconvenientes
I i t
• La exclusividad permite realizar
inversiones y obtener mayor • Revela la invención a los
rentabilidad sobre la inversión
rentabilidad sobre la inversión competidores.
efectuada.
• Derecho legal exigible y sólido.
Derecho legal exigible y sólido. • Puede resultar caro.
• Permite comercializar la • La patente únicamente es
invención (concesión de
( oponible tras su
licencias).
licencias). concesión (puede llevar
entre 4 y 5 años).
• Imagen positiva de la empresa
g p p

39. Alternativas a las patentes
Divulgación de información
• No otorga exclusividad.
(publicación)
• Se revela la invención a los
Se revela la invención a los
• Es barato. competidores.
• Se evita que otros patenten la
misma invención.
misma invención.
Secreto empresarial • No existe protección contra
ingeniería inversa o
ingeniería inversa o
• Barato (pero existe el coste de reproducción de la invención.
mantener la confidencialidad). • Es difícil exigir mantenerlo.
• No se revela la invención
No se revela la invención. • L “
Los “secretos" suelen filtrarse
t " l filt
bastante rápido.
No hacer nada
• No otorga exclusividad.
• No requiere ningún esfuerzo.
q g • A menudo los competidores
A menudo los competidores
se enteran de los detalles.

40. ¿Patente o Secreto?
PATENTE: SECRETO EMPRESARIAL:
Monopolio LEGAL Monopolio DE FACTO
Divulgación PÚBLICA Acceso RESTRINGIDO
Protección de INVENCIONES QUE CUMPLEN
Cualquier INFORMACIÓN VALIOSA
REQUISITOS
Duración LIMITADA Duración INDEFINIDA
TERRITORIAL No territorial (mundial)
Fácil de TRANSFERIR con garantías Contratos de transferencia difíciles
Costes de registro, traducciones etc.
registro traducciones, etc Costes de políticas de personal custodia docs etc
personal, docs., etc.
Permite impedir “a posteriori” la copia (una vez se
detecta la misma), aunque tiene efecto disuasorio Impide “a priori” la copia
“a priori”
No hay problema de filtración o espionaje
Si se divulga, es casi imposible recuperar el secreto
industrial, porque la patente implica la publicación
Se puede contabilizar, hipotecar... Es más difícil de valorar y contabilizar

41. Qué hay que hacer o evitar si se estudia la
posibilidad de solicitar una patente
• No efectuar publicaciones antes de la solicitud:
artículos, comunicados de prensa,
presentaciones, congresos, ferias, redes sociales
o blogs.
• No impartir cursos o presentaciones antes de
presentar la solicitud, salvo bajo un contrato de
confidencialidad.
• N vender productos que incorporen la
No d d t i l
invención antes de presentar la solicitud.
• Buscar información
• Calcular si somos capaces de asumir el coste de
mantenimiento y de defensa de los derechos
derechos.
• ¡Buscar asesoramiento profesional lo antes
posible!
• ¡Presentar la solicitud antes que los demás!

42. El principito llega al planeta habitado
p
por el hombre de negocios.
g
Éste le recibe molesto, porque odia
las interrupciones. Está muy ocupado
contando las estrellas….
"- Cuando encuentras un diamante que no es de
nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no
es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener
una idea, la haces patentar: es tuya. Y yo poseo las
estrellas, puesto que nunca nadie antes que yo
pensó en poseerlas”
El Principito.
Antoine de S i E
A i d Saint-Exupéry (1943)
é
Pero CUIDADO, las ideas no se
CUIDADO
patentan…

43. ¡Muchas
gracias!
gracias!
Esther Arias Pérez‐Ilzarbe
esther.arias@oepm.es