Presentación guía para la ponencia ofrecida por Luis Naranjo durante Bargento 4. Se ilustra el papel fundamental que juega el registro de marca como herramienta defensiva e instrumento para proteger y valorar los esfuerzos gastados en un negocio online.

1. www.protectia.euwww.protectia.eu
IP SIMPLIFIED
Simplificamos la Propiedad Industrial
La importancia del registro de marcas y dominios en el
e-commerce

2. PROTECTIAPROTECTIA
 Agencia oficial de Propiedad Industrial. En exclusiva a la defensa de marcas y patentes.
 Central en España gestionamos Europa.
 Oficina Santiago de Chile para Sudamérica.
 Red de corresponsales en todo el mundo.
 Representantes oficiales ante: OEP, OEPM, OAMI, INPI y OMPI
 Filosofía de trabajo basada en un asesoramiento profesional previo que facilite la toma
de decisiones estratégicas acertadas.

3. ÍndiceÍndice
¿Por qué es importante registrar la marca?
Marca Registrada Vs Nombre de Dominio
Registro de marca: Nociones esenciales
¿Por que es importante vigilar la marca
registrada?
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce

4. Clasificación de Niza:
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
 Si no registras tu marca, no te pertenece y no puedes:
 Prever que estas cometiendo una infracción de marca.
 Impedir el uso de tu marca a terceros. También como dominio y en
redes sociales
 Cuantificar el valor de tu marca para venderla o licenciarla.
 Todo el trabajo de marketing, reputación online y posicionamiento
en buscadores reside en la marca
¿Por que registrar la marca?
En definitiva: ¨Se fabrican productos peroEn definitiva: ¨Se fabrican productos pero lo que se venden son marcaslo que se venden son marcas¨¨

5. Clasificación de Niza:
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
El valor práctico de la marca
1 Google:158.843 m $
2 Apple: 147.880 m $
2 OBM: 107.541 m $
Amazon es el 10º
64.255 millones de $
Mayo 2014

6. REGISTRO DE MARCAS VsREGISTRO DE MARCAS Vs
NOMBRES DE DOMINIONOMBRES DE DOMINIO
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce

7. Clasificación de Niza:
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
Marca Registrada Vs Nombre de dominio
• MARCA REGISTRADA
 Derecho de PI excluyente
 Aplicación contra dominios
 Acciones civiles y penales
• NOMBRE DE DOMINIO
 No es derecho, solamente es la
ocupación de un nombre
 No excluye a terceros
 Ámbito de protección limitado
DIFERENCIAS LEGALES
Marca: Todo signo distintivo susceptible de representación que sirve para distinguir
Dominio: es una dirección nemotécnica ("traducción" a caracteres alfanuméricos de una IP)
DIFINICIÓN TÉCNICA

8. Clasificación de Niza:
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
Defensa de marca registrada
En consecuencia, en casos de infracción
puede usarse el derecho de marca
registrada como defensa
Si un tercero usa mi marca en el mercado para identificar su
empresas, sus productos o servicios para lucrarse puedo
requerirle y demandarle ante los tribunales competentes
Pero ¿Que sucede si usan mi nombre de dominio?

9. Clasificación de Niza:
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
Disputa de nombre de dominio
Se resuelven ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
Mediante la política uniforme de resolución de disputas de nombres
de dominio
Resolución:
Un comité de expertos emite un laudo (sin recurso):
Resolución Disputas Nº total de casos Porcentaje
Cancelados 351 1.61%
Transferidos 18.689 85.65%
Denegados 2.780 12.74%
Mayo 2014

10. REGISTRO DE MARCAREGISTRO DE MARCA
NOCIONES ESENCIALESNOCIONES ESENCIALES
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce

11. Clasificación de Niza:
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
 Quien primero registra tiene un mejor derecho y ¨gana¨
 El registro es temporal y renovable (generalmente cada 10 años)
 Se protege para una actividad o producto concreto. Para lo que se emplea:
La clasificación de Niza: Un acuerdo internacional por el que se utilizan 45
clases.
 De la 1 a 34 son productos y de 35 a 45 servicios.
 Puedes elegir tantas como necesites
Nociones esenciales

12.  Clase 12: Bicicletas; triciclos; cuadros de bicicletas; componentes de bicicletas; partes, piezas y
accesorios para bicicletas y triciclos; neumáticos; cámaras de bicicletas; juegos de herramientas
para la reparación de bicicletas
 Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería
 Clase 35: Venta minorista, venta online y venta mayorista de bicicletas, partes y piezas para
bicicletas, ropa, calzado y sombrerería, equipos de protección para los deportes, equipos de
ciclismo y deportes; servicios de promoción de acontecimientos y competiciones deportivas para
terceros, en concreto, promoción de equipos de ciclismo, ciclistas, carreras y eventos
Nociones esenciales: Ejemplo Clasificación de Niza
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
SantaFixie.com

13. Clasificación de Niza:
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
 La protección que otorga una marca registrada es territorial. Por cada país un
registro. Excepto para marcas comunitarias
 Internet es un espacio sin fronteras, pero se debe registrar allí donde se
puede y se comercializa. Por cada país hay un gasto
 Puede existir un registro anterior, idéntico o parecido al pretendido, que
impida registrar y utilizar la marca en un País
Nociones esenciales: Territoriedad

14.  Puede existir un registro anterior que impida el pretendido
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce
Registro de marca: Nociones esenciales
 Para evitarlo es fundamental hacer unPara evitarlo es fundamental hacer un estudio de viabilidadestudio de viabilidad.
Búsqueda de nombres de dominio registrados y marcas idénticas o parecidas
ya solicitadas o concedidas para compararlas con la marca pretendida
Bases de consulta online gratuitas:
Localizadores de marcas de las propias
oficinas como OAMI y OEPM
Específicos: TmView, Markify, etc.

15. Clasificación de Niza:
 Para estar informado de nuevas solicitudes de dominios y marcas
 Oficinas como la OEPM no deniega de oficio por motivos relativos y
 No están obligadas a comunicar nuevas solicitudes parecidas o idénticas
 Por tanto, es necesario mantener una vigilanciaes necesario mantener una vigilancia.
 Profesionales con herramientas especificas comparan las nuevas solicitudes
con los registros de sus clientes e informan puntualmente en caso de
potencial conflicto.
¿Por qué es importante vigilar una marca
registrada?
REGISTRO DE MARCAS EN e-commerceREGISTRO DE MARCAS EN e-commerce

16. FIN DE LA PRESENTACIÓNFIN DE LA PRESENTACIÓN
¿Alguna duda?¿Alguna duda?
Luís NaranjoLuís Naranjo
T + 34 91 383 35 81T + 34 91 383 35 81
lnaranjo@protectia.eulnaranjo@protectia.eu
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