1. Gestión de la
patentes,
algunos
conceptos
Abril 2012
Esther Arias Pérez-Ilzarbe
clave
Oficina Española de Patentes y Marcas
Qué queremos transmitir:
•qué es la propiedad industrial (¡y qué no es!)
•cómo se obtiene el derecho
•cúal es su valor legal (monopolio y medidas
contra el que infringe el derecho)
•el valor económico (licencias, patent box)
(licencias
• y su papel en la divulgación de conocimiento
(bases de datos y servicios de la OEPM)
1

2. El principito llega al planeta habitado
por el hombre de negocios.
Éste le recibe molesto, porque odia
las interrupciones. Está muy ocupado
contando las estrellas….
"- Cuando encuentras un diamante que no es de
nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no
es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener
una idea, la haces patentar: es tuya. Y yo poseo las
estrellas, puesto que nunca nadie antes que yo
pensó en poseerlas”
El Principito.
Antoine de Saint-Exupéry (1943)
Pero CUIDADO, las ideas no se
patentan…
Propiedad
derechos de autor obra Intelectual
literaria obra artística obra
científica obra didáctica
copyright obra intelectual
canciones libros Es un derecho que nace
reproducciones obras desde el momento en
dramáticas obras que se crea la obra
cinematográficas obras
audiovisuales dibujos
pinturas libros folletos
coreografías grabaciones
sonoras obras musicales
esculturas grabados
2

3. Propiedad
Industrial
El derecho nace
cuando se hace el
registro (solicitud) y
es efectivo cuando
se concede
¿Y el secreto
empresarial?
Toda información confidencial que
q
confiera a una empresa una ventaja
competitiva.
Es dificil de
Incluye:
proteger y es dificil
•secretos industriales o de
demostrar que se
fabricación: fórmulas, prototipos, ha hecho todo lo
compilaciones, programas, posible para
ibl
procesos, técnicas… mantenerlo en
secreto
•secretos comerciales:
información financiera, listas de
clientes, proveedores…
3

4. Ejemplos de propiedad
industrial
Patente de
P t t d CSIC
ES2177465
licenciada a Diseño comunitario
ACTAFARMA de Mattel 0186693952
(variantes 1-11) Marca nacional M2994612
Marca comunitaria 9510736
de David Castro
¿Qué es una
patente/modelo de utilidad?
¡VOLUNTARIO!
CONTRATO
¡NACIONAL!
ADMINISTRACION SOLICITANTE
Concede un MONOPOLIO de
explotación en EXCLUSIVA DIVULGA su
CREACION
4

5. Este derecho se concede…
A quien primero registra (titular) y el
inventor tiene un derecho moral a
figurar.
Por 20 años IMPRORROGABLES (10 en el
caso de modelos de utilidad).
Con un coste de 600-1200€ para patentes y
150€ modelos utilidad (son sólo las tasas de la
(
OEPM).
Y se mantiene si el titular explota la
invención, paga las tasas de mantenimiento
y no hay demandas por parte de un 3º.
Este derecho se concede…
Si la invención no esta dentro de
las prohibiciones de la ley
Se cumplen los requisitos de
patentabilidad: novedad, altura
inventiva, aplicación industrial…
Y se completa el procedimiento de
concesión (nacional, europeo,
sistema PCT)
5

6. ¿Qué se puede proteger
con una patente?
o Nuevos productos
Nuevos usos d productos conocidos
o N de d t id
o Aparatos, herramientas y dispositivos
para obtener o fabricar un producto
o Métodos, procesos y procedimientos de
obtención o fabricación
o Productos o compuestos químico-
farmaceúticos y bi t
f úti biotecnológicos
ló i
Exclusiones
No se consideran INVENCIONES EN EL SENTIDO
ESTABLECIDO POR EL ART. 4.1
g descubrimientos
g obras artísticas
g reglas de juegos
g programas de ordenador
g formas de presentar la información
Y tampoco son patentables (por que lo prohibe
expresamente la ley)
Métodos tratamiento quirúrgico o terapéutico
Razas animales o vegetales
Invenciones contrarias al orden público
(por ejemplo los procedimientos de
clonación de seres humanos o las
utilizaciones de embriones humanos con
fines industriales o comerciales).
6

7. Requisitos de
patentabilidad
APLICACIÓN
APLICACIÓN
INDUSTRIAL
NOVEDAD MUNDIAL ACTIVIDAD
no forma parte del Estado INVENCION INVENTIVA
de la Técnica anterior TECNICA no resulta obvia al
experto en la materia
SUFICIENCIA
DESCRIPCION
Requisitos
patentabilidad
NOVEDAD MUNDIAL
no forma parte del Estado
de la Técnica anterior
“Estado de la técnica”: toda información
:
accesible al público en España o en el
extranjero antes de la fecha de presentación de
la solicitud de patente
¡HAY QUE EVITAR CUALQUIER TIPO DE
DIVULGACION PREVIA A UNA SOLICITUD DE
PATENTE!
7

8. Requisitos patentabilidad
Evidente (obvio)
que no va más allá del progreso normal
de la tecnología o,
que no implica el ejercicio de ninguna
habilidad más allá de lo que se espera
de cualquier persona
ACTIVIDAD
INVENTIVA
INVENTIVA
no resulta obvia al
experto en la materia
¡AL ESCRIBIR UNA PATENTE
NO SER EXCESIVAMENTE
GENERALISTA!
Requisitos patentabilidad
su objeto puede ser
fabricado o utilizado en
APLICACIÓN cualquier clase de
INDUSTRIAL industria, incluida la
agrícola
8

9. Requisitos patentabilidad
Las patentes han de describir suficientemente *
la invención, para que un experto en la materia
,p q p
pueda ponerlas en n.
* En el caso de las patentes gicas se hace necesario el DEPOSITO
DE MATERIA BIOLOGICA
SUFICIENCIA
DESCRIPCION
Requisitos patentabilidad
INVENCION
TECNICA
EL CODIGO FUENTE NO ES REGISTRABLE COMO
PATENTE
SE PUEDEN REGISTRAR INVENCIONES
“IMPLEMENTADAS” POR ORDENADOR: DEBE
HABER UNA SOLUCION TECNICA A UN
PROBLEMA TECNICO
9

10. Donde patentar
•¿Dónde hay probabilidades de comercializar el
producto patentado?
•¿Cuáles son los principales mercados para
dores
productos similares?
Mercados y
s
competid
•¿Dónde se fabricará el producto?
•¿Dónde están los principales competidores?
•¿Cuáles son los costes de patentar en cada
stes
uno de los mercados dónde va destinado el
Cos
producto? y ¿cuál es mi presupuesto?
Litigios
•¿Qué dificultades tendrá hacer valer los
derechos de patente en un país determinado?
Representante, idioma…
Donde patentar
•No debe olvidarse que las patentes
son territoriales
•Para proteger en varios países:
-Ir país por país (procedimientos de
concesión individuales aunque con reglas
comunes)
-Utilizar sistemas supranacionales (patente
europea y solicitudes PCT)
•Puedo utilizar el concepto de PRIORIDAD: hay 12
meses desde que hago una solicitud en un país para
registrar patentes sobre la misma invención en
otros países
10

11. Cómo se registra en España
Vía nacional: llega a la concesión IDIOMA: ESPAÑOL
1º Examen formal DERECHO: El mismo en los dos
procedimientos (general/con examen)
2º Informe técnico (IET)
VALOR PARA NEGOCIAR: Mayor en la vía
3º Publicación de la solicitud con examen
4º Concesión, 2 opciones a elegir voluntariamente: COSTE:
Procedimiento general (concesión directa) 600€ (sin examen, sólo IET)
Con examen voluntario (pueden no conceder 1200€ (IET más examen)
( )
la patente)
Vía Europea: llega a la CONCESION IDIOMA PROCEDIMIENTO: INGLES,
1º Examen formal FRANCES, ALEMAN
IDIOMA EFECTO EN ESPAÑA: ESPAÑOL
2º Informe técnico (IET)
DERECHO: El mismo que una patente
3º Publicación de la solicitud
nacional (aunque la concesion es de
4º Concesión con examen EPO)
5º Oposiciones de terceros VALOR PARA NEGOCIAR: Mayor
6º La patente se transforma en patente COSTE:
nacional si se presenta una traducción al 30.000€ (10 años, 8 paises y
español
p honorarios de intermediarios))
Vía PCT: sólo solicitud IDIOMA PROCEDIMIENTO: 6 idiomas
entre ellos el ESPAÑOL
1º Examen formal, Informe técnico (IET), IDIOMA EFECTO EN ESPAÑA: ESPAÑOL
Publicación de la solicitud y Examen DERECHO: El mismo que una patente
realizado por oficinas ISA/IPEA) nacional (la concede la OEPM)
2º La documentación se pasa a las oficinas VALOR PARA NEGOCIAR: Depende
nacionales COSTE: Más económico que ir pais a pais
3º La patente se concede en cada país 42.000€ (patente europea, EEUU, Japón)
Formas de solicitar una patente en España (resumen)
PROCEDIMIENTO CONCESIÓN
VIA NACIONAL (1986/2002) GENERAL (1986) (SIEMPRE) ES
OEPM CONCESIÓN O OEPM
DENEGACIÓN
IET / BUSQUEDA INTERRUPCIÓN
OEPM ES
ES EXAMEN PREVIO (2002) ES
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)
FR INPI
VIA EUROPEA (1986) 40 PAISES (marzo 2012)
ES OEPM
EPO EPO EPO EPO
OEB OEB OEB OEB OPOSICIONES
ES BUSQUEDA EPA EXAMEN EPA CONCESION EPA
DE DPMA
EPA (EN 9 MESES)
DE
FR GB GB TPOUK
PATENTE EUROPEA
OFICINA EUROPEA DE PATENTES (EPO/OEB/EPA)
OFICINAS NACIONALES
VIA PCT (Solicitud Internacional) (1989) US US USPTO
144 PAISES (marzo 2012)
JP CONCESIONES JP JPO
CAPITULO I CAPITULO II EPO
BUSQUEDA EXAMEN EP EP OEB
RO ISA IPEA EPA
PCT EP PCT PCT
ES
AU ES
JP OEPM
ES US
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) OFICINAS NACIONALES
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12. Modelos de utilidad
Protege invenciones que, siendo nuevas e
implicando una actividad inventiva, consisten en:
•Dar a un objeto, una configuración,
estructura o constitución de la que resulte
una ventaja práctica para su uso o
fabricación
•Pueden ser instrumentos, herramientas,
aparatos, dispositivos o parte de los mismos
•No pueden ser procedimientos o sustancias
•El procedimiento de concesión es más
sencillo y rápido (no hay informe ni examen,
solo si hubiera oposiciones de un tercero)
Y la OEPM ofrece un programa de
subvenciones a las solicitudes de
patentes y m.utilidad
•Extensión en el extranjero de
una solicitud de patente o
modelo de utilidad (80-90% de
80-90%
los importes fijados)
•Actividades realizadas dentro
del procedimiento internacional
PCT (80-90% de los importes
80-90%
fijados)
•Solicitudes de patentes y
modelos de utilidad españoles
españoles,
comprendiendo los trámites de
solicitud y/o informe de
búsqueda (IET) (90% de los
(IET) 90%
importes fijados)
Son ayudas que se conceden después de
realizar la solicitud , no para hacerla.
12

13. Qué valor tiene una patente
Valor legal:
Barrera frente a los
competidores
Valor económico:
Bien intangible
Valor informativo:
Información sobre
una tecnología
Valor legal:
Derecho de exclusividad en el trafico económico
Confiere a su titular el derecho a impedir a
cualquier tercero que no cuente con su
consentimiento:
•La fabricación,
•el ofrecimiento,
•la introducción en el comercio
•la utilización de un producto objeto de la
patente
•la utilizacion una denominación
•la importación o posesión del mismo para
alguno de los fines mencionados.
13

14. Valor legal:
el titular es el responsable de hacer
valer sus derechos (debe vigilar)
debe decidir si toma medidas,
cuáles
y cuándo
Herramientas Legales
Acciones civiles: Acciones penales:
•Cesación actos de •Privación de libertad
violación incluye la (hasta 4 años)
retirada de objetos del
mercado. •Pena-multa
•Indemnización por •Inhabilitación
daños y perjuicios profesional (de 2 a 5
años)
•Embargo de objetos
p
producidos o •Cierre temporal o
Cierre
importados y los definitivo de industria o
medios usados establecimiento (hasta 5
años)
•Atribución en
propiedad de objetos y
medios embargados
14

15. Herramientas Legales
Medidas cautelares:
• El demandante, que considera que se violan sus
derechos, debe hacer frente a la caución que fije
el juez por los daños y perjucios que puedan
ocasionarse al demandado
•Consisten en:
• Cesación de los actos que violan el derecho
del peticionario
• Retención o deposito de los objetos
• Afianzamiento de la eventual
indemnización de daños y perjuicios
• Anotaciones registrales que procedan
Pero los demandados tambien tiene la posibilidad
de actuar: RECONVENCION
LITIGIOS POR INFRACCIÓN DE PATENTES
Demanda de infracción
Titular Petición de medidas
De la cautelares Presunto
patente Infractor
Solicitud de caución
frente a daños
Reconvención de nulidad
Apple (Titular) Samsung (Titular)
demanda a Samsung demanda a Apple
(presunto infractor) (presunto infractor)
por violación de por violación de
patentes patentes
Samsung inicia un Apple inicia un juicio de
juicio de reconvención reconvención
15

16. Valor económico: licencias
Los Derechos de Propiedad Industrial se
Los Derechos de Propiedad Industrial se
pueden transmitir por las formas admitidas
en derecho
en derecho
• Cesión: compra‐venta, donación,
herencia...
• Licencia.
• Usufructo.
• Hipoteca inmobiliaria.
Tipos de licencias
Licencias Licencias Licencias de pleno
contractuales obligatorias derecho
Patentes, marcas y Patentes Patentes
diseños
Acuerdo entre partes En determinados Ofrecidas a cualquier
(licenciante‐ supuestos: falta interesado por escrito
licenciatario): explotación, dependencia ante la OEPM:
voluntarias patentes, motivos interés
público* reducción tasas al 50%
no es necesaria la
no es necesaria la
explotación
Exclusivas o no No exclusivas No exclusivas
exclusivas
* ¿Podrían llegar las patentes del sector TIC a incluirse en este
grupo?
16

17. Un tipo de licencia especial: FRAND (Fair,
Reasonable and Non-discriminatory)
(Licencias que surgen cuando
hay estándares técnicos –
normas‐
normas‐ basados en patentes)
Una empresa que emite un FRAND frente a un organismo de
estandarización se compromete a conceder licencias a
terceros en condiciones justas razonables y no
discriminatorias,
discriminatorias, sobre aquellas patentes que sean
esenciales para el desarrollo de productos de acuerdo con el
estándar adoptado
¿Pero sobre qué patentes? Las patentes son
“territoriales” y los estándares pueden ser
“internacionales”
Los organismos de estandarización deben
equilibrar distintos intereses
Consumidores Titulares patentes Empresas del sector
Los organismos de estandarización obligan a las empresas que
participan en la elaboración de estándares a:
-Divulgar de buena fe los derechos de P.Industrial que puedan resultar
esenciales para una norma (patentes esenciales). Esta información la
incorporan en bases de datos especializadas por ejemplo ETSI IPR
Online Database).
-Emitir declaraciones FRAND (o asumir compromisos FRAND).
Pero un organismo de estandarización no
puede evaluar cómo es la patente desde
un punto de vista jurídico
17

18. Esta situación lleva a la creación de
POOLS de patentes: las empresas
comparten tecnologías
Pero en la actualidad las patentes
son más elementos defensivos que
creativos
Yahoo ha demandado
Yahoo ha demandado
a FACEBOOK
FACEBOOK le ha
comprado 750
patentes a IBM para
blindarse
18

19. Y cada vez se escribe más sobre ellas
Un diagrama “sencillito” de cómo va
una de estas guerras…
Valor economico:
PATENT BOX
•Reducción 50% base imponible generada por ingresos brutos
Reducción 50% base imponible generada por ingresos brutos
de la cesión de algunos activos intangibles creados por la
de la cesión de algunos activos intangibles creados por la
de la cesión de algunos activos intangibles creados por la
empresa.
empresa.
Patentes, Dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos; derechos
sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas
•Ahorro de la base imponible es aplicable hasta seis veces el
valor del coste del activo.
•Regulado por el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del
Regulado por el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades (TRLIS)
Impuesto sobre Sociedades (TRLIS)
•Aplicable a todo tipo de empresas, incluso del mismo grupo
Aplicable a todo tipo de empresas, incluso del mismo grupo
19

20. Además del valor legal y económico, las patente ofrecen
información de primer nivel y de fácil acceso: bases
de datos gratuitas y servicios de valor añadido (OEPM)
Primera página:
identifica al titular y al inventor,
información administrativa
Memoria descriptiva:
información técnica
Reivindicaciones:
información jurídica,
delimitan el objeto y
alcance del monopolio
Informe sobre el Estado de
la Té i
l Técnica:
determina la novedad y
actividad inventiva de la
invención en relación a todo
lo divulgado
Servicios de información
gratuitos de la OEPM
1.- BOLETIN OFICIAL DE
LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL
2- BASES DE DATOS
(Patentes, Marcas y
Diseños)
3.- BOLETINES DE
VIGILANCIA
TECNOLOGICA
20

21. BOLETINES VIGILANCIA
TECNOLÓGICA
patentes más relevantes publicadas 17 sectores
en cada sector tecnológico
analizado trimestrales
gratuitos
y noticias tecnológicas resultantes
del análisis de publicaciones,
congresos, anuncios y otras fuentes
en INTERNET
de interés
noticias y patentes
servicios e interfaces
avanzados móviles
e-dependencia
redes de sensores
inalámbricas
coche inteligente
BOLETIN VIGILANCIA TECNOLÓGICA
21

22. Servicios de Información
Tecnológica de pago de la OEPM
• Informes Tecnológicos de Patentes (440€ más IVA)
Informes Tecnológicos de Patentes (440€
Análisis en profundidad de las patentes que se han publicado a
nivel mundial y que guardan relación con un proyecto de
investigación, un desarrollo, o con una cuestión técnica
determinada
• Búsquedas Retrospectivas (85.66€ más IVA)
(85.66€
Incluyen las referencias bibliográficas de patentes españolas o
extranjeras publicadas sobre una cuestión concreta
• Vigilancia Tecnológica a medida (123,95€ mas IVA)
123,95€
Informes que proporcionan con la periodicidad deseada por el
solicitante, referencias bibliográficas de patentes publicadas
dentro y fuera de España, en relación con un tema definido por el
solicitante
Informe Tecnológico de
Patentes (ITP)
inicio del proyecto Planificar I+D
Valorar licencias
Resolver problemas
concretos
innovación Estudiar patentabilidad
Redactar la patente
patente Valorar posible extensión
patente
mercado Vigilancia Tecnológica
Detectar infracciones
22

23. realizados por examinadores de
patentes
con potentes herramientas de
con potentes herramientas de
búsqueda
sobre una cuestión técnica
planteada por cliente
con precio público (440 euros
más IVA)
tramitados (solicitados y
enviados ) por e‐mail
EJEMPLO DE INFORME TECNOLÓGICO DE PATENTE
(accesible en “LOS INFORMES TECNOLOGICOS DE PATENTES” Documentos COTEC 2007
http://www.cotec.es/index.php/pagina/publicaciones/buscar‐por‐
temas/show/id/160/titulo/vigilancia‐tecnologica)
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24. Patentar o no patentar
Ventajas Inconvenientes
• La exclusividad permite realizar
La exclusividad permite realizar
inversiones y obtener mayor • Revela la invención a los
rentabilidad sobre la inversión competidores.
efectuada.
• Derecho legal exigible y sólido. • Puede resultar caro.
• Permite comercializar la • La patente únicamente es
invención (concesión de
invención (concesión de oponible tras su
p
licencias).
licencias). concesión (puede llevar
entre 4 y 5 años).
• Imagen positiva de la empresa
Alternativas a las patentes
Divulgación de información
(publicación) • No otorga exclusividad.
• Es barato. • Se revela la invención a los
• Se evita que otros patenten la
Se evita que otros patenten la competidores.
misma invención.
Secreto empresarial • No existe protección contra
ingeniería inversa o
• Barato (pero existe el coste de reproducción de la invención.
mantener la confidencialidad). • Es difícil exigir mantenerlo.
• No se revela la invención
No se revela la invención. • Los “secretos" suelen filtrarse
bastante rápido.
No hacer nada
• No otorga exclusividad.
• No requiere ningún esfuerzo.
• A menudo los competidores
se enteran de los detalles.
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25. Qué hay que hacer o evitar si se estudia la
posibilidad de solicitar una patente
• No efectuar publicaciones antes de la solicitud:
artículos, comunicados de prensa,
presentaciones, congresos, ferias, redes
sociales o bl
i l blogs.
• No impartir cursos o presentaciones antes de
presentar la solicitud, salvo bajo un contrato
de confidencialidad.
• No vender productos que incorporen la
invención antes de presentar la solicitud.
• Buscar información
• ¡Buscar asesoramiento profesional lo antes
posible!
• ¡Presentar la solicitud antes que
los demás!
¡Muchas
gracias!
i !
Esther Arias Pérez‐Ilzarbe
25