Este documento presenta conceptos básicos sobre contratos de licencia de patentes. Explica las motivaciones para licenciar una patente, como obtener más ingresos o permitir que otra empresa desarrolle mejor la tecnología. También describe diferentes tipos de contratos de licencia y cláusulas comunes, incluidas aquellas permitidas, prohibidas y de naturaleza dudosa según la ley de competencia.

1. Licencia de patente Esteban Pelayo Villarejo Instituto de Fomento de la Región de Murcia – Servicio Peral [email_address]

2. Guión de la presentación Conceptos básicos sobre los contratos de de licencia Motivaciones para licenciar Ejemplos de contratos Ejemplo simple de alimentación Ejemplo más complicado de elemento para la construcción (Resiplac) Disposiciones legales Disposiciones en la ley 11/1986 y en el CPE sobre licencia Derecho de la competencia Análisis de cláusulas en un contrato Aspectos económicos Introducción: valor mínimo y máximo Ejemplo del cálculo del valor de licencia de una patente

3. 1ª Parte Conceptos básicos sobre los contratos de licencia de patente

4. Se puede licenciar un bien inmaterial Patente Derecho que permite explotar de forma exclusiva durante un periodo de tiempo determinado una invención en un territorio concreto Es un derecho inmaterial ¡Se puede asimilar a un derecho de propiedad sobre un bien inmaterial! Es un derecho subjetivo de carácter patrimonial Por tanto la patente puede ser objeto de negocios jurídicos Que puede transmitirse en parte o en su totalidad según todos los medios que el derecho reconoce (Art. 10 LP) PRIMERA PARTE Conceptos básicos

5. ¿Qué es la licencia de una patente? Definición: “Los propietarios autorizan a otra persona a explotar algunos de sus derechos exclusivos a cambio de una regalía u otra compensación.” Licenciante Licenciatario Regalías Derechos exclusivos PRIMERA PARTE Conceptos básicos

6. ¿Por qué se licencian las patentes? Interés del licenciante Interés del licenciatario La empresa licenciante no tiene capacidad para explotar la tecnología Comercialización (países) Capacidad de producción PRIMERA PARTE Conceptos básicos El titular de la patente es una universidad o un centro tecnológico que no pueden fabricar o comercializar productos La licencia permite establecer un acuerdo con una empresa que puede seguir desarrollando tecnológicamente la invención por estar más avanzada técnicamente que el licenciante Obtener más dinero y rentabilizar la inversión realizada en el desarrollo de la patente Adquirir tecnología probada que ya funciona comercialmente. Entrar en un nuevo mercado, desarrollar una nueva idea de negocio, un producto nuevo, etc.

7. Idea principal de un contrato de TT No sólo necesitamos un contrato que salvaguarde nuestros intereses sino que éste debe estar plasmado de forma tal que sea de mutuo beneficio parar las partes económicamente y además sea viable técnicamente. La mayor parte de las disputas entre las partes no se deben al cumplimiento (o incumplimiento) con lo establecido en el contrato, sino que se deben a la interpretación y establecimiento de los derechos particulares de cada una de ellas y sus obligaciones en el contrato de transferencia de tecnología. PRIMERA PARTE Conceptos básicos

8. Posibilidades de licenciar Invenciones no patentadas Invenciones patentadas sin uso Invenciones en uso Invenciones patentadas en uso PATENTES INNOVACIONES INVENCIONES Es más fácil licenciar innovaciones, patentadas o no que estén en uso Las innovaciones no patentadas se licencian mediante contratos de transferencia de know-how PRIMERA PARTE Conceptos básicos

9. Contratos relevantes en la licencia de tecnología Acuerdo de confidencialidad Memorando de entendimiento BUENA PRÁCTICA: Acta de la reunión de negociación Opción de Licencia Licencia Patente (mixto) Know-how Otros contratos Contrato de Asistencia Técnica Contrato de I+D PRIMERA PARTE Conceptos básicos

10. Consejos prácticos El know-how y la asistencia técnica son muy valorados por el licenciatario. Demuestra que la invención se podrá aplicar. Busque un licenciatario geográficamente próximo a Vd., las negociaciones serán más sencillas. Plantee la licencia internacional una vez que haya probado su invención y sea demostrable su eficacia técnica y comercial. Más del 80% de las patentes no se aplican nunca. Busque un interesado en la empresa licenciataria y provéale de TODOS los datos que considere necesarios. Esta persona tendrá que vencer resistencias internas. Será su mejor aliado . PRIMERA PARTE Conceptos básicos

11. Estructura y principales cláusulas de un contrato de transferencia de tecnología

12. Estructura típica de un contrato Provisiones preliminares (Título, partes, antecedentes) Provisiones Centrales Concesión del derecho (naturaleza, licencia, territorio, ámbito) Pagos Otros derechos principales y obligaciones (Obligación de explotación, de asistencia técnica, mejoras, limitación de la producción, suministros de materias primas, partes, distribución) (Obligaciones y derechos post-contractuales, Licencias y Sublicencias, Garantías, Defensa y Mantenimiento de los derechos de propiedad industrial) Registro Secreto Duración / Terminación Fuerza mayor Contacto Firma Anexos

13. Otras cláusulas importantes Controversias (Arbitraje) Duración Territorio Regalías mínimas Exclusividad o no de la licencia Sublicencias Cesiones Garantías de calidad del producto final Utilización de marca del licenciante Pagos relacionados con la solicitud de patente y su mantenimiento Provisión de asistencia técnica y transferencia de know-how Formación del personal Regalía mínima Cálculo de la regalía y posibilidad de auditoria Impuestos y otras obligaciones Garantías Obligaciones de abastecimiento para garantizar la calidad Perfecciones y mejoras Defensa de la patente ante nulidad e infracciones Resolución e incumplimiento del contrato

14. Cláusulas permitidas en un contrato (I) Obligación del licenciatario de no divulgar el “ know-how ” Obligación del licenciatario de no conceder sublicencias o cesiones N o explotar la patente o el “ know-how ” concedidos después de l final del contrato Concesión de licencias sobre mejoras del licenciatario, siempre que sean recíprocas Especificaciones mínimas de calidad (incluido aprovisionamiento para garantizarlo) Informar de infracciones y prestar ayuda Obligación del licenciatario de continuar abonando los cánones , aunque el know-how deje de ser secreto o bien que la patente caduque (por facilidad de pagos). Obligación del licenciatario de limitar la explotación de la tecnología concedida a una o varias de las aplicaciones técnicas de aquélla, o a uno o varios mercados de productos; Obligación de pagar un canon mínimo o de producir una cantidad mínima Dar condiciones igualmente favorables a todos los licenciatarios Obligación del licenciatario de mencionar en el producto bajo licencia el nombre del licenciante o el número de la patente concedida;

15. Cláusulas permitidas en un contrato (II) Obligación del licenciatario de no utilizar la tecnología del licenciante para construir instalaciones para terceros ; Obligación del licenciatario de entregar a un cliente determinado solamente una cantidad limitada del producto bajo licencia, cuando la licencia se conceda con el fin de proporcionar a dicho cliente una segunda fuente de suministro dentro del territorio concedido. Reserva en favor del licenciante para oponerse a la explotación por el licenciatario de la tecnología fuera del territorio concedido; Reserva en favor del licenciante del derecho a rescindir el acuerdo si el licenciatario impugna la validez de los derechos concedidos Reserva en favor del licenciante del derecho a poner fin al acuerdo de licencia de una patente si el licenciatario afirma que la patente no es necesaria ; Obligación del licenciatario de fabricar y comercializar lo mejor posible el producto bajo licencia; Reserva en favor del licenciante del derecho a poner fin a la exclusividad del licenciatario y a dejar de concederle licencias sobre las mejoras, cuando el licenciatario compita en el mercado común con el licenciante

16. Cláusulas Prohibidas (I) Una de las partes esté sujeta a limitaciones de fijación de precios, de componentes de los precios o de descuentos en los productos bajo licencia; Se restrinja la libertad de una de las partes para competir, dentro del mercado común, con la otra Se obligue a las partes, o a una de ellas, sin razones justificadas objetivamente: A atender los pedidos efectuados por revendedores establecidos en su territorio A restringir la posibilidad, para los usuarios o revendedores, de comprar los productos de otros revendedores del mercado común Las partes fueran ya fabricantes competidores antes de la concesión de la licencia y una de ellas esté sujeta, dentro de un mismo sector técnico de aplicación o en un mismo mercado de productos, a limitaciones respecto de la clientela a la que puede atender

17. Cláusulas prohibidas en un contrato (II) Una de las partes esté sujeta a limitaciones respecto de la cantidad de los productos bajo licencia fabricados o vendidos o respecto del número de actos de explotación de la tecnología concedida Se obligue al licenciatario a ceder al licenciante todos o parte de los derechos sobre las mejoras o nuevas aplicaciones de la tecnología concedida; Se obligue al licenciante, aun cuando sea mediante otros acuerdos o mediante una prórroga automática de la duración inicial del acuerdo debido a la inclusión de nuevas mejoras

18. Cláusulas prohibidas en un contrato (III) Prohibición de impugnar la validez de la patente o del “know-how” Obligar al licenciatario a aceptar especificaciones de calidad, provisión bienes o servicios u otras licencias no necesarias para explotar técnicamente de forma correcta la tecnología concedida

19. Cláusulas dudosas (I) Obligación del licenciante de no autorizar a otras empresas la explotación de la tecnología concedida en el territorio concedido; Obligación del licenciante de no explotar él mismo la tecnología concedida en el territorio concedido; Obligación del licenciatario de no explotar la tecnología concedida en el territorio del licenciante dentro del mercado común; Obligación del licenciatario de no fabricar o utilizar el producto bajo licencia o de no utilizar el procedimiento bajo licencia en los territorios del mercado común concedidos a otros licenciatarios;

20. Cláusulas dudosas (II) Obligación del licenciatario de no practicar una política activa de comercialización Obligación del licenciatario de no comercializar pasivamente Obligación del licenciatario de utilizar la marca del licenciante Obligación del licenciatario de limitar la producción del producto bajo licencia a las cantidades necesarias para la fabricación de sus propios productos, y de vender dicho producto tan sólo como parte integrante o pieza de repuesto de sus propios productos, o de cualquier otra forma relacionada con la venta de los mismos, siempre y cuando el licenciatario fije libremente tales cantidades.

21. 2ª Parte Disposiciones legales

22. La licencia de patente en la Ley 11/1986 Las patentes son un “ius prohibendi” que es transmisible o licenciable Art 75.1 LEP: “Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que otorga el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.” Se pueden determinar libremente Facultades: fabricar, comercializar, usar, importar, etc. Territorio: Murcia, Levante, toda España, etc. Exclusividad: el licenciante puede explotar o no, uno o varios licenciatarios Duración: meses, años, durante toda la vida de la patente Aplicaciones: .

23. Licencias contempladas en la Ley Licencia contractual Licencia de pleno derecho Licencia obligatoria

24. Características de las licencias según la Ley de Patentes Art. 75.3. LP Los titulares de licencias contractuales no podrán cederlas a terceros, ni conceder sublicencias , a no ser que se hubiere convenido lo contrario. Art. 75.4. LP “Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones , en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la patente.” Art. 75.5 LP: “Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención.” Art. 76.1 LP: “Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.”

25. Las licencias en el CPE El Convenio de la Patente Europea regula en mucho menor detalle el contrato de licencia de patente Posibilidad de transmisión Artículo 71. Transferencia y constitución de derechos La solicitud de patente europea podrá ser transmitida o dar lugar a derechos para uno o varios de los Estados contratantes designados. Acuerdos por escrito para que surtan efecto Artículo 72. Cesión La cesión de la solicitud de una patente europea deberá formalizarse por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes. Licencias parciales Artículo 73. Licencia contractual Una solicitud de patente europea podrá ser, total o parcialmente, objeto de licencias para la totalidad o parte de los territorios de los Estados contratantes designados. Legislación aplicable la de los Estados Miembros Artículo 74. Legislación aplicable Salvo que se disponga lo contrario en el presente Convenio, la solicitud de patente europea como objeto de propiedad estará sometida, en cada Estado contratante designado y con efectos en ese Estado, a la legislación aplicable en dicho Estado a las solicitudes de patentes nacionales.

26. La ley de la competencia

27. Acuerdos de licencia en la UE Artículo 81 del Tratado de Roma (antiguo artículo 85) Prohíbe los acuerdos que eliminen, limiten o distorsionen la competencia “ Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común...” Al amparo del artículo 81.3 se establece que son posibles los acuerdos de transferencia de tecnología “ ...que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante...”

28. Un poco de historia... El Consejo autoriza a la Comisión a establecer una exención de bloque a los acuerdos de lic. de patente Primer borrador de Reglamento Primer Reglamento (R n° 2349/84) con una vigencia de diez años Reglamento (CE) n° 2131/95 Reglamento (CE) n° 240/96 de 31 de Enero, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología Reglamento (CE) n° 772/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología

29. Motivos por los que se hace una excepción Estos acuerdos mejoran el rendimiento económico y favorecen la competencia por Que pueden reducir la duplicación de las acciones de investigación y desarrollo, Incitan mejor a las empresas a lanzar nuevas acciones de investigación y desarrollo, Fomentan la innovación, Facilitan la difusión de las tecnologías Fomentan la competencia en los mercados de productos.

30. ¿Cuándo hay que tener en cuenta el Reglamento? No vulneran la competencia los siguientes acuerdos: Acuerdos concluidos entre empresas competidoras que no supere el 20% de la cuota de mercado de que se trate; Acuerdos concluidos entre empresas no competidoras que no supere el 30% de la cuota de mercado de que se trate. La cuota de mercado se calculará sobre la base del valor de las ventas en el mercado La cuota de mercado se calculará sobre la base de los datos relativos al año civil anterior

31. El R. 772/2004 prohíbe La restricción de la capacidad de una parte de determinar sus precios al vender productos a terceros; La limitación de la producción ; La asignación de mercados o clientes ; La restricción de la capacidad del licenciatario de explotar su propia tecnología o la restricción de la capacidad de cualquiera de las partes en el acuerdo de realizar actividades de investigación y desarrollo , a menos que esta última restricción sea imprescindible para impedir la revelación a terceros de los conocimientos técnicos licenciados;

32. Obligaciones permitidas Restringir a algún ámbito técnico al licenciatario Restringir a no producir con la tecnología licenciada en uno o varios ámbitos técnicos de utilización o en uno o varios mercados de productos o en uno o varios territorios exclusivos reservados para la otra parte, Obligación del licenciante de no conceder la licencia de la tecnología a otro licenciatario en un territorio determinado, Restricción de las ventas activas y/o pasivas en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes reservado a la otra parte, Restricción de las ventas activas por parte del licenciatario en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes asignado por el licenciante a otro licenciatario Obligación de que el licenciatario produzca los productos contractuales solamente para su propio uso , siempre que no se restrinja al licenciatario la venta activa y pasiva de los productos contractuales como recambios para sus propios productos, La obligación del licenciatario de producir los productos contractuales sólo para un cliente determinado , cuando la licencia se hubiera concedido con objeto de crear una fuente alternativa de suministro para dicho cliente.

33. 3ª Parte Aspectos económicos Valoración de una licencia de patente

34. Valoración de una patente OBJETO DE LA VALORACIÓN Para contabilizar activos intangibles Para licenciar ¿Cuánto vale un bien? Lo que alguien esté dispuesto a pagar por este bien. Error frecuente: Lo que ha costado producirlo. Dos límites importantes Límite inferior: coste de transferencia al licenciatario Límite superior: Ingresos - Costes Variables del licenciatario

35. Un método de calcular la regalía Cálculo del valor de una patente Ingresos Gastos Beneficio 1.- Se estiman los ingresos que genera la licenciatario la transferencia de tecnología 2.- Se estiman los gastos que tendrá el licenciatario para poder generar esos ingresos. Incluidas amortizaciones, gastos generales, promoción y ventas, etc. 3.- Se determina un beneficio razonable para el licenciatario. En nuestro caso un TIR del 20% 4.- Se determina la regalía que obtendrá el licenciante del licenciatario Regalía

36. Ejemplo del cálculo del valor de una licencia de patente

37. Presentación del caso práctico Molde para hacer medianas de carreteras. Licencia para Italia que tiene 1/3 más de autovías que España Es un caso real de una empresa no establecida en la Región de Murcia con los nombres cambiados y algún dato cambiado. Se basa en el calculo del beneficio inducido al licenciatario: El beneficio debe satisfacer la rentabilidad media del licenciatario Y esto para el caso más desfavorable Se hace un análisis a corto y medio plazo Lo más complicado es estimar los datos Cálculo del valor de una patente

38. Inversiones del licenciatario Estimamos unas necesidades de inversión de 450 millones de ptas. en total 30 M de pta. 30 M de pta. Asistencia Técnica del licenciante 115 M de pta. 35 M de pta. 30 M de pta. 50 M de pta. Moldes 405 M de pta. 50 M de pta. 100 M de pta. 255 M de pta Inversión en equipos TOTAL Año 3 Año 2 Año 1 Año 0 Concepto

39. Estimación de ingresos del licenciatario Cálculo del valor de una patente Estimamos que la empresa licenciataria obtendrá unos 8.575 millones de ptas. en total Ingresos = Productos vendidos X Precio de venta 2.075 m 1.922 m 1.708 m 1.518 m 1.350 m INGRESOS (pta.) 20% 25% 25% 25% Incremento de ventas 175.781 uds. 146.484 uds. 117.188 uds. 93.750 uds. 75.000 uds. Número de Unidades Vendidas -10% -10% -10% -10% Evolución del precio 11.810 pta. 13.122 pta. 14.580 pta. 16.200 pta. 18.000 pta. Precio Unitario Venta Año 5 Año 4 Año 3 Año 2 Año 1 CONCEPTO

40. Estimación de gastos del licenciatario Estimamos que la empresa licenciataria obtendrá unos 7.079 millones de ptas. en total Cálculo del valor de una patente 1.772.359.816 1.580.053.744 1.378.354.300 1.224.610.000 1.123.900.000 COSTE (pta.) 220.399.212 (+8%) 204.073.344 (+8%) 188.956.800 (+8%) 174.960.000 (+8%) 162 M Costes comerciales 52.124.917 (+9%) 47.821.025 (+9%) 43.872.500 (+9%) 40.250.000 (+15%) 35 M Costes generales 1.397.935.688 1.226.259.375 1.043.625.000 907.500.000 825 M Coste de Producción Total 7.953 (-5%) 8.371 (- 6%) 8.906 (- 8%) 9.680 (- 12%) 11.000 Coste Unitario de Producción 101.900.000 (18%) 101.900.000 (18%) 101.900.000 (18%) 101.900.000 (18%) 101.900.000 (18%) Depreciación (pta.) Año 5 Año 4 Año 3 Año 2 Año 1 Concepto

41. El cálculo de la regalía Caso desfavorable – análisis de sensibilidad 20% menos de ventas ne incremento de un 5% de los costes Hacemos un tanteo en una hoja de cálculo hasta que conseguimos un TIR para el caso más desfavorable del 20% Resultado una regalía del 3’8% Cálculo del valor de una patente 20% 74.168.256 119.523.964 176.068.256 58.433.906 184.142.815 Año 4 48.151.096 269.575.060 150.051.096 63.108.619 144.720.647 Año5 TIR 1.288.219 VAN 77.643.359 68.086.649 42.025.700 Beneficios después de impuestos -56.544.292 -201.087.651 -291.074.300 -285.000.000 Inversión acumulada 144.543.359 89.986.649 -6.074.300 -285.000.000 Flujo de caja del proyecto 51.941.250 46.170.000 41.040.000 30.000.000 Regalía 183.540.163 161.571.100 112.270.000 Perdidas y Ganancias sin regalías ni impuestos Año 3 Año 2 Año 1 Año 0

42. Resultados para el caso más probable Ambas partes ganan Cálculo del valor de una patente 45% 158.752.387 415.511.215 260.652.387 73.042.383 342.114.225 Año 4 132.570.532 649.981.747 234.470.532 78.885.773 303.581.590 Año 5 TIR 222.169.233 VAN 156.534.604 139.492.225 103.132.000 Beneficios después de impuestos 154.858.829 -68.575.775 -229.968.000 -285.000.000 Inversión acumulada 223.434.604 161.392.225 55.032.000 -285.000.000 Flujo de caja del proyecto 64.926.563 57.712.500 51.300.000 30.000.000 Regalía 330.239.450 294.140.000 226.100.000 P y G sin regalías ni impuestos Año 3 Año 2 Año 1 Año 0

43. Resultados del caso práctico Cálculo del valor de una patente Ingresos 8.575 M Gastos 7.079 M Beneficio 690 M Regalía 355 M Caso favorable Ingresos 6.860 M Gastos 6.074 M Beneficio 310 M Regalía 63 M Caso desfavorable (-20% ventas y 5% costes)

44. Análisis de cláusulas de un contrato

45. Título o autoridad El Licenciante debe ser capaz de conceder al Licenciatario la Licencia especificada en el acuerdo de Licencia. Ejemplos de clausulas “ The licensor represents and warrants that he owns the Intellectual Property Rights, and that the same is not subject to any encumbrance”. “ LICENSOR warrants that it has the lawful right to grant the license set forth in this AGREEMENT ” Garantías del licenciante

46. Validez (I) Garantizar que los derechos licenciados son válidos IDEA: No es posible garantizar al 100% la validez de una patente, sólo de los copyrights y de las marcas. Es mejor para el licenciante no garantizar aquello que realmente no puede garantizar. Ejemplos de cláusula “ Nothing in this AGREEMENT shall be construed as: a warranty or representation by LICENSOR as to the validity or scope of any PATENT RIGHTS a warranty or representation by LICENSOR that anything made, used, sold or otherwise disposed of pursuant to any license granted under this AGREEMENT is or will be free from infringement of patents of third parties … ..” Garantías del licenciante

47. Validez (II) Ejemplo de cláusula de validez en un contrato de licencia de marca Licensor’s warranties and representations: indemnity. Licensor warrants and represents that it is the owner of the Licensor’s System and Proprietary Marks and that these marks are free and clear of all encumbrances, that it has the right and authority to convey and grant the license set forth in Section 1 hereof and that Licensee’s use of the Licensor’s System and Proprietary Marks as contemplated in this Agreement does not infringe on, and are not subject to, any third parties’ proprietary rights. Licensor agrees to indemnify, hold harmless and defend Licensee from and against any and all damages, costs and expenses, including reasonable attorneys’ fees, incurred in connection with any claim which, if true, would constitute a breach of Licensor’s warranties set forth in this Section. Garantías del licenciante

48. Disfrute del derecho Garantizar al licenciatario que podrá disfrutar de los derechos licenciados sin interferencias o problemas debidas a la negligencia del licenciante o por infracción de terceros, etc. El Licenciante pagará todas las tasas de renovación de los derechos licenciados El Licenciante actuará en contra de los infractores Ejemplos de cláusulas Section 10.1 LICENSOR, at its sole discretion, may diligently prosecute and maintain PATENT RIGHTS with legal counsel of its choice, after consultation with LICENSEE. LICENSOR shall provide LICENSEE with copies of all relevant documentation and keep LICENSEE informed and apprized of the continuing prosecution. LICENSEE shall keep any such documentation and information confidential. Section 10.2 LICENSEE shall pay all costs and legal fees incurred by LICENSOR in the preparation, prosecution and maintenance of PATENT RIGHTS, including without limitation, any taxes on such patent rights. Garantías del licenciante

49. No infracción de derechos de terceros Garantizar al Licenciatario que no existe infracción de derechos de terceros, o por lo menos, garantizar la buena fe, y que el Licenciante desconoce que haya infracción de derechos de terceros. Ejemplos de cláusula: The Licensor is not aware, at the time of signing the contract, of any third party who may be infringing the intellectual property or misappropriating his know-how at the time of the license. Garantías del licenciante

50. Adecuación al propósito El Licenciante garantiza que la tecnología es adecuada para el propósito en que es licenciada siempre que se sigan las instrucciones del Licenciante. Si hay una invención radicalmente novedosa que no ha sido explotada (de Universidades): el Licenciatario debe asumir el riesgo y normalmente el Licenciante no asume ninguna garantía La Ley en Francia señala que para cualquier contrato de TTT: El Licenciante provee garantías frente a cualquier defecto material. El Licenciante garantiza la realización técnica (no económica) de su invención licenciada La Ley en Alemania: El Licenciante garantiza la utilidad técnica u operatibilidad de su invención Pero no garantiza su adecuación al própósito (para una aplicación especifica) o su utilidad económica Garantías del licenciante

51. Alcance de la Licencia ¿Que puede hacer el Licenciatario? Aspectos técnicos de la explotación (Ej: sectores) Actos autorizados por el acuerdo de licencia (Ej: comercialización, fabricación) Territorio y Duración Vamos a ver: Aspectos licenciados Actividades Licenciadas Campos de actividad licenciadas Territorio Licenciado Duración de la Licencia y del Contrato Personas autorizadas Restricciones territoriales del Licenciante Alcance de la licencia

52. Aspectos Licenciados Identificar claramente lo que es licenciado. Si hay algún DPI registrado, incluirlo claramente con sus números de registro En caso contrario (Ej: Know-how), describirlo especificamente en Apéndices. De acuerdo con la legislación comunitario, el know-how debe ser “ described or recorder in such a manner as to make it possible to verify that it fulfils the criteria of secrecy and substantiability…” Art.1(7)(1) 556/89 (derogado) Alcance de la licencia

53. Actividades Licenciadas Sólo puede haber autorizaciones para: Fabricación interna pero no comercialización (Ej:. RED CHERRIES) Sólo para un propósito especifico O fabricación y comercialización pero no importación (es interesante para hacer segmentación de mercados pero se deben considerar las importaciones paralelas - Ej. PORTUGAL) Ejemplo de jurisprudencia: Breach of the contract in 1941 of the Bofors guns licensed “for the United States use”. The US government exported guns, ammunition and mountings Aktiebolaget Bofors v United States (1957) 114 USPQ 243 Alcance de la licencia

54. Campos de utilización de la licencia Licencia para aplicaciones especificas En la Unión Europea no es posible segmentar el mercado, mediante la licencia para sólo determinados aspectos comerciales: hospitales, hogares, veterinaria, etc. Ejemplo de cláusula The license granted in Section 2.1 hereof is expressly made subject to LICENSOR’S reservation of the right to practice under LICENSOR’S PATENT RIGHTS for educational and research purposes at the University of Utah. Alcance de la licencia

55. Territorio Licenciado Clarificar dónde el Licenciatario le será posible explotar los derechos licenciados. Puede se una Región o incluso alguna unidad espacial más pequeña. Pero es conveniente hacerlo suficientemente grande como para que sea rentable para el Licenciatario, pero tampoco demasiado grande como para que no haya una explotación completa de la misma (Ej: Shur-crop para Lechugas) Ejemplo de cláusula: Subject to the terms and conditions set forth herein, LICENSOR hereby grants to LICENSEE a license in the FIELD OF USE under LICENSOR’S PATENT RIGHTS to make, have made, use and sell any LICENSED PRODUCT and to practice any LICENSED METHOD throughout the TERRITORY. Alcance de la licencia

56. Duración de la Licencia y del Contrato Establecer los límites temporales del acuerdo de TTT No se olvide de ponerlo nunca! El periodo más frecuente es la vida del DPI licenciado (las marcas no caducan) El Know-how (secreto) podría estar vigente y sujeto a pagos hasta que sea posible demostrar que es de dominio público. Ejemplos de cláusulas: The term of the Exclusive License shall be limited to _________________ (_______) consecutive years following the date of this agreement, at which time the License shall terminate. This Agreement shall be in full force and effect from the EFFECTIVE DATE until the end of the term of the last-to-expire of LICENSOR’S PATENT RIGHTS licensed under this AGREEMENT, unless otherwise terminated by operation of law or by acts of the parties pursuant to the terms of this AGREEMENT. Alcance de la licencia

57. Personas autorizadas para establecer el acuerdo Establecer claramente quién va a firmar el contrato por cada parte y estar seguros que es la persona correcta y apropiada para hacerlo En muchos casos será necesario transferir los derechos entre las personas que firman el contrato y otras personas o empresas con interes en el contrato (Ej: Inventores) En cualquier caso debe estar reflejado por escrito en un contrato Recomendaciones Considerar cual es la opción más más interesante teniendo en cuenta los impuestos (una persona, una empresa o un consorcio de empresas). Aunque esta opción no debe limitar el compromiso de las partes Especificar si la firma es de una empresa matriz si esto implica la firma de todas sus subsidiarias. Alcance de la licencia

58. Restricciones territoriales al Licenciante En caso de exclusividad el Licenciante no puede convertirse en un competidor del Licenciatario en el territorio concedido como licencia exclusiva Recomendaciones: Es posible conceder varias licencias exclusivas a diferentes territorios, manteniendo el compromiso de que son exclusivas y no hay interferencias entre licenciatarios Dentro de la Unión Europea no es posible limitar las importaciones paralelas por la existencia de agotamiento del derecho licenciado. Ejemplo de Cláusula The license granted under Section 2.1 shall be exclusive and LICENSOR hereby agrees that is shall not grant any other license to make, have made, use, lease, sell and import LICENSED PRODUCTS or to utilise LICENSED METHODS in the TERRITORY for the FIELD OF USE during the term of this Agreement. Alcance de la licencia

59. Producción y comercialización de los productos licenciados Calidad Este es un aspecto principal en cualquier contrato de licencia y satisface el deseo del Licenciante de mantener la calidad de sus productos Esta es una forma de crear una buena imagen del producto La reputación del producto puede ser fácilmente dañada De acuerdo con esto el Licenciante perseguirá y suele conseguir contractualmente una supervisión efectiva de la calidad Otros aspectos que vamos a abordar son: Restricciones territoriales a los Licenciatarios Best Endeavours Covenant Tying clauses: restricción de uso de productos competidores Promoción y publicidad Compromiso de equivalencia o de términos más favorables Restricciones para conceder sublicencias Producción y comercialización

60. Restricciones territoriales a los licenciatarios Es un aspecto muy importante Ya se ha incluido anteriormente en la presentación Conceder el derecho exclusivo en un determinado territorio Y se deben considerar: La legislación de restricción de la competencia (R (CE) 772/2004 ) Agotamiento comunitario de los derechos nacionales Ventas activas y pasivas Importanciones paralelas y agotamiento del derecho Producción y comercialización

61. Best endeavours covenant! Cláusulas que hacen que el Licenciatario explote la invención licenciada con esfuerzo razonable y due diligence Regalía mínima (o insuficiencia de explotación) Cantidad mínima O llevar a cabo un mínimo de actuaciones para la explotación de la tecnología licenciada Ejemplo de cláusula: Upon execution of this AGREEMENT, LICENSEE shall diligently proceed with the development, manufacture, sale and use of LICENSED PRODUCTS and/or LICENSED METHODS in order to make them readily available to the general public as soon as possible on commercially reasonable terms. LICENSEE shall continue active, diligent marketing efforts for one or more LICENSED PRODUCT(S) and/or LICENSED METHOD(S) throughout the term of this AGREEMENT. Producción y comercialización

62. Tying clauses Qué es una tying clause? Establecer en una cláusula la obligación del Licenciatario de adquirir productos o servicios del Licenciante, no directamente relacionados con la tecnología licenciada Ej.: Prevención de una empresa licenciataria de la Universidad en adquirir los servicios de asistencia técnica de la Universidad. Se considera normalmente un ABUSO de un MONOPOLIO DE PATENTE La normativa de UK e IRL prohíben expresamente esta cláusula Es factible la compra cuando se justifica por razones técnicas Ejemplo de cláusula: 7) Mix and start-up “material” supply The LICENSEE is committed to buying the mix for the manufacturing of the PRODUCT, in the agreed conditions, directly and only from the licenser in order to exploit correctly from a technical point of view the patent related to the license. The LICENSOR is committed to guarantee the mix supply needed, in perfect conditions, for the manufacturing of the products matter of this contract. Producción y comercialización

63. Garantía de condiciones iguales o más favorables ¿Qué es una cláusula más favorable? El Licenciatario obtiene una garantía del Licenciante de que si hiciera un acuerdo similar de licencia en términos más favorables, tendrá que ofrecer estas nuevas condiciones al primer Licenciatario. Ejemplo de cláusula: “ that in the event it should hereafter grant a license to another person, firm or corporation under said Patent Nº XXX licensed hereunder upon terms and conditions more favourable than those herein accorded, the Licensor shall promptly offer Licensee the benefit of such more favourable terms and conditions. Producción y comercialización

64. Sub-licencias Para garantizar la calidad del producto y su buen nombre, el Licenciatario podrá tener restringido el derecho de conceder sub-licencias. Normalmente las sub-licencias puede darse: A empresas relacionadas libremente por el Licenciatario O contando con la autorización del Licenciante Ejemplo de cláusula: This agreement shall be deemed terminated automatically, effective immediately, upon the occurrence of any of the following: Any attempt by LICENSEE to grant a sublicense or any attempt by LICENSEE to assign any right or duty under this license agreement to any person,corporation, partnership, association, or any other third party, without the prior written consent of LICENSOR; Producción y comercialización

65. Transferencia de tecnología Muchos de los contratos de transferencia tecnológica son más que una licencia de patente, y viceversa: El Licenciante se obliga a poner en posesión del Licenciatario en posesión de un determinado know-how y otro tipo de información relevante Dibujos, manuales de fabricación, formación, aparatos o materias primas necesarias Un ejemplo muy bueno es el contrato con Polonia que tienen de ejemplo Otros aspectos que vamos a ver a continuación son: Suministro de maquinaria, componentes y materiales Tying clauses (¡¡ Son importantes también en este tema y lo repetimos!!) Cláusula de ofertas competitivas Suministro de Servicios Técnicos Garantías y test de la tecnología Protección de secretos comerciales Transferencia de tecnología

66. Suministro de maquinaria, componentes y materiales Es similar a la asistencia técnica y el nivel de incertidumbre es bajo Por tanto podría haber suficientes GARANTÍAS, y puede haber un plan de provisión (con precios fijos y calendario) Ojo con los seguros, impuestos y permisos Se puede especificar el personal y otras características técnicas de los ítems provistos Etc. Transferencia de tecnología

67. Algunos ejemplos de sentencias relativas a tying clauses (I) Vaessen BV v Moris (1979) Sucissons de bologne Pieles artificiales de salchichas junto con un proceso patentado que ahorraba mucha mano de obra Transferencia de tecnología

68. Algunos ejemplos de sentencias relativas a tying clauses (II) Campari-Milano’s (1978) Licencia de patente y marca para bebidas alcohólicas Compra al Licenciante de materias primas secretas Se consideró que: Era posible comprar este colorante y mezcla de hierbas para “ensure that the end product had the same quality as the original product” Pero que debía ser posible comprar libremente a´lbúmina, esencia de naranja amarga, etc. Mosehead (Canada) V. Whitebread (Uk) (1988) Se podía obligar a la compra de una levadura para la producción de cerveza Transferencia de tecnología

69. Cláusula de oferta competitiva ¿En qué consiste esta cláusula? El Licenciatario debe informar al Licenciante de cualquier oferta más ventajosa de un producto o servicio (“tied”), y le da la posibilidad al Licenciante de corregir su oferta. Se consideró invalida por las autoridades de defensa de la competencia de la Comisión Europea porque distorsiona la libre competencia Provee información detallada de competidores Se obliga al Licenciatario a aceptar una oferta similar del Licenciante Transferencia de tecnología

70. Suministro de Servicios Técnicos La Ley Alemana y Española de patentes obligan que en cualquier acuerdo de licencia el Licenciante tiene la obligación de facilitar al Licenciatario las instrucciones iniciales En algunos casos por mayor claridad y sencillez es mejor contemplar esto temas en un acuerdo separado ) como asistencia técnica). Ej: Las empresas americanas suelen firmar un acuerdo de I+D junto con el de Licencia a las Universidades Licenciantes. Puede cubrir los siguientes aspectos Asesoramiento en el planeamiento espacial de la fábrica Asistencia en el diseño de las instalaciones para los equipos Ensamble y puesta en marcha para fabricar el producto licenciado Utilización de ingenieros y especialistas Asistencia a los empleados del Licenciatario para operarlo Primer periodo de fabricación Asistencia técnica en las instalaciones productivas Formación (especificar la documentación necesaria, dónde se hace, sus costes y quien los paga, viajes y alojamiento, seguros, etc.). Transferencia de tecnología

71. Otros Garantías y test de fabricación Protección de secretos industriales Derechos a avances tecnológicos y mejoras Pagos Finalización del contrato Registro de la licencia Terminación y finalización Relaciones entre las partes del contrato Infracciones Ley aplicable Contabilidad (para la medición de los pagos y regalías) Supervivencia Transferencia de tecnología

72. Ejemplos de Provisiones Generales (I) Section 29.1 The headings of the several sections are inserted for convenience of reference only and are not intended to be a part of or to affect the meaning or interpretation of this AGREEMENT. Section 29.2 This AGREEMENT shall not be binding upon the parties until it has been signed herein below by or on behalf of each party, in which event it shall be effective as of the date first above written. Section 29.3 No amendment or modification of this AGREEMENT shall be valid or binding upon the parties unless made in writing and signed by both parties. Section 29.4 This AGREEMENT embodies the entire understanding of the parties and supersedes all previous communications, representations or understandings, either oral or written, between the parties relating to the subject matter hereof. Section 29.5 The parties agree to execute and deliver all documents, provide all information and take or forbear from taking all such action as may be necessary or appropriate to achieve the purposes of this AGREEMENT. Provisiones generales

73. Ejemplos de Provisiones Generales (II) Section 29.6 The provisions of this AGREEMENT are severable, and in the event that any provision of this AGREEMENT shall be determined to be invalid or unenforceable under any controlling body of the law, such invalidity or unenforceability shall not in any way affect the validity or enforceability of the remaining provisions hereof. Section 29.7 This AGREEMENT may be signed in counterparts, each of which when taken together shall constitute one fully executed document. Each individual executing this AGREEMENT on behalf of a legal entity does hereby represent and warrant to each other person so signing that he or she has been duly authorised to execute this AGREEMENT on behalf of such entity. Section 29.8 In the event of any litigation, arbitration, judicial reference or other legal proceeding involving the Parties to this Agreement to enforce any provision of this Agreement, to enforce any remedy available upon default under this Agreement, or seeking a declaration of the rights of either Party under this Agreement, the prevailing Party shall be entitled to recover from the other such attorney’s fees and costs as may be reasonably incurred, including the costs of reasonable investigation, preparation and professional or expert consultation incurred by reason of such litigation, arbitration, judicial reference, or other legal proceeding. Provisiones generales

74. Referencias

75. Referencias sobre propiedad industrial LA MEJOR ES: www.oepm.es IPR-Helpdesk http://www.ipr-helpdesk.org Buena introducción a todos los aspectos de DPI relacionados con proyectos de I+D internacionales. Buen material de referencia. OMPI http://www.ompi.int World Intellectual Property Organization (United Nations) EPO http://www.epo.org/ European Patent Office OAMI http://oami.eu.int/ European Office for Trademarks and Designs UAIPIT http://www.uaipit.com/ Biblioteca con amplia documentación relacionada con la legislación de los derechos de propiedad industrial e intelectual en el mundo

76. Referencias de licencias LA MEJOR ES http://www.cenemes.es LES - The Licensing Executives Society International Bolsa de licencia de productos farmacéuticos Modelos de contratos Comercializacion de innovaciones Información variada de patentes