Este documento trata sobre diferentes tipos de licencias sobre patentes. Comienza explicando las licencias contractuales voluntarias entre el titular de una patente y un tercero licenciatario. Luego describe las licencias obligatorias, que se conceden cuando el titular no explota adecuadamente la patente. Finalmente, analiza cómo las licencias deben respetar la normativa de competencia para evitar acuerdos anticompetitivos.

1. Licencias sobre patentes
Jornadas Propiedad Industrial
José Ramón Berecíbar Mutiozábal
Donostia – San Sebastián, 6 de noviembre de 2008

2. Índice

3. Índice
1. Introducción
2. Licencias contractuales
3. Licencias obligatorias
4. Licencias y Derecho de la Competencia

4. Introducción 1

5. Objetivos del sistema de patentes
OBJETIVOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE PATENTES
• FOMENTO DE LA INVENCIÓN => Concesión de derechos de
explotación en exclusiva y protección a favor del creador de una
invención industrial nueva => Prohibición de explotar la patente SIN
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR
• ASEGURAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN DE LA INVENCIÓN
PATENTADA => El derecho de patente sobre una invención implica:
• Derecho a explotar:
• De forma directa por el titular
• A través de LICENCIAS CONTRACTUALES
• Obligación de explotar: LICENCIAS OBLIGATORIAS
1.1

6. Licencias contractuales 2

7. Normativa reguladora
LEY 11/1986, de 20 de marzo, DE PATENTES (LPa)
”TÍTULO VIII. La solicitud de patente y la patente como objetos del
Derecho de propiedad”
• La patente = bien inmaterial, intangible => imposibilidad de
posesión física, pero OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD.
Incluye:
• Uso y disfrute: explotación (fabricación + primera
introducción en el comercio) en exclusiva (directamente o a
través de terceros)
• Disposición: enajenación (venta, cesión, etc.) y actos de
gravamen (hipoteca mobiliaria y usufructo)
• No obstante, objeto de EXPROPIACIÓN: el Estado está
facultado para expropiar la patente por causas de utilidad
pública o de interés social (sin perjuicio de licencias obligatorias)
2.1

8. Tipos de licencias contractuales (I) 2.2
TIPOS DE LICENCIAS CONTRACTUALES
• Licencias exclusivas / no exclusivas
• Exclusiva:
• Imposibilidad de explotación de la patente a través del
otorgamiento de licencias a favor de otros terceros.
• Subtipos:
• Licencia exclusiva completa (aplicación, salvo pacto en
contrario): imposibilidad de conceder licencias y de
explotación directa por parte del licenciante
• Licencia exclusiva simple: pacto para que el licenciante
pueda explotar la licencia por sí mismo.
• No exclusiva o simple: se permite la explotación por parte del
titular y la concesión de nuevas licencias a terceros.

9. Tipos de licencias contractuales (II) 2.3
TIPOS DE LICENCIAS CONTRACTUALES
• Licencias de fabricación / licencias de distribución
• Licencia de fabricación: licenciatario legitimado únicamente
para la fabricación del invento patentado
• Licencia de distribución: licenciatario legitimado únicamente
para llevar a cabo la comercialización del invento patentado
• Licencias temporalmente limitadas / licencias no limitadas
• Licencias temporalmente limitadas: período menor que
el de duración de la patente (<20 años)
• Licencias no limitadas: período igual al de la duración de
la patente (=20 años)
• Licencias para todo el territorio del Estado / licencias para
una parte del territorio del Estado

10. Principios rectores de la licencia contractual
PRINCIPIOS DE LA LICENCIA CONTRACTUAL
• PRINCIPIO BÁSICO: autonomía de la voluntad de las partes.
• NORMATIVA SUPLETORIA: la LPa establece normas aplicables
“salvo pacto en contrario”.
• Prohibición de ceder o sublicenciar (Art. 75.2 LPa)
• Facultad del licenciatario para (i) realizar todos los actos de
explotación de la patente; (ii) en todas sus aplicaciones; (iii) en
todo el territorio del Estado; y (iv) durante toda la duración de la
patente (Art. 75.3 LPa)
• Carácter no exclusivo de la licencia (Art. 75.4 LPa)
• En caso de licencia exclusiva, prohibición de explotación directa
por parte del titular de la patente.
• Obligación del titular de poner en conocimiento al licenciatario
toda la información necesaria para explotar la patente (Art. 76 LPa)
2.4

11. Requisitos del contrato de licencia
REQUISITOS DEL CONTRATO
• Requisitos aplicables a todos los contratos
• Art. 1.261 del Código Civil.
• Consentimiento de las partes
• Objeto: explotación de una patente
• Causa: onerosidad/gratuidad del contrato
• Art. 1.255 del Código Civil. Límite a la autonomía de la
voluntad de las partes: Ley, costumbre y orden público
• Normas de Defensa de la Competencia. Límite a la autonomía
de las partes (ver más adelante)
• Requisitos específicos del contrato de licencia de patentes
• Art. 74.2 LPa. Formalización del contrato por escrito
• Publicidad. Conveniencia de inscripción de la licencia en el
Registro de Patentes (eficacia erga omnes)
2.5

12. Contenido del contrato de licencia (I)
CONTENIDO DEL CONTRATO
Importante fijar correctamente el contenido del contrato => en
caso contrario, aplicación supletoria de la LPa
• Extensión objetiva del derecho de licencia
• Distribución / fabricación / ambas
• Todas / algunas de las aplicaciones técnicas
• Delimitación territorial del derecho de licencia
• Concepto: espacio geográfico donde el contrato surtirá
efectos
• Importante: protección del territorio de un licenciatario
frente a otros => protección únicamente por vía
contractual, fuera del régimen de protección de patentes
• Delimitación temporal del derecho de licencia
2.6

13. Contenido del contrato de licencia (II)
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones del licenciante.
• Saneamiento por evicción. Garantía de que tiene legitimación
para conceder licencia (posible excluirlo en el contrato, salvo
mala fe) => Responsabilidad del licenciante por EVICCIÓN
(analogía de la regulación del Código Civil en materia de
arrendamientos)
• Saneamiento por vicios. Responsabilidad del licenciante en
caso de inejecutabilidad de la invención patentada
2.7

14. Contenido del contrato de licencia (III)
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones del licenciatario.
• Pago de la contraprestación. Modalidades:
• Suma fija: independiente de la marcha de la explotación
(habitualmente complemento)
• Cánones periódicos: normalmente, en función de la marcha de la
explotación
• Obligación de explotar la patente => en caso de falta de
explotación, posibilidad de sometimiento al régimen de
licencias obligatorias
• Obligaciones relativas al modo de realizar la explotación
• Obligación de seguir normas de calidad
• Obligación de adquirir bienes o servicios del titular o terceros
2.8

15. Régimen de responsabilidad
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: en caso de
reclamación de terceros por daños y perjuicios derivados de los
defectos de la patente, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA del titular
y del licenciatario (Art. 78 LPa).
• Legitimación pasiva del titular y del licenciatario
• Facultad de repetición. El titular de la patente facultado para
repetir contra el licenciatario, salvo:
• Pacto en contrario (principio de autonomía de las partes)
• Mala fe
• “Dadas las circunstancias y por razones de equidad,
deba ser [el titular] quien deba soportar en todo o en
parte la indemnización”
2.9

16. Protección del licenciatario
PROTECCIÓN DEL LICENCIATARIO
Legitimación del licenciatario para el ejercicio de acciones por
infracción del derecho de patente (Art. 124 LPa)
• LEGITIMACIÓN PREFERENTE
• Contenido: capacidad para el ejercicio de acciones
correspondientes al titular de la patente
• Legitimado: Únicamente el licenciatario exclusivo
• Posibilidad de exclusión por pacto
• LEGITIMACIÓN DE SEGUNDO GRADO
• Contenido: capacidad para el ejercicio de acciones en
ausencia de actuación del titular + medidas cautelares
• Legitimado: licenciatario sin legitimación preferente
2.10

17. Causas de extinción de las licencias
CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LAS LICENCIAS CONTRACTUALES
• Causas comunes a todos los contratos (acuerdo de las partes,
transcurso del tiempo pactado, resolución por incumplimientos,
etc.)
• Causas específicas del contrato de licencia.
• Denuncia de una de las partes => necesario pacto al respecto y
período de preaviso razonable.
• Caducidad de la patente
• Por expiración del plazo: liberalización de la patente.
• Por renuncia del titular: necesario otorgamiento de
consentimiento por parte de los licenciatarios
• Por impago de tasas
• Nulidad de la patente => efectos retroactivos de la nulidad no
afectan a los contratos de licencia anteriores; efectos a futuro
2.11

18. Licencias de pleno derecho
LICENCIAS DE PLENO DERECHO
Posibilidad de ofrecimiento de LICENCIA DE PLENO DERECHO
por parte del titular de una patente
• Forma: declaración en la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) sobre disponibilidad para conceder una licencia
• Inscripción en la OEPM
• Carácter de la licencia obtenida:
• Licencia contractual
• No exclusiva
• Remuneración: salvo pacto entre las partes, compensación
fijada por la OEPM
2.12

19. Licencias obligatorias 3

20. Introducción
RAZÓN DE SER DE LA LICENCIA OBLIGATORIA
Conflicto entre INTERÉS PRIVADO del titular y el INTERÉS
PÚBLICO => Casos de falta de explotación o infraexplotación de
una patente.
Posibles vías de solución:
• Expropiación (Art. 73 LPa)
• Licencias obligatorias (Título IX LPa)
Instrumento jurídico justo y equilibrado: permite la
explotación sin autorización del titular pero con una
contraprestación justa a su favor.
3.1

21. Requisitos para la concesión (I)
REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS
• REQUISITO TEMPORAL. Cualquier persona podrá solicitar la
concesión de licencia obligatoria en caso de:
• Falta de inicio de la explotación en un período de 4 años
desde la fecha de solicitud
• Interrupción de la explotación durante 3 años
• REQUISITO OBJETIVO. Que no esté sujeta a ofrecimiento de
licencia de pleno derecho
• CAUSAS.
• Falta o insuficiencia de la explotación
• Necesidad de la exportación (*)
• Dependencia entre patentes
• Motivos de interés público (*)
(*) Ver siguiente diapositiva
3.2

22. Requisitos para la concesión (II)
NECESIDAD DE LA EXPORTACIÓN (Art. 88 LPa). Requisitos:
• Mercado de la exportación incorrectamente abastecido
• Grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país
INTERÉS PÚBLICO. Motivos:
• La explotación del invento patentado = primordial para la salud
pública o defensa nacional
• La falta/insuficiencia de explotación del invento patentado suponga
perjuicio para el desarrollo económico y tecnológico del país
En ambos casos, el GOBIERNO FACULTADO PARA SOMETER
UNA PATENTE AL RÉGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS
MEDIANTE REAL DECRETO
3.3

23. Régimen de las licencias obligatorias (I)
PRINCIPIOS APLICABLES A LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS
• Carácter de licencia simple. (licencias obligatorias = no
exclusivas)
• Remuneración adecuada
Remuneración del titular sujeta a la importancia económica del
invento patentado
• Principio de buena fe en las relaciones titular-licenciatario
En caso de violación por parte del titular (dictada por sentencia),
reducción de la remuneración
• Requisitos de cesión de la licencia obligatoria
• Transmisión junto con la empresa o parte de la empresa
• Anotación en la OEPM
3.4

24. Régimen de las licencias obligatorias (II)
PRINCIPIOS APLICABLES A LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS
• Nulidad de las sublicencias sobre licencias obligatorias
• Modificabilidad de la licencia obligatoria
• Solicitud: tanto por parte del licenciatario como del titular
• Motivo: cualquier nuevo hecho que justifique el cambio => En
especial, el otorgamiento de licencias contractuales con
términos más beneficiosos
• Cancelación de la licencia
• Causa: incumplimiento de las obligaciones del licenciatario
• Órgano resolutorio: Oficina Española de Patentes y Marcas (de
oficio o a instancia de parte)
• Régimen supletorio. En lo no regulado expresamente, aplicación de
lo previsto para las licencias contractuales
3.5

25. Caso especial: patentes farmacéuticas
LICENCIAS OBLIGATORIAS SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
DESTINADOS A PAÍSES CON PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA
REGLAMENTO (CE) 816/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO
• SUPUESTO: concesión de licencias obligatorias por parte de los
estados a personas que exporten a países en vías de desarrollo
• OBJETIVO: productos producidos para exportación con objeto de
PALIAR PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA (en ningún caso objetivos
industriales o tecnológicos)
• PAÍSES IMPORTADORES: Distinción entre países miembros de la
OMC y países no-miembros (mayores requisitos para estos)
• Protección de los derechos del titular.
• Obligatoriedad de la negociación con el titular previa a la
solicitud de licencia obligatoria
• Derecho a formular observaciones
3.6

26. Licencias y Derecho de la Competencia 4

27. Introducción (I)
RÉGIMEN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Prohibición de “conductas colusorias” (acuerdo entre empresas
tendentes a limitar o controlar la producción, distribución o
desarrollo técnico)
• Art. 1.1 de Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC)
• Art. 81.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE)
Las LICENCIAS SOBRE PATENTES, en principio, dentro del
concepto de “conductas colusorias”
4.1

28. Introducción (II)
RÉGIMEN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
EXCEPCIONES al sistema general de prohibición de “conductas
colusorias”
• Art. 1.3 de LDC
• Art. 81.3 de TCE
Necesario Reglamento Comunitario declarando exención =>
REGLAMENTO (CE) 772/2004 DE LA COMISIÓN, relativo a
determinadas categorías de transferencia de tecnología
4.2
“[conductas] que contribuyan a mejorar la
producción o la distribución de los productos o a
fomentar el progreso técnico o económico, y
reserven al mismo tiempo a los usuarios una
participación equitativa en el beneficio
resultante”

29. Requisitos para la exención
APLICACIÓN DE LA EXENCIÓN DEL REGLAMENTO (CE) 772/2004
REQUISITO: no superación de los siguientes umbrales de cuota de
mercado:
• Entre empresas competidoras => 20% de cuota de mercado
combinada de ambas empresas en el mercado tecnológico y de
productos de referencia.
• Entre empresas no competidoras => 30% de cuota de mercado cada
una de las empresas en el mercado tecnológico y de productos de
referencia
4.3

30. Inaplicación de la exención (I)
INAPLICACIÓN DE LA EXENCIÓN DEL REGLAMENTO (CE) 772/2004, a
pesar del cumplimiento de los umbrales
1) RÉGIMEN DE “RESTRICCIONES ESPECIALMENTE GRAVES” (Art. 5)
• En caso de empresas competidoras
• Restricción de la capacidad de una parte para determinar sus
precios al vender los productos a terceros
• Limitación de la producción a una sola de las partes en acuerdos
de licencias recíprocas
• Asignación de mercados o clientes (salvo excepciones)
• Restricción de la capacidad del licenciatario para explotar su
propia tecnología
• Restricción a realizar actividades de I+D
4.4

31. Inaplicación de la exención (II)
INAPLICACIÓN DE LA EXENCIÓN DEL REGLAMENTO (CE) 772/2004, a
pesar del cumplimiento de los umbrales
1) RÉGIMEN DE “RESTRICCIONES ESPECIALMENTE GRAVES”
• En caso de empresas no-competidoras
• Restricción de la capacidad de determinar sus precios al vender
productos a terceros => Excepciones: posibilidad de recomendar
precios de venta y fijar precios máximos
• Restricción del territorio en el que el licenciatario pueda vender
los productos (salvo excepciones)
• EFECTOS: Inaplicación de la exención del Reglamento (CE)
772/2004 => Acuerdo = tipificado como “conducta colusoria”, y
por lo tanto, nulidad + sanción
4.5

32. Inaplicación de la exención (III)
INAPLICACIÓN DE LA EXENCIÓN DEL REGLAMENTO (CE) 772/2004, a pesar
del cumplimiento de los umbrales
2) RÉGIMEN DE “RESTRICCIONES EXCLUSIVAS” => obligaciones fuera de la
aplicación de la exención:
• En general:
• Obligación del licenciatario de conceder al licenciante o a un tercero
licencia exclusiva sobre las nuevas aplicaciones o perfeccionamientos del
invento licenciado
• Obligación del licenciatario de ceder al licenciante o a un tercero las
nuevas aplicaciones o perfeccionamientos del invento licenciado
• Obligación del licenciatario de no oponerse a los derechos de propiedad
industrial que el licenciante ostenta en el mercado
• En caso de empresas no competidoras, además:
• Limitación a la capacidad del licenciatario de explotar su tecnología
• Limitación a realizar I+D
4.6

33. Inaplicación de la dispensa (IV)
INAPLICACIÓN DE LA EXENCIÓN DEL REGLAMENTO (CE) 772/2004, a
pesar del cumplimiento de los umbrales
2) RÉGIMEN DE “RESTRICCIONES EXCLUSIVAS” => Efectos:
• Inaplicación de la exención a la obligación o limitación concreta
• Aplicación de la exención al resto del acuerdo, siempre que se
cumplan los requisitos exigidos
4.7