Software - Guía Para Su Contratación

Software
Guía Para Su Contratación

CAMTIC
Charla TIC
Luis Diego Castro Ch.
Ldcastro@castropal.com

Copyright 2004 © Castro & Pal Asociados Ltda.

Software
Concepto Técnico

Definición:
“Expresión de un conjunto de instrucciones mediante
palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que,
al ser incorporadas en un dispositivo de lectura
automatizada, es capaz de hacer que un ordenador –un
aparato electrónico o similar capaz de elaborar
informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga
determinado resultado. El programa de ordenador
comprende también la documentación técnica y los
manuales de uso.”
Comision del Acuerdo de Cartagena, citado por Alvarez, María Yolanda y otra. Los
Yolanda
Derechos de Autor y el Software. Editorial Universidad Pontificia Bolivariana,
Software.
Medellín, 1997
Lic. Luis D. Castro / CASTRO & PAL 2

Software
Concepto Jurídico

Se tutela como Derecho de Autor
Equiparado a “expresión artística” (escultura,
pintura, obra musical, obra literaria, etc.)
Es donde mejor encaja, aunque no está hecho a
la medida
Costa Rica y mayoría de países lo protegen solo
como Derecho de Autor
Otros países (EEUU) lo consideran además una
invención patentable

Derechos de Autor
Fundamento Legal en Costa Rica

Constitución Política
Art. 47.- “Todo autor, inventor, productor o comerciante, gozará
temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o
nombre comercial, con arreglo a la ley.”

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos
Art. 1.- “... Por " obras literarias y artísticas " deben entenderse
todas las producciones en los campos literario y artístico,
cualquiera que sea la forma de expresión, tales como:... los
programas dentro de los cuales se incluyen sus versiones
sucesivas y los programas derivados...”

Convenios Internacionales
Convenio de Berna, Convenio de la OMPI Sobre Derechos de Autor


Derechos de Autor

Qué son?

Derecho que tiene el autor sobre su creación
intelectual expresada

Se divide en dos derechos
Derecho moral (eterno)
Derecho patrimonial (70 años de la muerte del
creador)

Derechos de Autor

Dónde se protegen?
En todo el mundo (no es territorial)
En Costa Rica o de costarricenses por Ley de Derechos de Autor
Fuera de Costa Rica por Convenio de Berna y Tratados de OMPI
(Tratado de Derechos de Autor y Tratado sobre Fonogramas)

Cómo se protegen?
Desde que se expresan o fijan
No requieren registro para estar protegidas
Registro es útil para demostrar luego fecha de creación (en
algunos paises es necesario para oponerlo a terceros)


Contratación de Software
¿Qué se contrata?

Es un contrato sobre los derechos de autor

Cesión -> Traspaso del derecho de autor

Licencia -> Autorización de uso del derecho de
autor


¿Porqué un contrato?

Se necesita contrato escrito porque:

Cesión de derechos no se presume
Licencia de uso no se presume
Deben estar expresamente pactados

Si no hay problemas no se necesita contrato
Pero si hay problemas es indispensable poder remitirse a un
contrato escrito
Si sabe que no va a haber problemas no necesita contrato


Modalidades de Licenciamiento

Contratos de Adhesión
“Venta” de paquetes de software en estantería
Contrato de licencia tipo “shrink wrap”
Contrato de licencia mediante “click”
“Venta” de software en línea
Contrato de licencia mediante “click”
Arrendamiento de Software
Leasing
Contrato de licencia explícito (autor-empresa leasing)
Contrato de leasing (empresa leasing-usuario)
ASP
Contrato de licencia explícito (autor-ASP)
Contrato de licencia (ASP-usuario)
Arrendamiento Directo

Modalidades de Licenciamiento

Contratos Negociados

Todos los anteriores, pero en la práctica no
ocurre

Software “Hecho a la Medida”
Contrato complejo, de cesión o licenciamiento


Contrato para Desarrollar

Contrato ampliamente negociado
Clausulado tan variado como las partes
requieran
Aplican reglas comunes de contratos

Puede acordarse la cesión o licenciamiento
de los derechos de autor (patrimoniales)


Elementos del Contrato

Sujetos de la Contratación
Objeto y titularidad del software
Precio
Plazo
Garantía
Mantenimiento, actualizaciones
Confidencialidad
Limitaciones territoriales
Limitaciones comerciales
Cláusula arbitral
Notificaciones


Sujetos de la Contratación
Cliente
Determinar quién es el cliente
En caso de persona jurídica -> quien tiene capacidad para
representar empresa (poder general en muchos casos)
Desarrollador
Debe ser titular de derecho patrimonial
Tener cuidado en casos de obras en colaboración, obras
colectivas (cesión de derechos de autor de quienes desarrollan
software)
Nota de interés (obra colectiva o posibilidad de derecho moral
nacido en persona jurídica sin fictio iuris o cesio legis)



Objeto y titularidad del software
Qué quieren que les desarrolle y qué les voy a entregar?

Objeto (Qué quieren y voy a desarrollar)
Elemento más importante
Factor de discusión posterior más común
No claro = incumplimiento contractual
Deben estar claramente indicados
requerimientos del cliente
la funcionalidad del software a desarrollar
lo que se va a entregar (código fuente o ejemplar instalado)



Titularidad

Qué le voy a entregar desde el punto de vista
jurídico?
El derecho patrimonial (cesión derechos sobre el software)
->Si entrego el código fuente y las guías para acceder al
programa para modificarlo, mejorarlo o adaptarlo y autorizo
que lo hagan
El derecho de uso (licencia limitada)
–>Si entrego un ejemplar instalado y probado; pero sin
autorización para modificarlo o reproducirlo



Precio
Monto (moneda)
Forma de pago
Lugar de pago
Casos complejos
Pago por resultado
Pago por avance
Pago en especie
Pago mediante “derecho de aprendizaje”, para vender luego la
aplicación a otros clientes
(alto riesgo de las partes en caso de incumplimiento)



Plazo

Evitar que atrasos del cliente sean atrasos del
desarrollador

Obligaciones del cliente claramente determinadas

Elaborar cronograma con obligaciones mutuas



Garantía
Funcionamiento según las especificaciones
pactadas
Deber de modificar el software en caso que no
funcione adecuadamente
Plazo para período de prueba es fundamental
Garantizar que no se está violentando
propiedad intelectual de otros (terceros o
empleados)
Cuidado con herramientas para desarrollar software



Mantenimiento y Actualizaciones
Debe especificarse claramente a qué
mantenimiento y actualizaciones se tiene
derecho por el precio pactado
Si no están icluidos indicarlo expresamente
Si se pactan pero con un costo independiente
es mejor realizar un contrato independiente o
un anexo



Confidencialidad

Obligación conveniente
Desarrollador guarda confidencialidad sobre la información que
le proporciona el cliente para desarrollar el software. No
importa si es secreta o no
Obligación es de todos en la empresa desarrolladora
Ante el cliente responde la empresa, aunque empleado sea
quien la divulgue
Sanciones únicamente civiles por incumpliento contractual y
posibles daños y perjuicios



Confidencialidad (cont)
Obligación indispensable
Desarrollador debe mantener confidencialidad sobre los
secretos industriales que el cliente le facilita e identifica como
tales
Incluir únicamente si cliente lo solicita e indica que entregará
información secreta o no divulgada
Es mejor pactar obligación por escrito
Indicar tipo de identificación que el cliente hará de la
información secreta
Obligación es de todos en la empresa desarrolladora
Ante el cliente responde la empresa, aunque empleado sean quien
divulgue
Sanciones civiles y penales (1 a 3 años de cárcel)


Limitaciones Territoriales

Establecer si el software desarrollado podrá ser utilizado
únicamente en un territorio específico
Es últil en algunos casos donde el precio depende del
territorio; especialmente para clientes que tienen
múltiples sucursales y la capacidad de atender varias
desde un mismo sitio
Va junto a la cláusula que determina el número de
licencias o la capacidad de cesión que tendrá el cliente
En caso que no haya limitación no debe indicarse, se
presume


Limitaciones Comerciales

Son restricciones que se pueden negociar en casos
específicos
Algunos ejemplos comunes:
Cláusula de no competencia (ej. Banco cliente no puede
ofrecerle el servicio con el software a otros bancos)
Cláusula de no “robo de empleados”
Restricción de giro comercial en que utilizará el software
(únicamente para hospitales, servicios financieros, etc.)



Cláusula Arbitral
Conveniente
Solución más expedita
Caro al principio, pero más corto por lo que ahorra
costos y recursos
Arbitraje de Derecho o Arbitraje de Equidad
Depende de cada persona, ambos pueden tener ventajas
Arbitraje de Derecho –> Se falla según la ley
Arbitraje de Equidad –> Se falla a conciencia
En caso de diferencia sobre especificaciones o defectos
técnicos, puede ser conveniente el arbitraje en equidad con
árbitros técnicos en informática



Cláusula de Notificaciones
Conveniente
Debe existir lugar oficial para hacer comunicaciones
contractuales
Útil en caso de diferencias
Evita estar averiguando el sitio actual de las oficinas del
cliente o la identidad del representante legal
Es mejor indicar una dirección física. Fax y correo
electrónico son útiles mientras no haya diferencias


Repercusiones Internas
del Software “Hecho a la Medida”

Manejo de información suministrada por el
cliente
Manejo de información confidencial
(secretos industriales) o información
sensible del cliente
Manejo de la relación contractual con
empleados y “contratistas”



Manejo de información suministrada por el cliente
Obligación de confidencialidad es contractual no legal (a
menos que sea secreto industrial)
Responsabilidad civil se disminuye estableciendo
mecanismos internos que aseguren confidencialidad
Establecer procedimientos internos claros y divulgarlos
Identificar claramente la información confidencial del cliente
Establecer cláusulas en contratos con empleados y
“contratistas” que aseguren obligación de mantener
confidencialidad de esta información aún después de terminada
la relación
Capacitar y orientar a los ejecutivos y empleados en el manejo
de información confidencial
Tener capacidad de demostrar que se hizo todo esto


Manejo de información secreta
Obligación es legal, no solo contractual

Ley de Información No Divulgada establece requisitos para que
información esté protegida:

a) Sea secreta, no evidente ni obvia
b) Esté legalmente bajo el control del titular y haya
adoptado medidas para mantenerla secreta
c) Tenga un valor comercial por su carácter de secreta



Manejo de información secreta (cont.)

Divulgación tiene consecuencias penales (1 a 3
años de cárcel)

Responsabilidad civil se disminuye y penal se
limita si existen mecanismos internos claros
para el manejo de la información confidencial
(seguir sugerencias dadas para manejo de
información suministrada por el cliente)


Contratos con empleados y “contratistas”

Confidencialidad

Propiedad Intelectual



Contratos con empleados
Confidencialidad
Código de Trabajo (art. 71g)
Son obligaciones de los trabajadores: “g) Guardar
rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de
fabricación de los productos a cuya elaboración concurran
directa o indirectamente, o de los cuales tengan
conocimiento por razón del trabajo que ejecuten; así
como de los asuntos administrativos reservados, cuya
divulgación pueda causar perjuicios al patrono”
Código de Trabajo (art. 81e)
Son causales de despido sin responsabilidad patronal: “e)
Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el
inciso g) del artículo 71”


Confidencialidad (cont.)
Ley de Información no Divulgada (art.7)
Art. 7-. Toda persona que con motivo de su trabajo,
empleo, cargo, desempeño de su profesión o relación de
negocios, tenga acceso a información no divulgada en los
términos señalados en el primer párrafo del artículo 2 de
esta ley y sobre cuya confidencialidad se le haya
prevenido en forma expresa, deberá abstenerse de usarla
o divulgarla sin consentimiento del titular, aun cuando su
relación laboral, el desempeño de su profesión o la
relación de negocios haya cesado.
En los contratos por los que se transmiten conocimientos
técnicos especializados, asistencia técnica, provisión de
ingeniería básica o tecnologías, podrán establecerse
cláusulas de confidencialidad para proteger la información
no divulgada que reúnan las condiciones referidas en el
primer párrafo del artículo 2 de la presente ley.


Confidencialidad
Recomendaciones y cláusulas a incluir
Identificación y obligación de seguir procedimientos para
mantener confidencialidad de la información secreta o
remisión al documento interno que tiene dicha regulación
Obligación de guardar secretos
Reportar violaciones a los procedimientos
Divulgación de secretos es causal de despido
Debe mantener secretos aún después de terminada la
relación laboral


Contratos con “contratistas”
Confidencialidad
Recomendaciones y cláusulas a incluir
Declaración donde reconoce que trabajará con información
confidencial del cliente y de su patrono
Identificación y obligación de seguir procedimientos para
mantener confidencialidad de la información secreta o remisión al
documento interno que tiene dicha regulación
Obligación de guardar secretos
Reportar violaciones a los procedimientos
Divulgación de secretos es causal de rescición unilateral sin
responsablidad
Debe mantener secretos aún después de terminada la relación
contractual
Debe resarcir a la desarrolladora en caso que la violación del
secreto conlleve responsabilidad o perjuicio económico a ésta



Ley de Derechos de Autor (art. 40)
Empleados:
Art. 40.- “... cuando el autor sea un asalariado el titular de
los derechos patrimoniales será el empleador”
Contratistas:
Art. 40.- Cuando uno o varios autores se comprometen a
componer una obra, según plan suministrado por el
editor, únicamente pueden pretender los honorarios
convenidos. El comitente será el titular de los derechos
patrimoniales sobre la obra, pero los comisarios
conservarán sobre ella sus derechos morales...”



Recomendaciones

Cláusula de expresa que reconoce que los derechos
patrimoniales de las obras que produzca o en que participe,
serán del empleador


Violación de Propiedad Intelectual
¿Qué incluye?

Copia ilegal del software
Alteración o modificación del software
Uso no autorizado por el contrato de
licencia
Uso más allá del plazo original del contrato
de licencia
Cualquier otro uso o transformación no
autorizada expresamente

Medidas a Tomar

Acciones Civiles
Proceso Abreviado para reclamar daños y
perjuicios
Criterio para fijar daños y perjuicios:
Estimación pericial
Debe tomarse en consideración:
Beneficios dejados de percibir por el titular
Beneficios obtenidos por el infractor
Precio o regalía que infractor debió haber pagado para
hacer uso lícito del software


Medidas a Tomar

Acciones Penales
Delito castigado con pena de prisión de 1 a 3
años (beneficio ejecución condicional de la
pena)
Acción pública a instancia privada (denuncia la
debe plantear y seguir el afectado)
Se requiere que haya perjuicio


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