Sistema de patente unitaria y contratos de licencia, ¿que va a cambiar?

1. Sistema de patente unitaria y contratos de licencia,
¿que va a cambiar?
José Luis de Miguel
Presidente, LES España-Portugal

2. Capital social e innovación en Europa y en España. V. Pérez-
Díaz y J.C. Rodríguez. Fundación COTEC, 2013

3. Capital social e innovación en Europa y en España. V. Pérez-
Díaz y J.C. Rodríguez. Fundación COTEC, 2013
• Facilita el acceso a recursos
• Facilita una mayor
confianza en los demás y
una mayor amplitud de
mira
• Nos acostumbra a cooperar
sin esperar retribuciones
extrínsecas

4. Constituida en EEUU en 1965
32 sociedades nacionales y regionales
LES España se constituye en1974
Asociación profesional sin ánimo de
lucro
Facilitar el networking
Formación (interna y externa)
Fijar y fomentar estándares profesionales
Interactuar con organizaciones mundiales
Realizar investigación
Dar a conocer la PI y sus beneficios
Objetivos

5. Licensing includes identification, valuation, development, use,
transfer, marketing, and/or management of intellectual property
for commercial purposes

6. Licensing includes identification, valuation, development, use,
transfer, marketing, and/or management of intellectual property
for commercial purposes
Propiedad industrial e intelectual
como activo estratégico para las
empresas
(no como instrumento legal)

7. Objetivos estratégicos de LESI y LES España-Portugal
Que la asociación sea diversa en su composición
– resulte más atractiva a los profesionales que trabajan en
empresas industriales y en la investigación pública
Que la asociación sirva para impulsar la carrera de los
jóvenes profesionales

8. Objetivos estratégicos de LESI y LES España-Portugal
Que la asociación sea diversa en su composición
– resulte más atractiva a los profesionales que trabajan en
empresas industriales y en la investigación pública
Que la asociación sirva para impulsar la carrera de los
jóvenes profesionales
“Facilita una mayor confianza en los
demás y una mayor amplitud de mira”
– Internacional
– Diversa: distinta formación, entorno de
trabajo, edad, posición en la organización
– Relación única con instituciones
(internacionales), también de cooperación
para el desarrollo

9. “Facilita el acceso a recursos”

10. “Facilita el acceso a recursos”

11. “Facilita el acceso a recursos”

12. “Nos acostumbra a cooperar sin esperar
retribuciones extrínsecas”
– La base de LES es el voluntariado
– Somos miembros a título personal
– Nadie cobra “un euro”, ni en los órganos
de gobierno, ni en las actividades que
organizamos
– Disfrutamos de poder aportar y estar con
otros que también lo hacen

13. www.lesi.org www.les-sp.org
@LES_EsPt

14. Sistema de patente unitaria y contratos de licencia,
¿que va a cambiar?
• Breve repaso a las características del nuevo sistema
• Consideraciones prácticas para los distintos agentes
• Algo va a cambiar, ¿también para las universidades
españolas?

15. Nuevo sistema
• Tribunal Unificado de Patente (TUP)
– Disposiciones transitorias complejas
• Nuevo tipo de patente - Patente Europea con Efecto
Unitario ó Patente Unitaria
– Nuevas solicitudes de patente
– Solicitudes EP pendientes

16. Solicitud Patente Europea
Procedimiento
ConcedidaDenegada
Patente Europea
con efecto unitario
Validación
Patente Nacional

17. Solicitud Patente Europea
Procedimiento
ConcedidaDenegada
Patente Europea
con efecto unitario
Validación
Patente Nacional
Divisible Indivisible

18. Consideraciones sobre costes en la “ruta” Patente
Unitaria
• Diferencias sólo a partir del momento de la concesión
– No tasa de designación, traducciones, no necesidad de
API para la validación
– Cuota Mantenimiento: pendiente - ¿Cómo cuatro países?
• La Patente Unitaria no se podrá “podar” en el futuro
– Aunque se podrá licenciar geográficamente

19. El Tribunal Unificado de Patente (TUP)
• Cubre el mismo territorio que la PU + Italia
• Se ocupa de PU y también de EP (actuales y futuras)
• Disposición transitoria – Posibilidad de excluir (“opt-out”)
las EP durante los primeros 7 años por los Propietarios

20. Consideraciones sobre “Opting out” para los titulares
• Si el titular de la patente no hace nada, sus patentes
estarán sujetas a la jurisdicción del TUP
– Revocación centralizada
• Hay posibilidad de hacer “opting back in”, siempre que
no haya litigios a nivel nacional
• No se conocen las tasas de “opting out” y “back in”

21. Consideraciones para licenciantes y licenciatarios
• Sólo el propietario puede iniciar la acción de “opting out”
– Revisar contratos de licencia existentes
– Acordar una estrategia en nuevos contratos en discusión
• Impacto de una revocación
– Licenciante – evitar perder pagos de regalías
– Licenciatario – evitar perder cobertura de mercados

22. Consideraciones en caso de investigación colaborativa
• “Opt out” es sólo una parte de una política que incluya la
ruta de protección a seguir (EP vs UP vs nacional)
• Menos costes a corto, pero (posiblemente) mayores a
largo y menos flexibilidad
• En caso de una solicitud conjunta, la ley aplicable es la
del primer solicitante (un nuevo tema a negociar!)

23. “Hay que desarrollar estrategias y tomar decisiones
para estar preparado ante los cambios”. También las
Universidades españolas
• Prepararse para (a) renegociar contratos, (b) negociar
nuevos aspectos, y (c) desarrollar políticas para la
investigación colaborativa
– Nuevas “rutas” para la protección, también la nacional
– A corto, en relación con la posibilidad de “Opt out”
– Patentes conjuntas (en co-propiedad)

24. Europe’s New Patent Regime—
Preparing The Ground
By Fiona Nicolson, Sahar
Shepperd and Alan
Johnson

25. Muchas gracias por vuestra atención!
presidencia@les-sp.org