1. Desarrollo de Productos y
Servicios de Exportación
Plana Docente:
Andrades Sosa, José Ignacio
Laos López, José Enrique
Loccher, Carla
Mere Ortega, Margrory

2. Cuarta Unidad
Aspectos Legales de Nuevos
Productos (Marcas y Franquicias)
Décimo Tercera Semana
Décimo Tercera Sesión
Los Contratos y Licencias de Fabricación

3. Tecnología
• “Conjunto de conocimientos propios de un oficio
mecánico o arte industrial”
• Se distinguen dos fuentes de acceso a la tecnología:
– Interna (generación propia)
– Externa (adquisición o comercialización)

4. Transferencia de Tecnología
• Se refiere a los acuerdos contractuales según los cuales se
transmite un conjunto de conocimientos, sean patentables o no,
estén o no protegidos por algún sistema legal, ya sean
correspondientes a los institutos de propiedad intelectual o al
secreto industrial o empresarial.

5. Previsiones internacionales
• Proyecto de Código de conducta para la transferencia de
tecnología en el marco de Naciones Unidas.
• Ley Modelo de OMPI sobre patentes de invención para países en
vías de desarrollo.
– Registro de contratos de transferencia de tecnología
– Pautas para el control de los contratos.

6. Cláusulas más comunes en los
contratos de fabricación
• Comparecencia
• Antecedentes
• Objeto
• Precio
• Plazo
• Obligaciones de las partes
• Rescisión / cláusula penal
• Propiedad Intelectual
• Condiciones de comercialización del desarrollo
• Comisión de seguimiento o supervisión

7. Elección de las cláusulas de un
contrato
• Depende de la naturaleza jurídica del contrato
– Contratos nominados e innominados
• Depende de la determinación del objeto y de las obligaciones
asumidas
• Depende de la situación jurídica que se pretende proteger
– TRATO VS. CONTRATO

8. Anexos
• Suelen ser de diferentes tipos:
– Anexo Técnico, planos o esquema de trabajo
– Inventario de los bienes y suministros a ser utilizados
– Convenio de confidencialidad
– Asistencia técnica

9. Tipos de contratos de transferencia de
tecnología
• Cesión de patentes
• Licencia de patentes
• Contrato de Know how
• Contrato de Asistencia Técnica
• Contrato de “Engineering”
• Contrato de Confidencialidad

10. Cesión de Patentes
• Es la figura típica a través de la cual se articula la transmisión
plena de estos bienes, permitiendo al adquirente ocupar la
posición jurídica del cedente a todos los efectos.
• Implica un desplazamiento o cambio de titular de los derechos de
la patente o de la solicitud de la misma a cambio de un precio.
• Puede ser total o parcial
– En cuanto a los derechos cedidos
– En razón del territorio
• Inscripción en el Registro

11. Licencia de patentes
• El contrato de licencia es aquel por el cual el titular de un derecho
de propiedad industrial confiere a un tercero el derecho de
explotación.
• Objeto:
– Patente concedida
– Derechos emergentes de una solicitud de patente
• Es un contrato nominado
• No es solemne
• Inscripción en el Registro
– Efecto: oponible frente a terceros

12. Regulación Legal de la Licencia
• Principio general: Autonomía de las partes
• Extensión; a todos los actos de explotación o comercialización
del objeto de la patente durante toda la vigencia, en todo el
territorio del país y respecto de todas las aplicaciones del objeto.
• Prohibición de ceder o transferir la licencia
• No exclusividad
• Faculta al licenciatario a adoptar todas las medidas necesarias
para la defensa de la patente a falta de iniciativa del titular.

13. Regulación Legal de la Licencia
• Prohibiciones:
– Establecer cláusulas que:
• Produzcan un efecto negativo en la competencia,
• Constituyan competencia desleal
• Impliquen abuso de posición dominante del titular de la patente.
– Condiciones:
• Efectos perjudiciales en el comercio
• Condiciones exclusivas de retrocesión
• Impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes
• Limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial, cuando ello
no se derive de los derechos conferidos por la patente.
• Limitaciones a la exportación del producto protegido por patente hacia
zonas de integración económica y comercial

14. Obligaciones principales
comunes a ambos tipos de
contratos
• Obligación de entrega de la patente ya sea con la finalidad de
cederla definitivamente o conceder su uso.
• Obligación de pago del precio.
• Obligación de Garantía de la vigencia de los derechos conferidos
por la patente.

15. Contrato de Transferencia de Know
How
• El know how es uno de los posibles contenidos de los contratos
de transferencia de tecnología. No es una modalidad de contrato
en sí mismo.
• Naturaleza jurídica del contrato
– Compraventa
– Arrendamiento de servicios
– Sociedad
– Licencia
– Sui generis

16. Particularidades del Know How
• Contrato innominado
• Autonomía de la voluntad
• Elementos esenciales
– Objeto: dar y hacer
– Obligaciones básicas de las partes
– Acuerdos de confidencialidad (incluso en la etapa previa)
– Cláusulas que complementan el cumplimiento de las
prestaciones
• Obligaciones de ejercicio
• Obligaciones de trasmitir las mejoras del objeto
• Limitaciones espaciales relativas a la venta de los productos
• Obligación de compra de materias primas o repuestos al dador
del know how.
• Obligación posterior a la expiración del contrato como
devolución de documentos y materiales, o prohibición de
competencia por un plazo que se pacte

17. Contrato de Asistencia Técnica
• Es la transmisión de conocimientos relativos a la aplicación
práctica, mediante el cual el trasmisor, proporciona al receptor
apoyo o cooperación para obtener determinados resultados
prácticos.

18. Contrato de Engineering
• Es un contrato que tiene por objeto que una parte proporcione a
otra los datos y conocimientos necesarios para la fabricación de
un equipo o instalación de una planta, y/o la puesta en práctica de
tales conocimientos.
• Es la prestación de un servicio intelectual para la elaboración de
una obra en concreto.

19. Pautas comunes a ambos tipos
contractuales
• Implican transferencia de conocimientos técnicos a cambio de un
precio.
• Pueden ser accesorios a otros contratos de transferencia de
tecnología.
• Pueden tener, a su vez, contratos accesorios; como por ejemplo
acuerdos de confidencialidad o transferencia de know how.