1. PAUTAS PARA UN ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD MARCARIA
El objetivo de este trabajo es estudiar si los principios utilizados para determinar la
identidad o similitud de dos marcas pueden ser aplicados para establecer la semejanza
de una marca
Concepto de marca y requisitos esenciales para el registro de una marca al amparo de la
Decisión 486
El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: constituirá marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los
signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Este artículo tiene un triple
contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser
registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.
Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial
constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras,
símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores,
letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos,
sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que,
susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a
fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera
sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Aptitud distintiva:
La distintiva marcaria se considera uno de los temas más abstractos en el reconocimiento de
requisitos esenciales de registro, ya que permite individualizar los productos o servicios que elabora
el titular para participar en un mercado de competencia y asimismo diferenciarlo del producto o
servicio que poseen sus competidores en el mercado.
La aptitud distintiva es pues, junto con la naturaleza de signo de la marca, uno de sus elementos
constitutivos, así como un requisito esencial para su registro. Esta exigencia se expresa también a
través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según
la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.
Clases de marcas: marca denominativa, marca mixta, marca figurativa, Las marcas
bidimensionales, marca tridimensional
Marca denominativa
llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una
o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un
conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas, que son las que tienen una connotación conceptual
que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y arbitrarias, que no

2. manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del
producto que va a identificar.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la
comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les
observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos
Marca mixta
Se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o
varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en
el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el
mercado.
Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos
prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque
sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.
La marca gráfica
Son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se
caracteriza por su configuración o forma externa.
Las marcas bidimensionales
En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser
representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a
que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos
gráficos sólo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.
Las marcas tridimensionales
A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas o mixtas-
se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan
con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no
caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con
los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier
tipo de signo.
Riesgo de confusión y de asociación
Tal como lo describe la norma comunitaria, el ius prohibendi del titular de un derecho marcario no
fenece en el derecho de impedir el uso del signo, sino también en el impedimento de registro de una
marca idéntica o similar. Uno de los criterios para impedir el registro es la potencial confusión que
se pueda generar en el mercado. A este peligro de confusión se le denomina „riesgo de confusión‟.
El riesgo puede ser directo o indirecto, es decir, confundir al consumidor en la medida en que piense
que el producto que desea comprar es otro (directo), o que si bien distingue la diferencia, considera
que el producto pertenecería a la misma empresa (indirecto). En el riesgo de asociación el
consumidor sabe que el producto no pertenece a la misma empresa, pero sí considera que pertenece a
un mismo grupo empresarial, o a una empresa vinculada comercialmente.
Riesgo de confusión directa e indirecta
“La confusión puede darse de dos maneras:

3. a) De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está
comprando otro.
b) De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o
servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad.
Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de
Registro Marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el
posicionamiento de un producto determinado en el mercado.
Actos de competencia desleal por confusión
El primer grupo, „actos de competencia desleal por confusión‟, goza de las siguientes características:
a. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden
presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o
asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de
confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata,
entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan
confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor.
b. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior
quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o
la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios,
engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos
ajenos es considerada como una práctica desleal.
c. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un
mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un
mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal
ha manifestado: „En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad
de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la
actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
Acuerdos de coexistencia marcaria
Con relación al tema existen dos clases de coexistencia marcaria: una de ellas llamada de derecho,
que se da cuando existen dos registros marcarios, prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que
prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan
registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los
mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas
para que puedan comercializarse dichos productos o servicios.
La otra clase de coexistencia es la de hecho que surge de la mera coexistencia pacífica de signos o
marcas dentro del mercado, sobre la cual el Tribunal ha manifestado: „Se trataría al parecer de una
mera “coexistencia de hecho” que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y
que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual
permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la
presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias
para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios.
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4. EL ACTO DE CONFUSIÓN COMO ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL Y EL
RIESGO DE CONFUSIÓN MARCARIA COMO INFRACCIÓN A LOS
DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Definición de los actos de confusión como acto de competencia desleal
Según el Diccionario de la Real Academia Española, “la confusión es la acción y efecto de
confundir. Asimismo confundir significa mezclar, fundir cosas diversas, de manera que no pueden
reconocerse o distinguirse.
Entretanto, “la Doctrina reconoce como uno de los supuestos de competencia desleal a los actos de
confusión sobre la actividad, los productos y establecimiento ajenos”3.
En este sentido, se puede indicar que “la confusión se produce a través de todas aquellas actividades
que son aptas o idóneas para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia última de
la prestación, del producto o servicio que se ofrece en el mercado”
Definición del riesgo de confusión en el Derecho de Marcas como infracción a los derechos de
la propiedad industrial
El riesgo de confusión es una de las figuras jurídicas centrales en el Derecho de Marcas. Por otro
lado, se debe recordar que el derecho de exclusiva posee dos facetas: una positiva, la cual permite al
titular del signo usar o disponer de su signo debidamente inscrito; y una faceta negativa, la cual le
permite al titular excluir a terceros para que no usen sus signos debidamente inscritos. Estos
derechos se otorgan en virtud del registro de los respectivos signos. En tal sentido, el presupuesto de
la faceta negativa lo constituye el riesgo de confusión, pues permite al titular de los signos
distintivos inscritos excluir que terceros empleen signos distintivos iguales o similares al que tiene
inscrito.
Cuando se hace mención a la “confusión” se estará refiriendo a que existen dos marcas idénticas que
se dirigen a diferenciar los mismos productos o servicios en el mercado, lo que finalmente
ocasionaría confundibilidad entre el público consumidor que no podría distinguir con claridad entre
uno u otro bien comercializado.
Riesgo de confusión según la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la Ley de Propiedad
Industrial-Decreto Legislativo N° 823
Decisión 486 de la Comunidad Andina
En el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se establecen las prohibiciones
relativas para acceder al registro de los signos distintivos, entendiendo por prohibiciones relativas
aquéllas en las cuales estamos ante signos distintivos que entran en conflicto con marcas
pertenecientes a terceros.
Es así que en el artículo 136 literal a) se establece lo siguiente:
“Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el
uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”
Entonces, según lo establecido por el INDECOPI, los signos que se comparan y que son materia de
conflicto deben ser apreciados en su conjunto sin desmembrarlos. Cabe resaltar que la percepción
que se toma es la de un consumidor medio, entendiendo por éste aquel consumidor promedio que no
es muy minucioso ni muy distraído al realizar una elección de consumo, es decir, no se informa
acerca de los bienes o servicios que le ofrecen los proveedores en el mercado; a diferencia de un
consumidor razonable que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar
decisiones prudentes, es decir, se informan antes de optar por una decisión de consumo.

5. Entonces, los criterios para determinar el riesgo de confusión marcaria se encuentran expresamente
establecidos en la Ley de Propiedad Industrial, mas no en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
No obstante, es importante que ambas legislaciones se complementen.
Clasificación de los actos de confusión como acto de competencia desleal y riesgo de confusión
marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial
Se puede clasificar los actos de confusión como actos de competencia desleal en un sentido estricto y
en un sentido amplio. En relación con el primero, se distingue entre confusión inmediata o directa y
confusión mediata o indirecta. Esta clasificación ha sido tomada del Derecho de Marcas; no
obstante, la Doctrina señala que también puede ser aplicada para el Derecho contra la Competencia
Desleal.
Así, el riesgo de confusión en sentido estricto directo consiste en presentar y hacer pasar a un sujeto
o su actividad, prestaciones o establecimiento por otro sujeto o por la actividad, prestaciones o
establecimiento de otro.
Similitudes y diferencias entre el acto de confusión como acto de competencia desleal y el
riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial
Una de la similitudes que encontramos entre ambas figuras jurídicas es la clasificación del riesgo de
confusión, pues como anteriormente lo señalamos la clasificación de los actos de confusión en
competencia desleal ha sido tomada de la clasificación del riesgo de confusión en el Derecho de
Marcas. Por otro lado, podemos señalar que los criterios empleados por la Oficina de Signos
Distintivos y por la Sala de Propiedad Intelectual para determinar el riesgo de confusión varían de
los criterios empleados por la Comisión de Represión de Competencia Desleal y por la Sala de
Defensa de la Competencia. Los criterios empleados por la Oficina y por la Sala de Propiedad
Intelectual se encuentra regulados expresamente en la Ley de Propiedad Industrial; en cambio, los
criterios empleados por la Comisión de Represión de Competencia Desleal y por la Sala de Defensa
de la Competencia no se encuentran expresamente establecidos en la Ley sobre Represión de la
Competencia Desleal, pero sí en sus Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad
Comercial, aprobados mediante Resolución N° 001-2001-LIN-CCD/INDECOPI. La diferencia más
saltante de estos criterios es que en el caso de la Oficina de Signos Distintivos y de la Sala de
Propiedad Intelectual, éstos consideran el nivel de experiencia de un consumidor medio para adquirir
productos o servicios, a diferencia de la Comisión de Represión de Competencia Desleal y de la Sala
de Defensa de la Competencia, que consideran a un consumidor razonable.
La Doctrina señala que la confusión desleal no está llamada a duplicar la protección que dispensa el
Derecho de Marcas a los signos distintivos inscritos, más bien ambas figuras se complementan, es
decir, también en este aspecto referido a los actos de confusión ambas ramas se complementan, para
que así no se desproteja a los agentes económicos.
Diversos autores sostienen que en el sistema de marcas el riesgo de confusión posee carácter
normativo, mientras que en el sistema de Represión de la Competencia Desleal la confusión tiene un
carácter esencialmente fáctico.
Comentarios finales
Luego de analizar la naturaleza jurídica de los actos de confusión como acto de competencia desleal
y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial,
podemos concluir que la confusión es una sola, pues ambas figuras jurídicas se refieren a mezclar
productos, establecimientos o servicios, de manera que no puedan distinguirse. Sin embargo,
debemos señalar que los criterios empleados por la Comisión de Represión de la Competencia
Desleal o por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI para determinar los actos de

6. confusión en el Derecho de la Represión de la Competencia Desleal son diferentes a los criterios
empleados por la Oficina de Signos Distintivos o por la Sala de la Propiedad Intelectual del
INDECOPI para determinar el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la
propiedad industrial.
Referencias
BAZÁN, C. (2003). La marca y el riesgo de confusión. Tesis de licenciatura. Lima.
BULLARD, A. y C. PATRÓN (1999). “El otro poder electoral: Apuntes sobre la experiencia
peruana en materia de protección contra la competencia desleal”, En: Themis. Revista de
Estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, N° 39.
FERNÁNDEZ, C. (1984). Fundamentos del Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo S.A.,
Madrid.
HOLGUÍN, O. (2002). Tratado sobre competencia desleal. Jurista Editores, Lima.
JIMÉNEZ, J. (1999). La protección de la forma de presentación de los productos y de los servicios
en el comercio (Trade Dress). Tesis de licenciatura. PUCP. Lima.
CONCLUSIONES:
Las solicitudes de registro de marca se deniegan por las denominadas
prohibiciones relativas, principalmente en los siguientes casos:
Signos confundibles con marcas
No se podrán registrar como marcas aquellos signos que sean confundibles con otras
marcas que hayan sido registradas o solicitadas antes por otras personas.
Como dije, las marcas se protegen registrándolas en la Oficina de Signos Distintivos del
INDECOPI, por lo que si tengo mi marca registrada, entonces otras personas no podrán
registrar una marca igual o parecida a la mía, para identificar los mismos o similares
productos o servicios.
Para establecer si dos signos son confundibles, se toman en
cuenta dos aspectos que tienen que ocurrir a la vez:
1. Que los signos sean iguales o parecidos, sea porque se pronuncian o escriben de
manera semejante, o porque sugieren la misma o similares ideas.
2. Que los signos estén referidos a productos iguales o similares.
Ejemplos:
La marca FERNANDO para distinguir chocolates resultaría confundible a la marca
FERNANDA para distinguir dulces.
FERNANDO vs. FERNANDA
Las marcas ZICSAM y SYXAN, ambas para productos farmacéuticos, sería
confundibles ya que se pronuncian de forma similar, aunque se escriban de manera
distinta.

7. ZICSAM vs. SYXAN
La marca HURACÁN para distinguir papel higiénico que resultaría confundible con la
marca TORNADO para distinguir productos de papel, porque evocan la misma idea.
HURACÁN vs. TORNADO
Signos confundibles con Lemas comerciales
No se podrán registrar como marcas aquellos signos que sean confundibles con lemas
comerciales que hayan sido registrados o solicitados con anterioridad por otras
personas.
El Lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada para publicitar una marca.
Ejemplo:
La frase “DE SABOR NACIONAL” para publicitar la marca INCA KOLA.
La frase “VA PARA TI” para publicitar la marca de cerveza CUSQUEÑA.
Al igual que las marcas, los lemas comerciales se protegen con su registro ante la
Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, por eso es conveniente registrarlos antes
de utilizarlos, y para ello, en la solicitud de registro del lema comercial debe señalarse
cuál es,la marca solicitada o registrada que se desea publicitar con dicho lema
comercial.
El lema comercial es un elemento accesorio de la marca, por lo que si el titular de una
marca decide venderla, entonces, también tendrá que vender el lema comercial que la
publicita.
Para establecer si un signo es confundible con un lema comercial debemos tener en
cuenta si los signos son iguales o parecidos, y si están referidos a productos o servicios
iguales o similares.
Signos confundibles con Nombres comerciales
No se podrán registrar como marcas aquellos signos que sean confundibles con nombres
comerciales protegidos a favor de otras personas.
En el INDECOPI me explicaron que el nombre comercial es el signo que identifica a:
Una actividad económica, por ejemplo, actividades de comercialización de abarrotes.
Una empresa o establecimiento comercial, por ejemplo, BEMBOS o E. WONG.

8. A diferencia de lo que ocurre con las marcas, los nombres comerciales están protegidos
por su uso en el mercado, sin necesidad de registro. Pero, es conveniente inscribirlos
ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, ya que con el registro las demás
personas se enteran de que existen.
Para registrar un nombre comercial es necesario que el solicitante presente documentos
que prueben que viene utilizando ese nombre comercial en el mercado, para identificar
las actividades económicas para las cuales solicita el registro.
Para saber si un signo es confundible con un nombre comercial debemos tener en cuenta
si los signos son iguales o parecidos, y si están referidos a productos y actividades
económicas relacionadas.
Ejemplos:
No podría registrarse la palabra “HYRAOCA” como marca de artefactos
electrodomésticos, por ser confundible con el nombre comercial “HIRAOKA” usado en
el mercado para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta
de dichos artefactos.
Tampoco podría registrarse la frase “EL METRO” como marca de abarrotes, por ser
confundible con el nombre comercial “METRO” usado para identificar un
supermercado dedicado a la venta de dichos productos.