Presentaciones del Seminario "Solución de Controversias y Propiedad Intelectual en la CAN"

1. Marcas no tradicionales en la
Comunidad
Andina:
Marca de textura “OLD PARR”
(Proceso 242-IP-2015)
Prof. Dra. María Ángela Sasaki Otani
Seminario “Solución de controversias y Propiedad intelectual en la CAN”

2. Proceso 242-IP-2015: Hechos
• El 27 de febrero de 2015, Diageo Brands B.V. presentó la
solicitud de registro de la marca táctil TEXTURA SUPERFICIE
“OLD PARR” para distinguir productos comprendidos en la
Clase 33.
• El 9 de marzo de 2015, se publicó el extracto de la solicitud en
la Gaceta de la Propiedad Industrial, incluyendo una etiqueta
gráfica (similar a la de una marca figurativa) como
“representación gráfica” de la marca solicitada.
• Debido a los pocos precedentes sobre marcas táctiles
presentadas ante la SIC, la DSD decide elevar una solicitud de
interpretación prejudicial ante el TJCA.

3. Hitos del Proceso 242-IP-2015
1. Legitimidad activa de la DSD de la SIC. Una
nueva relación entre las Oficinas Nacionales
Competentes y el TJCA. Estado actual
2. La marca de textura. Requisitos de susceptibilidad
de “representación gráfica” y distintividad

4. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
Mecanismo de cooperación entre el Tribunal Andino y las
autoridades nacionales
Cuando se tenga que aplicar o se controvierta alguna de las normasalguna de las normas
andinasandinas
Es facultativa u obligatoriafacultativa u obligatoria según la sentencia que se vaya a emitir
en el proceso, sea susceptible de recursos en derecho interno o no:
• Facultativa  El proceso continua, incluso puede llegar a
sentencia;
• Obligatoria  Se debe suspender el proceso (única o última
instancia ordinaria).
 De forma directa mediante simple oficio (no exhorto)

5. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
LEGITIMIDAD ACTIVALEGITIMIDAD ACTIVA
“Juez Nacional” (Arts. 33 del Tratado y 122 y 123 del Estatuto)
Concepto autónomo del Derecho comunitario andino
Ampliación del alcance del término “Juez Nacional”
Procesos 14-IP-2007, 130-IP-2007 (Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
de la SIC)
Proceso 3-AI-2010 (Tribunales Arbitrales)
Procesos 121-IP-2014 (INDECOPI), 105-IP-2014 (SENAPI).
Proceso 242-IP-2015 (SIC): la marca de textura (táctil) “OLD PARR”.
Criterio orgánico Vs Criterio funcional
“Jurisdiccionalización” de los procedimientos tramitados en
sede administrativa

6. LEGITIMIDAD ACTIVALEGITIMIDAD ACTIVA
Criterios generales sobre la naturalezaCriterios generales sobre la naturaleza
y funciones de los órganos consultantesy funciones de los órganos consultantes
(Proceso 121-IP-2014/DSD-INDECOPI)(Proceso 121-IP-2014/DSD-INDECOPI)
“En la primera oportunidad en la que un órgano o entidad nacional
realice una consulta con el objeto de obtener la interpretación prejudicial,
deberá acreditar:
1) Que se ha constituido por mandato legal;
2) Que se trata de un órgano permanente;
3) El carácter obligatorio de su competencia;
4) El deber de aplicar normas comunitarias andinas en el
ejercicio de sus competencias;
5) El carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el
respeto al debido proceso; y,
6) La imparcialidad de sus actos”.

7. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
FINALIDAD Y EFECTOS DE LAFINALIDAD Y EFECTOS DE LA
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVAINTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA
Interpretación y aplicación uniforme del Derecho comunitario andino.
La IP es aplicable a lo largo del proceso, ya sea en sede administrativa
o judicial.
Nueva consulta:
 Solicitud de IP sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico
comunitario.
 Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición
de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en
cuenta en el momento de realizar la IP.
 Si a criterio del consultante existen temas o asuntos sobre los que el
Tribunal no se pronunció.
 Si a criterio del consultante es necesaria la ampliación o la
aclaración de la IP.

8. PODER JUDICIAL

9. Novedades en el mecanismo de la IP:
a)Reglamento que regula aspectos
vinculados con la solicitud y emisión de
Interpretaciones Prejudiciales.
a)Nota Informativa que promueve la
transparencia y acceso al contenido de las
deliberaciones, decisiones jurisdiccionales
e información pública del TJCA.

10. Proceso 242-IP-2015: Marca de textura “Old Parr”
Descripción del signo solicitado
“Consiste en una textura (superficie) dura craquelada arrugada, es
decir, estriada o rayada en forma de una aglomeración de formas
geométricas irregulares que incluyen en su mayoría, pentágonos,
romboides y hexágonos, cuyas paredes compartidas miden de
longitud entre 3 y 6 milímetros, de altura entre 0,08 y 0,5
milímetros y de grosor entre 0,1 y 1 milímetro. Las paredes y las
áreas contenidas dentro de las paredes son lisas. El material en el
que se use esta textura normalmente será vidrio y se usará en
distintos tamaños”.

11. Proceso 242-IP-2015: Marca de textura “Old Parr”
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de
representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se
ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a)las palabras o combinación de palabras;
b)las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas,
retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c)los sonidos y los olores;
d)las letras y los números;
e)un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f)la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los
apartados anteriores.

12. Sobre el requisito de “representación
gráfica” en las marcas táctiles
“En el caso de las marcas táctiles, la Oficina Nacional Competente
deberá exigir una o más representaciones de la marca solicitada, así
como la indicación del tipo de marca y otros detalles relativos a la misma
(…) En consecuencia, este Tribunal interpreta de una manera amplia lo
que se entiende por “representación gráfica”, siendo necesaria la
concurrencia de dos requisitos:
i)la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo
tridimensional o fotografía; y,
ii)la muestra física de la marca táctil.
Ambos requisitos tienen como objetivo representar de una manera
suficiente el signo, tomando en especial consideración el principio de
precisión. (…) De esta manera, mediante la aplicación de estos dos
requisitos, se cumpliría con la `representación gráfica´ exigida por
la Decisión 486 y se lograría una publicación efectiva”.

13. Sobre el requisito de “distintividad” en las
marcas táctiles
-El criterio de distintividad supone la no funcionalidad del signo, es
decir, la exigencia que la textura no cumpla una función técnica, no
sea parte de la naturaleza del producto o de su misma esencia.
-La causal que impide registrar la forma o la textura con características
usuales, se encamina a evitar que un empresario pueda monopolizarla
para comercializar cierta clase de productos.
-En consecuencia, la Oficina Nacional Competente debe determinar si la
textura que conforma el signo solicitado responde a una finalidad o
función técnica, o a la misma naturaleza del producto o si cuenta
con características usuales, en cuyo caso el signo solicitado será
irregistrable.

14. Proceso 242-IP-2015: Marca de textura “Old Parr”
El TJCA tomó en consideración:
-El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006), aprobado por
147 Estados miembros de la OMPI, que incluye las marcas de hologramas, las
marcas de movimiento, las marcas de colores y las marcas consistentes en
signos no visibles (marcas sonoras, olfativas, gustativas o táctiles).
-Resolución de 2006 del Directorio de la International Trademark Association
(INTA) en favor del reconocimiento, protección y registro de las marcas táctiles.
-“Actas de Derecho Industrial” del Instituto de Derecho Industrial de la
Universidad de Santiago de Compostela.
-Normativa y jurisprudencia comparada de la Unión Europea (asunto Sieckman
del TJUE), EE.UU. y China, así como doctrina especializada.

15. Muchas gracias
Prof. Dra. María Ángela Sasaki Otani
sasaki.ma@pucp.edu.pe