Presentación de Pierino Stucchi en el “I Foro Internacional sobre Publicidad”, organizado por el Indecopi (10/12/2015). Las empresas pueden realizar válidamente publicidad comparativa (incluso utilizando una marca del competidor) para destacar algún atributo ventajoso de sus productos o servicios. Sin embargo, para asegurarse de que todo salga bien, deben considerar los aspectos regulatorios que se muestran para evitar una infracción publicitaria, un mandato de cese inmediato de la publicidad y una multa por parte del Indecopi.

1. El uso de la marca ajena en
publicidad comparativa
Límites a un derecho de uso exclusivo y a la libre
comparación
Pierino Stucchi López Raygada
10 de diciembre de 2015

2. I.- Régimen común sobre
Propiedad Industrial

3. STUCCHI, 2015
Comunidad Andina
- Miembros: BO, CO, EC y PE
- Esquema de integración jurídica.
- Zona de Libre Comercio (2005).
- Intento de negociaciones
en bloque.
- Unión Aduanera suspendida.
- ¿Mercado Común?
- ¿Se necesita un régimen
común de propiedad intelectual?

4. Derecho comunitario
• Comunidad Andina
– Tratado / Derecho originario: Acuerdo de Cartagena:
• “Artículo 55.- La Comunidad Andina contará con un régimen común sobre
tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas,
patentes, licencias y regalías.”
– Derecho derivado:
• Decisiones: 486 (632 y 689) y 351, entre otras.
• El Derecho comunitario andino posee aplicación preeminente, directa e
inmediata en la jurisdicción de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que son
los Estados miembros de la Comunidad Andina.
STUCCHI, 2015

5. II.- El derecho de uso exclusivo
sobre una marca

6. Denominativas
• COCA COLA
• L’BEL
• VISA
• TOYOTA
• TELEFONICA
STUCCHI, 2015

7. Figurativas
STUCCHI, 2015

8. Mixtas
STUCCHI, 2015

9. Tridimensionales
STUCCHI, 2015

10. El uso exclusivo de la marca
• Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad
Industrial
• “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una
marca se adquirirá por el registro de la misma ante la
respectiva oficina nacional competente.”
STUCCHI, 2015

11. III.- Límites al derecho de uso
exclusivo

12. STUCCHI, 2015

13. Factoría Carranza
Hermanos
STUCCHI, 2015

14. Límites al derecho de uso exclusivo
• Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad
Industrial
• “Artículo 157.- (…)
• El registro de la marca no confiere a su titular, el
derecho de prohibir a un tercero usar la marca para
anunciar, inclusive en publicidad comparativa (…)
siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al
propósito de información al público y no sea susceptible
de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de
los productos o servicios respectivos.”
STUCCHI, 2015

15. IV.- Límites a la libre comparación

16. Límites
• Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad
Industrial
• “Artículo 157.- (…)
• El registro de la marca no confiere a su titular, el
derecho de prohibir a un tercero usar la marca para
anunciar, inclusive en publicidad comparativa (…)
siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al
propósito de información al público y no sea susceptible
de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de
los productos o servicios respectivos.”
STUCCHI, 2015

17. Límites
• Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad
Industrial
• “Artículo 157.- (…)
• El registro de la marca no confiere a su titular, el
derecho de prohibir a un tercero usar la marca para
anunciar, inclusive en publicidad comparativa (…)
siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al
propósito de información al público y no sea susceptible
de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de
los productos o servicios respectivos.”
STUCCHI, 2015

18. Límites
• Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad
Industrial
• “Artículo 157.- (…)
• El registro de la marca no confiere a su titular, el
derecho de prohibir a un tercero usar la marca para
anunciar, inclusive en publicidad comparativa (…)
siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al
propósito de información al público y no sea susceptible
de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de
los productos o servicios respectivos.”
STUCCHI, 2015

19. Uso válido de la
marca ajena

20. V.- Derechos nacionales

21. Perú

22. Actos vinculados con la reputación de
otro agente económico
• Decreto Legislativo 1044 - LRCD
• “Artículo 12º.- Actos de comparación y equiparación
indebida.-
• 12.1.- Los actos de comparación consisten en la
presentación de las ventajas de la oferta propia frente a
la oferta competidora; mientras que los actos de
equiparación consisten en presentar únicamente una
adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la
oferta ajena. (…).”
• (…)”
STUCCHI, 2015

23. Actos vinculados con la reputación de
otro agente económico
• Decreto Legislativo 1044 - LRCD
• “Artículo 12º.- Actos de comparación y equiparación
indebida.-
• 12.1.- (…) Para verificar la existencia de un acto de
comparación o de equiparación se requiere percibir una
alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de
otro agente económico, incluso mediante la utilización
de signos distintivos ajenos. ”
• (…)”
STUCCHI, 2015

24. Actos vinculados con la reputación de
otro agente económico
• Decreto Legislativo 1044 - LRCD
• “Artículo 12º.- Actos de comparación y equiparación
indebida.-
• (…)
• 12.2.- Estos actos se reputan lícitos siempre que
cumplan con lo indicado en el párrafo 11.2 de la
presente Ley, caso contrario configurarán actos de
competencia desleal.”
STUCCHI, 2015

25. Actos vinculados con la reputación de
otro agente económico
• Decreto Legislativo 1044 - LRCD
• “Artículo 11º.- Actos de denigración.-
• 11.1.- Consisten en la realización de actos que tengan
como efecto, real o potencial, directamente o por
implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama,
el prestigio o la reputación empresarial o profesional de
otro u otros agentes económicos.
(…).”
STUCCHI, 2015

26. Actos vinculados con la reputación de
otro agente económico
• Decreto Legislativo 1044 - LRCD
• “Artículo 11º.- Actos de denigración.-
(…)
• 11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior,
estos actos se reputan lícitos siempre que:
• a) Constituyan información verdadera por su condición
objetiva, verificable y ajustada a la realidad;
• (…)”
STUCCHI, 2015

27. Actos vinculados con la reputación de
otro agente económico
• Decreto Legislativo 1044 - LRCD
• “Artículo 11º.- Actos de denigración.-
(…)
• 11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior,
estos actos se reputan lícitos siempre que:
• (…)
• b) Constituyan información exacta por su condición clara
y actual, presentándose de modo tal que se evite la
ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que
corresponde al agente económico aludido o a su oferta;
• (…)”

28. Actos vinculados con la reputación de
otro agente económico
• Decreto Legislativo 1044 - LRCD
• “Artículo 11º.- Actos de denigración.-
(…)
• 11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior,
estos actos se reputan lícitos siempre que:
• (…)
• c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse,
entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo
injustificado en atención a las circunstancias; y,
• (…)” STUCCHI, 2015

29. Actos vinculados con la reputación de
otro agente económico
• Decreto Legislativo 1044 - LRCD
• “Artículo 11º.- Actos de denigración.-
(…)
• 11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior,
estos actos se reputan lícitos siempre que:
• (…)
• d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse
alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la
intimidad o cualesquiera otras circunstancias
estrictamente personales (…).”
• (…)”

30. Actos vinculados con la reputación de
otro agente económico
• Decreto Legislativo 1044 - LRCD
• “Artículo 12º.- Actos de comparación y equiparación
indebida.-
• 12.1.- Los actos de comparación consisten en la
presentación de las ventajas de la oferta propia frente a
la oferta competidora; mientras que los actos de
equiparación consisten en presentar únicamente una
adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la
oferta ajena. (…).”
• (…)”
STUCCHI, 2015

31. Colombia

32. Actos vinculados con la reputación de
otro agente económico
• Ley 256 (1996) - normas sobre competencia desleal
• “ARTÍCULO 13. ACTOS DE COMPARACIÓN. Sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 de
esta ley, se considera desleal la comparación pública de
la actividad, las prestaciones mercantiles o el
establecimiento propios o ajenos con los de un tercero,
cuando dicha comparación utilice indicaciones o
aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las
verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda
comparación que se refiera a extremos que no se
análogos, ni comprobables.”

33. Actos vinculados con la reputación de
otro agente económico
• Ley 256 (1996) - normas sobre competencia desleal
• “ARTÍCULO 13. ACTOS DE COMPARACIÓN. Sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 de
esta ley, se considera desleal la comparación pública de
la actividad, las prestaciones mercantiles o el
establecimiento propios o ajenos con los de un tercero,
cuando dicha comparación utilice indicaciones o
aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las
verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda
comparación que se refiera a extremos que no se
análogos, ni comprobables.”

34. Un caso para analizar
https://www.youtube.com/watch?v=87Pkohp_qFI

35. Respuestas compartidas
• ¿Vale la pena realizar publicidad comparativa?
– Es una decisión de negocio. Actualmente tenemos una regulación clara.
• ¿Si deseo realizar publicidad comparativa es más seguro no
mostrar la marca de mi competidor?
– En términos regulatorios es indiferente. La evaluación debe considerar
la eficacia de la comunicación y el mensaje integral.
• ¿Debo mostrar solamente información objetiva? ¿Puedo usar el
humor?
– Información objetiva, exacta y veraz.
– Humor sí. Ironía, sátira, burla o sarcasmo “depende de las
circunstancias”.
STUCCHI, 2015

36. Ideas finales
• Fin de la oscilación del requisito de “objetividad”.
• Consolidación del modelo social de competencia.
• ¿Es momento de pensar en la instancia única?
• Fortalecimiento de la autorregulación.
• Necesario retorno del procedimiento trilaterlal.
STUCCHI, 2015

37. El uso de la marca ajena en
publicidad comparativa
Límites a un derecho de uso exclusivo y a la libre
comparación
Pierino Stucchi López Raygada
10 de diciembre de 2015