Protección de la propiedad industrial para empresas del sector del deporte

Estrategia de protección de
la Propiedad
Industrial en una
empresa fabricante de
Artículos deportivos
Ignasi Espiell Gómez
Ingeniero Industrial – Abogado
Pau Claris 77 2º 1ª Barcelona
933182440
www.volartpons.com
volartpons@volartpons.com

¿Por qué proteger?
• Obtener un derecho de exclusiva
– A nivel de fabricación
– A nivel de comercialización
• Facilitar la transferencia / licencia de los
activos intangibles
• Evitar demandas por infracción de
derechos
• Mejorar la imagen innovadora de la
empresa
• Conseguir un punto de diferenciación con
la competencia.
Ignasi Espiell www.volartpons.com
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¿Qué se puede proteger?
• El nombre de un producto o servicio
(signo distintivo)
• La apariencia externa de un producto o
servicio
• Un invento (solución técnica a un
problema técnico).
• Las creaciones artísticas
• El know-how de una empresa
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Protección de un signo distintivo
(1)
La protección de un nombre se realiza mediante el
registro de una marca.
Las marcas no sólo pueden proteger nombres sino
también logotipos, formas 3D, sonidos, olores, …
Ejemplos:
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(2)
¿Qué requisitos se exigen?
• Que el signo a registrar tenga carácter distintivo.
• Que el signo a registrar sea susceptible de ser
registrado.
• Que el signo a registrar no sea idéntico o similar a
uno ya registrado para identificar productos
idénticos o similares.
• Hay otros requisitos formales.
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(3)
Limitaciones de la protección ofrecida por una marca:
• Territorio
• Productos o servicios concretos
• Las clases más habituales para proteger
productos relacionados con el deporte son la 9
(gafas), 18 (bolsas), 25 (ropa y calzado), 28
(otros artículos de deporte)…
• Tiempo?  10 años renovables.
¿Cuándo registrar?
• Antes de salir al mercado.
• Cuando se consiga suficiente carácter distintivo.
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(4)
¿Dónde registrar?
• En los países donde esté el cliente final.
• En los países donde se fabrique?
¿Cuál es la estrategia a seguir?
• Marca Española. Barata, rápida, segura.
• Marca Comunitaria (UE). Barata, no tan rápida, no
tan segura.
• Marca Internacional. Barata (ojo no es un registro
en bloque). Lenta.
Tener en cuenta el beneficio de la prioridad.
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Protección de la apariencia (1)
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La protección de la apariencia de un producto o servicio
se realiza a través de un diseño industrial.
Los diseños industriales pueden proteger diseños planos
y 3D.
Ejemplos:

Protección de una apariencia
(2)
• Que el diseño a registrar sea nuevo
• Que el diseño a registrar sea singular
o Es importante conocer el grado de libertad del
diseñador para valorar si cumple con el requisito
de singularidad o no.
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(3)
Limitaciones de la protección ofrecida por un diseño
industrial:
• Territorio
• Productos o servicios concretos
• Tiempo?  5 años ampliables a 25.
• Antes de salir al mercado.
• Durante el primer año de comercialización.
• Nunca.
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(4)
¿Dónde registrar?
• En los países donde se fabrique?
• Diseño Industrial Español. Barato, rápido.
• Diseño comunitario (UE). No tan barato, rápido.
• Marca Internacional. Barata (ojo no es un registro
en bloque). Lenta.
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Protección de un invento (1)
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La protección de la solución técnica a un problema
técnico (invento) se realiza a través de una patente o
modelo de utilidad
Las patentes protegen objetos, proceso o incuso
resultados.
Ejemplos:

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• Que la invención sea nueva a nivel mundial
• Que la invención tenga carácter inventivo (no sea
obvia)
• Que la invención tenga aplicación industrial (que se
pueda fabricar o llevar a cabo)

Limitaciones de la protección ofrecida por una patente:
• Territorio
• Tiempo?  10 / 20 años.
• Antes de la primera divulgación.
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¿Dónde registrar?
• En los países donde se fabrique? SÍ
• Patente española. Barato.
• Patente Europea. No tan barato.
• Patente PCT. Sirve principalmente para ganar
tiempo de decisión
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Estrategia de protección (1)
• La marca lo es todo. Sin la protección de
la marca un competidor puede utilizar una
marca similar o idéntica y confundir a los
consumidores.
• En el caso de realizar una mejora técnica
en un producto ésta debería protegerse
mediante patente.
– En caso de que la mejora sea únicamente
estética, ésta debería ser protegida mediante
diseño.

• Los artículos de moda deben protegerse
mediante el registro de diseños
industriales. Se pueden registrar hasta 50
modelos de manera económica. Se puede
posponer la publicación para evitar
plagios.

• Si el número de países a proteger es
elevado, hay que establecer una estrategia
de registro para evitar gastar más recursos
de lo necesario.
– Generalmente los países comunitarios se
protegen en bloque (marca o diseño comunitario
o patente europea)
– Los países miembros de la marca internacional
deben protegerse por esta vía al ser mucho más
económica que la vía del registro nacional
– Los países restantes deben protegerse mediante
la vía nacional.

• Si ya se posee un gran número de
registros es importante revisar la eficiencia
de los mismos. Generalmente hay
registros duplicados u obsoletos que
pueden abandonarse sin perder
protección. De este modo se evitará
gastar más recursos de los necesarios.

Protección de una creación artística
(1)
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La protección de una obra artística se realiza a través de
la propiedad intelectual.
La propiedad intelectual protege entre otros:
• Material publicitario (videos, carteles, historia)
• Sintonías
• …

Limitaciones de la protección ofrecida por la propiedad
intelectual:
• Territorio  Mundial
• Tiempo?  70 años a partir de la muerte del autor.
• No hace falta
• Lo antes posible
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(2)

¿Dónde registrar?
• En cualquier parte del mundo. En Barcelona
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(3)

Protección del know-how
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La protección del know-how se realiza mediante la firma
de contratos de confidencialidad con los empleados y
otros colaboradores.
Los contratos de confidencialidad protegen entre otros:
• Procesos industriales
• Fórmulas químicas
• Redes de distribución
• …

Ignasi Espiell Gómez
Ingeniero Industrial - Abogado
Pau Claris 77 2º 1ª Barcelona
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Gracias por vuestra atención.
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