Experto en la materia

1. ANATOMÍA DEL EXPERTO EN LA
MATERIA
Ponencia: 18-24 de julio de 2016
AMAYA EZCURRA
Jefa de Servicio de Técnicas Industriales
OEPM

2. Art. 8.1. Se considera que una invención implica
una actividad inventiva si aquélla no resulta del
estado de la técnica de una manera evidente
para un experto en la materia.
VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA
Ley de patentes española:

3. Art. 25.1 Ley 11/86 (art. 27.1 Ley 24/2015)
La invención debe ser descrita en la solicitud de
patente de manera suficientemente clara y
completa para que un experto sobre la materia
pueda ejecutarla.
VALORACIÓN DE LA SUFICIENCIA DESCRIPTIVA
Ley de patentes española:

4. Persona hipotética (ficticia), con competencias
normales en la técnica y a quien se presume
familiarizada con todo el conocimiento técnico
ordinario, en el campo técnico al que
pertenece la invención, previo a la fecha de
presentación o prioridad.
1 2
3
5
4
DEFINICIÓN DEL EXPERTO EN LA MATERIA
”the person skilled in the art“ ó
PHOSITA (Person Having Ordinary Skills In The Art)
(Directrices de examen de la OEP)

5. Persona hipotética (ficticia)1
¿Quién es el responsable de definir al “experto en la materia”?
 Durante la tramitación de una solicitud de patente: el EXAMINADOR
 En los juicios de validez o nulidad de una patente: el JUEZ o el TRIBUNAL
¿Una o varias personas? ¿todos los miembros del grupo iguales?

6. ¿Cuáles son sus competencias normales?2
SÍ :
 Técnico experimentado
 Posee un conocimiento y habilidades medias
 Con acceso al estado de la técnica anterior, en particular documentos citados en el IET
 Tiene a su disposición los medios y capacidad normales de trabajo y experimentación
rutinarios
NO tiene :
 Capacidad inventiva
CAPACIDADES Y ATRIBUTOS
(Jurisprudencia de la Cámara de Recursos de la OEP)

7. ¿Cuáles son sus competencias normales?2
Factores a considerar:
 Nivel educativo del inventor
 Tipos de problemas encontrados en el estado de la técnica
 soluciones dadas a estos problemas en el estado de la técnica
anterior
 Rapidez en la aparición de innovaciones
 Nivel de sofisticación de la tecnología
 Nivel educativo de los trabajadores activos en el campo técnico
de la invención
CAPACIDADES Y ATRIBUTOS
(Jurisprudencia de los tribunales USA)

8. ¿Cuál es su conocimiento (técnico)?3
NO CONOCE:
Todo el estado de la técnica anterior a la fecha
de prioridad/presentación
SÍ TIENE:
El conocimiento técnico ordinario del campo técnico
 Acceso a todo el estado de la técnica anterior en el campo
técnico:
incluyendo la información de los documentos de patente
 Conocimiento técnico general en el campo técnico
campo técnico

9. …en el campo técnico al que pertenece la invención4
 Campo técnico: el del problema técnico objetivo
* puede ser distinto del problema técnico planteado por el
solicitante (problema técnico subjetivo).
 Campos técnicos vecinos
 Campos técnicos genéricos
SIEMPRE que:
 el problema surgido sea el mismo o
similar, y
 pudiera esperarse que estuviera al
corriente de esas materias
generales.

10. ¿en qué fecha?5
 Momento de evaluación de sus competencias:
coincidiendo con el estado de la técnica anterior.
 Conocimientos: el estado de la técnica anterior:
“constituido por todo lo que antes de la fecha de
presentación/prioridad de la solicitud se ha hecho
accesible al público”

11. SUFICIENCIA DESCRIPTIVA

12. ¿En qué momentos interviene el experto en la
materia?
Para valorar:
 LA ACTIVIDAD INVENTIVA
 SI HAY SUFICIENCIA DESCRIPTIVA
 NOVEDAD basada en CARACTERÍSTICAS IMPLÍCITAS
 CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES y DESCRIPCIÓN (términos empleados)
 BASE DE LAS REIVINDICACIONES EN LA DESCRIPCIÓN
 MODIFICACIÓN DE REIVINDICACIONES:
 características técnicas implícitas
 supresión de características técnicas
 INFRACCIÓN POR EQUIVALENTES

13. Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!