ENJ-400- Presentación modulo II- Curso de Patentes

1. Módulo 2
Registro y reconocimiento de la
Patente: Criterios de Patentabilidad

2. En la República Dominicana el sistema de concesión de derechos
de exclusiva sobre una patente se obtiene a partir de su registro y previa
evaluación por la Dirección de Invenciones de la ONAPI.
Una patente es un derecho exclusivo que concede el estado a un
inventor, y otorga a este el derecho de fabricar, comercializar licenciar
su invención, relativa a un producto o un procedimiento, por un
período limitado de tiempo.
INVENTORESTADO
Concede exclusividad Divulga la invención

3. Vía internacional y tradicional para acceder al
registro de patentes
Un solicitante de patente tiene la opción de pedir la protección de patente …
Vía internacional bajo el marco del PCT: Este Tratado simplifica algunos requisitos de
forma y facilita la entrada en fase nacional en los países en que un solicitante desee
protección. En la fase nacional la solicitud como regla general tendrá que observar
las exigencias y procesos de la legislación nacional salvo aquellas prerrogativas que
ofrece de forma expresa el Tratado y que constituirán las diferencia del
procedimiento ordinario.
• Sistema tradicional de registro de patentes: Se solicita en cada país en el cual el
interesado desea obtener una protección y conforme los requisitos y procesos que
establece ley nacional. El solicitante en virtud el Convenio de París cuenta con un
plazo de 12 meses a partir del depósito en el país de origen para iniciar su proceso en
cada país de interés.

4. A partir de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (estándar ADPIC)
el proceso de registro se somete a un examen en el cual se determina si
la invención cumple con los requisitos de patentabilidad: novedad,
nivel inventivo y aplicación industrial.
El objeto de protección bajo una patente esta delimitado por la
definición, los criterios de patentabilidad y las exclusiones de
patentabilidad.

5. Definiciones y referencias relevantes según
marco legal nacional
Artículo 1.- Definición de Invención
Se entiende por invención toda idea, creación del intelecto humano capaz de ser aplicada
en la industria que cumpla con las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Una
invención podrá referirse a un producto o a un procedimiento.
Modalidad cubiertas bajo Patentes:
Patente de Invención: Arts. 1, 2,3,4,5 y 6 Ley 20-00.
Patente de Modelo de Utilidad: Arts. 1, 4, 5, 6, 49 y 51 Ley 20-00. En este caso se trata
siempre de objetos (aparatos, herramientas, dispositivos) y los criterios de patentabilidad
se aplican de manera menos estricta.
¿Quién puede solicitar una patente ?
Una patente puede ser solicitada por una persona física o jurídica sin embargo el inventor
siempre será una persona física y por ello cobran relevancia los documentos de cesión de
derecho. Art. 11inc 1 y Art 7 y 8 Ley 20-00.

6. 1.Exclusiones de patentabilidad
Las exclusiones de patentabilidad conforme los ADPIC son una
prerrogativa de la legislación nacional y contribuyen a determinar
que no es protegible bajo patente. (Art. 27 inciso 2 ADPIC)
Limitan la materia que puede ser patentable. Por ello, el
examinador en la fase de fondo en primer lugar verifica si el objeto
de la solicitud cumple con la definición de invención y contrasta
con las exclusiones de patentabilidad.

7. • Descubrimientos
• Programas de ordenador
• Planes, principios
métodos económicos
• Usos distintos al Original
• Presentaciones de Información
• Materia viva
• Materia de juego.
• Yuxtaposición de Invenciones
• Métodos terapéuticos o Quirúrgicos
• Contrarias a la moral, orden público,
salud o vida.
Referencia legal: Art. 2, Ley 20-00 modificado por el Art.
1 de la Ley No. 424-06.
Al analizar las exclusiones de patentabilidad se aprecia que algunas se fundamentan
en que no son admitidas por que nos se ajustan a la definición de invención, se
tratan de objetos de protección por otras leyes (Ej. programas de ordenador –
Derechos de autor), razones de orden público, entre otras.

8. Fuente: www.protectia.eu

9. 2. Requisitos de Patentabilidad
2.1 Novedad.
Una invención es novedosa cuando no existe previamente en el estado de la
técnica.
El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho
accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación
en forma tangible, una divulgación oral, la comercialización, el uso o cualquier
otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la
República Dominicana o, en su caso, antes de la fecha de presentación de la
solicitud extranjera, cuya prioridad se reivindique.
Referencia legal: Art. 5, Ley 20-00

10. Solicitud de Patente
en RD
Todas las divulgaciones previas a la solicitud o
prioridad invocada
ESTADO DE LA TÉCNICA

11. ¿Cómo se pierde la
novedad?
El producto ya ha sido inventado
con anterioridad.
Divulgaciones hechas por
un tercero.
Divulgaciones hechas por
el propio inventor.
Exposiciones, ventas, exportaciones.
Marco legal de referencia: Art. 5, Ley 20-00.
La Ley prevé una excepción en los casos de divulgaciones realizadas por el propio inventor durante
un año precedente a la fecha de presentación de su solicitud.

12. 2.2 Nivel Inventivo o actividad inventiva
Una invención tiene nivel inventivo, si para una
persona especializada o experta en la materia técnica
correspondiente, la invención no resulta obvia ni se
deriva de manera evidente del estado de la técnica
pertinente.
Marco legal de referencia: Art. 6, Ley 20-00.

13. 2.3 Aplicación Industrial.
Una invención es susceptible de aplicación industrial
cuando su objeto puede ser producido o utilizado en
cualquier tipo de industria. A estos efectos, la
expresión industria se entiende en su más amplio
sentido e incluye, entre otros, la artesanía, la
agricultura, la minería, la pesca y los servicios.
Marco legal de referencia: Art. 4, Ley 20-00.

14. 3. Proceso de registro
1. Presentación de la solicitud. Art 12 Ley 20-00.
2. Examen de forma: se evalúa si la solicitud cumple con los requisitos de forma
previstos en la legislación. Art 19 , 11 y 13 Ley 20-00.
3. Publicación: Se divulga y publica la solicitud de patente. Los terceros pueden
presentar observaciones respecto la patentabilidad de la invención. Art 21 Ley
20-00.
4. Examen de fondo: Se evalúa los requisitos de patentabilidad determinándose si la
invención puede ser objeto de protección. Art 22 Ley 20-00.
5. Concesión y publicación. 23 y 24 Ley 20-00.

15. 3. Proceso de registro de una solicitud de
patente

16. 3.1 La solicitud de patente
3.1.1 Admisión y fecha de depósito
Se considerará fecha de presentación de la solicitud de patente ante la ONAPI,
siempre que contenga al menos los siguientes elementos:
• Identificación del solicitante y su domicilio en República Dominicana
para fines de notificaciones.
• Un documento que contenga una descripción de la invención y
una o más reivindicaciones.
• El comprobante de la tasa de presentación.
Si bien la oficina recibe todas las solicitudes que se le presenta en esta fase
valida la conformidad de los requisitos mínimos exigidos por el artículo
referido asignando fecha de presentación y adquiriendo el estatus de depósito
regular. En caso no se cumpla con estos requisitos no se asigna fecha de
presentación y se tendrá por no presentada.
Marco legal de referencia: Art. 12, Ley 20-00 Art 19 inc.3. Art 5 del Decreto
599-01

17. La fecha de presentación es importante pues es la que
determina el inicio del derecho de prioridad y el reconocimiento
de un depósito regular conforme la legislación nacional y al que
hace referencia el Convenio de París.
La fecha de presentación y la prioridad inciden de forma directa
en la valoración del requisito de patentabilidad de novedad por
lo cual la determinación de un depósito nacional regular con
fecha cierta es esencial en el proceso de registro de una patente.
Marco legal de referencia: Art. 4, del Convenio de Paris y Art 135 de la Ley
20-00.

18. 3.1.2 Documentos que conforman una solicitud
de patente
1. Formulario de solicitud
Tiene como objetivo facilitar el proceso a los solicitantes.
Marco legal de referencia: Art. 11 Ley 20-00 y Resolución No. 60 de fecha 8 de agosto del
2006 emitida por la Dirección General. Para acceder al mismo consultar en:
http://www.onapi.gov.do/images/pdf/Forms/100429_SolicitudPatenteInvencionyModel
oUtilidad.pdf
2. Documento técnico o Memoria descriptiva:
Es el documento donde se describe detalladamente la invención según los términos
ordenados por la ley 20-00 siguiendo la presente estructura general:
 Descripción
 Reivindicaciones
 Dibujos
 Resumen

19.  Reivindicaciones: indican en forma clara y concisa en que consiste
exactamente lo que el solicitante considera que es su invención. Son la
parte medular de la patente ya que definen el alcance de protección y
delimitan el derecho de exclusiva. Art. 15 Ley 20-00 y Art. 8 y 9 Decreto
599-01.
 Resumen: permite comprender lo esencial del problema técnico y la
solución que aporta la invención. Es una síntesis de lo divulgado. Art. 16
Ley 20-00.
 Descripción: tiene por objeto suministrar información suficiente de la
invención objeto de la patente. Esta vinculada con las reivindicaciones
dado que en terminadas circunstancia puede contribuir a interpretarlas.
Art. 13 Ley 20-00.

20. 3. Otros documentos
 Constancia de tasa de presentación. Art. 12 de la Ley 20-00.
 La documentación que justifique el derecho a obtener la patente. En
caso de que el solicitante no sea el inventor debe mostrar el documento
de Cesión de derechos. Art. 11 de la Ley 20-00.
 Copia Certificada de solicitud o solicitudes de patente extranjera. Si
opera reivindicación de prioridad conforme el Art. 11 y 135 de la Ley
20-00.
 Poder de representación Art. 148 la Ley 20-00.
 Certificado de depósito de microorganismo. Art. 148 la Ley 20-00.
 Otro en atención a la invención.
Referencia legal : Art. 11 Ley 20-00 y Art 3 del Decreto 599-01.

21. 3.2. Examen de forma
Se verifica que la solicitud cumpla con los requisitos de forma establecidos en
Art 19, 11 y 13 de la Ley 20-00 y Art. 13 del Decreto 599-01 Reglamento de
aplicación.
Plazo administración: dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la
solicitud debe decidir.
3.2.1 Requerimientos y plazos:
a) Comunicación donde se solicita corrección o modificación. El
solicitante tendrá un plazo de 2 meses para contestar, a partir de la
notificación.
b) Comunicación concluyendo el examen de forma exitosa y se invita a
realizar la publicación.

22. 3.3. Publicación y observaciones
Cuando se concluye el examen de forma, se emitirá una
comunicación invitando al solicitante a realizar el pago de la
publicación. Art 21 Ley 20-00.
• El aviso correspondiente contiene información relevante de la
solicitud. Decreto 599-01 Art. 14 del Reglamento.
• El pago de la tasa correspondiente deberá realizarse dentro de los 18
meses contados a partir de la solicitud o prioridad.
• La solicitud queda abierta al público para fines de información. Es
publicada en el Boletín Oficial de ONAPI que se emite quincenalmente.
La Ley admite la posibilidad de una publicación anticipada a pedido
del solicitante.

23. Observaciones
Cualquier tercero podrá depositar observaciones fundamentadas
respecto a la patentabilidad de la invención, dentro de los 60 días
siguientes a la publicación.
Si se presentaran observaciones, ONAPI notificará al solicitante,
quien podrá presentar sus argumentaciones en un plazo de 60 días
a partir de la notificación.
La evaluación de las observaciones y argumentaciones que se
presenten serán estudiadas y tenidas en cuentas en el examen de
fondo.

24. 3.4 Examen de Fondo
El solicitante deberá pagar la tasa de examen de fondo, dentro de los 12
meses siguientes a la publicación de la solicitud. Art 22 Ley 20-00 y Decreto
599-01 Reglamento Ley 20-00 Art. 16.
Esta es una fase compleja y rigurosa en la cual el examinador (determinado en
atención al área tecnológica involucrada) verifica que la invención que se
pretende proteger cumpla con los requisitos de patentabilidad.
El examinador en esta fase consulta distintas bases de datos de patentes y
documentos no patentes. Realiza requerimientos que pueden determinar las
modificaciones de reivindicaciones o eliminación de las misma por parte del
solicitante con el fin de cumplir con los requisitos de patentabilidad.

25. 3.4 Examen de Fondo
Es una fase crítica en todo el proceso pues determina la
concesión o denegación de una patente. Decreto 599-01 Reglamento
Ley 20-00 Art 18.
3.4.1 Requerimientos y plazos:
a) Se notificará al solicitante en caso de deficiencias del documento
o de un resultado desfavorable del examen, quien tendrá un
plazo de 3 meses desde la fecha de notificación, para presentar
su respuesta.
b) Si el examen de fondo tiene un resultado favorable, se concederá
la Patente. Si el resultado es desfavorable, se denegará la Patente.

26. 3.5.1 Concesión de la Patente
El dictamen favorable concluida la fase del examen de fondo de una solicitud de
patente determina la concesión de la misma.
La Dirección de Invenciones emite una resolución de concesión la cual es
notificada al solicitante quien deberá pagar la tasa de publicación de la concesión
para la expedición posterior del certificado de patente
La publicación de la concesión se publicará en el Boletín Oficial de la ONAPI, a
costa del solicitante.
Referencia legal: Ley 20-00 Art 22, 23 y 24 y Decreto 599-01 Reglamento Ley 20-00 Art 18, 19, 20 y 21.
3.5 Decisiones de Departamento de
Invenciones

27. 3.5.2 Denegación
El dictamen desfavorable en fase de examen de fondo determina la
emisión de una resolución denegando la solicitud de patente. Otro
supuesto lo constituye la omisión por parte del solicitante de dar
respuesta a un requerimiento en fase de fondo.
Contra estas resoluciones se pueden interponer recursos
impugnativos en sede administrativa.
Referencia legal: Ley 20-00 Art 22 inc. 2, 5 y 6 y 35 Decreto 599-01 Reglamento
Ley 20-00 Art 18.

28. 3.5.3 Abandono
Se entiende como la abstención del solicitante en el cumplimiento de una
actividad o trámite correspondiente, que la Ley le obliga en un tiempo estipulado
y que hace interpretar desinterés en la solicitud en cuestión, provocando de
oficio el cierre del proceso y el archivo definitivo de la solicitud.
Durante el proceso de registro de una patente el abandono puede ser declara en
los distintos casos:
 En fase de forma al omitir la respuesta a un requerimiento.
 El incumplimiento del pago de la tasa de publicación de la solicitud concluido
el examen de forma.
 El Incumplimiento del pago de la tase de examen de fondo luego de la
publicación.
Referencia legal: Ley 20-00 Art 19 y 22 inc 1 y Decreto 599-01 Reglamento Ley 20-00 Art
13.

29. 3.5.3 Caducidad por omisión del pago de tasa de
mantenimiento
Conforme lo dispone la Ley 20-00, para mantener vigente una solicitud de
Patente de Invención o una Patente concedida, deberán pagarse tasas anuales,
cuyos plazos están previstos en el artículo 28 y que a su vez contemplan un plazo
de gracia.
Por tanto la falta de pago o el pago extemporáneo de la tasa de mantenimiento
durante el proceso de registro de una patente puede determinar que se declare
caduca la solicitud. Es importante destacar que bajo este supuesto no interesa que
el solicitante haya cumplido requerimientos en fase de forma o fondo por lo cual
es muy importante la observación de esta obligación a cargo del solicitante al
momento del tramite del registro.
Referencia legal: Ley 20-00 Art 28 y Decreto 599-01 Reglamento Ley 20-00 Art 22.

30. 5. Tratamiento de solicitudes PCT en
Fase Nacional
El PCT introdujo figuras que no existían en la legislación nacional y que al
momento de evaluar una solicitud amparada por este Tratado pueden ser invocadas
por el solicitante, como son: el Restablecimiento del Plazo a entrada en Fase
Nacional, Restablecimiento de Derecho de Prioridad y la Incorporación por
Referencia.
Estas figuras no le son aplicables a las solicitudes que siguen el sistema tradicional
de registro de patentes (Convenio Paris) y se encuentran reguladas en el Tratado
PCT y su Reglamento.

31. ONAPI mediante la Resolución No. DIR-01-2011 relativa a Aspectos del Tratado de
Cooperación en Materia de Patentes, de fecha 26 de agosto del año 2011 precisó algunos
aspectos que han contribuido a la implementación destacando:
• Documentos a depositar en fase nacional
• Plazo para realizar el pago de la publicación nacional
• Plazo para realizar el pago de la primera tasa de mantenimiento de vigencia
• Criterios para la aplicación de la Restauración del Derecho de Prioridad
• Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en fase nacional
• Determinación de tasas para la incorporación

32. Conceptos de interés:
• Restauración del Derecho de Prioridad: permite al solicitante reivindicar
prioridad aún cuando haya expirado el plazo de 12 meses que establece el
Convenio Paris.
• Restablecimiento del plazo para el Derecho a la entrada en fase
nacional: permite al solicitante entrar en fase nacional luego de la
expiración del plazo de los 30 meses previsto por el Tratado para acogerse a
esta fase.
Estas figuras tienen supuestos determinados para su aplicación (diligencia debida o
involuntariedad), operan sólo a pedido de parte y están sujetos a evaluación por la
autoridad nacional.
A julio del 2015 la oficina ha concedido el Restablecimiento de los plazos para el
derecho a la entrada en fase nacional a 11 solicitudes que habían entrado fuera del
plazo de los 30 meses previstos por el PCT para acogerse a la fase nacional.
Respecto las demás figuras, hasta el momento no hay precedentes.

33. Actividades
1. Discusión en el foro:
a) Explique brevemente el fundamento jurídico de
alguna de las exclusiones de patentabilidad
previstas bajo el Art. 2, Ley 20-00 modificado por
el Art. 1 de la Ley No. 424-06.
b)¿Qué importancia tienen las reivindicaciones en
el proceso de registro y como se relacionan con
los criterios de patentabilidad?
2. Análisis de casos prácticos.