Jornada sobre Marcas y Patentes

1. DIVISIÓN LEGAL
JORNADA 10 DICIEMBRE 2014
PONENTES:
 JAUME CASANOVAS Asesor / Consultor
 ALFONS FEMENIA Agente Europeo de Patentes
 JORDI LORENZO Abogado especializado en IP Agente de Propiedad Industrial

2. La Propiedad Industrial se constituye en una de las ramas del derecho a través de la cual se protege el desarrollo intelectual e industrial de los autores o inventores, al cual se le atribuye un derecho exclusivo de carácter inmaterial.
CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

3. 3
OBJETOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
* INVENCIONES
o Patentes
o Modelos de Utilidad * CREACIONES DE FORMA
o Diseño Industrial * SIGNOS DISTINTIVOS
o Marcas
o Nombres comerciales

4. TRES VIAS POSIBLES: - Marca Internacional - Marca Comunitaria - Vía Directa
PROTECCIÓN EN EL EXTRANJERO DE UNA MARCA

5. 5
EJEMPLOS MARCAS

6. 6
EJEMPLOS DISEÑOS INDUSTRIALES

7. 7
EJEMPLOS MANIFESTACIONES PROPIEDAD INDUSTRIAL

8. 20 AÑOS
DISEÑOS INDUSTRIALES
Tipos de solicitud:
-Diseños nacionales
- Diseño comunitario: Toda la Unión Europea
- Diseño internacional (Acuerdo de La Haya): Excepto la Unión Europea son países poco interesantes (por ejemplo, no se puede designar Estados Unidos o China). http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/hague.pdf

9. ¿Para qué sirve una patente?
•Monopolio legal
•Venta de la patente
•Licencias
•Captación de inversores
•Valor de la empresa
•Incentivos fiscales

21. •Patentes y Sello de PYME Innovadora
•Entre los requisitos que recoge el Real Decreto 475/2014 para que una PYME pueda ser considerada intensiva en I+D+i, y por tanto pueda obtener el sello oficial de “PYME innovadora”, se encuentra uno específico relacionado con las patentes: “disponer de una patente propia en explotación en un período no superior a cinco años anterior al ejercicio del derecho de bonificación”
•Dicho Real Decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros y establece bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social del personal investigador. Con esta medida las empresas que hacen I+D+i podrán bonificarse el 40% de las cuotas por contingencias comunes. Este mecanismo permite la reducción inmediata de gastos empresariales y favorece la contratación del personal investigador. Se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2013.

25. 20 AÑOS
LAS PATENTES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA
Las solicitudes de patentes publicadas son una fuente de información tecnológica:
- Sirven para saber qué hace la competencia;
- Sirven para saber el riesgo de infracción de patentes de la competencia;
- Sirven para saber si mi invención es patentable;
- Permiten presentar oposiciones a otras patentes, con patentes o documentos propios o de terceros divulgados previamente.

29. 20 AÑOS
EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES
Sant Cugat del Vallés 71 familias de patentes Primera solicitud: 20-9-1999 (WO200122528)

30. 20 AÑOS
EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES
Castellar del Vallés 5 familias de patentes Primera solicitud: 17-9-1999 (WO0021048)

31. 20 AÑOS
EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES
Barcelona 3 familias de patentes Primera solicitud: 31-8-2009 (EP2289886)

32. 20 AÑOS
EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES
Barcelona 1 familia de patentes Solicitada: 13-11-2012 (no publicada)

33. 20 AÑOS
EJEMPLOS DE EMPRENDEDORES
Barcelona 2 familias de patentes Solicitud: 14-5-2007 (WO2008139420)

34. El sistema de patentes añade el combustible del interés al fuego del ingenio Abraham Lincoln, 1849

35. DIVULGACIÓN
DERECHO DE EXCLUSIVA

36. 36
DECISIÓN ESTRATÉGICA
* Patentar
* Secreto Industrial (Know-How)

37. Patentar
37
•VENTAJAS
•Activo intangible
•Imagen
•Visibilidad del inventor
•Subvenciones
•Desgravaciones fiscales
•Transferencia de tecnología
•Protección ante copias
INCONVENIENTES
•Divulgación
•Duración limitada en el tiempo
•Coste económico
•Ámbito territorial limitado.

38. 38
INVENCIONES NO PATENTABLES
a)Los descubrimientos científicos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. [Estas obras son objeto de la Propiedad Intelectual].
c)Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador.
d)La forma de presentar informaciones.
La Ley de Patentes española no dice qué invenciones son patentables sino, sólo aquéllas que no lo son. Así, no se considera invención (art. 4 LP):

39. 39
* Los procedimientos de clonación de seres humanos. * Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano. * La utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales. * Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres. * Las variedades vegetales. * Las razas animales.
INVENCIONES NO PATENTABLES II
Además, no podrán ser objeto de patente (art. 5 LP):

40. Derechos que confiere la patente
40
•DERECHO NEGATIVO: DERECHO A IMPEDIR que otros utilicen lo que es objeto de la patente.
•FABRICACIÓN O EXPLOTACIÓN.
•NO OTORGA UN DERECHO POSITIVO PARA PODER USAR.

41. •Novedad:
•No se ha divulgado nada igual
•Actividad inventiva:
•No es evidente para un experto
•Aplicación industrial:
•Se puede fabricar o utilizar en una industria
Requisitos de una patente
41

42. 42
Derecho de prioridad
•Derecho de Prioridad
•Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención (o modelo de utilidad) en alguno de los países de la Unión, o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante un plazo de doce meses.
•Convenio de París (1883)

43. 20 AÑOS
SOLICITUD PCT
Ventajas principales:
- Protección durante 30 meses en casi todos los países del mundo
- Sistema de presentación unificado (idioma, formatos, etc.)
- Obtención de una opinión escrita sobre la patentabilidad de la solicitud realizada por una oficina de búsqueda internacional antes de decidir en qué países se continúa la tramitación

44. 20 AÑOS
PATENTE EUROPEA
Ventajas principales:
- Una única tramitación hasta la concesión (un agente, un idioma, un examinador, un solo criterio de actividad inventiva).

45. 20 AÑOS
PATENTES DE SOFTWARE
AMAZON: 1-CLICK

46. 20 AÑOS
PATENTES DE SOFTWARE AMAZON 1-CLICK

47. 20 AÑOS
PATENTES DE SOFTWARE APPLE: SLIDE TO UNLOCK

48. 20 AÑOS
PATENTES DE SOFTWARE SLIDE TO UNLOCK
1.A method of controlling an electronic device with a touch-sensitive display, comprising: - detecting contact with the touch-sensitive display while the device is in a user- interface lock state; - moving an image corresponding to a user-interface unlock state of the device in accordance with the contact; - transitioning the device to the user-interface unlock state if the detected contact corresponds to a predefined gesture; and - maintaining the device in the user-interface lock state if the detected contact does not correspond to the predefined gesture.

49. Valoración del patrimonio intangible
Concesión de licencias para determinar la regalía.
Comprar o vender intangibles.
Obtener financiación ofreciendo como garantía los intangibles. La mayoría de ellos pueden ser dados en garantía de pago.
Tomar decisiones de inversión.
Ampliar o reducir la presencia en un mercado.

50. ¿Qué métodos de valoración existen?
Aunque no existe una regulación legal ad hoc, se acepta internacionalmente la siguiente clasificación de métodos:
Basados en el mercado: se relacionan con lo obtenido en una transacción previa de los mismos activos evaluados u otros similares.
Basados en el coste: parten del principio de que existe algún tipo de relación entre el coste y el valor.
Basados en los ingresos: se derivan de un cálculo aproximado de los beneficios económicos obtenibles gracias al intangible evaluado. Pueden desglosarse en cuatro categorías:
Capitalización de ganancias históricas
Método diferencial de beneficios brutos.
Método de beneficios extraordinarios.
Método del cálculo del ahorro en regalías

51. ¿Qué método de valoración se aplica desde H&A?
Nuestra experiencia en valoraciones nos ha hecho tomar conciencia de que cada uno de los métodos anteriormente señalados por sí solo es limitado.
Nuestro método analiza los aspectos cualitativos del elemento estudiado, los cuantitativos que se derivan del mismo y les aplicamos una reglas de valoración mediante un software basado en programas internacionales de valoración adaptados a nuestro propio método.
Por ello hemos desarrollado nuestro propio método de valoración, respetando y siguiendo los estándares internacionales que fija la norma UNE 166008:2012.

52. Tanto la Patente como la solicitud de Patente son derechos de propiedad.
Pueden ser objeto de toda clase de negocios jurídicos:
-Cesión.
-Licencias.
-Garantías de cumplimento de obligaciones (hipoteca mobiliaria).
Tanto la Patente como la solicitud de Patente pueden pertenecer a una sola persona (física o jurídica) o pertenecer “proindiviso” a varias personas. (Situaciones de “cotitularidad).
La Patente es indivisible (Art. 74.3 LP). No es posible transmitir la propiedad de unas reivindicaciones a una persona y, otra parte de las reivindicaciones a otra persona
LA PATENTE COMO DERECHO DE PROPIEDAD

53. 53
CONTRATOS (I)
Formas contractuales habituales en transferencia de tecnología:
•Compraventa de Patente (o de solicitud de Patente, adquisición del derecho de prioridad).
•Licencia de Patente.
•Opción de compra sobre la Patente.
•Acuerdos de Confidencialidad (Non Disclosure Agreement - NDA).
•Contratos de desarrollo conjunto (Material Transfer Agreements – MTA).

54. 54
CONTRATOS (II)
La Licencia es el contrato en virtud del cual una de las partes (el titular) autoriza a un tercero (el licenciatario) la explotación de todos o algunos de sus derechos exclusivos a cambio de una contraprestación.
El titular (o licenciante) conserva la propiedad de la Patente.
El licenciatario obtiene la autorización para explotar la Patente, en un territorio determinado, durante un periodo de tiempo determinado, a cambio de un precio (canon/royalties).

55. 55
CONTRATOS (III)
Tipos de Licencia:
a)Licencias contractuales (o voluntarias).
b)Licencias de Pleno Derecho: el titular declara a la OEPM que está dispuesto a autorizar a un tercero la explotación de la invención a cambio de una contraprestación económica (son licencias no exclusivas).
c)Licencias Obligatorias: relacionadas con la obligación de explotar la invención. En este caso el titular de la patente se ve obligado a otorgar una licencia sobre su patente.
En la práctica la mayoría de las licencias sobre patentes son “contractuales”.

56. 56
CONTRATOS (IV)
Quien transmita una Patente o una solicitud de patente, o conceda una licencia, está obligado a poner en disposición de la otra parte los conocimientos técnicos que posea y sean necesarios para una adecuada explotación de la invención (Art. 76 LP).
Quien transmita una Patente o una solicitud de patente, o conceda una licencia, responde ante la otra parte si se deniega la solicitud, se retira la solicitud o la patente o, posteriormente, es declarara nula (Art. 77. 1 LP).
Quien transmita una Patente o una solicitud de patente u otorgue una licencia sobre las mismas responde solidariamente con el adquirente de las indemnizaciones que tengan lugar como consecuencia de los daños y perjuicios causados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente (Art. 78.1 LP)
LICENCIAS CONTRACTUALES

57. 57
CONTRATOS (V)
a)La licencia puede referirse a todas o a algunas de las facultades que integran el derecho de exclusiva (la fabricación, la comercialización, la utilización, la importación, …).
b)Pueden concederse para todo o parte del territorio en el que la Patente está concedida.
c)Por su contenido la licencia puede ser EXCLUSIVA o NO EXCLUSIVA. Salvo que se indique lo contrario en el contrato se entiende que la licencia es no exclusiva (Art. 75.5 LP)
d)La Licencia no puede cederse a un tercero, salvo pacto en contrario (Art. 75.4 LP).
e)Salvo pacto en contrario el licenciatario tiene derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la patente, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la vida legal de la patente.
LICENCIAS CONTRACTUALES

58. 58
CONTRATOS (VI)
-El contrato de licencia debe ser escrito (contrato privado o escritura pública).
-Para que el contrato de licencia tenga eficacia ante terceros debe inscribirse en la OEPM (Art. 79.1).
-Para que el contrato tenga acceso a la OEPM debe estar otorgado en Escritura Pública o bien utilizar los Modelos Normalizados que la OEPM pone a disposición del público.
No confundir:
-Contrato de Licencia (acuerdo valido entre las Partes, crea obligaciones jurídicas entre ambas Partes).
-Inscripción de la Licencia en la OEPM (instrumento para dar publicidad formal a las condiciones básicas del acuerdo ante terceros de buena fe que consultan la base de datos de la OEPM).
LICENCIAS CONTRACTUALES: FORMALIDADES

59. 59
CONTRATOS (VII): RECOMENDACIONES
 No tomar decisiones sin información.
 Antes de divulgar unos resultados: REGISTRAR.
 Antes de compartir información: CONTRATO.

60. 60
NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET (I)
¿Nueva categoría de signo distintivo? Identifica una dirección en Internet, convirtiendo secuencia numérica en nombre identificable (herrero.es – oepm.es – fcbarcelona.cat). No es sólo un tema técnico, sino que es un bien jurídico que merece protección. Adecuada protección entre marca y nombre de dominio. Nombres de Dominio:
i)Genéricos (gTLD): .com – .org – .info - .net
ii)Territoriales (ccTLD): .es, .pt, .eu, .cat, .cn, …

61. WWW.CLUB.COM
TOP LEVEL DOMAIN
(extensión)
SECOND LEVEL DOMAIN (dominio)
HTTP://WWW.CLUB.COM
HTTP://CLUB
TOP LEVEL DOMAIN
(extensión)
SECOND LEVEL DOMAIN (dominio)
HTTP://WWW.CLUB.COM
Pero a partir de 2013 existirán mas de 1400 nuevos dominios GTLD
MODELO ACTUAL EN EL REGISTRO DE DOMINIOS:
WWW.CLUB.COM

62. 62
LOS NUEVOS DOMINIOS GTLD’S Se producirá un importante cambio en el escenario de Internet. Google ha solicitado más de 80 nuevas extensiones de nuevos dominios, anunciando que modificará su algoritmo de búsqueda para premiar los dominios que utilicen los nuevos GTLD’S. Algunos ejemplos:
•.APP
•.BOOK
•.BUY
•.CHANEL
•.COMMUNITY
•.COMPANY
•.CORP
•.DIGITAL
•.EDUCATION
•.FOUNDATION
•.FREE
•.GAME
•.GRATIS
•.INC
•.INTERNATIONAL
•.JUEGOS
•.TECH
•.TECHNOLOGY
•.MEDIA
•.MOVIE
•.MUSIC
•.NEWS
•.ONLINE
•.PHOTOS
•.PLAY
•.RADIO
•.SALE
•.SCHOOL
•.SCIENCE
•.SERVICES
•.SHOP
•.STORES
•.VIAJES
•.VIDEO
•.WEB

63. 63
EL TRADEMARKCLEARINGHOUSE (TMCH)
•Después de la verificación, estos derechos se almacenan de manera centralizada y pueden utilizarse para registrar el nombre de dominio idéntico en cualquier gTLD nuevo, en el período de Sunrise), siempre según los requisitos de elegibilidad.
Centralizar los datos de verificación de marcas para cada gTLD en la fase Sunrise
•Incluso después del periodo Sunrise, cada nuevo GTLD tendrá que estar conectado a la base de datos de la cámara de compensación, al menos 60 días. Durante este período, a los titulares de marcas se les notificará inmediatamente cuando alguien registre un nombre de dominio en cualquiera de los nuevos gTLD coincidente exactamente con su marca. La mayoría de los GTLD mantendrá el sistema de alerta de forma permanente.
Notificar al propietario de la marca en caso de identidad, para una posible reclamación

64. NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET (III)
Ciberocupación: instrumentos para la recuperación de dominios en Internet (WIPO política ICANN). Tres requisitos que deben concurrir acumuladamente:
a)Demandante sea titular marca anterior registrada idéntica o similar al nombre de dominio ocupado.
b)Demandado carezca de derecho legítimo sobre el nombre de dominio controvertido.
c)Que el dominio se haya registrado y esté siendo usado de mala fe.
SABADELLBANK.COM
TWITTTER.COM
DANIEL-ALVES.COM
DANIELALVES.COM
DANIELALVES2.COM

65. Conclusiones
• Cualquier empresa tiene activos intangibles protegibles.
• Son activos con valor que permiten la diferenciación.
• La inteligencia competitiva pasa por la PI.
• Hay que informarse antes de decidir.
• Hay que proteger antes de que sea tarde.
• Hay que ASESORARSE antes, durante y después.
• Nuestra imagen, nuestra inversión no se puede dejar a la improvisación.
• Para la transmisión de tecnología es preciso haberla protegido.
• La PI es una inversión no un coste PI= Inversión, diferenciación e inteligencia, el verdadero I+D+I

66. Autodiagnóstico
INVENTARIO.- AUTODIAGNÓSTICO I
Marcas
•Usamos o pensamos usar una marca (nombre, gráfico, etc.)?
•La marca que he decidido puede ser registrada?
•He registrado mi marca en España?
•Uso mi marca en el extranjero?
•He registrado mi marca en el extranjero?
•He comprobado si un tercero o un competidor tiene la marca registrada o usa una similar?
•Conozco el valor de mi marca?
•Dejaríamos que un tercero usara sin nuestro consentimiento mi marca?
•Negociaríamos con nuestra marca? Licencia, cesión, etc.

67. Autodiagnóstico
INVENTARIO.- AUTODIAGNOSTICO II
Invenciones
•He desarrollado un producto o procedimiento novedoso?
•Antes de invertir en I+D he comprobado lo que ya está patentado?
•Me he asesorado de cómo proteger los resultados?
•He tomado medidas de prevención para que la información no se divulgue?
•He verificado dónde quiero registrar mi patente?
•Donde hay probabilidades de comercializar el producto o el proceso?
•Donde están los principales competidores?
•Conozco los costes de patentar?
•Conoce el valor de su inversión?
•Permitiríamos que la innovación pasara al dominio público y cualquiera lo pudiera utilizar?

68. Autodiagnóstico
INVENTARIO.- AUTODIAGNOSTICO III
Diseños
•Mis productos llevan “packaging”?
•Continente/Contenido.
•Tengo productos con formas originales?
•He encargado la creación a un tercero?
•Quiero usar los diseños en el extranjero?
•Donde están los principales competidores?
•Conozco los costes de registrar un diseño?
•Permitiríamos que un competidor usara una presentación similar a la mía?

69. Autodiagnóstico
INVENTARIO.- AUTODIAGNOSTICO IV
Propiedad Intelectual
•Estoy en las redes sociales?
•Tengo página web?
•He encargado el desarrollo a un tercero?
•Utilizo contenidos, fotos, textos, etc. ajenos?
•Tengo pruebas de que soy el autor?
•Los autores materiales son trabajadores o no?
•Me han cedido los derechos?
•Utilizo símbolos que advierten de mis derechos?
•Otras normativas; LOPD, comercio electrónico, etc.

70. Autodiagnóstico
CONCLUSIONES AUTODIAGNÓSTICO
•Todos tenemos intangibles
•Una vez identificado nuestros intangibles debemos priorizar que proteger
•Valorar que supondría no proteger los distintos elementos para la propia empresa y que ventaja damos a la competencia
•Hay que registrarlo todo? No
•Hay que proteger todo lo que sea importante? Si
•Proteger NO es un coste ES una INVERSION

71. CURSOS CON LOS QUE COLABORAMOS
Máster en Dirección y Gestión de la Innovación - Protección de la innovación y transferencia de tecnología Curso Básico en Derecho Europeo de Patentes

72. •Herrero & Asociados es una empresa líder de servicios plenos en Propiedad Industrial y en materias afines como Propiedad Intelectual, Competencia Desleal, Publicidad y Nuevas Tecnologías.
•Asesoramos y defendemos los derechos de Propiedad Industrial en todo el mundo.
Madrid • Bilbao Sevilla • Barcelona Valencia • Reus Gijón • Alicante Murcia • Santiago
Portugal (Lisboa) México (México D.F.) Brasil (Río de Janeiro)

73. Para cualquier consulta:
HERRERO & ASOCIADOS
Gran Via Carles III nº 86, 2ª planta
Edif. TRADE, TORRE ESTE
08028 BARCELONA
Tel. 932 388 700
www.herrero.es
: 93.238.87.00
PONENTES:
 JAUME CASANOVAS (jcasanovas@herrero.es)
 ALFONS FEMENIA (afemenia@herrero.es)
 JORDI LORENZO (jlorenzo@herrero.es)
© Herrero & Asociados, Diciembre 2014