Interpretaciones prejudiciales en materia de Propiedad Intelectual

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
07/12/2018 4
Interpretaciones prejudiciales
relevantes en materia de
propiedad intelectual
Lima 6 y 7 de diciembre de 2018

Propiedad industrial
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Hugo R. Gómez Apac

La prueba de uso de la marca
Artículos 166 y 167 de la Decisión 486 – Régimen
Común sobre Propiedad Industrial
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Hugo R. Gómez Apac

7
“Se entenderá que una marca se encuentra en uso
cuando los productos o servicios que ella distingue
han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde,
teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o
servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización en el mercado.”
Primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486
Hugo R. Gómez Apac

8
o Productos puestos en el comercio (productos vendidos).
o Productos puestos a disposición del mercado (productos
ofertados): establecimiento abierto al público, publicidad y
la oferta de contratar.
o No es intención de la norma andina que el titular de la
marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su
negocio para acreditar el uso de la marca.
Interpretación Prejudicial 244-IP-2015,
publicada el 21 de abril de 2017
Hugo R. Gómez Apac

Conexión entre bienes y servicios
A propósito del principio de especialidad
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Hugo R. Gómez Apac

10
Principio de especialidad
Se debe matizar la regla de la especialidad y, en
consecuencia, analizar el grado de conexión de los
productos o servicios que amparan los signos en
conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la
posibilidad de error en el público consumidor.
publicada el 4 de octubre de 2018
Hugo R. Gómez Apac

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o Criterios sustanciales que determinan —por sí mismos— la
existencia de conexión entre los productos y/o servicios que
identifican a los signos en conflicto:
a. El grado de sustitución (sustituibilidad o
intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
b. La complementariedad entre sí de los productos o
servicios.
c. La posibilidad de considerar que los productos o servicios
provienen del mismo empresario (razonabilidad).
o Otros criterios.
publicada el 26 de junio de 2018
Hugo R. Gómez Apac

Ámbito de protección territorial del
nombre comercial no registrado
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Hugo R. Gómez Apac

13
o El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486
no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en
el ámbito territorial de difusión del nombre comercial.
o El nombre comercial registrado se protege en todo el
territorio del país miembro.
Hugo R. Gómez Apac

14
o El registro de una marca confiere protección a este signo
distintivo en todo el territorio del país miembro, aunque sea
usado solo en una fracción de dicho territorio.
o En tanto no haya riesgo de confusión pueden coexistir en
ámbitos geográficos distintos un nombre comercial no
registrado y una marca registrada idénticos o similares.
Hugo R. Gómez Apac

15
o Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el
sentido de que su titular desconocía la existencia del uso
previo de un nombre comercial no registrado idéntico o
similar, debido a que dicho nombre comercial no era
conocido en todo o en un gran porcentaje del territorio de un
país miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o
incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre
comercial —pese a que su uso fue antes del registro de la
marca— no puede anular el mencionado registro marcario.
Hugo R. Gómez Apac

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o Por el contrario, el titular de un nombre comercial no
registrado que acredita su difusión con alcance nacional puede
oponerse a la solicitud de registro, así como solicitar la
nulidad del registro, de una marca idéntica o similar, debido a
la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía
de la existencia previa del mencionado nombre comercial.
o El titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la
solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita
que el uso del referido nombre comercial es de alcance
nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como
solicitar la nulidad del registro ya otorgado.
Hugo R. Gómez Apac

17
o Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir
si los titulares respectivos se encuentran operando en ámbitos
geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre
ambos signos distintivos.
o En caso de expansión territorial de las respectivas actividades
económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un
acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de
cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en
conflicto.
Hugo R. Gómez Apac

Importaciones paralelas y agotamiento
del derecho
Artículo 158 de la Decisión 486
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Hugo R. Gómez Apac

19
“El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un
tercero realizar actos de comercio respecto de un producto
protegido por dicho registro, después de que ese producto se
hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el
titular del registro o por otra persona con consentimiento del
titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando
los productos y los envases o embalajes que estuviesen en
contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna
modificación, alteración o deterioro.
(…)”
Hugo R. Gómez Apac

20
 El legislador andino optó por la posición que se muestra a
favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del
derecho de marca con el fin de proteger otro principio
rector que guía el proceso de integración andino: la libre
competencia.
 Las importaciones paralelas promueven una mayor
competencia “intramarca”, lo que beneficia a los
consumidores. Si bien es una competencia entre productos
que tienen la misma marca, si esta tuviera posición de
dominio en el mercado, dicha competencia es relevante
para los consumidores.
publicada el 15 de diciembre de 2017
Hugo R. Gómez Apac

21
 Dado que se busca evitar la consolidación de monopolios,
en términos generales y abstractos, y en cualquier
escenario, un contrato de distribución exclusiva de
productos identificados con una determinada marca, así
como un contrato de licencia de uso exclusivo de una
marca, en cualquier caso respecto del territorio de un país
miembro de la Comunidad Andina, no puede impedir ni
oponerse a la importación paralela de productos
originales identificados con dicha marca.
Hugo R. Gómez Apac

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 En caso de que las importaciones paralelas generen efectos
no deseados, por ejemplo tipo free riding (como sería el caso
que el importador paralelo se aproveche de las inversiones
en publicidad y marketing incurridas por el distribuidor
autorizado), nada impide que el titular de la marca, u otro
autorizado por él, establezca condiciones −a través de
acuerdos verticales− para la comercialización de los
productos por parte del importador paralelo, lo que es
ajeno al derecho de marcas.
Hugo R. Gómez Apac

La garantía (contracautela) ofrecida por
el presunto infractor (denunciado)
Medida en frontera
23
Hugo R. Gómez Apac

24
 El presunto infractor podrá ofrecer una garantía con la finalidad
de continuar con el trámite de la operación aduanera, a efectos
de que la autoridad correspondiente cuente con la certeza de que
en caso los bienes sujetos a la operación aduanera resultasen
infringir derechos de propiedad industrial, se cuente con una
garantía que cubra los eventuales daños y perjuicios al titular del
derecho de marcas.
 Aplicando supletoriamente lo establecido en el Literal d) del
Artículo 246 de la Decisión 486, el importador denunciado o
demandado puede constituir una garantía suficiente con el
objeto de permitir que la autoridad aduanera permita la
continuación del trámite de la operación aduanera.
Interpretación Prejudicial 27-IP-2017, publicada
el 2 de octubre de 2017
Hugo R. Gómez Apac

25
 Así, en el caso que la autoridad nacional competente haya
suspendido la operación aduanera por virtud de una medida
en frontera solicitada por el titular de un registro de marca,
el importador podrá solicitar a dicha autoridad el
levantamiento de la referida medida en frontera; es decir,
que continúe la operación aduanera, caso en el cual este
importador deberá constituir una garantía suficiente en
aplicación supletoria del Literal d) del Artículo 246 de la
Decisión 486.
Hugo R. Gómez Apac

26
Para graficar lo antes mencionado, veamos el siguiente ejemplo:
“A” es el distribuidor exclusivo en Ecuador de las bicicletas
marca “X” provenientes de Perú (y cuenta con licencia
exclusiva para usar la marca “X”). “A” toma conocimiento de la
importación de bicicletas marca “X” y solicita a la autoridad
nacional competente, como medida en frontera, la suspensión
de la operación de importación. Dicha autoridad, a la vista del
contrato de licencia exclusiva de la marca “X”, dicta la medida
en frontera solicitada por “A”.
Hugo R. Gómez Apac

27
“B”, importador de las bicicletas marca “X”, solicita a la
referida autoridad, el levantamiento de la medida en frontera
concedida a favor de “A”, alegando que se trata de una
importación paralela (presenta los documentos que acreditarían
que las bicicletas fueron importadas de Bolivia, son originales y
no han sido modificadas), y ofreciendo una garantía suficiente
en los términos del Literal d) del Artículo 246. Si la autoridad
nacional competente verifica la verosimilitud de lo alegado por
“B”, y considerando la garantía constituida por este, puede
ordenar el levantamiento de la medida en frontera; es decir,
permitir a “B” continuar con el trámite de la importación.
Hugo R. Gómez Apac

Naturaleza de la responsabilidad de las
infracciones al derecho marcario
28
Hugo R. Gómez Apac

29
 Independientemente de si la acción por infracción del
derecho marcario se conduce a través de un procedimiento
administrativo o un proceso jurisdiccional, la autoridad
competente debe aplicar el criterio de la responsabilidad
objetiva al momento de verificar si la conducta denunciada
o demandada constituye uno o más de los supuestos de
hecho previstos en los 6 literales del Artículo 155 de la
Decisión 486.
publicada el 23 de marzo de 2018
Hugo R. Gómez Apac

30
 Dado que la responsabilidad por la infracción del derecho
marcario es objetiva, la autoridad administrativa o
jurisdicicional que está conociendo la denuncia o demanda,
no necesita demostrar que el investigado ha actuado con
dolo o culpa para acreditar la existencia de la infracción,
sino que bastaría con verificar que la conducta del
investigado encaja en uno o más de los supuestos de hecho
de los tipos infractores previstos en la norma antes citada.
Hugo R. Gómez Apac

31
 Los únicos eximentes en la determinación de la
responsabilidad por infracción marcaria son el caso
fortuito, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y
determinante de un tercero, los cuales tienen que ser
imprevisibles e irresistibles.
 Fuera del régimen marcario, hay casos en los que la
norma andina o la institución jurídica aplicable exige la
presencia de buena o mala fe para asignar una
consecuencia jurídica determinada (por ejemplo, para la
coexistencia de dos nombres comerciales).
Hugo R. Gómez Apac

Infracción marcaria y la libertad
de expresión de los consumidores
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Hugo R. Gómez Apac

33
o En ejercicio de su derecho fundamental de la libertad de
expresión, los consumidores pueden manifestar su queja o
disconformidad respecto de la calidad de bienes o la
prestación de servicios que consumen en el mercado.
o Estas quejas o reclamos, en algunos casos pueden
conducirse a través de cauces formales (denuncia ante la
autoridad de protección al consumidor), pero también
pueden conducirse a través de situaciones más informales,
como sería el manifestar su disconformidad en su entorno
familiar, social o laboral.
Hugo R. Gómez Apac

34
o Si el consumidor utiliza medios de comunicación masiva o
las redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+)
o aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp,
Messenger, Google Hangouts) para manifestar su
disconformidad, y con ello eventualmente daña la imagen
de un operador económico, este puede utilizar los
mecanismos legales que franquea la ley relativos a los casos
de posible difamación o calumnia.
o Dichos mecanismos legales son distintos a los que
involucra una infracción de derechos marcarios .
Hugo R. Gómez Apac

35
El consumidor, al quejarse:
o No realiza un uso a título de marca.
o No busca crear riesgo de confusión en el mercado.
o No actúa con ánimo de lucro.
Hugo R. Gómez Apac

36
o Cosa distinta es si el presunto consumidor no actúa en
interés propio, sino en realidad en interés de otro agente
económico, caso en el cual sí podríamos estar ante un
supuesto de infracción marcaria.
Hugo R. Gómez Apac

Propiedad industrial
&
Competencia desleal
37
Hugo R. Gómez Apac

De la competencia desleal vinculada a
la propiedad industrial
Definición de competencia desleal
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Hugo R. Gómez Apac

39
“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la
propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que
sea contrario a los usos y prácticas honestos.”
Art. 258 de la Decisión 486
Hugo R. Gómez Apac

40
 Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el
mercado productos o servicios a menores precios, de mejor
calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso,
beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo
concepto: eficiencia económica.
 La eficiencia económica se logra mejorando la
administración de la empresa; investigando e innovando;
reduciendo los costos de producción; optimizando los
canales de comercialización; contratando a los mejores
trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo
servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.
el 23 de febrero de 2018
Hugo R. Gómez Apac

41
 El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia
económica, da como fruto la atracción de clientes y el
incremento de las ventas.
 El daño concurrencial lícito se da cuando un empresario atrae
una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de
otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en
el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus
competidores.
 Esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en
el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad,
variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores .
Hugo R. Gómez Apac

42
 Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia
desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base
del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino
debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que
atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades
económicas que pueden perjudicar igualmente a los
consumidores y al interés general, tales como la inducción a
error (actos de engaño y de confusión), la denigración al
competidor (con información falsa), la explotación indebida de
la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre
otros similares.
Hugo R. Gómez Apac

La diferencia entre infracción de
derechos marcarios y actos de
competencia desleal
43
Hugo R. Gómez Apac

44
Existen 2 elementos que configuran al acto de competencia
desleal:
a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el
mercado con la finalidad de atraer clientes.
b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la
eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de
métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la
inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o
denigración del competidor (con información falsa), la explotación
indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación
sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.
publicada el 28 de setiembre de 2018
Hugo R. Gómez Apac

45
La diferencia entre el acto de competencia desleal y la
infracción marcaria
a) El acto de competencia desleal atenta contra el normal
desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por
lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o
competidores, a los consumidores y al interés general. La
competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado,
afecta el principio de buena fe.
b) La infracción marcaria se consuma con la actividad, incluso de
carácter preparatorio, de usar de una u otra forma un signo distinto
idéntico o similar a una marca registrada o notoria (o renombrada), al
punto que es posible que el infractor desconozca la existencia del
titular de la marca y/o del registro marcario. La infracción marcaria
afecta un derecho de propiedad industrial en cabeza del titular del
registro.
el 28 de setiembre de 2018
Hugo R. Gómez Apac

Derecho de Autor
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Hugo R. Gómez Apac

Legitimidad para actuar de una
sociedad de gestión colectiva
47
Hugo R. Gómez Apac

48
“Artículo 49.- Las sociedades de gestión colectiva estarán
legitimadas, en los términos que resulten de sus propios
estatutos y de los contratos que celebren con entidades
extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su
administración y hacerlos valer en toda clase de
procedimientos administrativos y judiciales.”
Hugo R. Gómez Apac

49
Toda sociedad de gestión colectiva, para poder actuar, deberá
tener estatutos debidamente aprobados y haber celebrarado
contratos con las personas a las que representen en los cuales
se les autorice para que puedan a su vez a su nombre iniciar
las acciones necesarias en defensa de sus derechos, sea por vía
administrativa o judicial.
publicada el 24 de agosto de 2018
Hugo R. Gómez Apac

50
Con relación a la presunción de representación o legitimación procesal, el
Tribunal ha señalado que se justifica que una sociedad de gestión colectiva no
se encuentre obligada a demostrar la representación de todo su repertorio por
cada proceso iniciado o cada requerimiento de pago efectuado a un tercero.
No obstante lo anterior, dicha presunción admite prueba en contrario, es decir,
en el caso en concreto, la persona a quien se le acuse de estar utilizando un
derecho de autor o conexo sin contar con la autorización respectiva, podrá
demostrar que el autor (o productor del fonograma) no es afiliado de la
sociedad de gestión colectiva o que no se encuentra incorporado a la sociedad
colectiva extranjera con la cual mantiene contratos de representación recíproca.
el 24 de agosto de 2018
Hugo R. Gómez Apac

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