Pelean la autoría de un invento odontológica

1. CONTESTA VISTA
ACOMPAÑA PRUEBAS
PIDE CONCILIACIONES
A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO:
S_______________/_____________D
ROBERTO FRANCISCO LÓPEZ, por sí, en expte. n° 0014172/2014
“LOPEZ, ROBERTO S/ PRESENTA RECLAMO REFERENTE A INVENTO DE INPI…”,
me presento a fin de responder la vista conferida:
I.- Que en tiempo y forma vengo a responder la vista conferida,
acompañando las pruebas solicitadas y rechazando la pretensión de apropiación
por la UNCuyo de titularizar la invención efectuada, sin perjuicio de lo cual mi
parte pide conciliaciones a fin de tratar dos cuestiones elementales.
1) Con respecto a la manifestación de la UTAPI, que se realiza por
su asesor letrado, mi parte realiza las siguientes observaciones.
El Sr. López no era empleado de la UNCuyo al momento de prestar
la solicitud de patentamiento ante el INPI, sino que era empleado de la
Asociación Cooperadora de la Facultad, desde el 01/09/2005 al 30/07/2013,
fecha en que sí ingresó a la Universidad Nacional de Cuyo.
Acompaño copia de bonos salariales que lo acreditan.

2. En consecuencia, al no haber sido dependiente de la UNCuyo, sino
de una persona jurídica diversa, la UNCuyo nada puede invocar al respecto de la
titularidad.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, tampoco es atribuible ni
tiene derecho alguno la Universidad Nacional de Cuyo, no sólo porque la
Ordenanza en cuestión, de interpretarse como pretende, es inconstitucional y
nula a los términos del art. 10 inc. f) Ley 24.481; sino porque tampoco otorga
derechos para titularizar.
Analicemos la normativa en cuestión:
La Ley 24.481 expresa: “ARTICULO 8º – El derecho a la patente
pertenecerá al inventor o sus causahabientes quienes tendrán el derecho de
cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de
licencia. La patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos, sin
perjuicio de lo normado en los artículos 36, 37, 102 y 103 de la presente ley:
a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros
sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta,
venta o importación del producto objeto de la patente;
b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que
terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del mismo.
ARTICULO 9º – Salvo prueba en contrario se presumirá inventor a
la persona o personas físicas que se designen como tales en la solicitud de
patente o de certificado de modelo de utilidad. El inventor o inventores tendrán
derecho a ser mencionados en el título correspondiente.

3. ARTICULO 10. – Invenciones desarrolladas durante una relación
laboral:
a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de
trabajo o de servicios con el empleador que tengan por objeto total o
parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al
empleador.
b) El trabajador, autor de la invención bajo el supuesto anterior, tendrá derecho
a una remuneración suplementaria por su realización, si su aporte personal a la
invención y la importancia de la misma para la empresa y empleador excede de
manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de
trabajo.
Si no existieran las condiciones estipuladas en el inciso a), cuando el trabajador
realizara una invención en relación con su actividad profesional en la empresa y
en su obtención hubieran influido predominantemente conocimientos
adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por
ésta, el empleador tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse
el derecho de explotación de la misma. El empleador deberá ejercer tal opción
dentro de los noventa (90) días de realizada la invención.
c) Cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve el
derecho de explotación de la misma, el trabajador tendrá derecho a una
compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y
comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o
conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador; en
el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor

4. podrá reclamar al titular de la patente de invención el pago de hasta el
cincuenta por ciento (50 %) de las regalías efectivamente percibidas por éste.
d) Una invención industrial será considerada como desarrollada durante la
ejecución de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, cuando la
solicitud de patente haya sido presentada hasta un (1) año después de la fecha
en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo
el invento.
e) Las invenciones laborales en cuya realización no concurran las circunstancias
previstas en los incisos a) y b) pertenecerán exclusivamente al autor de las
mismas.
f) Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos
en este artículo”.
De la transcripción de los artículos realizada se aprecia que
la UNCuyo ningún derecho puede reclamar al respecto, por los siguientes
motivos:
En primer lugar, a la época de presentación de la solicitud
de patentamiento ante el INPI, mi mandante no era dependiente de la
Universidad Nacional de Cuyo, sino de la Asociación Cooperadora Facultad, por
lo que nada puede reclamar como empleador la Universidad, al ser un ente
jurídico diferente de la Asociación Cooperadora.
En segundo lugar, hay que diferenciar tres tipos de
invenciones: las invenciones por encargo (ap. a) Art. 10); las invenciones de
experiencia (inc. b) Art. 10) y las invenciones libres (ap. c) Art. 10).

5. Las invenciones por encargo son aquellas en las que el
objeto del contrato vinculativo con el dependiente tiene por objeto total o
parcialmente la realización de actividades inventivas. Es decir, son aquéllas en
las que el dependiente es contratado específicamente para que descubra e
invente. En este caso, la ley atribuye directamente la titularidad al empleador.
El Sr. López dictaba clases prácticas, por lo que el objeto del
contrato jamás tenía por fin la realización de actividades inventivas, sino
educativas. Descartamos, por lo tanto, la titularidad por invención por encargo.
Existen también las invenciones de experiencias, que son las
que “obtiene el trabajador en base a las experiencias recogidas en el contexto
de la relación laboral” (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, en Etcheverry, Raúl
–Director- Código de Comercio y normas Complementarias, T. 6 Propiedad
Industrial, ed. Hammurabi, p. 527).
Estas son las que refiere la ordenanza 65/2009 de la
Universidad, pero con la salvedad de que, en principio, la titularidad de la
invención por experiencia PERTENECE AL TRABAJADOR y no al empleador (Conf.
Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob cit., p. 531). Ya que la regla general es
que el titular es el inventor, salvo en el caso de la invención por encargo en que
la regla es dejada de lado.
Ahora, para que la invención por experiencia pueda ser
reclamada por el empleador, deben cumplirse con ciertos requisitos: i) la
invención debe haber sido lograda durante el curso de la relación laboral; ii) la
invención no debe constituir una invención por encargo; iii) La invención debe
haber sido realizada en relación con la actividad profesional del empleado en la
empresa; y iv) en la invención debe haber influido predominantemente los

6. conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios
proporcionados por esta.
Visto esto, en modo alguno nos encontramos bajo una
invención por experiencia.
Como ya dijimos y consta en el expediente, la solicitud de
patente se presentó ante el INPI en fecha 21/12/2011, fecha esta en que el Sr.
López no era dependiente de la UNCuyo, sino que ingresó a la misma en fecha
01/08/2013, es decir, un año y ocho meses luego de presentar la solicitud. El
invento se denomina Procedimiento y Placas superior e inferior de
comprobación de duplicados de modelos de yeso en laboratorio y/o de
impresiones odontológicas, que ya ha depositada en el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial (INPI), Expte nº 20110104850, trámite 11236631-Patentes,
de fecha 21/12/2011 a las 14:35:56.737 hs. Se acompaña copia de la solicitud.
La invención, por otra parte, tampoco tiene que ver con la
actividad que desempeña en la Facultad el Sr. López, ya que su función es
enseñar y no inventar.
Además, la invención no se produjo por los conocimientos o
medios brindados por el empleador, sino que el Sr. López es Técnico Dental
recibido, y por tal motivo fue contratado para dictar clases; y, por ello, fueron
sus conocimientos personales – y no los adquiridos en oportunidad de trabajar
en la Universidad- los que se utilizaron para el invento patentado.
Dice la doctrina respecto de este punto: “… la influencia
predominante… consiste en que la invención no hubiera podido ser lograda en
ausencia de los conocimientos proporcionados por el empleador y así

7. adquiridos por el inventor. … Lo determinante, entonces, es si este avance
tecnológico hubiera sido posible en ausencia de las experiencias recogidas por
el empleado en el curso de su trabajo, o como dice la expresión legal, “dentro
de la empresa” (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, ob cit., p. 529); y sigue el
autor al referirse a los conocimientos adquiridos dentro de la empresa: “Sin
embargo, esos conocimientos sólo serán relevantes, a los efectos de la
calificación de una invención como de experiencia, si no se encuentran
libremente disponibles dentro de la profesión o sector tecnológico al que
pertenece el inventor empleado. Ello es así porque en tal caso no puede decirse
que los conocimientos sean atribuibles a la empresa o al trabajo en ella sino
que, por el contrario, son imputables a la capacidad laboral del personal técnico.
La libertad de utilización de los conocimientos que integran el acervo
tecnológico propio de un sector profesional, laboral o técnico, constituye uno
de los elementos fundamentales de la interacción entre el Derecho de la
propiedad industrial y el Derecho del trabajo, y no puede ser afectada mediante
el otorgamiento de derechos sobre invenciones que son exclusivamente el
producto de la interacción de la actividad inventiva propia del trabajador con
tecnología que se encuentra ya en el dominio público” (Cabanellas de las Cuevas,
Guillermo, ob cit., p. 530).
Esto significa que si el trabajador, por su profesión o
actividad, ya tenía los conocimientos, por estar estos en el “estado de la
ciencia”, entonces no hubo aporte alguno de parte del empleador y, por lo
tanto, la invención es de su exclusiva propiedad.
En fin, la Ordenanza 65/2009 que citan en apoyo de la
titularidad de la UNCuyo es improcedente desde su propio título, ya que esta

8. reglamenta la “Protección… de los Resultados Tecnológicos de la Investigación y
Desarrollos Tecnológicos en la Universidad…”, por lo que claramente se refiere a
las invenciones por encargo y a las de experiencia, lo que en el caso no sucede
en modo alguno.
Por otra parte, tampoco debe realizarse una interpretación
sesgada de la Ordenanza, sino que debe ser armónica, no solo con una norma
jerárquicamente superior –como es la Ley 24.481- sino con el resto de las
normas de la Ordenanza 65/09. En efecto, el art. 4 de la misma expresa:
“TITULARIDAD EXCLUSIVA Respecto de la titularidad exclusiva de los resultados
se establecen seis categorías: a) Cuando los resultados se hubieren obtenido con
personal y aportes exclusivos de la Universidad, serán de propiedad exclusiva de
la Universidad. b) Podrá pactarse la titularidad exclusiva de terceros ajenos a la
Universidad cuando los resultados de la investigación o desarrollo resulten de
proyectos realizados en virtud de convenios específicos que en forma expresa lo
hayan así establecido. En este supuesto, la Universidad tendrá derecho a una
regalía y/o una suma fija cuando se exploten estos resultados, cuyo monto se
especificará en los convenios respectivos según las circunstancias de cada caso.
c) Cuando los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo en
relación de dependencia, hubieren realizado investigaciones sobre una
temática que no sea la habitualmente desarrollada en la Universidad, sin
valerse para su obtención de los medios o infraestructura de la misma, y se
hubieran realizado fuera del horario de trabajo, los resultados serán de su
exclusiva propiedad….”.
La propia Ordenanza excluye, en modo concordante con el
art. 10 Ley 24.481, cualquier derecho de la Universidad sobre el inventó de mi

9. parte, ya que no hay encargo, ni investigación alguna ya que sólo dictaba clases
y, para el caso, ni siquiera se inventó en horario de clases.
Aún más, dados los términos de la Ley 24.481,
reglamentaria del derecho de propiedad del art. 17 C.N., y que es una norma
jerárquicamente superior a una Ordenanza de la Universidad, cualquier
divergencia debe estar a favor de la norma sancionada por el Congreso Nacional
(art. 31 C.N.).
Por último, desde que mi parte presentó al Dr. Martín,
Decano de la Facultad de Odontología la invención para lograr su aval
académico, o la presentación ante la Universidad de la invención, solicitud de
patentamiento ante INPI, y atribución de titularidad de la invención solicitando
la prohibición de uso comercial, han pasado los 90 días fijados en el ap. b) Art.
10 Ley 24481, y por lo tanto, cualquier intento de reclamo ha caducado de
pleno derecho. Cabe señalar que el plazo de 90 días debe regir conforme lo
establece el Código Civil y es, por ende, de días corridos.
2) Con respecto a lo expresado por el letrado Dr. Von
Katona, de la Facultad de Odontología, cabe señalar que, en modo similar al
dictamen del Dr. Ruiz, procede a señalar la titularidad de la Universidad sobre la
invención, que es improcedente a la luz de las citadas normas legales ya
analizadas. Por ello remitimos a lo ya expuesto.
Ahora bien, la referencia acerca de que mi parte, al carecer
de “título” de patente carece de derecho alguno sobre su invención, es
equivocada. Ello importa dejar de lado que los derechos condicionales o
eventuales, conforme la normativa sustantiva del Código Civil, tienen expresa y
clara protección legal. En efecto, el art. 546 del Código Civil, que regla el caso de

10. la condición suspensiva de la obligación, pero que es aplicable a todos los actos
jurídicos (conf. Rezzonico, Luis María, Estudio de las Obligaciones, T I, p. 513, 9°
ed, Depalma), le permite al acreedor ejercer todos los actos conservatorios de
su derecho y, por ello, podría impedir que se utilice su invención. Lo contrario
importaría tanto como desconocer el art. 14 de la Constitución Nacional que
consagra el derecho de usar y disponer de la propiedad y la garantía del art. 17
de la misma, que expresa que la propiedad es inviolable y que todo autor o
inventor es propietario exclusivo de su invento.
Breuer Moreno decía, bajo vigencia de la Ley 111, que: “… el
solicitante damnificado estaría habilitado a accionar civil y penalmente contra el
infractor cuando se esté en condiciones, si antes de la concesión del título
notificaba al infractor sobre la base de su solicitud de patente en trámite. El
fundamento de dicha protección estaba dado por el art. 17 de la Const. Nacional
según el cual “…Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra,
invento o descubrimiento, por el término que le acuerde de la ley…”, garantía
que no aparece condicionada a la previa obtención de una patente, sino que
nace por el hecho mismo de la invención” (Breuer Moreno, Tratados de las
Patentes de Invención, ed. 1957, p. 600, citado por Mónica Witthaus, en
Etcheverry, Raúl –Director-, Código…, ob cit, T 6, p. 1035).
En consecuencia, la Universidad, que como ente estatal
debe regirse por el principio de legalidad y por ello acatar las normas legales
vigentes, no puede desconocer los derechos de mi parte sobre su invención.
3) Visto ya la improcedencia de la pretensión de titularizar
el derecho de propiedad industrial por parte de la UNCuyo, analicemos el tema
del “tipo de uso” en la UNCuyo.

11. Cabe señalar que existen 5 tipos de instancia posibles: la
denuncia, la petición, el reacertamiento, la queja y la acción procesal (ver todos
en Alvarado Velloso, Adolfo, Lecciones de Derecho Procesal, Ed. Nuevo Enfoque
Jurídico, pp. 53-58).
En el caso, mi parte realizó una “denuncia”, lo que implica la
participación de conocimiento a la autoridad para que instruya un
procedimiento a los fines que estime corresponder y dicte una resolución al
respecto.
Con base en ello, es la propia autoridad administrativa la
que debe investigar, pero sin perjuicio de ello, haremos la siguiente mención de
la cuestión.
El Od. Walter Celi manifestó delante de los alumnos que el
invento en proceso de patentamiento del Sr. López había sido ya “creado” por él
y que lo usaban en la Universidad de Mendoza desde hacía años. Ante ello, les
enseñó a los alumnos cómo utilizar la placa y cómo fabricarla.
Nadie duda ni se opone a que la invención del Sr. López
pueda ser enseñada, ya que él mismo enseña en la alta casa de estudios, sin
embargo, el tema está en que, con motivo de sus funciones, un docente de la
Universidad se atribuye la invención y les enseña a los alumnos a hacer el
invento, lo que sí está en contra de las normas protectorias de la propiedad
industrial.
Sin embargo, esta cuestión es menor para mi parte, ya que,
en rigor, lo que sucedió fue que, como consecuencia de la época eleccionaria
del año 2014, a mi parte le retiraron horas de clases, mientras en las clínicas se

12. atribuían la titularidad del invento y enseñaban a que lo fabricaran y utilizaran.
Ante esto, sin obtener por las vías diplomáticas pertinentes respuesta a la queja,
se optó por presentar sendas denuncias, escuetas, livianas y vagas, ante la
Facultad de Odontología y ante el Rectorado, a los fines de notificar la existencia
de un hecho irregular.
Sin perjuicio de esto, reiteramos, es voluntad de mi parte
mediar y conciliar.
Ante esto, y a los fines de adelantar los puntos a mediar, mi
parte deja expuesto:
a) Rechaza la titularidad de la UNCuyo, sin perjuicio de lo
cual está dispuesto a que la explotación, por un plazo
razonable, sea repartida en un 50% para cada parte,
permitiendo a la UNCuyo que realice los contratos
pertinentes (Know How, franquicia, licencia, etc.),
debiendo ser suscripto por el Sr. López en conjunto con
la UNCuyo los convenios respectivos.
b) Pide se aclare la situación laboral, solicitando el llamado
a concurso de JTP en el cargo de mi parte, y se
estabilicen las horas de clases de mi parte.
Pedimos que, tenga presente las probanzas ofrecidas y, con
respecto de los puntos a y b del párrafo anterior, la mediación sea ante el Sr.
Rector Ing. Pizzi y la Decana de la Facultad de Odontología Dra. Di Naso, sin
perjuicio de la comparecencia de los agentes de la UTAPI, Lic. Sorbello y Dr.
Ruiz.

13. 4) A los efectos, acompañamos:
- Copia bono de sueldo de julio de 2013;
- Copia de presentación de la Invención.
- Aval académico del Dr. Martin.
Por lo expuesto, pido que se PROVEA DE CONFORMIDAD