1. MODIFICACIONES DE
REIVINDICACIONES
¿Cuándo se puede
presentar modificación de
reivindicaciones?
Amaya Ezcurra
Jefe de Servicio de Técnicas Industriales
amaya.ezcurra@oepm.es 25 de febrero de 2013

2. ÍNDICE
1. Modificaciones de las reivindicaciones durante el
procedimiento de concesión español
2. Modificación de reivindicaciones en recurso
3. Modificaciones de las reivindicaciones llevadas a cabo
tras la concesión de la patente
B. Modificaciones llevadas a cabo en un procedimiento de
nulidad de la patente
C. Modificaciones llevadas a cabo mediante renuncia
4. Modificaciones de las reivindicaciones durante el
procedimiento de solicitud internacional PCT
5. Modificaciones de reivindicaciones en el Convenio de
Patente Europea.

3. Las reivindicaciones determinan el ámbito de
protección y deben interpretarse a la luz de la
descripción.
Art. 60 Ley 11/1986
Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita protección. Deben
ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.
Art. 26 Ley 11/1986
La reivindicación o reivindicaciones deberán definir el objeto cuya protección
se solicita.
Las reivindicaciones deberán ser claras y concisas y fundarse enteramente en
la descripción.
Art. 6 PCT
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4. Modificación de
reivindicaciones en el
procedimiento español
4

5. En la legislación española a la hora de modificar
reivindicaciones nos encontramos con dos límites:
 LÍMITE TEMPORAL
Art.41 LP. Salvo en los casos en que se trate de
subsanar errores manifiestos, el solicitante sólo
podrá modificar las reivindicaciones en aquellos
trámites del procedimiento de concesión en que así
se permita expresamente por la Ley de Patentes
 LÍMITE MATERIAL
Art. 41.3. LP. La modificación de las reivindicaciones
no podrá suponer una ampliación del contenido de
la solicitud.
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6. LÍMITE MATERIAL Habrá que tener en cuenta los
siguientes artículos:
Artículo. 41.3. LP. La modificación de las reivindicaciones no
podrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud.
Artículo 26 LP. Las reivindicaciones definen el objeto por el que
se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de
fundarse en la descripción.
Artículo 22.2. LP. Si durante el procedimiento de concesión se
modifica total o parcialmente el objeto de la solicitud de patente,
se considerará como fecha de presentación la de introducción
de la modificación con respecto a la parte afectada por ésta.
Artículo 34.3. LP. (El informe sobre el estado de la técnica) se
elaborará sobre la base de las reivindicaciones de la solicitud
teniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos que
hubieren sido presentados. 6

7. PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN
EN ESPAÑA:
GENERAL Y CON EXAMEN PREVIO
GENERAL CON EXAMEN
1. Admisión a trámite
PREVIO
2. Examen formal y técnico
3. Continuación de
Procedimiento
4. Solicitud IET
5. Elaboración IET
6. Publicación solicitud y IET 7. Petición examen previo
8. Oposiciones
9. Traslado al solicitante del
resultado del examen previo,
de las posibles nuevas
7. Publicación reanudación por el reivindicaciones y en su caso,
P. G. de concesión de las oposiciones
8. Traslado de observaciones de 10. Contestación del solicitante al
terceros examen/oposiciones
9. Examen modificaciones y 11. Resolución motivada de la
concesión de la patente OEPM y traslado al solicitante
12. Denegación/concesión 7

8. Dentro de los requisitos necesarios para obtener fecha de
presentación están:
(Art.22.1 LP + art. 14.1 RD +directrices)
a) Una declaración por la que se solicite una patente que contenga, al
menos, la enunciación del título de la invención,
b) Los datos de identificación del solicitante o su representante
c) Una descripción, aunque no cumplan con los requisitos formales
establecidos en la Ley.
d) Una o varias reivindicaciones (a diferencia del PLT)
El justificante de pago de la tasa correspondiente.
Idioma: CASTELLANO (Art. 21.4 LP)
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9. PRESENTACION ADMINSION A EXAMEN FORMAL
SOLICITUD TRAMITE Y TECNICO
LÍMITE TEMPORAL
Contestación al suspenso DENEGACION CONTINUACION AL
PROCEDIMIENTO
tras el examen formal y técnico Y PETICION IET
Contestación al IET y
observaciones de terceros
INFORME DEL RETIRADA
ESTADO DE LA
Petición de procedimiento TECNICA Y
OPINION ESCRITA
con examen previo
Contestación a las
objeciones del examen previo: SOLICITUD
PROCEDIMIENTO
SOLICITUD
PROCEDIMIENTO
GENERAL DE EXAMEN PREVIO
-descripción y CONCESION
OBSERVACIONES
reivindicaciones. DE TERCEROS
OPOSICIONES
-no deben referirse a
elementos que no TRASLADO EXAMEN PREVIO
OBSERVACIONES
hayan sido objeto de DE TERCEROS
búsqueda
-dos momentos:
contestación a la CONCESION DE LA CONCESION DE LA DENEGACION
notificación del examen PATENTE PATENTE
y de las oposiciones y
al contestar a la 9
resolución motivada. PROCEDIMIENTO EN LA OEPM

10. EXAMEN FORMAL Y TÉCNICO
(Art. 31 LP)
En caso de defectos: SUSPENSO (Art. 31.3 LP)
 modificar reivindicaciones 2 meses (Art.18 RD)
 dividir la solicitud
EXAMEN FORMAL Y TÉCNICO
Si no contesta: denegación (Art. 31.4 LP + art. 23RD)
(art. 24RD) 1. motivación y notificación al solicitante
2. publicación en el BOPI
(Directrices de examen)
Si contesta pero no subsana: el examinador deberá considerar la
conveniencia de otorgar un nuevo plazo de subsanación.
Contesta y subsana:
CONTINUACIÓN AL PROCEDIMIENTO + comunicación necesidad
de PETICIÓN DE IET (Art.31.5 LP)
No defectos
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12. (Art. 36.2 LP) Una vez finalizado
el plazo otorgado a terceros para
la presentación de
observaciones al IET, se dará
traslado de los escritos
presentados al solicitante para
que en el plazo
reglamentariamente establecido
al efecto formule las
observaciones que estime
pertinentes al IET, haga los
comentarios que crea oportunos
frente a las observaciones
presentadas por los terceros, y
modifique, si lo estima
conveniente, las
reivindicaciones.
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13. Directrices:
Si se han producido modificaciones de
reivindicaciones y éstas no son
admitidas el examinador lo notificará al
solicitante mediante una comunicación
motivada otorgándole un plazo de diez
días a efectos de alegaciones. Finalizado
este plazo, se procederá a la resolución
definitiva (concesión).
POSIBLES MOTIVOS:
La modificación supone un
aumento del contenido de la
solicitud.
La modificación supone una
alteración del objeto de la solicitud.
La modificación da lugar a una
falta de unidad de invención.
 Otros:
-el nuevo juego de
reivindicaciones adolece de
falta de claridad o falta de base
en la descripción
-la modificación no ha sido
objeto de búsqueda

14. (Art. 3 RD 812/2000) Modificación
de las reivindicaciones.
1.Cuando el solicitante formule la
petición de examen, … mantendrá
modificar las
la posibilidad de
reivindicaciones,
presentando, junto con el escrito de
petición de examen, un nuevo
juego de reivindicaciones
modificadas. Las reivindicaciones
modificadas no deberán referirse
a elementos que no hayan sido
objeto de búsqueda.
2.Junto con la publicación de la
petición de examen se hará una
mención, en su caso, a la
modificación de las reivindicaciones
y se pondrá a disposición del
público el juego de reivindicaciones
modificado.

15. EXAMEN DE FONDO; CONTESTACIÓN DEL
SOLICITANTE; DENEGACIÓN/CONCESIÓN
En caso de objeciones/oposiciones: traslado de resultado de examen
previo y oposiciones (Art. 6 RD 810/2000)
 formular alegaciones
 subsanar defectos formales 2 meses
 modificar reivindicaciones y descripción
subsana (Art. 39.8 LP)
EXAMEN PREVIO
Si contesta pero no subsana
Resolución motivada negativa 1 mes
(Art. 39.10 LP, (Art. 7 RD 810/2000) )
modificar reivindicaciones
subsana CONCESIÓN
no subsana
No contesta (Art. 39.8 LP) DENEGACIÓN
No objeciones ni oposiciones (Art. 39.7 LP) 15

16. MODELOS DE UTILIDAD
(Art. 148 y 149 LP)
Procedimiento de concesión
CON OPOSICIONES Y SIN
IET
Suspenso
2 meses para contestar al suspenso:
modificación de
reivindicaciones
Oposiciones
2 meses desde la publicación de la
solicitud (alegando la falta de
cualquiera de los requisitos exigidos
para esa concesión, incluso la falta
de novedad o de actividad inventiva o
la insuficiencia de la descripción) +
2 meses para que el solicitante
pueda alegar/subsanar/modificar
reivindicaciones 16

17. RECURSO ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER
SUBSANATORIO
En caso de haberse denegado la solicitud de patente o
modelo de utilidad como resultado de no haber subsanado
deficiencias alegadas en el examen formal y técnico, el
solicitante podrá presentar recurso de alzada ante la OEPM.
El recurso podrá acompañarse de un nuevo juego de
reivindicaciones (y en su caso descripción modificada). En
caso de subsanar las objeciones motivadas por el área de
examen en la denegación de la solicitud podrá estimarse el
recurso, devolviendo el expediente al procedimiento para
continuar con su tramitación.
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18. ¿Se puede modificar
reivindicaciones tras la
concesión?
18

19. Modificación de reivindicaciones llevadas a cabo en un
procedimiento de nulidad de la patente (art. 112 LP)
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20. Modificación de reivindicaciones por renuncia del
solicitante (art. 118 LP)
20

21. Modificación de
reivindicaciones en el
procedimiento PCT
21

22. PROCEDIMIENTO PCT
Modificación de
reivindicaciones por el
art. 19 PCT Modificación de
El solicitante Modificación de reivindicaciones para
presenta un reivindicaciones por el entrar en fases
juego de art. 34 PCT nacionales o regionales
reivindicaciones art. 28 y 41 PCT
* En algunos países entrada en fase nacional a los 31 meses 22

23. 23

24. LÍMITE MATERIAL
 No ampliar el objeto de protección de la
solicitud
Y además:
Que se cumple el requisito de unidad de
invención
Claridad de las reivindicaciones
modificadas
Congruencia entre la descripción y las
reivindicaciones
Reivindicaciones modificadas con base en
la descripción
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25. 25

26. Modificación de
reivindicaciones en el
Convenio de Patente
Europea
26

27. MODIFICACIONES DE REIVINDICACIONES EN
EL CONVENIO DE PATENTE EUROPEA
*No es necesario presentar reivindicaciones para
obtener fecha.
 Modificación de reivindicaciones tras el resultado
del informe de búsqueda (R86.2 EPC)
 Modificación de reivindicaciones durante el
examen previo (R86.3 EPC)
 Modificación de reivindicaciones como resultado
de oposiciones.
 Modificación de reivindicaciones como resultado
de recurso.
 Limitación de las reivindicaciones tras concesión.
- que no se extienda la protección conferida por las
reivindicaciones concedidas.
Validation in national
offices
PROCEDIMIENTO EN LA EPO

28. LÍMITE MATERIAL
Artículo 123(2) EPC: Una solicitud de patente europea
o una patente europea no podrán modificarse de
manera que su objeto exceda del contenido de la
solicitud tal como se ha presentado.
La EPO contempla la realización de una búsqueda
adicional en examen previo: Guidelines C IV 7.2, siempre
que la materia añadida cumpla el requisito de unidad de
invención con la materia anteriormente reivindicada
(R137(5) EPC).
La R137(5) limita la incorporación de características
que no hayan sido objeto de búsqueda, cuando las
nuevas reivindicaciones no cumplan el requisito de
unidad de invención en relación a las reivindicaciones 28
iniciales.

29. 29

30. ¡Muchas gracias por
su atención!
¿alguna pregunta?
amaya.ezcurra@oepm.es