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1. 1
PONTIFICIAUNIVERSIDAD CATÓLICADEL PERÚ
INFORME JURÍDICO PARAOPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO
Materia : Marcas
Expediente N° : 165366-2002
Demandante : SANTILLANA S.A.
Demandado : TERRA NETWORKS S.A. DE ESPAÑA
Bachiller : Adriana Ángela Janet Bellido Paredes
Código : 20105247
LIMA – PERU
2019

2. 2
1. ANTECEDENTES
SANTILLANA S.A. (en adelante, “SANTILLANA”) es titular del Certificado de Registro Nro.
017923, correspondiente a la marca TERRA para distinguir publicaciones impresas en
general, papelería y todos los demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial
(en adelante, “N.O”), vigente hasta el 09 de junio de 2005.
Con fecha 16 de marzo de 2001, la OSD declaró fundada la acción interpuesta por
SANTILLANA en contra de TERRA NETWORKS S.A. (en adelante, “TERRA NETWORKS”
y le prohibió el uso de los signos TERRA & figura, y la denominación TERRAtanto en forma
independiente como en combinación con otros elementos para distinguir los productos de
la clase 41 de la N.O., la cual fue apelada y resuelta por Resolución Nro. 738-2002/TPI-
INDECOPI emitida con fecha 07 de agosto de 2002, mediante la cual la Sala de Propiedad
Intelectual del Tribunal de Indecopi dejó a salvo el derecho de SANTILLANA de iniciar un
nuevo procedimiento al no pronunciarse sobre una serie de pruebas presentadas con fecha
posterior a la fecha de presentación de la primera denuncia.
Con fecha 20 de noviembre de 2001, TERRA solicito la marca de producto TERRA en la
clase 16, la cual fue denegada por la OSD en razón de la oposición presentada por
SANTILLANA.
SANTILLANA presentó solicitud de inscripción de la marca TERRAen la clase 41, a la cual
se opuso TERRA NETWORKS, y que fue declarada infundada, con fecha 31 de mayo de
2002, por la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi (en adelante, “OSD”)
2. HECHOS RELEVANTES
A. Denuncia de SANTILLANA por infracción de signo distintivo
Con fecha 20 de octubre del 2002, SANTILLANA interpone denuncia por infracción a sus
derechos de propiedad industrial en contra de TERRA NETWORKS, ante la Oficina de
Signos Distintivos de Indecopi, debido al uso indebido y publicidad de la marca TERRA, de
conformidad con lo siguiente:

3. 3
Fundamentos de hecho
a. La marcaTERRAde titularidad de SANTILLANA se encuentra registrada en el Perú,
y en tanto no existe tratado o ley especial aplicable en cuento al uso de signos en
internet, la denuncia debe tramitarse de acuerdo a las normas nacionales, siendo
Indecopi la autoridad competente para resolver. En consecuencia, la denuncia es
procedente.
b. La solicitud de medida cautelar referida al cese de uso del dominio TERRA.COM,
se fundamente en que, dado que el referido dominio no contiene el ccTLD, se
entiende que se encuentra dirigido al público en general, TERRA NETWORKS si
tiene la posibilidad de excluir al público de determinada nacionalidad o restringir los
aspectos de su página referidos a los servicios de educación o diversos de clases
16 y 41 para el público peruano.
c. La denuncia no recae sobre el nombre dominio en sí sino en la prestación de
servicios utilizando la marca TERRA de propiedad de SANTILLANA para servicios
de educación de la clase 41, y los demás relacionados con la clase 16.
d. La denuncia se basa en el derecho que dejo a salvo la Sala de Propiedad Intelectual
del Tribunal de Indecopi en la resolución Nro. 738-2002/TPI-INDECOPI, consistente
en iniciar un nuevo procedimiento de infracción en base a los documentos
presentados en aquel procedimiento pero que no fueron pertinentes en razón de sus
fechas.
Fundamentos de derecho
SANTILLANA basa su denuncia en el artículo 169 y 240 del Decreto Legislativo 823.
Medios probatorios:
a. SANTILLANA pide valorar las pruebas del procedimiento mencionado en el literal d
de los fundamentos de hecho precedentes, en virtud del procedimiento de
simplificación administrativa, que no fueron valoradas en razón de la
extemporaneidad de las mismas.
b. Adicionalmente, SANTILLANA presenta una impresión de una de las sus páginas
del portal www.terra.com,de fecha 18 de octubre 2002, pretendiendo demostrarque
TERRA NETWORKS sigue brindado servicios educativos y de provisión de

4. 4
información de educación con el signo TERRApese a no tener el registro respectivo
para distinguir servicios de educación y/o los contenidos en las clases 16 y 41.
B. La OSD admite la acción interpuesta por SANTILLANA
Con fecha 19 de noviembre de 2002, la OSD tuvo por interpuesta la acción de
SANTILLANA. Asimismo, dispuso que, por cuenta y riesgo de SANTILLANA, se practique
inspección al local de TERRA NETWORKS a fin de verificar los alcances del reclamo, y
adicionalmente se imprima la información contenida en la página www.terra.com, en
presencia de un fedatario del Indecopi. Asimismo, la OSDA admitió la medida cautelar
consistente en el cese del uso del signo TERRA, usado de forma independiente o
conjuntamente con otros elementos, tanto como el nombre de dominio, como del material
publicitario, en relación con servicios de la clase 41de la N.O.
C. Contestación de TERRANETWORKS
Con fecha 12 de diciembre de 2002, TERRA NETWORKS solicita a la OSD que se declare
inadmisible la acción por infracción interpuesta por SANTILLANA, en virtud de lo siguiente:
a. La accionante carece de facultades de representación, ya que el poder que adjunta
SANTILLANA, adolece de vicios insubsanable, toda vez que la acción por infracción
fue presentada por persona natural, dado que a la fecha de interposición de la acción
ya no representaba a SANTILLANA.
b. La presunción de veracidad que estipula que los documentos adjuntados por las
partes responden a la verdad de los hechos es iuris tantum, la cual se desvirtúa con
lo alegado en el literal a precedente.
c. TERRA ha aportado nuevos elementos de juicio que justifican el levantamiento de
la medida cautelar.
Medios probatorios
Copia literal de la partida de SANTILLANA, que denota que el accionante carece de
facultades de representación.
D. Recurso de apelación de la medida cautelar

5. 5
Con fecha 13 de diciembre de 2002, TERRA NETWORKS interpone recurso de apelación
contra la medida cautelar solicitada por SANTILLANA, alegando lo siguiente:
a. El artículo 610 del Código Procesal Civil establece el ofrecimiento de contracautela
comorequisito para la admisión de una medida cautelar; sin embargo, SANTILLANA
no cumplió con este requisito.
b. La medida cautelar fue concedida sin tomar en consideración los perjuicios
económicos que podría causar a TERRA NETWORKS.
c. SANTILLANA no ha probado los daños que TERRA NETWORKS le ha podido
ocasionar con su conducta.
d. La medida cautelar ha sido otorgada en base a la información contenida en la página
www.terra.com/especiales/universidades1
,en función de la cual la OSDsupone que
TERRA NETWORKS presta servicios educativos de la clase 41 de la N.O. sin
verificar el contenido de cada link.
e. La página web brinda información de universidades virtuales en el mundo y diversa
información de ayuda al cibernauta para la elección de las mismas, en ejercicio de
los certificados de registro de la clase 38 y 42 de la N.O, otorgados a TERRA
NETWORKS.
f. La por Resolución Nro. 738-2002/TPI-INDECOPI emitida con fecha 07 de agosto de
2002, que declaró infundada la acción de infracción a los derechos de propiedad
industrial interpuesta por SANTILLANA, indicó que los servicios educativos implican
actividades de transmisión de conocimientos, en consecuencia, la mera transmisión
de información acerca de universidades online no constituye un servicio educativo.
g. TERRA NETWORKS solo brinda el servicio de host, es decir, de alquiler de su
página web.
h. La medida cautelar implica un abuso de derecho por parte de SANTILLANA al
vulnerar los derechos de TERRANETWORKS basados en los registros de la marca
TERRA en las clases 35 y 38 de la N.O.
i. La medida contraviene los derechos otorgados a TERRA NETWORKS como titular
de la marca TERRA NETWORKS y figura en la clase 16 y 41 de la N.O., al prohibir
el uso de la marca TERRA inclusive con elementos conjuntos.
1 La información fueextraída a partir del acta de visualización defecha 26 de noviembre de 2002.

6. 6
j. La marca TERRA de titularidad de SANTILLANA no es un signo notoriamente
conocido por lo que no puede oponerse al nombre de dominio www.terra.com en
relación con los servicios de la clase 41 de la N.O, de conformidad con el Articulo
233 de la Decisión 486.
Medios probatorios
a. Copia de la Resolución Nro. 009247-2002/OSD-INDECOPI
b. Copia de la Resolución Nro. 1136-2002/TPI-INDECOPI
c. Copia de la Resolución Nro. 009246-2002/OSD-INDECOPI
d. Copia del material extraído de la dirección electrónica
www.terra/especial/universidades, en el que se demuestra la no prestación de
servicios educativos.
E. Contestación de TERRANETWORKS de la acción por infracción
Con fecha 13 de diciembre de 2002, TERRANETWORKS,contestala acción por infracción
solicitando que esta se declare INFUNDADA, en base a los siguientes argumentos:
a. TERRA NETWORKS es titular de:
- La marca TERRA para distinguir productos en las clases 9, 35 y 38 de la N.O.
- La marca TERRA & figura en las clases 09, 38 y 42 de la N.O.
- TERRA.com en la clase 09 y 35 de la N.O.
b. TERRA NETWORKS no usa la marca TERRA para distinguir productos de la clase
16 y 41 de la N.O.
c. TERRA NETWORKS presenta los mismos fundamentos esbozados en su
contestación y recurso de apelación en contra de la medida cautelar solicitada por
SANTILLANA
Medios probatorios
a. Certificado de Personas Jurídicas de SANTILLANA, en la que consta que el
accionante ya no representaba a SATILLANA al momento de interposición de la
denuncia

7. 7
b. Resolución de la Corte Suprema de Justicia, en la que se demuestra que el proceso
señalada por la accionante se encuentra próximo a la fijación de Audiencia de
Saneamiento,
F. Escritos de TERRANETWORKS
Con fecha 07 de enero de 2003, TERRANETWORKSsolicitaque la apelación de la medida
cautelar sea otorgada con efecto suspensivo de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
368 del Código Procesal Civil.
Con fecha 08 de enero de 2003, TERRA NETWORKS solicita que se declare NULA la
medida cautelar y se procesa su levantamiento, en base a lo siguiente:
a. De conformidad con el artículo 38 del Decreto Legislativo, el afectado con una
medida cautelar puede solicitar su levantamiento si se aportan nuevos elementos
de juicio que la justifiquen, los cuales fueron indicados en el recurso de apelación y
contestación de la acción por infracción.
b. La concesión de la medida cautelar atenta contra los derechos de TERRA
NETWORKS contenidos en los artículos 59, 60 y 61 de la Constitución Política del
Perú.
c. SANTILLANA no ha cumplido con demostrar los requisitos para la concesión de la
medida cautelar (apariencia del derecho invocado, peligro en la demora y
contracautela).
d. La marca TERRA de titularidad de SANTILLANA constituye un signo débil, en tanto
dicha denominación se encuentra individualizada en tres marcas registradas a favor
de terceros para distinguir los mismos productos de la clase 16 de la N.O.
e. La medida cautelar transgrede los derechos de TERRA NETWORKS como titulares
de la marca TERRA NETWORKS & figura en la clase 16 y 41 de la N.O.
Con fecha 08 de enero, TERRA NETWORKS, solicita que se declare INADMISIBLE o
INFUNDADA la denuncia interpuesta por SANTILLANA, reiterando los argumentos
alegados en sus anteriores escritos.
G. Contestación de SANTILLANA

8. 8
El 13 de enero de 2003, SANTILLANA solicita DENEGAR el pedido de TERRANETWORKS
referente a dejar sin efecto la ejecución de la medida cautelar, en base en que el accionante
si contaba con facultad de representar a SANTILLANA, por lo que, la denuncia no fue
interpuesta por persona natural, sino por el Sr. Delgado en representación de
SANTILLANA, quien contaba con poderes suficientes, en tanto estos no fueron revocados
ni fueron objeto de renuncia.
H. La OSD se pronuncia sobre los escritos presentados por TERRANETWORKS
Con fecha 21 de enero de 2003, la OSD dispone lo siguiente:
a. No ha lugar la solicitud de apelación con efecto suspensivo, de conformidad con el
Articulo 4 de la Ley 27311.
b. No ha lugar la solicitud de inadmisibilidad de la denuncia interpuesta por
SANTILLANA, toda vez que se ha acredita que la accionante contaba con poderes
de representación al momento de interposición de la denuncia2
.
I. Audiencia de conciliación
Con fecha 03 de febrero de 2003, se dejó constancia que las partes no llegaron a un
acuerdo conciliatorio.
J. Escrito de TERRANETWORKS
El 25 de agosto de 2003, TERRA NETWORKS reitera que se declare INFUNDADA la
denuncia interpuesta por SANTILLANA, en razón de lo siguiente:
a. La marca TERRAha sido usada en la prestación de servicios de la clase 35 y 38 de
la N.O., y no en la prestación de servicios de educación
b. Las clases de inglés son brindadas por un tercero, al que TERRA NETWORKS
brinda el servicio de hosting.
2 Mediante Resolución 0595-2003/TPI-INDECOPI defecha 18 de junio de 2003, la Sala señala quecarecede
objeto pronunciarsesobreel recurso de apelación interpuesto contra las medidas cautelares al haber
operado la caducidad detales medidas.

9. 9
c. SANTILLANA no presentado medios probatorios que acrediten que TERRA
NETWORKScomercialicepapelería y libros marcaTERRA en la clase 16 de la N.O.
d. La marca TERRA de titularidad de TERRA NETWORKS constituye una marca
notoriamente conocida en el Perú y a nivel internacional, en tanto que los usuarios
la reconocen por ser una página web relacionada con la difusión de información.
K. Escrito de SANTILLANA
Con fecha 24 de mayo de 2004, SANTILLANA solicita a la OSD, que resuelva, teniendo en
consideración lo siguiente:
a. El servicio brindado por TERRA NETWORKS de acceso a una red de información
para la transmisión y difusión de información, comprendido en la clase38 de la N.O.,
consiste en el ACCESO y no en la PROVISION de información de todo tipo, ya que,
no existe clase que contenga el servicio de provisión de información en términos
genéricos, sino que por el contrario las clases contienen la provisión de información
dependiendo del tipo de información.
b. TERRA NETWORKS no tiene derecho de publicitar cualquier tipo de productos con
su marca sino solo aquellos para los cuales está autorizada.
c. Existe un co-branding que conlleva a una confusión indirecta o asociación.
d. La orientación de la página web de TERRA NETWORKS es la de una revista
informativa, en la que se provee de información educativa mediante publicaciones
on line, que afectan los derechos de SANTILLANA.
e. La notoriedad de la marca TERRA de titularidad de TERRA NETWORKS sea
tomada en cuenta para cuantificar el daño causado a SANTILLANA.
L. Escritos de TERRA NETWORKS
Con fecha 04 de junio de 2004, TERRA NETWORKS, reitera que se declare INFUNDADA
la denuncia de SANTILLANA, en atención a lo siguiente:
a. TERRANETWORKS no ha utilizado la marca TERRAni para comercializar papeles
o impresos de la clase 16 ni para impartir enseñanza de la clase 41, en tanto que la
marca TERRA y TERRA & figura solo han sido usadas para los servicios de las
clases 38 Y 42 de la N.O., en consecuencia no se configura el uso infractor al no

10. 10
existir la aplicación del signo, directamente en productos o servicios idénticos o
vinculados con aquellos que distingue la marca de titularidad de SANTILLANA, con
la finalidad de distinguir esos productos o servicios.
b. Se reiteran los argumentos presentados en anteriores escritos.
Con fecha 15 de junio de 2004, TERRA NETWORKS reitera que se reitera que se declare
INFUNDADA la denuncia interpuesta por SANTILLANA, en base a:
a. No es cierto que el servicio de la clase 38 consiste en el acceso y no en la provisión
de información de todo tipo, en tanto que el servicio de telecomunicación implica la
comunicación a distancia, que a su vez significa que debe existir la transmisión de
información. Sostener lo contrario iría en contra de la propia naturaleza del servicio.
b. No es cierto que la marca que distingue el servicio de publicidad distingue también
a los productos o servicios que publicita. Pues es práctica usual que se coloque el
signo que identifique a la agencia publicitaria que realiza el servicio de publicidad.
c. SANTILLANA al recurrir a la figura del co-branding, reconoce que existen dos
personas jurídicas distintas con sus respectivas marcas, que distinguen servicios
diferenciados.
d. El co-branding no es aplicable en tanto que no existen dos marcas que busquen
potenciar un mismo producto o servicio.
e. La ubicación de la marca TERRA & figura en la barra de navegación del portal
obedece a una cuestión técnica, lo cual no implica un co-branding.
f. En el servicio de hosting, no es una obligación legal omitir el signo del alojador en
la barra de navegación del portal.
g. Las solicitudes de registro de la marca TERRA & figura en la clase 16 y 41 no
presumen la mala fe de TERRA NETWORKS, en tanto estas solicitudes se basan
en la libertad de empresa en respeto de la constitución y las leyes.
h. El uso de la marca TERRA& figura para distinguir los servicios de las clases 35, 38
y 42 de la N.O no puede ser considerado como infractor, en tanto son derechos
legítimamente reconocidos.
i. SANTILLANA interpreta erróneamente el artículo 225 de la decisión 286.
M. Escrito de SANTILLANA

11. 11
Con fecha 05 de agosto de 2004, SANTILLANA contesta el escrito de TERRA
NETWORKS, en atención a lo siguiente:
a. El consumidor en materia de marcas es un consumidor medio, es decir, aquel
medianamente informado, que al navegar en la página de TERRANETWORKS y al
ser derivado a otro URL con la designación terra, asocia que esta página derivada
es de titularidad de TERRA NETWORKS y que los servicios o productos que ve son
ofrecidos por esta.
b. Existe riesgo de confusión indirecta o riesgo de asociación.
c. SANTILLANA no pretende un provecho económico
d. Se reitera que la clase 38 no implica la provisión de información educativa.
e. Existe un uso infractor de la marca por brindar servicios de provisión de información
educativa.
N. Escritos de TERRANETWORKS y SANTILLANA
En los escritos de fecha 25 de agosto, 14 de setiembre y 22 de octubre de 2004, TERRA
NETWORKS y SANTILLANA reiteraron argumentos similares a los esbozados en sus
escritos precedentes.
O. Resolución Nro. 000506-2005 de la OSD
Con fecha 17 de enero de 2005, la OSD declaró IMPROCEDENTE la acción por
infracción de los derechos de propiedad industrial interpuesta por SANTILLANA, en
atención a los siguientes fundamentos:
a. Las impresiones presentadas de la página web www.terra.com demuestran que en
esta se encuentran alojados otros portales web correspondientes a personas
distintas en los que se ofrecen diversos servicios y productos.
b. La función esencial de los nombres de dominio es la de permitir a los usuarios
identificar y localizar de forma sencilla ordenadores dentro de la red; sin embargo,
dado que constituyen signos de fácil recordación pueden cumplir una función
distintiva, pudiendo entrar en conflicto con signos distintivos comolo son las marcas.
Por tanto, el nombre de dominio debe cumplir una función distintiva para que sea
susceptible de infringir un derecho de marca, con excepción de las marcas

12. 12
notoriamente conocidas, cuya protección se extiende más allá de los usos
comerciales.
c. La sola coincidencia del nombre de dominio con una marca registrada no constituye
per se una infracción, toda vez que ello depende de la relación entre el nombre de
dominio y los productos los servicios que distinga o identifique.
d. Indecopi es competente en resolver esta clase de conflictos cuando el hecho
cuestionado tenga efectos o consecuencias en nuestro país.
e. La sola posibilidad que un usuario peruano pueda acceder a la página cuestionada
no es suficiente para determinar que existe una infracción al derecho de marca.
f. La legislación será aplicable cuando el contenido de la página web se encuentre
dirigido al público peruano.
g. De las impresiones mencionadas en el literal a precedente, no puede determinarse
que, el contenido de la página web cuestionada se encuentre dirigida al público
peruano. Sumado a ello, la página tiene el “.com”, por lo que está dirigido al público
en general.
h. El nombre de dominio no está dirigido al público peruano, por ende, no produce
efectos en el país, y consecuentemente, Indecopi no sería competente, acorde al
principio de territorialidad.
P. Recurso de apelación interpuesto por SANTILLANA
Con fecha 28 de enero de 2005, SANTILLANA interpone recursode apelación, en todos
sus extremos, contra la resolución Nro. 000506-2005 /OSD-INDECOPI que declaro
IMPROCEDENTE la denuncia por infracción de la marca TERRA de titularidad de
SANTILLANA en las clases 16 y 14 de la N.O. La apelación se fundamentó en lo
siguiente:
a. Los “.com” son nombres de dominio abiertos (al ser un gTLD), sin embargo, su uso
puede ser territorial si es que la página web y su contenido están orientados a un
cibernauta de determinado país. Un criterio indicador es el idioma de la página web
y el tipo de servicios ofrecidos.
b. La página www.terra.com está orientado a un público americano de habla hispana.
c. Hay varias empresas que usan el gTLD .com que tienen presencia en el mercado
nacional como el Grupo Inca (inclapaca.com), Grupo Gloria (grupogloria.com,
Estudio Muñiz (munizlaw.com), etc.

13. 13
d. No es necesaria la incorporación de un ccTLD .pe para determinar la procedencia
geográfica del servicio o de los consumidores.
e. La página www.terra.com se encuentra dirigida al público peruano (se aprecia
publicidad dirigida al público peruano por ejemplo).
f. La jurisprudencia internacional considera la existencia de la afectación de un
derecho marcario sobre una marca registrada en el país correspondiente aun
cuando el nombre de dominio sea abierto.
g. TERRA NETWORKS posee una empresa subsidiaria en el Perú, es titular de las
marcas TERRA en las clases 38 y 9, y ofrece productos y servicios a través de su
página web al público peruano, por lo que, sus efectos comerciales recaen en el
mercado nacional.
h. La OSD debe aplicar el principio de uniformidad y predictibilidad, acorde a sus
pronunciamientos anteriores en la materia.
Q. Contestación de la apelación por parte de TERRANETWORKS
Con fecha 03 de marzode 2005, TERRANETWORKScontestala apelación interpuesta
por SANTILLANA, en atención a los siguientes fundamentos:
a. La competencia de las autoridades administrativas esta determina por la legislación
nacional, y no puede ampliarse por interpretación extensiva.
b. No existe normatividad vigente para el caso concreto, ni una norma que determine
la competencia expresa de Indecopi.
c. No hay una vulneración al principio de predictibilidad, pues en pronunciamientos
anteriores se trataron hechos particulares distintos.
d. SANTILLANA no se opuso, en su oportunidad, al registro del nombre de dominio
www.terra.com
e. TERRA NETWORKS puede colocar publicidad en su portal de internet en razón de
sus derechos marcarios de la clase 35.
f. www.tarjetastelefonicas.com y www.carreerbuilde.com son contenidos de terceros
distintos a TERRA NETWORKS, y este último mediante su página web solo facilita
a los usuarios otra forma de acceder a las referidas páginas.
g. El uso de www.terra.com es acorde al uso de las marcas registradas por TERRA
NETWORKS.

14. 14
h. SANTILLANA no presenta medios probatorios que acrediten que la página web de
TERRA NETWORKS este dirigida al público peruano.
i. La recomendación conjunta de la OPMI no tiene efectos vinculantes.
j. La jurisprudencia internacional citada no es vinculante.
R. Resolución Nro. 0827-2005/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual de
Indecopi.
El 02 de agosto de 2005, la Sala de Propiedad de Indecopi declaró NULA la resolución de
primera instancia Nro. 000506-2005 /OSD-INDECOPI, y declaró INFUNDADA la denuncia
por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por SANTILLANA contra
TERRA NETWORKS, en atención a lo siguiente:
a. Ni a nivel nacional ni internacional existe un desarrollo legislativo sobre los conflictos
suscitados por el uso de signos en internet.
b. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, la Asamblea de la Unión de Paris para
la Protección Industrial y la Asamblea General de la OMPI han adoptado la
“Recomendación Conjunta Relativa a las disposiciones sobre la Protección de
marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en internet”, siendo
esta una recomendación orientativa para cada estado miembro (Perú es un estado
miembro).
c. Siendo ello así, al existir un vacío legal sobre la materia, la Sala considera que deben
aplicarse los principios de la referida recomendación para calificar la procedencia
de la denuncia por infracción a los derechos de la propiedad industrial en base a un
signo usado en Internet. En ese sentido, debe probarse que el uso del signo en
internet tiene efectos comerciales en el Perú.
d. En el caso concreto, la página web está dirigida al cibernauta de habla castellana,
tiene información de interés para el público en general (incluido el peruano), TERRA
NETWORKS tiene registradas sus marcas TERRA NETWORKS & logotipo y
TERRA & logotipo, para identificar productos y servicios de distintas clases de la
N.O, entre los cuales están los de la clase 38 y 41. Por ende, la página web de
TERRA NETWORKS tiene efecto comercial en el Perú, por lo que, la denuncia de
SANTILLANA es PROCEDENTE.
e. Se declara nula la resolución de primera instancia por estar viciada acorde al artículo
10 de la Ley 27444.

15. 15
f. La denuncia se funda en el uso del signo TERRA en la página web de TERRA
NETWORKS y no en el nombre de dominio, acorde a lo solicitado por SANTILLANA
en su escrito de denuncia.
g. Del análisis de los medios probatorios, se concluye que las lecciones de arte y
cultura no son suficientes para acreditar que TERRA NETWORKS brinda el servicio
de educación, toda vez que estas solo representan un servicio informativo y no
formativo (no hay método de enseñanza ni pedagogía).
h. Las impresiones de las lecciones de inglés no acreditan que TERRA NETWORKS
preste directamente el servicio, sino que son prestados por terceras personas.
i. En lo referente a las universidades on-line, solo se presta información y no
constituye un servicio educativo.
j. En lo que respecta a la comercialización de libros, no serán tomadas en cuenta por
carecer de fecha cierta.
3. PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE
a. ¿La medida cautelar fue otorgada válidamente?
b. ¿Indecopi es realmente competente para pronunciarse sobre el caso bajo análisis?
c. ¿La decisión de la Sala fue correcta?
4. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
4.1. ¿La medida cautelar fue otorgada válidamente?
TERRA NETWORKS alega que la medida cautelar fue otorgada por la OSD sin
cumplir con los requisitos constitutivos de la mismas, por la cual, sus derechos han
sido afectados. Siendo ello así, corresponde analizar si la OSD actuó conforme a la
normativa correspondiente.
4.1.1. Elementos y requisitos de la medida cautelar
El artículo 146 de la Ley 27444, establece que la Autoridad Competente con los
elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisionalmente bajo su responsabilidad,

16. 16
las medidas cautelares establecidas en la citada ley o en otras disposiciones jurídicas
aplicables, mediante decisión fundamentada.
En ese sentido, la Autoridad deberá motivar las razones por las cuales concede o no una
determinada medida cautelar, en consecuencia,la Autoridad debe verificar sise cumplen
con los requisitos para la configuración de la medida, los cuales son: (a) La verosimilitud
del derecho invocado: El otorgamiento de la medida debe basarse en un criterio de
razonabilidad jurídica; (b) El peligro en la demora: Se procura evitar que el componente
dilatorio de todo proceso perjudique los bienes jurídicos que pretender tutelar; y,(c) la
necesidad de prestar contracautela: Es necesaria en tanto que garantiza que no se verán
perjudicados los derechos del afectado, por la medida cautelar dictada3
.
En consecuencia, la verosimilitud hace referencia a que aquello que guarda apariencia
de ser algo, por ende, el solicitante de la medida debe demostrarque aquello que solicita
va ser aceptado al final del proceso, es decir se presenta una apariencia del derecho4
.
En esa mismalínea, el peligro en la demora hace referencia a que la medida se concede
a fin de asegurar la tutela del derecho invocado, en tanto que, si se espera a que la
autoridad emita la resolución correspondiente, la situación material podría haber
cambiado tanto y el daño producido al peticionante durante el tiempo de la tramitación le
habrá generado un severo perjuicio. Consecuentemente, es menester evaluar si el
tiempo que transcurra entre el inicio y la conclusión del proceso va a generarle daño al
peticionante5
.
Asimismo, la contracautela ofrece alguna garantía que asegure el pago futuro de los
perjuicios. Es decir, garantiza el resarcimiento del daño que produzca la ejecución de la
medida en caso no se ampare al final del proceso la pretensión del solicitante de la
medida cautelar, debiendo tenerse en consideración que la naturaleza de la
contracautela es variable, toda vez que se encuentra supeditada a la clase de medida
cautelar que se pida y conceda, a las posibilidades patrimoniales de quien la solicita, el
tipo de pretensión, entre otras variables 6
.
3 CANELO, RAUL “El Debido Proceso y la Aplicación de las Medidas Autosatisfactivas” en Derecho & Sociedad
Nro. 14 p.11
4 MONROY, Juan “El juez nacional y la medida cautelar” p.43
5 Ídem.
6 Ídem.

17. 17
Así también, debe tenerse en consideración que el numeral 146 de la Ley 27444
establece como presupuesto que no se pueden dictar medidas que puedan causar un
prejuicio imposible de reparación a los administrados, por lo que, esto deberá ser
evaluado y motivado por la Autoridad antes de emitir la medida cautelar correspondiente.
4.1.2. Análisis de la medida cautelar otorgada en el caso concreto
En el marco del expediente 165366-2002, la OSD admite la medida cautelar consistente
en el uso del signo TERRA, en forma independiente o conjuntamente con otros
elementos, tanto comonombre de dominio como en material publicitario, en relación con
servicios de la clase 41 de la N.O. Para dicho otorgamiento, la OSD se basó únicamente
en las pruebas presentadas por SANTILLANA con relación la página web con dirección
electrónica: www.terra.com/especialidades/universidad, y en función a dichas pruebas
determinó que se han acreditado los elementos necesarios para concederla.
Al respecto, como ya se indicó la OSD debió cumplir con verificar que se cumplan con
los requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar, en concordancia con lo
estipulado por el referido artículo 146 de la Ley 27444. Siendo ello así, se examinarán
los elementos:
a. Con relación a la verosimilitud del derecho invocado, la OSD no motivo las razones
por las cuales se cumplía con ello. Por el contrario, solo se limitó a indicar que se
comprobó la prestación de servicios educativos de la clase 41 de la N.O, sin
argumentar objetivamente cómo se llegó a tal conclusión. Consecuentemente, se
incurre en una motivación aparente vulnerando así el derecho al debido
procedimiento.
b. Con relación al peligro en la demora, la OSD tampoco indicó la justificación objetiva
para concluir que la medida se dictó en aras de evitar un daño irreparable. Ello es
así, ya que, no se indica cual es el supuesto daño que se causara a SANTILLANA
ni las razones por las cuales dicho daño se tonaría en irreparable. En ese sentido,
la OSD incurre nuevamente en una vulneración al debido procedimiento al no
motivar adecuadamente sus pronunciamientos.

18. 18
c. Con relación a la contracautela, en el caso bajo análisis, claramente esta no fue
advertida por la OSD, en tanto no se hace referencia alguna a esta, pese a que, la
admisión de la medida cautelar podía conllevar al surgimiento de daños
patrimoniales en perjuicio de TERRA NETWORKS.
Finalmente, es importante menciona que la autoridad se encuentra impedida de dictar
medidas que causen un perjuicio irreparable al administrado. No obstante, la OSD
concedió a SANTILLANA una medida cautelar sin observar los requisitos para su
otorgamiento ni motivando correctamente su decisión, lo cual denota que la autoridad no
ponderó el perjuicio que podía causarse a TERRA NETWORKS.
4.2. ¿Indecopi es realmente competente para pronunciarse sobre el caso bajo
análisis?
En la resolución Nro. 506-2005/OSD-INDECOPI, la OSDdeclaró improcedente la acción
por infracción de derechos de propiedad industrial. Sobre el particular, la OSDargumentó
que, de conformidad con el principio de territorialidad y en atención a los hechos y
pruebas expuestos por SANTILLANA y TERRA, no posee competencia para
pronunciarse sobre la referida acción por infracción.
Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual declaró NULO dicho pronunciamiento de la
OSD, y declaró procedente la citada acción. Lo mencionado, a criterio de la Sala, se
deprende de que Indecopi es competente, en tanto que, se ha acreditado que el uso del
signo en internet tiene efectos comerciales en el Perú, en concordancia con lo dispuesto
por la “Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la Protección de
Marcas y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet” (en adelante,
la “Recomendación”).
En consecuencia, en las siguientes líneas se determinará si Indecopi es competente en
este caso.
4.2.1. ¿Debió aplicarse la Recomendación para determinar la competencia de
Indecopi?

19. 19
La Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la Protección de Marcas
y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet adoptada por la
Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la
Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), tal y
como se encuentra establecido el su Prefacio, tiene como objetivo crear un marco
jurídico claro para los titulares de marcas que desean utilizar sus marcas en Internet y
participar en la evolución del comercio electrónico7
, teniendo en consideración que no
existe un marco normativo a nivel nacional ni internacional sobre los conflictos creados
por el uso de signos en internet8
.
Aunado a lo mencionado anteriormente, se encuentra el hecho que Perú es un estado
miembro de la OMPI.
En consecuencia, en aplicación del Artículo VII del Título Preliminar de la Ley 27444, la
Autoridad no puede dejar de resolver los cuestionamientos que se les proponga
alegando deficiencia de fuentes. No obstante, la autoridad deberá recurrir a fuentes que
sean compatibles con la naturaleza y finalidad del Derecho Administrativo, es decir, al
extraer los criterios que sean necesarios, deberá previamente verificar la
compatibilización del criterio extrapolado con los principios esenciales de la Función
Administrativa y de la figura jurídica administrativa específica que es objeto de
complementación9
.
En ese sentido, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, y no suscitándose
incompatibilidades, resulta conveniente aplicar los lineamientos de la citada
Recomendación adoptada por la OMPI a fin de resolver la acción por infracción bajo
análisis y otorgar una debida tutela a los administrados.
4.2.2. Aplicación de la Recomendación al caso concreto
7 Prefacio de la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobrela Protección deMarcas y otros
Derechos de Propiedad Industrial sobreSignos en Internet
8 Resolución Nro. 0827-2005/TPI-INDECOPI
9 SALAZAR, Ricardo “Proyecciones para la Función Administrativa y la Administración Pública en el Perú” En
Circulo deDerecho Administrativo.p.202

20. 20
En aplicación de la Recomendación, debe determinarse si el uso en internet del signo
TERRA, de titularidad de TERRA NETWORKS, tiene efectos comerciales en el Perú.
Al respecto, la Recomendación en su Artículo 3 indica los criterios que la autoridad
competente deberá tener en cuenta, lo cuales, de forma enunciativa mas no limitativa, son:
a. Las circunstancias indicativas de que el usuario de un signo está realizando o ha
emprendido planes de envergadura para realizar operaciones comerciales en el
Estado miembro en relación con productos o servicios idénticos o similares a
aquellos para lo que se usa el signo en Internet10
.
b. El nivel y carácter de la actividad comercial del usuario en relación con el Estado
miembro, entre los que cabe mencionar: i) si el usuario está realmente prestando un
servicio a clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna
otra relación por motivos comerciales con personas que se encuentran en el Estado
miembro; ii) si el usuario ha declarado, conjuntamente con el uso del signo en
Internet, que no tiene intención de entregar los productos o prestar los servicios
ofrecidos a clientes que se encuentren en el Estado miembro, y si suscribe los
objetivos de la declaración; iii) si el usuario ofrece actividades de posventa en el
Estado miembro,como garantías o servicios;iv) si el usuario emprende en el Estado
miembrootras actividades comerciales relacionadas con el uso del signo en Internet
pero que no se llevan a cabo a través de Internet11
.
c. La conexión de una oferta de productos o servicios por Internet con el Estado
miembro, con inclusión de: i) si los productos o servicios ofrecidos o prestados
pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro; ii) si los precios están
indicados en la moneda oficial del Estado miembro12
d. La conexión existente entre la manera en que se utiliza el signo en Internet, y el
Estado miembro, con inclusión de: i) si el signo se utiliza conjuntamente con medios
de contacto interactivos accesibles a los usuarios de Internet en el Estado
miembro13
; ii) si el usuario ha indicado, conjuntamente con el uso del signo, una
dirección, un número de teléfono u otro medio de contacto en el Estado miembro;
iii) si el signo es utilizado en relación con un nombre de dominio de nivel superior
10 Artículo 3 de La Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobrela Protección deMarcas y
otros Derechos de Propiedad Industrial sobreSignos en Internet
11 Ídem.
12 Ídem.
13 Ídem.

21. 21
que está registrado como código de país del Estado miembro según la Norma 3166
de la ISO; iv) si el texto utilizado conjuntamente con el uso del signo está en un
idioma utilizado predominantemente en el Estado miembro; v) si el signo es utilizado
conjuntamente con un sitio de Internet que haya sido realmente visitado por usuarios
de Internet que se encuentren en el Estado miembro14
;
e. La relación del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el
Estado miembro, indicando: i) si el uso está respaldado por ese derecho; ii) cuando
el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaría en un aprovechamiento indebido
del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto de ese derecho, o lo
menoscabaría injustificadamente.15
Siendo ello así, en el caso bajo análisis, se verifican varios de los elementos mencionados
por el referido artículo 3, en específico el literal d y e, en tanto que, el portal www.terra.com
se encuentra en idioma castellano, TERRA NETWORKS tiene sus marcas registradas en
el País, el cibernauta peruano tiene acceso, entre otras. En consecuencia, se corroboran
los efectos comerciales del referido signo usado en internet en el País, por lo que Indecopi
es competente para resolver.
4.3. ¿La decisión de la Sala fue correcta?
La Sala de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nro. 0827-2005/TPI-INDECOPI,
declaró INFUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial
interpuesta por SANTILLANA, argumentando que no existen elementos que demuestren
que TERRA NETWORKS uso el signo TERRA para identificar servicios educativos de la
clase 41 y 16 de la N.O.
Sobre el particular, corresponde analizar si se configuró la infracción alegada por
SANTILLANA.
4.3.1. ¿Existe infracción por parte de SANTILLANA?
En aplicación del artículo 155 de la Decisión 486, corresponde determinar si TERRA
NETWORKS ha usado en el comercio un signo idéntico o similar a la marca de
14 Ídem.
15 Ídem.

22. 22
SANTILLANA en el mercado de cualesquiera productos o servicios, causando con
tal uso confusión o un riesgo de asociación con el signo de titularidad de
SANTILLANA.
Sobre el particular debe determinarse, lo siguiente:
a. ¿Existe riesgo de confusión indirecta o asociación?
El riesgo de confusión indirecta implica que el consumidor diferencia los productos
pues estos y/o sus signos guardan diferencias; sin embargo, el parecido entre
ambos signos le hace creer al público que los bienes o servicios provienen de la
misma empresa16
.
Por su parte, el riesgo de asociaciónindica que los consumidores pueden diferenciar
los bienes, servicios o establecimientos de una empresa frente a los de otra; así
como el origen empresarial distinto, no obstante, como consecuencia de la similitud
entre algunos elementos que caracterizan las ofertas de ambos, consideran que
entre estas empresas existe vinculación económica17
.
En consecuencia, es menester indicar los criterios para determinar la identidad o
semejanzaentre los signos en conflicto, los mismos quese encuentran consignados
en el DL. N° 1075, los cuales son:
 La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto,
y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias18
.
 El grado de percepción del consumidor medio. En atención a que,
normalmente, si el producto es de consumo masivo, el grado de percepción
del consumidor medio es bajo, es decir, no presta una detenida atención. En
cambio, el promedio de los que compran bienes no masivos, por lo general,
tiene un grado de atención elevado19
.
16 MARAVI, Alfredo “Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú” En Foro
Jurídico.p. 64
17 Ídem.
18 Ídem.
19 Ídem.

23. 23
 La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o
prestación, respectivamente20
.
 El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación
en el mercado. Los signos evocativos son débiles por ende existen signos
algo; por el contrario, los signos de fantasía, son fuertes, por ende, cualquier
semejanza parecerá un intento de copia; y los signos arbitrarios son
neutrales21
.
 Si el signo es parte de una familia de marcas. La familia de marcas se refiere
a que tres o más marcas de un mismo titular comparten un mismo prefijo o
sufijo y que esta partícula por sí sola debe identificar un origen determinado
22
.
 La semejanza gráfica y fonética, y conceptual23
.
En el caso, la marca TERRA, TERRA.COM y TERRA & figura de titularidad de TERRA
NETWORKS sí existe similitud entre las referidas marcas usadas en Internet y el signo
TERRA de titularidad de SANTILLANA en tanto existe semejanza gráfica y fonética; sin
embargo, también corresponde analizar si existe similitud entre los servicios o productos de
la clase 41 y 16 de la N.O, para los cuales la marca de SANTILLANA está registrada, y
aquellos con los cuales se produce el uso en internet por parte de TERRA NETWORKS.
Consecuentemente, debe determinarse si las marcas TERRA, TERRA.COM y TERRA &
figura de titularidad de TERRA NETWORKS fueron usadas en la clase 41 y 16 de la N.O.
Sobre el particular, las pruebas presentadas denotan que TERRA NETWORKS usó sus
marcas, acorde a los derechos que legítimamente le fueron concedidos. Ello es así, toda
vez que, no se acreditó que TERRA NETWORKS brinde servicios educativos, como
erróneamente alegó SANTILLANA; por el contrario, las pruebas aportadas acreditaron que
los referidos servicios fueron prestados por terceros que “alquilaban” un espacio en el portal
de titularidad de TERRA NETWORKS, es decir, TERRA NETWORKS cumplía únicamente
la función de host.
20 Ídem.
21 Ibídem p. 65
22 Ídem.
23 Ídem

24. 24
Asimismo, la información de universidades, encuestas, lecciones de arte y cultura, noticias,
y demás apreciadas en la página web de titularidad de TERRANETWORKS no constituyen
un servicio de la clase42 de la N.O., en tanto que, tal y comolo indica, la Sala de Propiedad
Intelectual, en su Resolución Nro. 738-2002/TPI-INDECOPI, lo mencionado anteriormente
constituyen meras informaciones, no pudiendo atribuírsele el título de servicios educativos.
4.3.2. ¿Se vulnero el principio de uniformidad?
El principio de predictibilidad, establecido en el numeral 1.14 del Título Preliminar de la Ley
27444, consigan que la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para
tramites similares.
En este caso,si bien el procedimiento bajo análisis sebasa en una infracción a los derechos
de propiedad industrial de TERRA NETWORKS al igual que otros procedimientos iniciados
por SANTILLANA, las partes son distintas y los hechos alegados también, por lo que, no
existe vulneración de la expectativa creada al administrado24
.
5. POSICIÓN DEL BACHILLER
En el caso bajo análisis, considero que la medida cautelar debió ser declarada nula, en la
medida que, fue otorgada por la OSD en contravención del ordenamiento jurídico y
vulnerando los derechos del administrado (TERRA NETWORKS).
Asimismo, no comparto la declaración de improcedencia efectuada por la OSD, ya que, la
Autoridad no realizó un adecuado análisis de las pruebas y los hechos expuestos por las
partes en el marco del procedimiento, en tanto que, no advirtió que Indecopi si es
competente si los signos usados en internet tienen efecto en el Perú, y, por ende, se genera
la posibilidad de que un uso indebido del signo cause un perjuicio.
Por ende, la OSD, en aplicación de los principios del procedimiento administrativo, debió
valerse de la Recomendación para orientar su pronunciamiento, mas aun si Perú es un país
miembro de la OMPI.
24 MORON, Juan Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444).Gaceta
Jurídica.p92.

25. 25
Finalmente, coincido con la resolución de la Sala de Propiedad Intelectual al declarar
infundada la acción interpuesta por SANTILLANA, ya que, los medios probatorios y la
aplicación de la normativa correspondiente, nos llevan a concluir que no se ha acreditado
la vulneración de los derechos de propiedad industrial de SANTILLANA con relación a la
clase 41 y 16 de la N.O.
6. CONCLUSIONES
a. La medida cautelar admitida por la OSD en favor de SANTILLANA no fue otorgada
válidamente, en la medida que, la Autoridad no cumplió en justificar objetivamente
la configuración de los requisitos de la medida cautelar, ni con lo dispuesto en el
artículo 146 de la Ley 27444. En ese sentido, dicho acto administrativo deviene en
nulo de conformidad con el inciso 1 del artículo 10 de la citada ley.
b. En atención al Articulo VII del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, fue adecuada la aplicación de los lineamientos de la
RecomendaciónConjunta relativa a las disposiciones sobre la Protección de Marcas
y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet”, para determinar
la competencia de Indecopi.
c. De la verificación de las pruebas y los hechos expuestos por ambas partes, se
concluye que la página web tiene efectos comerciales en el Perú. En consecuencia,
Indecopi es competente.
d. TERRANETWORKSno incurrió en infracción a los derechos de propiedad industrial
de SANTILLANA, en la medida que, no se acreditó el uso de las marcas TERRA,
TERRA.COM, y TERRA & figura de titularidad de TERRA NETWORKS en la clase
41 y 16 de la N.O.

26. 26
7. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
 CANELO, RAUL
2000 “El Debido Proceso y la Aplicación de las Medidas Autosatisfactivas” en
Derecho & Sociedad Nro. 14. Lima
 MARAVI, Alfredo
2014 “Introducción al Derecho de los Marcas y otros Signos Distintivos en el
Perú” En Foro Jurídico. Lima.
 MORON, Juan
2011 “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley
27444)”. Gaceta Jurídica.
 MONROY, Juan
1990 “El juez nacional y la medida cautelar” En Derecho & Sociedad. Lima
 SALAZAR, Ricardo
2007 “Proyecciones para la Función Administrativa y la Administración Pública en
el Perú” En Circulo de Derecho Administrativo. Lima.

27. 27
8. ANEXOS
8.1. Denuncia de SANTILLANA por infracción de signo distintivo
8.2. La OSD admite la acción interpuesta por SANTILLANA
8.3. Contestación de TERRA NETWORKS
8.4. Recurso de apelación de la medida cautelar
8.5. Contestación de TERRA NETWORKS de la acción por infracción
8.6. Escritos de TERRA NETWORKS
8.7. Contestación de SANTILLANA
8.8. La OSD se pronuncia sobre los escritos presentados por TERRA NETWORKS
8.9. Audiencia de conciliación
8.10. Escrito de TERRA NETWORKS
8.11. Escrito de SANTILLANA
8.12. Escritos de TERRA NETWORKS
8.13. Escrito de SANTILLANA
8.14. Escritos de TERRA NETWORKS y SANTILLANA
8.15. Resolución Nro. 000506-2005 de la OSD
8.16. Recurso de apelación interpuesto por SANTILLANA
8.17. Contestación de la apelación por parte de TERRA NETWORKS
8.18. Resolución Nro. 0827-2005/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual de
Indecopi.