Presentación sobre Auditoría de activos intangibles en la Cámara de Comercio de Medellín. La auditoría de propiedad intelectual como proceso estratégico en la organización.
1. La auditoría de la propiedad
intelectual
Consolidación del valor del capital intelectual de las
empresas. Identificación y administración de los
activos intangibles
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Medellín, 25 de octubre de 2013
4 de septiembre de 2008 | Profesor Gustavo Schötz
Profesor Gustavo Schötz | Viernes, 01 de Noviembre de 2013
Clase: Políticas y Reglamentos...
Clase: Políticas y Reglamentos de PI en las Universidades
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2.
3. Para tomar las decisiones con mayor
seguridad,
Se deben disminuir los riesgos por falta
de información:
Hacer las preguntas adecuadas
.
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Clase: Auditoría de PI Pág. 3
5. ¿Cuándo?
A la valuación de un intangible o cartera
A la valuación de la empresa
A la firma de un contrato de licencia o
cesión
Ante la fusión/adquisición o compra de
paquete accionario
Al momento de organizar una
securitización
Ante el concurso o quiebra
Siempre: auditoría de procesos
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6. Dos grandes modalidades
Estado de situación
•
•
•
•
•
Por categorías jurídicas
Estático
Defensivo
Mayormente reactivo
Tercerizable
De gestión
•
•
•
•
•
Por procesos, gerencias o unidades de negocios
Dinámico
Preventivo
Estratégico
En cabeza del managment
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7. Auditoría de marcas
Quién es el titular
Clases
Vigencia
Extensión territorial
Determinación del signo
Uso de la marca
Licencias expresas
Licencias implícitas:
distribución, façon, servicios
tercerizados, co-branding.
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8. Auditoría de marcas
Contratos de façon y distribución
Uso en Internet
Usos genéricos
Nombres de dominios
Usos en redes sociales
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10. Auditoría del proceso de innovación (scouting)
Cuadernos o notebook del inventor
Protocolos
Formulario de divulgación de la
invención
Acuerdos de transferencia de materiales
Acuerdos de confidencialidad
Convenios de cotitularidad
Convenios de financiamiento
Publicaciones de los investigadores
Conferencias, presentaciones, folletería.
Participación en ferias.
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11. Auditoría de patentes
Titularidad
Vigencia, territorialidad, anualidades
Amplitud de las reivindicaciones
Licencias
¿producto o proceso?
Trámites regulatorios asociados
Manuales de producción
Secretos asociados
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12. Auditoría de derechos de autor
Registros
Tipo de obra
Obras derivadas
Contratos de cesión
Contratos de licencia: formatos, usos
Plazo de vigencia
Plazo de la cesión/licencia
Derechos conexos asociados
Derechos de traducción
Gestión colectiva
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14. Ejercicio: Tratado de la Hipertensión
Arterial
Universidad con Facultad de Medicina y Hospitalescuela
Maestría en Hipertensión arterial
Director: Jefe de Servicio y Titular de Cátedra (Dr.
Nazar Espeche)
Profesores:
• 16 Profesores de la U, médicos del HE
• 9 Profesores de otras U
• 17 Médicos de otros H
• 5 Profesores visitantes extranjeros. Uno presidente de la
Asociación Mundial de Hipertensión Arterial (Dr.
Jausjaraz, Croacia)
Cursada intensiva en 6 meses
Asisten médicos de 9 países latinoamericanos
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15. Metodología
Clases presenciales
Entrega de materiales existentes:
artículos de revistas, capítulos de libros.
Materiales elaborados por los profesores:
ppt, estudios de diagnóstico, preparados
de laboratorio, cuadros estadísticos, etc.
Video grabación y edición de textos
Corrección por parte de los profesores de
los textos editados
Disposición de todos los
materiales, desgravaciones y videos en la
Web durante los 15 días previos al
examen
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16. Propuesta de Jenkins Publishing Group
Edición de un Tratado de Hipertensión Arterial
• Esquema e índice sigue el programa de la Maestría: cada
asignatura un capítulo.
• Director, Dr. Jausjaraz. Coordinador, Dr. Nazar Espeche
• Edición en español, con propuesta de traducción al inglés
• Materiales de clase son incorporados a lo largo de los
capítulos o como anexos
• Profesores de la Maestría son autores de cada capítulo.
• Invitación como autores a 14 médicos extranjeros que no
participan de la Maestría
Auditoría de propiedad intelectual
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17. Propuesta: presentar el libro en el Congreso
Mundial de Hipertensión, octubre de 2009
Jenkins paga un adelanto de $80.000 y regalías del 10% del
precio de tapa
Precio de mercado, $500. Ventas estimadas, 1500 libros por
año, en todos los países de lengua castellana
$ 150.000 de adelanto para la traducción y regalías de 10%
con precio de venta de USD 200. Ventas estimadas de 2000
ejemplares por año.
¿qué le interesa a la Universidad?
¿qué al Director y Coordinador?
¿qué a los profesores?
¿Qué a la editorial?
¿Qué plan de trabajo seguir?
Auditoría de propiedad intelectual
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18. Auditoría de contratos
Capacidad de firma (titularidad)
“Scope” o extensión del derecho
Sublicencias
Cálculo de regalías
Exclusividad/Territorialidad
Cesibilidad/covenants/quiebra
Garantías/responsabilidad
Persecución de infractores
Cláusulas atadas (compras, mejoras)
Jurisdicción y derecho aplicable
Auditoría de propiedad intelectual
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19. Auditoría de contratos
Establecimiento de Franquicias
Licencias de software para desarrollos
Licencias de código abierto
Elementos de la página web
Folletería
Publicidad
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20. Conclusión preliminar
Detectar potenciales contingencias
Detectar “debilidades” que afectan el
valor
Sugerir cursos de acción para fortalecer
los intangibles
“Encapsular” los intangibles para facilitar
negocios posteriores
“Activar” los intangibles
Luego: actividad permanente y
preventiva
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21. Auditoría en la crisis patrimonial
Solo se puede ver lo invisible si se lo está
buscando (Sherlock Holmes)
Ignorancia
Desprecio de la entidad de los derechos
intelectuales
Abordamiento parcial, no interdisciplinario
Auditoría de propiedad intelectual
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22. “Valor” vs. “precio” de los intangibles; ¿cómo
se monetiza el valor?
Explotación propia y ventajas de la
exclusividad que otorga el derecho
Transferencia o cesión
Aporte como participación societaria o
joint-venture
Realización o liquidación
Regalías de licencias: producción de
“frutos”
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23. Auditoría de relaciones personales:
¿Quiénes pueden estar involucrados?
Socios
Empleados
Proveedores
Clientes
Becarios
Pasantes
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24. Titularidad de invenciones
Legislación de patentes: invenciones
laborales, de tres tipos
Contratado para inventar
•
•
•
•
Universidades y centros de investigación
Áreas de I+D+i
Invención por encargo
Derechos morales del inventor
Invención ocasional con recursos de la
empresa: opción y justa compensación
Invención sin relación con las tareas ni
con equipos de la empresa
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25. Titularidad de creaciones autorales
Legislación laboral, autoral y
contractual.
Las tareas meramente mecánicas
Caso del software
Obras por encargo
En definitiva: cuándo hay originalidad y
los límites de la dirección.
Siempre: respetar los derechos morales
Prof. Gustavo Schötz
26. Titularidad de secretos comerciales
Confidencialidad de la información:
problema de la empresa obligada a
guardar secreto
Secretos comerciales: listas de clientes.
Distinta perspectiva del tradens y
accipiens
Control del uso del correo electrónico
vs. privacidad del trabajador
PI en las relaciones laborales
Prof. Gustavo Schötz
27. Infracciones a derechos de terceros
La participación de los empleados en las
redes sociales
Distribución de obras usando equipos
de la empresa
Utilización de equipos de la empresa
para piratería
Caso “Lowry’s Reports Inc. v. Legg
Mason Inc., 10/7/2003, District
Court, D, Maryland, Northern Division”.
PI en las relaciones laborales
Prof. Gustavo Schötz
28. Competencia desleal
Convenio de París, Artículo 10 bis
inc. 2)
“Constituye acto de competencia desleal
todo acto de competencia contrario a
los usos honestos en materia industrial
o comercial”.
Cláusulas de no competencia
Captación de empleados: injerencia en
contrato ajeno.
PI en las relaciones laborales
Prof. Gustavo Schötz
29. Política Integral de Confidencialidad
Acuerdos de Confidencialidad
• Presentar al inicio de la relación laboral o
comercial – Después es más difícil
• No Divulgación – Excepciones
• No Competencia – Servicios para sí o para
terceros
• Plazo de la Confidencialidad
• Aplicar Política Uniformemente
26 y 27 de Junio de 2006
(c) Isabel De Sio de Pérez 2006
30. Política Integral de Confidencialidad
Otros Elementos de la Política Integral de Conf´d
• Texto en Manual de Empleados
• Procedimientos de Recursos Humanos:
o Inicio de la Relación Laboral
o Final de la Relación Laboral
• Carta al Nuevo Empleador del
ExEmpleado
26 y 27 de Junio de 2006
(c) Isabel De Sio de Pérez 2006
31. Política Integral de Confidencialidad
• Cuidados Físicos:
o Información Bajo Llave
o Limitar Divulgación Solamente a Quien Precisa Saber
o Acceso a las Instalaciones del Desarrollo
• Reunión de Empleados como
Recordatorio – La Confidencialidad es
Importante para Preservar los Empleos
26 y 27 de Junio de 2006
(c) Isabel De Sio de Pérez 2006
32. Auditoría ante una securitización: rol del
asesor legal
Brindar certeza sobre los DPI
Brindar certeza de la conformación del flujo de
fondos
Asegurar y “perfeccionar” el flujo de fondos
Indicar y verificar la existencia de garantías
subordinadas
Prevenir consecuencias de un eventual default
Ejecutar la cobranza de créditos del flujo de
fondos
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33. Securitización de IP. Algunas cuestiones
¿Quién es realmente el dueño?
Problemas de cotitularidad
Territorialidad de los derechos y ámbito de
explotación
Validez del derecho. Cambios legales. Plazo de
vigencia
¿Obligatoriedad del registro?
Multiprotección
Asuntos de familia y sucesiones
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34. ¿Podemos capturar nuevos desarrollos o
explotaciones?
¿Puede un tercero afectar mi derecho?
¿Hace falta algo más para aprovechar el
activo?
Daños y riesgos del desarrollo
Infracciones y piratería
Data exclusivity
¿Fiduciario puede sustituir al fiduciante en el
cumplimiento de los contratos?
Continuación de los contratos ante concurso o
quiebra del fiduciante o de los deudores
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35. Temas para el asesor legal/comercial
• Cuál es el estado del ciclo de vida del producto
y de la PI?
• Qué aplicaciones pueden darse a la tecnología
protegida?
• Cuáles son los costos, ingresos y riesgos
provenientes de la PI?
• Análisis de las barreras de entrada de los
competidores;
• Cuál es el mercado al que se accede con la PI?
¿y el tamaño total del mercado?
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36. Asesor legal/comercial y tecnológico
¿Hay amenazas actuales o futuras que requiera
hacer frente a litigios o ejecución forzosa?
¿Cuál es el núcleo del negocio al que está dirigida
la PI?
Cuáles son los principales resultados de la
investigación que pueden transformarse en
propiedad intelectual
¿Hay en el estado del arte algún producto
sustituto que tenga una ventaja costo-beneficio
frente a la nueva tecnología?
¿La propiedad intelectual bajo análisis permite un
fácil designing around?
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