Segunda Parte: Signos distintivos 2.1.- La marca: concepto y funciones 2.2.- Las prohibiciones absolutas del registro de marca 2.3.- Prohibiciones relativas 2.4.- Legitimación, solicitud y examen formal 2.5.- Concesión de la marca 2.6.- Duración de la marca. Contenido del derecho. Protección provisional. 2.7.- Disposiciones generales sobre los procedimientos 2.8.- Uso de la marca registrada 2.9.- Nulidad 2.10.- Caducidad y renuncia 2.11.- Derecho de propiedad 2.12.- Acciones civiles y penales 2.13.- Marcas colectivas y de garantía 2.14.- Nombre comercial 2.15.- Rótulo de establecimiento 2.16.- Denominaciones de origen 2.17.- Relación entre los signos distintivos, las denominaciones sociales y los nombres de dominio Introducción Marcas Patentes Internacional
Tema 1: Concepto de marca Diferencia e individualiza productos y servicios de un empresario frente a los del otro. Art. 4 LM “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos de una empresa de los de otros”. Otros conceptos Directiva 89/104/CEE: los signos deben ser objeto de representación gráfica vs.  Ley 32/1988 “signo o medio que sirva para distinguir” Distinguir productos similares de los competidores Protección contra la competencia desleal La legislación se ha hecho enormemente técnica Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
Concepto de Marca Concepto de marca Signo Aptitud diferenciadora Representación gráfica Función  mercantil Identifica productos y servicios de una empresa Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
Funciones de la marca (II) Función identificadora de la procedencia empresarial de un producto o servicio Caso Hoffman-La Roche (TJCE 85/76): “identidad de origen” Memorandum de la Comisión sobre creación de marca comunitaria: “indicación de procedencia” Grupo de empresas: licenciantes y licenciatarios Función indicadora de la calidad No es una función autónoma. Deriva de la función de procedencia Resolución HAG II de 17 de Octubre de 1990 del TJCE: En un sistema de concurrencia “las empresas deben estar en condiciones de mantener a una clientela mediante la calidad de sus productos o servicios lo que sólo es posible gracias a la existencia de signos distintivos que permitan identificar a dichos productos o servicios”. Función publicitaria Según la doctrina norteamericana es autónoma y jurídicamente relevante Función condensadora del “good-will” o de la buena reputación de una empresa Esta idea la preconiza Carlos Fernández-Novoa como muy relevante Buena fama o reputación    preferencia o reconocimiento público Protege: Interés de los  empresarios Interés general de los  consumidores Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
Signos que pueden constituir una marca Palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar personas Las imágenes, figuras, símbolos o dibujos Las letras, cifras y sus combinaciones Las formas tridimensionales: envoltorios, envases, formas de productos o su presentación Signos sonoros Cualquier combinación de las anteriores  Slogan (denominación de fantasía) Combinaciones de letras y números formando acrónimos Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
Ejemplos de marcas Slogans ¿A qué no puedes comer sólo una? M 0977445  Just do it M 1530224  Tridimensionales Color Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
Clases de marcas Según el signo Denominativas sugestivas / de fantasía Gráficas (figurativas) Mixtas Según su objeto De producto (clases de la 1 a la 34) De servicio (clases 35 a 45) Otras clasificaciones Conocimiento público: notoria o renombrada Marca de reserva  Marcas registradas y marcas usadas Marcas derivadas Marcas colectivas o de garantía Marca de agente Marca de envase Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 1: Concepto de marca
Tema 2.- Las prohibiciones absolutas del registro de marcas Distinguir e individualizar Carácter individual Carácter facultativo Requisitos para gozar de la protección registral Lícita Distintiva Uso indispensable Debe estar disponible Interés tratado Interés público Interés privado Interés público Interés privado Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
Prohibiciones absolutas:signos genéricos, usuales o descriptivos Objeto de las prohibiciones absolutas: evitar que se monopolice un nombre necesario o habitual Signos genéricos Denominación habitual del producto designado o del servicio ofrecido Define no el objeto en cuestión, sino a la categoría, género o especie a que pertenece el objeto Denominaciones en el idioma de una Comunidad Autónoma o términos genéricos extranjeros. Signos usuales o necesarios (Art. 5.1.d) El signo es necesario cuando su empleo es exigido para la designación del objeto en cuestión o viene impuesto por la naturaleza o función del objeto Signos descriptivos (Art. 5.1.c) Se debe distinguir de las denominaciones sugestivas Una excepción es la  distintividad sobrevenida  que está contemplada en el Art.3.3 de la directiva 89/104/CEE Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
Análisis de los supuestos legales Signos carentes de fuerza distintiva (Art 5.1.b) y (5.1.a) Simplicidad o banalidad Signos genéricos, usuales o necesarios (5.1.c) o (5.1.d) Ley 32/1988 “signos genéricos para los servicios o productos que pretendan describir” Ley 17/2001 armonizada con la Directiva  89/104/CEE 5.1.c: “Se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para distinguir la  especie 5.1.d: “que se hayan convertido en  habituales  en el lenguaje común y las costumbres del comercio Signos descriptivos Calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención y otras características Denominaciones geográficas(5.1.c) o (5.1.g) Marcas e indicaciones para los vinos o bebidas espirituosas (5.1.h) Artículo 23 del ADPIC Verdadero origen del producto Prohibiciones:  Se utilice la indicación geográfica traducida Uso de la expresión... “tipo”, “clase”, “estilo”, “imitación” o análogas Formas de los productos (5.1.e) Formas impuestas por razones de orden técnico Formas impuestas por la naturaleza de los productos Formas que dan valor sustancial a los productos  Signos contrarios al orden público o las buenas costumbres (5.1.f) Signos engañosos El color como marca Otras prohibiciones absolutas 5.1.i: emblemas, escudos 5.1.j Art. 6ter 5.1.j interés público Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
Excepciones a estas prohibiciones Distintividad sobrevenida Art. 5.2 LM establece que no aplica lo dispuesto en Art.5.1.b,c,d Art. 5.1.b) Los que carezcan de carácter distintivo. Art. 5.1.c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.  Art. 5.1.d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Requisitos: Uso de la marca Cuota de mercado Inversiones realizadas por el empresario para promocionar la marca Proporción de sectores interesados que identifican el producto o servicio con una determinada procedencia empresarial Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
Distintividad sobrevenida Distintividad adquirida como consecuencia del uso: “…carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de la marca” el uso de la marca  la cuota de mercado poseída por la marca:  las inversiones realizadas por el empresario para promocionar la marca:  la proporción de los sectores interesados que identifican el producto o servicio con una determinada procedencia empresarial   M 1976510 CTM 004210209   MotoGP CTM 000035576 Clip Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
Tema 3.- Prohibiciones relativas al registro de marcas Marcas disponibles Conveniencia de hacer un informe anterior Principio de especializad (Art.. 6 LM) Supuestos de la Ley 17/2001 Art. 6 Marcas anteriores Art. 7 Nombres comerciales anteriores Art. 8 Marcas y nombres comerciales notorios y registrados Art. 9 Otros derechos anteriores Art. 10 Marcas de agentes Tipos de supuestos Existencia de DPI anteriores: Art. 6, 7, 8, 9.1.d) (notorio no registrado) Protección de los derechos de la personalidad: 9.1.a) y 9.1.b) Existencia de un derechos anterior de propiedad industrial o intelectual 9.1.c) Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
Marcas anteriores (Art.6 LM) Riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación Principio de especializad Marca anterior Estado de tramitación Solicitudes Concesiones Tipos de marcas Marcas españolas Marcas internacionales Marcas comunitarias Art. 6bis del CUP marca “notoriamente conocida” Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
Nombres comerciales anteriores (Art. 7 LM) Identidad o semejanza con un nombre comercial anterior Nombres comerciales anteriores Solicitados o concedidos en España Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
Nombre comercial, denominación o razón social (Art. 9.1.d) d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.  Aplicación del Art. 8 del CUP Acciones permitidas Oposición Nulidad Requisitos Que exista riesgo de confusión en el público Probar el uso o el conocimiento notorio Que este uso o conocimiento tenga lugar en el conjunto del territorio nacional Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
Nombre, apellidos o la imagen de una persona (Art.. 9.1.a y Art. 9.1.b) 9.1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen Art. 37 LM, se permite el uso en el tráfico económico, no a título de marca y de buena fe. Art. 9.1.a) Si el nombre es distinto del solicitante se requiere una autorización Art. 9.1.b) Que para la  generalidad del publico  identifique a una persona distinta... Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
Reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derechos de propiedad intelectual (Art. 9.1.c LM) 1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7. Autorización del titular del derechos de propiedad industrial o intelectual. Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
Marca de agente o representante Artículo 10. Marcas de agentes o representantes. 1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro Miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. 2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2. Art. 6 septies del CUP de 1883 Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
Marcas notorias y renombradas (Art. 8) Notoria  (Fernández- Novoa): “la que goza de difusión o es conocida por los consumidores de la clase de productos a la que se refiere la marca”. Actitud del consumidor: signo que distingue una clase de productos en atención a su origen empresarial Concepto dinámico Renombrada Es conocida en un mercado distinto Protección Protección frente al aprovechamiento de su  Reputación Adquirida  que es un concepto más amplio que el de riesgo de confusión Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
Protección de marcas notorias Acciones para marca registrada Nulidad (Art. 52.1) en base al Art. 6.2.d Oposición Art. 6.2.d Uso ilícito  El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a. b) Cualquier signo semejante para productos similares c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que  no sean similares a aquéllos  para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.  Acciones para marca no registrada Nulidad (Art. 52.1)  en base al Art. 6.2.d Oposición Art. 6.2.d 2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1: d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.  Uso ilícito Art. 34.5 34.5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada "notoriamente conocida" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.   Razón para registrar la marca aunque esta sea notoria Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
Tema 4.- Legitimación, solicitud y examen formal Legitimación (Art. 3 LM) Español Asimilado CUP OMC Principio de reciprocidad Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 4: Legitimación, solicitud y examen formal
Elementos de la solicitud Petición de registro Identificación del solicitante Si se trata de un extranjero, se debe proporcionar una dirección en España Reproducción de la marca 8 cm x 12 cm cuatro copias Tridimiensional seis perspectivas diferentes Disclaimer Lista de productos o servicios Multiclase Otros elementos Descripción de la marca Reivindicación de prioridad de otro registro Art. 4 CUP Prioridad de exposición Representante Marca colectiva o de garantía Transformación de un registro internacional
Lugares de Presentación (Art. 11 LM) CCAA domicilio del solicitante o un establecimiento serio y efectivo CCAA del representante o donde tenga éste un establecimiento serio y efectivo OEPM: No domiciliada en España + Ceuta + Melilla OEPM si no tiene carácter territorial Referencias: Art. 38.4 de la Ley 30/1992 LRJAP-PAC STC 103/1999 de 3 de junio Disposición transitoria quinta de la Ley 17/2001 ” “Inicio de las actividades registrales de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas”
Examen de admisión a trámite y otorgamiento de una fecha de presentación Indicación expresa o implícita de que se solicita una marca Identificación del solicitante Reproducción de la marca Lista de productos o servicios Subsanación: Plazo 1 mes en España 2 meses si domicilio fuera de España En caso de no subsanarse se considera desistida
Examen formal: contenido de la solicitud 1. La solicitud de registro de marca deberá contener:  a) Una petición de registro de la marca. b) El nombre, dirección y nacionalidad del solicitante, así como el Estado en el que tenga su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. En el supuesto de que la solicitud se presentara en una Comunidad Autónoma distinta de la del domicilio del solicitante, indicación del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud; esta última indicación no será necesaria si el solicitante actúa por medio de representante y éste tuviera su domicilio o una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Cuando el solicitante sea una persona física, se indicará su nombre y apellidos y cuando sea una persona jurídica, su denominación social completa. A efectos de notificaciones, se podrá indicar otra dirección postal. Asimismo, se podrá indicar el número de teléfono, telefax, correo electrónico u otro medio de comunicación, indicando de entre ellas la forma preferente de notificación. En el supuesto de que hubiera varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud. c) Si la dirección del solicitante se encontrara fuera del territorio español, indicación de una dirección en España a efectos de notificaciones, salvo que se actúe por medio de representante con domicilio en España. d) La reproducción de la marca de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de este Reglamento. e) La lista de productos o servicios para los que se solicite el registro de la marca, con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de este Reglamento. f) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, el nombre y dirección del mismo de conformidad con el párrafo b), indicando, cuando proceda conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la sucursal seria y efectiva que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Esta última indicación no será necesaria si el solicitante tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. g) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que se indique el país y fecha de presentación de dicha solicitud anterior y, a ser posible, el número de la misma, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los productos o servicios a que dicha reivindicación se refiera. h) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de exposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que se indique la denominación de la exposición y la fecha de la primera presentación de los productos o servicios, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los afectados por dicha reivindicación. i) Cuando proceda, una mención de que la solicitud se refiere al registro de una marca colectiva o de garantía de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 62 y 68 de la Ley 17/2001. j) Cuando la solicitud se refiera al registro de una marca por transformación de un registro internacional, una mención en dicho sentido, con indicación del número y fecha del registro internacional y si está concedido o pendiente de concesión en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 17/2001. k) Firma del solicitante o de su representante. 2. La solicitud de marca colectiva y de garantía deberán incluir su Reglamento de uso.
Examen formal (II): Reproducción de la marca 1. Si el solicitante no desease reivindicar ninguna representación gráfica, sonido, forma o color específicos, la marca se reproducirá en la solicitud en escritura normal mediante letras mayúsculas, cifras y signos de puntuación mecanografiados o impresos por cualquier otro medio adecuado. En este caso, el solicitante deberá efectuar en la solicitud una declaración en tal sentido y la marca se publicará y registrará en los caracteres estándar que utilice la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" se publicará el conjunto de caracteres estándar utilizados por dicha Oficina. 2. En todos los demás casos no contemplados en el apartado 1 se adherirá o imprimirá una reproducción de la marca en el apartado correspondiente de la solicitud. Las dimensiones de esta reproducción no excederán de 8 centímetros x 12 centímetros y deberá poseer el suficiente contraste y nitidez como para permitir una reproducción clara de la misma. En hojas aparte de formato DIN A4 se acompañarán cuatro reproducciones más de la marca idénticas a la incorporada a la solicitud de registro. En los casos en que no sea evidente, se indicará la posición correcta de la marca con la mención "parte superior" en cada reproducción. En las hojas separadas también deberá figurar el nombre y dirección del solicitante. 3. En los casos a los que se aplique lo dispuesto en el apartado anterior se hará mención en la solicitud de la naturaleza gráfica, tridimensional, sonora, mixta o denominativa en caracteres no estándar de la marca solicitada. En la solicitud, facultativamente, podrá figurar una descripción escrita de la marca. 4. Cuando se solicite el registro de una marca tridimensional, la reproducción de la misma consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, pudiendo constar de hasta seis perspectivas diferentes, siempre que se agrupen formando una única y misma reproducción que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado  5. Cuando se solicite el registro de una marca en color, se hará mención de ello en la solicitud y se indicarán los colores que figuren en la marca. La reproducción prevista en el apartado 2 consistirá en la reproducción en color de la marca. 6. Cuando se solicite el registro de una marca sonora, la reproducción de la misma deberá ser necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama. 7. Cuando el solicitante desee, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 17/2001, excluir de la protección solicitada alguno de los elementos que conforman la marca, efectuará una declaración en este sentido en la solicitud e indicará los elementos sobre los que no reivindica un derecho exclusivo de utilización. 8. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que la marca pueda ser reproducida en otras dimensiones o formatos y que el número de copias de la reproducción de la marca pueda ser inferior a cuatro.
Examen formal (III): Lista de productos y servicios 1. La lista de productos y servicios solicitada se ajustará a la clasificación común mencionada en el artículo 1 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada vigente para España. 2. Los productos o servicios para los que se solicite la marca se enumerarán en la solicitud de modo claro y preciso, utilizando, en la medida de lo posible, los mismos términos y expresiones que los empleados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, de tal modo que puedan clasificarse en una sola clase de la citada Clasificación sin prestarse a equívocos. La naturaleza del producto o servicio al que la marca se aplique no será, en ningún caso, obstáculo para el registro de la misma. La inclusión de un producto o servicio no podrá rechazarse por el mero hecho de no estar expresamente contemplado en la Clasificación Internacional. 3. Los productos o servicios se enumerarán en la solicitud agrupados por clases según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional. Cada grupo ira precedido del número de la clase a que corresponda, figurando en la solicitud en el orden seguido por la Clasificación Internacional. 4. La clasificación de productos y servicios sólo tiene un alcance administrativo, de tal manera que no podrán considerarse similares entre sí productos o servicios diversos por el hecho de que figuren en la misma clase de la Clasificación Internacional, ni disímiles porque aparezcan clasificados en diferente clase.
Examen formal (IV): Justificante del pago de la tasa de solicitud 1. A la solicitud de registro de la marca deberá adjuntarse el justificante del pago de la tasa de solicitud. Este justificante consistirá en el formulario que a tal efecto disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el mismo constará, además de la tasa e importe abonado, el nombre del solicitante, del representante si lo hubiere, y el número de la clase o clases en cuyo concepto se abona la tasa. 2. Cuando el pago de la tasa se efectúe por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, el justificante del pago consistirá en el recibo que se expida de acuerdo con las características del soporte utilizado y deberá reunir los requisitos expresados anteriormente.
Examen formal (V): Impresos normalizados (Art.. 5.2 LM) 2. La solicitud deberá presentarse en los impresos normalizados que a tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazará la solicitud si la misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.
Examen formal (VI): Reivindicación de la prioridad unionista 1. Si en la solicitud de registro se reivindicara la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, el solicitante deberá comunicar el número de éstas, si aún no lo hubiera hecho, y presentar una copia de las mismas certificada conforme por la oficina de origen en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. Dicha copia deberá venir acompañada de un certificado de la fecha de presentación de la solicitud anterior expedido por la citada Administración receptora y de una traducción al castellano, si dicha solicitud anterior no estuviere redactada en esta lengua. 2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que las pruebas justificativas de la prioridad exigidas en el apartado anterior consten de un número menor de elementos, si la información requerida puede ser obtenida por otras fuentes.
Examen Formal (VII): Prioridad de exposición Si en la solicitud de registro se hubiera reivindicado prioridad de exposición, el solicitante deberá presentar un certificado expedido por la autoridad de la exposición encargada de la protección de la propiedad industrial en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. En dicho certificado se hará constar que la marca fue efectivamente utilizada en la exposición, el nombre del titular de la misma, los productos o servicios concretos para los que fue usada, el día de inauguración de la exposición y de la primera utilización pública de la marca en la exposición. El certificado deberá ir acompañado de una identificación de la marca tal como fue realmente utilizada en la exposición, debidamente certificada por la autoridad anteriormente mencionada.
Tema 5: Concesión de la marca Procedimiento administrativo Ley 17/2001 RD 687/2002, de 12 de julio Disposición transitoria primera: Régimen transitorio de los procedimientos Los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior. Examen de licitud Contraria al orden público y buenas costumbres No tiene defectos que imposibiliten su publicación Subsanación: 1 mes en España y 2 meses fuera de España
Publicación de la solicitud Nombre y dirección del solicitante Nombre y dirección del representante Número de expediente, fecha de presentación y fecha de recepción Reproducción de la marca. Naturaleza. Descripción Lista de productos y servicios Prioridad o exposición temporal Marca colectiva o de garantía Marca por transformación de una solicitud internacional
Búsqueda de anterioridades y comunicación a titulares de registros anteriores Artículo 15. Búsqueda de anterioridades. 1. Si la solicitud de registro de marca no incurriera en los motivos de denegación o defectos contemplados en el artículo anterior o éstos hubieran sido subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a efectuar una búsqueda informática sobre los signos anteriores inscritos en el Registro de Marcas que en virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley 17/2001 pudieran oponerse al registro de la marca solicitada y cuya existencia hubiera sido descubierta. 2. Simultáneamente a la orden de publicación de la solicitud de registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas informará de dicha publicación a los titulares de los signos anteriores que hubieran sido descubiertos en la búsqueda efectuada. Esta información se comunicará a dichos titulares o a sus representantes, si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de este Reglamento.
Oposiciones Legitimación Cualquier interesado Art. 6 bis del CUP: titular de marca notoria no registrada Requisitos materiales Motivos Prohibiciones absolutas y relativas Plazo 2 meses desde la publicación en el BOPI Observaciones de terceros Los órganos de las Administraciones Públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5... (absolutas)
Examen de fondo Contenido Prohibiciones absolutas Art. 5 Protección de nombres reconocidos Art. 9.1.b) Suspenso 1 mes para alegaciones del solicitante Contestación Retirar Limitar Modificar Dividir la solicitud Disclaimer
Resolución de la solicitud Denegación Publicación en el BOPI Expedición del título de registro de marca Revisión de actos en vía administrativa Art. 27.3 “Frente a la concesión de una marca la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad de la marca se funda en alguna de las causas previstas en los artículos 51 y 52 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los Tribunales.  Barbero Checa, establece que se dispone del recurso de alzada y del recurso extraordinario de revisión Además el Art. 53 extiende la excepción de cosa juzgada de la jurisdicción contencioso administrativa a la jurisdicción civil
Tema 6.- Duración, contenido del derecho y protección provisional Duración Activo de la empresa.  Duración ilimitada. Promoción y uso Art. 31 LM: “ El registro de una marca se otorga por 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (“dies a quo”) y podrá renovarse por períodos sucesivos de 10 años”.
Contenido del derecho: “ius prohibedi” “  El registro de la marca confiera a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”  (Art. 31.4 LM) Supuestos (Art. 34.3 LM) Signo idéntico para productos o servicios idénticos Signo idéntico o semejante  para productos o servicios idénticos o similares Marca notoria o renombrada
Prohibiciones Prohibiciones expresas Poner el signo en sus productos o presentación Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con estos fines u ofrecer o prestar servicios con este signo Importar o exportar los productos con el signo Usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombres de dominio Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación ornamentación del producto o servicio así como fabricar, comercializar o almacenar etiquetas u otros medios de identificación del producto El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento Diccionarios Si diera la impresión de que constituye el término genérico, en la siguiente edición se incluirá una reproducción y se hará constar de que está registrada
Límites del ejercicio del derecho Fernández-Novoa: Perturbar la propia transparencia del mercado Lesionar intereses legítimos de los competidores No se puede prohibir El uso del nombre y dirección STS de 21.10.1994, siempre que se haga de acuerdo a prácticas leales en materia industrial, de buena fe y nunca a título de marca Indicaciones genéricas, descriptivas o geográficas Destino de un determinado producto o servicio
Agotamiento del derecho “ El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento” TJCE Silhouette 16.07.1998 Sebago 1.07.1999 La directiva impone Una armonización completa La directiva impide el agotamiento internacional La directiva impone al agotamiento comunitario
Alcance y contenido de la protección provisional Art. 31.1 LM “ El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión” Contenido de la protección provisional “ Un  uso de la marca que después quedaría prohibido” Dies a quo Desde la publicación de la solicitud Notificación Canon de una licencia
Tema 7.- Disposiciones generales del procedimiento de concesión de una marca Disposiciones generales de los procedimientos: modificación y división de la solicitud o registro.  Suspensión del plazo máximo de resolución de los procedimientos.  Restablecimiento de derechos.  Revisión de los actos en vía administrativa arbitraje.  Notificaciones y consulta publica de expedientes. Introducción Marcas Patentes Internacional
Modificación de la solicitud de registro Art. 23. 2. La solicitud de marca sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte substancialmente a la marca ni amplíe o cambie la lista de productos o servicios. También podrá eliminarse del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. Modificación de la solicitud de registro Nombre y dirección del solicitante Faltas de expresión o modificaciones en la transcripción Errores materiales Art. 33.1. La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o supresión de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular. Modificación del registro Nombre Dirección Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
División de la solicitud o del registro Art. 24.2. La división de la solicitud o registro de la marca sólo podrá efectuarse durante los procedimientos de registro o recurso y sólo será aceptada si, con dicha división, el suspenso, la oposición o el recurso quedaran circunscritos a una de las solicitudes o registros divisionales. También podrá efectuarse la división de la solicitud o del registro cuando se solicite una transmisión parcial de los mismos. Solicitud Durante el procedimiento de registro: suspenso de forma, fondo u oposición Interposición de un recurso Transferencia parcial Registro Interposición de un recurso administrativo contra la concesión Transferencia parcial Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
Suspensión del plazo mínimo de resolución de procedimientos Plazo máximo: 12 meses Con suspensos u oposiciones: 20 meses Estos plazos se suspenden si: Conflicto jurisdiccional Oposición basada en una solicitud anterior de registro División de la solicitud A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses.  Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
Restablecimiento de derechos Art. 25.1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5. Consideraciones Basado en el Art. 122 del Convenio de Patente Europea No se pueden alegar razones de fuerza mayor Legitimación: cualquier parte en un procedimiento ante la OEPM Motivo: Inobservancia de un plazo pese a prestar la debida diligencia Plazo: 2 meses desde el fin del impedimento y menos de 1 año desde la finalización del plazo Excepciones: prioridad, exposición, oposiciones, restablecimiento de derechos, interposición de un recurso contra un acta declarativo de derechos Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
Revisión de actos en vía administrativa Art. 27. 1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  Recursos ante la concesión de una marca Recurso de alzada Recurso extraordinario de revisión Consideraciones: Se contempla la devolución de la tasa Prohibición de la potestad revisora del Art. 102 de la Ley 30/1992 para los Art. 51 (Causas de nulidad absoluta) y Art. 52 (Causas de nulidad relativa) Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
Arbitraje  (Art. 28 y 29 LM) Equivalente jurisdiccional Efectos de cosa juzgada según al Art. 37 de la Ley de Arbitraje Elementos de carácter subjetivo:  el solicitante de la marca los titulares de derechos anteriores que hubieran causado la denegación de  la marca y, en su caso, los licenciatarios exclusivos. los titulares de derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, los licenciatarios exclusivos los que hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo. Elementos de carácter objetivo: Prohibiciones establecidas en 6.b, 7.b, 8 y 9 Elementos de carácter procedimental: Límite de seis meses Se suspenden los recursos de alzada Para ampliar esta información ver documento de José Merino Merchán en los documentos de formación a jueces Tema 7: Disposiciones generales de los procedimientos Introducción Marcas Patentes Internacional
Notificaciones (Art. 29 LM) Toda notificación que haya de realizar la OEPM se hará mediante la entrega o remisión del documento original, una copia del mismo o un impreso de ordenador, sellados y firmados Medios de notificación Publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) Correo postal, telefax, correo electrónico Buzón de la OEPM (para agentes) Entrega directa Quienes actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España deberán indicar una dirección en España a efectos de notificaciones (Art. 29.4 LM) Tema 7: Disposiciones generales de los procedimientos Introducción Marcas Patentes Internacional
Consulta pública de expedientes  (Art. 30 LM y Art. 54 RLM) Se puede consultar el expediente Cuando éste haya sido publicado Con el consentimiento del titular Los interesados cuando demuestren que el titular del derecho ha tratado de hacer valerlo frente a ellos En general, no son consultables los documentos internos que hayan servido para la preparación de resoluciones. Tasas Consulta y vista de un expediente  3,39 € por expendiente Copia documentos expediente 10,83 €  Por cada página que exceda de 10 se deberá abonar 1,08 € Tema 7: Disposiciones generales de los procedimientos Introducción Marcas Patentes Internacional
Tema 8.- La obligación de uso de la marca registrada La obligación de uso de la marca registrada: requisitos y plazo.  Causas justificativas de la falta de uso. Renovación de la marca.  Introducción Marcas Patentes Internacional
Obligación de uso de la marca registrada (I)   (Art. 39LM) ¿Por qué se obliga el uso? Indicadora de origen empresarial: vinculación entre la marca y los consumidores Aproximar lo registrado a la realidad de uso en el mercado Evitar la saturación en determinadas clases Según la Ley el uso debe ser “ real y efectivo” La jurisprudencia considera uso relevante los siguientes: Uso mediante venta de productos o prestación de servicios Uso publicitario de la marca Las ventas de sondeo, cuando vienen respaldadas por una publicidad suficiente. Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional
Obligación de uso de la marca registrada (II)   (Art. 39LM) ¿No se considera uso: Almacenamiento de los productos sin que éstos sean introducidos en el mercado a través de los circuitos  comerciales o de distribución, La venta en economatos o en la propia empresa adonde no tienen libre acceso la totalidad de los consumidores  Si se considera uso Cambios de forma en la marca que guarden lo esencial Uso para exportación Uso por un tercero autorizado Plazo: 5 años Uso parcial de la marca La marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada (Art. 41.2) Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional
Causas justificativas de la falta de uso   (Art. 39LM y Art 5.C.1 del CUP) “ Existencia de un acontecimiento no imputable al titular registral que impide o dificulta extraordinariamente la utilización de la marca en el mercado” (Fernández-Novoa) Supuestos: En general, circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular: Por ejemplo, las restricciones a la importación  O por ejemplo, otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada. Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional
Caducidad por falta de uso   (Art. 58 LM) Prueba de uso de la marca En una acción de caducidad por falta de uso corresponde al titular de la marca demostrar que ha sido usada conforme al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. Posibilidad de rehabilitación La acción de caducidad no puede prosperar si en el intervalo entre la expiración del período de cinco años y la presentación de la demanda de caducidad se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.  Plazo en que el uso no es rehabilitante Si el uso de la marca se inicia o se reanuda en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la demanda de caducidad , tal uso es jurídicamente irrelevante si los preparativos para el uso o la reanudación del mismo se han realizado después de haberse enterado el titular de que la demanda podría presentarse.  Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional
Renovación de la marca   (Art. 32 LM y Arts. 25 y ss del RLM) Cada 10 años Renovación total Renovación parcial Legitimación: titular y causahabientes Cuantía: Según el número de clases Tasa de renovación: 175,23 € por cada clase Pago parcial insuficiente: se renuevan solo las primeras clases, según el orden de solicitud No es necesaria una “declaración de uso” La “declaración de uso” fue eliminada en la Ley 17/2001 como consecuencia de la adhesión de España al TLT (1994) Fusión de registros Es necesaria una “triple identidad” como se establece en la  Disposición Transitoria Tercera  del Reglamento (RD 687/2002) Sólo en la primera renovación (DT 7 de la LM) Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional DUDA  ¿No se podría pedir la fusión posteriormente?
Tema 9.- Nulidad La nulidad de la marca registrada. Causas absolutas y relativas.  Condiciones para el ejercicio de la accion de nulidad.  La nulidad parcial.  Efectos de la declaración de nulidad.  Introducción Marcas Patentes Internacional
Causas de nulidad absolutas   (Art. 51 LM) 1ª Causa: Legitimidad (Art. 3 LM) Español o asimilado Nacional de un estado miembro del CUP, de la OMC o en el que opere el principio de reciprocidad Acciones Oposición Nulidad 2ª Causa: Prohibiciones absolutas de registro (Art. 5 LM) Carácter distintivo Signos genéricos, habituales o descriptivos Formas impuestas por orden técnico, por la forma del producto o que otorguen valor intrínseco Engañosos Contrarios al orden público y las buenas costumbres Emblemas y otos signos protegidos por el Art. 6ter del CUP 3ª Causa: Mala fe Art. 3.2.d  de la directiva 89/104/CEE Supuestos comunes Registro de una marca extranjera para que luego lo deba adquirir la empresa foránea registros en violación de pactos precontractuales  Registros que tienen por objeto impedir que un competidor pueda desarrollar su actividad.  Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
Ejercicio de las causas de nulidad absolutas   (Art. 51 LM) Imprescriptibilidad de la acción (Art. 51.2) Excepción: distintividad sobrevenida (ART. 51.3) Después de su registro, la marca adquiere un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.  No aplicará lo dispuesto en el Art. 5.1 b), c), o d) 5.1.b) Los que carezcan de carácter distintivo. 5.1.c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.  5.1.d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
Causas de nulidad relativas   (Art. 52 LM) Arts. 6, 7, 8, 9 y 10 LM Art. 6: Marcas anteriores. Art. 7: Nombres comerciales anteriores Art. 8: Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. Art. 9: Otros derechos anteriores Art. 10: Marcas de agente Supuestos: 1er grupo: Idéntica a una marca (6.1.a) o a un nombre comercial (7.1.a) 2º grupo: Semejante (6.1.b y 7.1.b)    riesgo de confusión o asociación 3er grupo:  Nombre civil, el pseudónimo, nombre comercial u otro medio de identificar a una persona Aprovechamiento indebido de la reputación de otro Reproduzca o imite un derecho de propiedad intelectual, otro diseño o sea una marca de agente Autorización: Hay prohibiciones que se elimina con la pertinente autorización Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
Prescripción por tolerancia   (Art. 52.2 LM) Requisito: Tolerancia del uso de una marca posterior registrada con conocimiento de dicho uso.  Plazo: cinco años El solicitante de la marca posterior deberá demostrar Que ha hecho un uso relevante Que no solicitó la marca de mala fe Resultado Titular de la marca anterior:  no podrá ejercitar acciones de nulidad frente al titular de dicha marca posterior.  Titular de la marca posterior: Tampoco podrá impedir el uso de la marca anterior registrada por su titular.  Una vez que la prescripción por tolerancia ha producido sus efectos, ambas marcas podrán convivir pacíficamente.  Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
Condiciones para el ejercicio de la acción de nulidad Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional 5 años Imprescriptible Prescripción El demandado puede exigir por vía de excepción una declaración uso efectivo y real de la marca anterior Para los productos o servicios en los que se basa la demanda o existe causa justificativa Titulares de derechos anteriores Sus causahabientes Acción de nulidad relativa No es necesaria OEPM Cualquier persona física o jurídica Asociaciones constituidas para la defensa de intereses colectivos Acción de nulidad absoluta Declaración de uso Legitimación
Nulidad parcial   (Art. 60 LM) Artículo 60.  Nulidad y caducidad parcial. Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados. Principio de economía jurídica La marca permanece en vigor para el resto de los bienes y servicios que no son afectados Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
Efectos de la declaración de nulidad  (Art. 54 LM) Se producen efectos retroactivos “ex tunc” Por seguridad jurídica no afectan a: A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad. A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.  Indemnización por daños y perjuicios En caso de que el titular de la marca anulada haya actuado de mala fe, se podrán obtener una indemnización por daños y perjuicios Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
Tema 10.- Caducidad y renuncia Caducidad y renuncia: concepto y análisis de los diversos supuestos contemplados en la ley de marcas.  Efectos de la declaración de caducidad. Legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad.  Introducción Marcas Patentes Internacional
Supuestos de caducidad  (Art. 55 LM) Causas cuya declaración corresponde a la OEPM Caducidad por falta de renovación Caducidad por renuncia del titular Causas cuya declaración corresponde a los Tribunales de Justicia Caducidad por falta de uso Vulgarización de la marca Conversión de la marca en un signo engañoso Pérdida de legitimación del titular Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
Caducidad por falta de renovación  (Art. 56 LM) La marca se renueva cada 10 años Plazos: En los 6 meses anteriores a la fecha del décimo aniversario de la solicitud 175’23 € por clase Con recargo en los 6 meses posteriores a la fecha aniversario de la solicitud 219’04 € (25% por retraso hasta 3 meses )  262’85 € (50% por retraso entre 3 meses y 6 meses) Existen supuestos en los que no se deja caducar por este motivo: Embargos y acción reivindicatoria (Art. 56.1) El nuevo titular deberá pagar la tasa de renovación en los dos meses posteriores a la sentencia firme o bien de la notificación a la OEPM de la nueva titularidad Hipoteca inmobiliaria El titular hipotecario podrá solicitar la renovación en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de demora (seis meses) y abonar las tasas de renovación en el plazo de un mes desde la finalización del plazo en que debieron ser abonadas.  Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
Caducidad por renuncia del titular  (Art. 57 LM) La marca es un derecho subjetivo que puede ser objeto de renuncia. La renuncia puede ser total o parcial Aspectos formales: La renuncia es un acto jurídico que exige una declaración de voluntad. Por tanto debe presentarse por escrito a la OEPM o en alguno de los registros de CCAA con competencia para ello. El escrito deberá contener (Art 36 RLM): Una indicación de que se solicita la renuncia parcial o total de la marca.  El nombre y dirección del titular de la marca El número del registro de la marca cuya renuncia se solicita.  Si procede, el nombre y dirección del representante En el caso de una renuncia parcial, productos y servicios para los que se solicita la renuncia agrupados por clases. Firma del titular de la marca o su representante Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
Caducidad por falta de uso   (Art. 58 LM) No se usa en el plazo establecido por el artículo 39 LM En el  plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de la concesión, la marca no ha sido objeto de un uso real y efectivo en España para los productos o servicios para los que está registrada  O si tal uso se ha suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, dicha marca incurre en caducidad que puede ser declarada por los Tribunales Inversión de la carga de la prueba en el Tribunal En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 En la rehabilitación, no computan... Los tres meses anteriores a la presentación de la demanda por falta de uso. O si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se han producido después de haber conocido el titular que la demanda podría presentarse.  No estoy seguro que esto sea correcto Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
Caducidad por vulgarización de la marca  (Art. 55.1.d) Fenómeno contrario a la distintividad sobrevenida cuando en el comercio se hubiera convertido en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada Requisitos: Que el signo se haya convertido en la designación usual  Que la vulgarización de la marca sea apreciada en el comercio lo que hace necesaria una demostración de que se ha producido este fenómeno Que el titular de la marca sea responsable, por acción o por omisión, del proceso de vulgarización.  Importante para evitar sentencias, como por ejemplo con Aspirina de Bayer Inestabilidad de la marca según Fernández-Novoa “La vulgarización de la marca  constituye una manifestación inequívoca de la inestabilidad de la marca: el bien inmaterial en que la marca consiste desaparece cuando el signo deja de producir en la mente de los consumidores una asociación mental con la empresa titular de la marca”. Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
Caducidad por conversión de la marca en un signo engañoso  (Art. 55.1.e) Conversión de la marca en un signo engañoso Irregularidad de la marca Riesgo de engaño Se protege Interés público del consumidor Transparencia en las relaciones comerciales Preservar la función de calidad Supuestos:  Uso de modo engañoso por el titular Uso inadecuado con el consentimiento del titular Se consagra legalmente la obligación del licenciante a controlar el uso de la marca que hace el licenciatario. Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
Caducidad por pérdida de legitimación del titular  (Art. 55.1.f) El titular no cumple con lo dispuesto en el artículo 3 LM por: Como consecuencia de una transferencia de derechos O por otros motivos Circunstancia excepcional puesto que el acceso al registro de marca en España es prácticamente universal: Español Asimilado (residente) Nacional de un país miembro del CUP Nacional de un país miembro de la OMC O con el que se tenga acuerdos de reciprocidad Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
Efectos de la declaración de caducidad No tiene efectos retroactivos Se puede hacer la caducidad total o parcial de una marca Dies a quo Sentencia que gane firmeza Hecho que da lugar a la decisión administrativa Por tanto, no es necesario que se publique en el BOPI para que surta efectos la caducidad (Art. 55.2 LM) Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
Legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad  (Art. 59 LM) Legitimación activa Para  Legitimación pasiva Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
Legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad  (Art. 59 LM) Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional Titular registral de la marca NO ESTAN LEGITIMADOS ni los licenciatarios ni los titulares de otros derechos inscritos La Oficina Española de Patentes y Marcas  (OEPM) Cualquier persona física o jurídica  Cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de intereses colectivos Causas cuya declaración corresponde a los Tribunales de Justicia Caducidad por falta de uso Vulgarización de la marca Conversión de la marca en un signo engañoso Pérdida de legitimación del titular No procede No procede Causas cuya declaración corresponde a la OEPM Caducidad por falta de renovación Caducidad por renuncia del titular Legitimación pasiva Legitimación activa Casos
Tema 11.- Derecho de propiedad La solicitud de marca y la marca como objeto del derecho de propiedad.  Cesión de la marca: requisitos para su inscripción en el registro.  La licencia de marca: concepto, clases y presunciones legales.  Requisitos para la inscripción en el registro.  Introducción Marcas Patentes Internacional
La solicitud de marca y la marca como objetos del derecho de propiedad  (Art. 46,47, 48, 49 y 50 LM) Modalidades Cotitularidad Cesión Licencia Alcance Total Parcial Ejemplos de derechos o actos jurídicos (Art. 46.2 LM) La marca o  su solicitud pueden darse en garantía,  ser objeto de otros derechos reales,  opciones de compra,  embargos  u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales está solicitada o registrada la marca Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
Principios que rigen estos derechos o actos jurídicos Todos estos actos jurídicos sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas  (Art. 46.3 LM).  Una vez inscrito alguno de ellos , no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél.  (Art. 46.4 LM).  Si sólo se hubiere anotado la solicitud de inscripción, no podrá inscribirse hasta la resolución de la misma ningún otro derecho o gravamen de la clases antes expresada.  La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente tendrá preferencia sobre las que accedan con posterioridad, practicándose la inscripción registral según orden de presentación.  (Art. 46.5 LM).  Principio de independencia de la marca y desconexión con la empresa Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
Cotitularidad   (ART. 46 LM) Concepto: La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas.  Principios  (Art. 46.1 LM): La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes.  Regulación de esta comunidad: La  concesión de licencias y el uso independiente  de la marca por cada partícipe serán acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo  ejercitar las acciones civiles y criminales  en defensa de la marca común debiendo notificarlo a los demás comuneros para que éstos puedan sumarse a la acción y contribuir al pago de los gastos. Cada partícipe podrá  disponer de la parte que le corresponda debiendo  notificarlo a los demás comuneros quienes podrán ejercer el derecho de  tanteo o de retracto : el de tanteo en el plazo de un mes desde que fueron  notificados y el de retracto, en el mismo plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas.  La  oposición injustificada  de un partícipe al uso de la marca de suerte que pudiera dar lugar a una declaración de caducidad, se considerará como una renuncia al derecho. Origen de la cotitularidad Originaria  cuando varias personas han solicitado conjuntamente la marca y, una vez concedida, pasan todos a ser cotitulares  Derivada:  por herencia Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
Hipoteca mobiliaria  (Art. 46.2 LM) La hipoteca se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas.  A estos efectos ambos registros estarán coordinados de forma que se comunicarán telemáticamente entre ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos. Ley de  16 de diciembre de 1954  sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. Artículos 45 a 51 Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
Embargos  (Art. 46.2) Una marca puede ser objeto de ”embargo u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o una parte de los productos o servicios para los cuales esté solicitada o registrada la marca”   Principios Independencia de la empresa Surte efectos desde que se inscribe en el registro y se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
Cesión de marca  (Art. 47 LM) Cesión prácticamente libre de la empresa a nivel comunitario Derecho comparado Alemania: transmisión con la empresa Francia: cesión libre Reino Unido diversas medidas de defensa de los consumidores Medidas para proteger a los consumidores Conexión entre la marca y la empresa La transmisión de una empresa en su totalidad implica la transmisión de sus marcas, salvo pacto en contrario o que se desprenda claramente de las circunstancias del caso.  Control  administrativo  de la cesión.  Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
Inscripción de una Cesión de Marca  (Art. 49 y 50 LM y Art. 30 a 35 del RLM) Documentación necesaria Solicitud Documentación acreditativa de la cesión (modificado por el TLT 1999) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente. Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original. Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca  Justificante del pago de tasas Procedimiento Modelo de instancia Examen de la documentación presentada La OEPM califica la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse 1 mes para contestar el suspenso Si duda de la veracidad de algún aspecto, la OEPM puede pedir la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción. En caso de denegación, se expondrán sucintamente las causas Publicación en el BOPI Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
Concepto de licencia de una marca Objeto: Autorizar  la utilización de su signo registrado a través de una licencia Forma que tiene el titular de extender los territorios en los que explotar su marca mediante una licencia de fabricación o de  comercialización de los productos o servicios amparados por la marca Contrato oneroso en virtud del cual el titular registral de la marca cede a un tercero la utilización de la misma  para todos o una parte de los productos o servicios, normalmente a cambio de un contraprestación económica. Licenciante Licenciatario Licensor Licensee Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
Presunciones legales y requisitos en un contrato de licencia  (Art. 48 LM) Presunciones legales Clase de licencia El licenciatario podrá usar la licencia durante toda la vida del derecho (incluidas las renovaciones) en todos los productos y servicios amparados por la marca Carácter no exclusivo Prohibición de transmisiones ulteriores Control de la marca por el licenciante Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario. Requisitos “ mutatis mutandi” los de la inscripción de la cesión de una marca Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
Clases de licencias   (Art. 48 LM) Objeto Marca registrada Solicitud  ver Art. 114.2 LP sobre mala fe en contratos de licencia de solicitudes Contenido Exclusividad Ámbito territorial Duración Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
Tema 12.- Acciones civiles y penales Acciones en vía penal Acciones civiles Indemnización por daños y perjuicios Protección reforzada para las marcas notorias y renombradas Jurisdicción y normas procesales Introducción Marcas Patentes Internacional
Posibilidad de elegir la vía civil o penal Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.
Acciones en la vía penal  (Art. 274 de la Ley Orgánica  10/1995 ) Penas Penas de seis meses a dos años de prisión Multa de 12 a 24 meses Conductas que tipifican delito Reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice el signo o uno confundible con éste para proteger productos o servicios idénticos o similares Los que importen intencionadamente estos productos sin consentimiento IMPORTACIONES PARALELAS QUE NO SON DELITO: “la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento” Posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que suponen una infracción de derechos exclusivos  Requisitos Las conductas deben realizarse con fines industriales o comerciales. No son punibles los actos privados Dolosamente Es obligatorio que se realice sin consentimiento del titular y con conocimiento del registro Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
Agravamiento de las penas en la vía penal  (Art. 276 de la Ley Orgánica  10/1995 ) Penas Prisión de dos a cuatro años Multa de 12 a 24 meses  Inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido por un período de dos cinco años Conductas agravantes: Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica. Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial. Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos. Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
Acciones civiles  (Art. 41.1 LM) La cesación de los actos que violen su derecho No es necesario que el demandante demuestre que el demandado ha actuado dolosamente o negligentemente Sólo es necesario demostrar que se puede volver a repetir la violación del derecho La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación ...  ....el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción.  La destrucción o cesión con fines humanitarios La atribución en propiedad... La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.  Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
Indemnización por daños y perjuicios  (Art. 41.1.b y Art. 42 LM) Responsabilidad objetiva 34.3.a) Poner el signo en los productos o en su presentación 34.3.f) Poner el signo en envoltorios, embalajes,  etiquetas;  comercializar las etiquetas o demás medios de identificación del producto así como comercializar por primera vez los productos o servicios ilícitamente marcados.  Responsabilidad por culpa Que haya sido advertido por el titular, con el requerimiento que cese la violación (Art. 42.2 LM) Se debe hacer un requerimiento notarial comunicando que la marca esta registrada y que debe cesar su violación Que que en la actuación del infractor haya mediado  culpa o negligencia Que se trate de una marca notoria o renombrada Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
Cálculo de la indemnización por daños y perjuicios  (Art. 43 LM) Indemnización basada en Pérdidas sufridas Ganancias dejadas de obtener Desprestigio Para su cálculo hay que elegir Consecuencias negativas Supuesto contrato de licencia (“fictio juris”) Mínimo del 1% de la cifra de negocio Indemnización coercitiva (Art. 44 LM) 600 euros día para cumplimiento de la cesación  Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
Protección reforzada de las marcas notorias y renombradas Concepto marca notoria: conocida por un grupo particular de consumidores  marca renombrada: tiene una difusión que abarca a  grupos de consumidores pertenecientes a diferentes mercados Art. 8 LM: Se protegen por encima del principio de especialidad DA 14: Prohibición de registro de denominación social Marca notoria no registrada Oposición (Art. 6.2 LM) Nulidad (Art. 52.1 LM) Acciones civiles (Art. 34.5 LM) Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
Jurisdicción y normas procesales  (Titulo XIII de la Ley de Patentes) Legitimación Titular + Licenciatario Demandados Competencia Juzgado de 1ª instancia de la ciudad donde esté el Tribunal Superior de Justicia de la CCAA Domicilio demandado Lugar donde se producen los efectos Prescripción de acciones 5 años Procedimiento Ordinario o verbal Por materia y cuantía Uso de la vía de excepción o reconvención Excepción: probar uso Reconvención: caducidad Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
Medidas cautelares y diligencias de comprobación de hechos Medidas cautelares Concepto Asegurar la efectividad de una acción judicial  Momento Se solicitarán, de ordinario, con la demanda principal Medidas Cesación Depósito o retención de objetos Caución Procedimiento Audiencia al demandado Muy rápido 5 días convocatoria de vista 10 días vista 5 días decisión Se puede apelar Diligencias de comprobación de hechos Concepto: Asegurar medios de prueba Siendo presumible la violación de la marca,  no es posible comprobar la realización del objeto de la misma sin acudir a esta práctica Legitimación Está legitimada para pedir las diligencias la persona que lo está para ejercer alguna de las acciones derivadas de la Ley de Patentes o de Marcas Caución Procedimiento El juez acude con un Perito Si es presumible la violación el perito hará una descripción detallada de máquinas, procedimientos, dispositivos o medios utilizados, teniendo siempre sumo cuidado en que  la práctica de estas diligencias no sirva para desvelar secretos industriales. Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
Tema 13.- Marcas colectivas y de garantía Marcas colectivas y de garantía. Concepto y régimen jurídico.  Condiciones especiales de registro.  Causas de nulidad y de caducidad de estas marcas. Introducción Marcas Patentes Internacional
Marca colectiva: Concepto  (Art. 62 LM) Indica origen empresarial La marca no es de una sola empresa.  La marca es de una asociación a la que pertenece la empresa Es de un colectivo de empresas Art. 62 LM  todo signo susceptible de  representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para distinguir en  mercado  los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca   de los productos o servicios de otras empresas   Tema 13: Marcas colectivas y de garantía
Marca de garantía: Concepto  (Art. 68 LM) Art. 68 LM se entiende por marca de garantía todo signo  susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4. 2,  utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular que certifica  que los productos o servicios a que se aplica cumplen  unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio El titular de la marca debe controlar que los productos o servicios se ofrecen a los consumidores bajo una serie de restricciones  “ El control de la calidad de los correspondientes productos o servicios representa una carga que  el ordenamiento jurídico impone al titular de la marca : ésta no se limita a conceder autorizaciones para que los terceros usen la marca sino que está obligado a fijar y poner en práctica las oportunas medidas de control de la calidad de los productos” (Fernández-Novoa) Indicadora de calidad Tema 13: Marcas colectivas y de garantía
Comparación entre tipos de marcas ¿Los licenciatarios pueden demandar a un tercero por violación de marca? Tema 13: Marcas colectivas y de garantía Es necesario informe del Organismo competente No es necesario informe No tiene Reglamento de uso Indica calidad Procedencia Diferenciar en el mercado. Origen empresarial. Reputación, etc. Función Titular Los usuarios deben ser autorizados expresamente Titular Los usuarios deben ser autorizados expresamente Titular de la marca que es su principal usuario Legitimación activa en acciones por violación Si No No puede ser cedida a terceras personas  (Art. 62.4) Si Transmisibilidad Cualquier persona física o jurídica Asociación o una persona  jurídica de Derecho público. Cualquier persona física o jurídica Titularidad Solicitud de registro Solicitud con reglamento de uso Solicitud con reglamento de uso Solicitud sencilla Marca de garantía Marca colectiva Marca individual
Procedimiento de registro Tema 13: Marcas colectivas y de garantía Además debe acompañarse de un informe favorable del organismo que sea competente atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios a que se refiera la marca de garantía La solicitud de modificación deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas Modificaciones del reglamento de uso Igual que la marca individual La solicitud será denegada cuando:  Cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de garantía. Igual que la marca individual La solicitud será denegada cuando: Cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva. Tramitación Una indicación expresa de que la marca solicitada es una marca de garantía El reglamento de uso de la marca con las  indicaciones requeridas. informe favorable del organismo administrativo que en cada caso sea competente, atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios,  Una indicación expresa de que la marca solicitada es una marca colectiva.  El reglamento de uso de la marca con las  indicaciones requeridas. Copia de los estatutos de  la asociación, debidamente constituidos e inscritos Documentos de la solicitud Cualquier persona, física o jurídica Asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público Legitimación solicitud Marcas de garantía Marcas colectivas
Causas de nulidad Las mismas que para las marcas normales (Art. 51 a 54 LM) Absolutas: Art. 3 LM (Legitimidad) y Art. 5 LM (prohibiciones absolutas) Relativas: Art. 6 LM (marcas anteriores), Art. 7 LM (nombres comerciales anteriores) ART. 8 LM (notorios y renombrados) Art. 9 (otros Dº anteriores) y Art. 10 LM (marcas de agente) Vulneración del concepto de marca de calidad o de garantía Que la marca infrinja lo dispuesto en los artículos 62 ó 68 de la L. M., es decir, vulnere el propio concepto legal de marca colectivas o de garantía. Reglamento no acorde con buenas costumbres y orden público Que  el reglamento de uso no se ajuste a las disposiciones legales, o sea contrario a la Ley, al orden público, y a las buenas costumbres, salvo que el solicitante lo modifique para que se ajuste a dichas disposiciones Induzca a error Que la marca pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva o de una marca de garantía   Tema 13: Marcas colectivas y de garantía
Causas de caducidad Las mismas que en las marcas normales (Art. 55 LM) Negativa arbitraria de uso a un tercero Negativa del titular de la marca, ejercida arbitrariamente,  a admitir  en la asociación (marca colectiva) o a utilizar la marca (de garantía) a persona capacitada para ello  o  incumplimiento de alguna otra disposición del  reglamento de uso. En este caso, la marca no caduca si la sentencia  sólo condena al titular de la marca a admitir a esa persona en la asociación o a permitir utilizar la marca. Inactividad del titular en el ordenamiento del uso de la marca Inactividad del titular en la adopción de las  medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso Signo engañoso Conversión d la marca en un signo engañoso en el sentido del artículo 64. 2 LM, como consecuencia del uso  permitido por el titular.  Modificación irregular o no autorizada del reglamento de uso Marcas de garantía: uso por el propio titular  Utilización de la marca de garantía por el titular de la misma para los productos o servicios que él  mismo o una persona vinculada con él, fabrique o suministre (Art. 73 e) LM).  Tema 13: Marcas colectivas y de garantía
Tema 14.- Nombre comercial El nombre comercial: concepto.  Signos que pueden constituir nombre comercial.  Procedimiento de registro.  Contenido del derecho.  Introducción Marcas Patentes Internacional
Concepto de nombre comercial  (Art. 87 LM) Art. 87. 1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Funciones Identificación de la empresa Distinción de la empresa En el tráfico económico: nombre comercial En aspectos jurídicos: nombre civil o denominación social Tema 14: Nombre comercial
Diferencias entre razón social y nombre comercial Tema 14: Nombre comercial Puede perderse bien por falta de uso, o por no efectuar el titular la renovación a su debido tiempo El  nombre civil es imprescriptible   Caducidad el nombre comercial puede transmitirse libremente en forma similar a una marca  El nombre propio cae íntegramente en la esfera del derecho de la personalidad, no puede cederse Transmisión Signo orientador  y conservador de la masa anónima de la clientela.  Es el  distintivo  individualizador de las personas en todas sus actividades humanas de significación jurídica Objeto Nombre comercial Denominación social
Signos que pueden constituir un nombre comercial  (Art. 87) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas. Las denominaciones de fantasía. Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial. Los anagramas y logotipos. Las imágenes, figuras y dibujos. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.  La libertad de elección permite que el empresario utilice cualquier signo como marca siempre que: Que no sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres  Que tengan fuerza fuerza diferenciadora o carácter distintivo, no incurriendo, por tanto,  en alguna de las prohibiciones absolutas de registro. Que sean signos o denominaciones disponibles, es decir, que no existan derechos de terceros sobre dichos signos o denominaciones.  Tema 14: Nombre comercial
Cambios impuesto por la Ley 17/2001 Principios de utilización Se aplica la Clasificación de Niza a los nombres comerciales Es obligatorio que los nombres comerciales sean clasificados conforme a la Clasificación Internacional en la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la Ley. (Disp. Trans. 6ª) Su uso es libre como cualquier otro signos distintivo Abandono del principio de veracidad por el de libertad de elección No es obligatorio transmitir el nombre comercial con la empresa Tema 14: Nombre comercial
Procedimiento de registro Casi idéntica a la de las marcas (87.3 LM) Documentos: conceptuar las clases de Niza Lugares de presentación Fases del procedimiento Examen de admisión a trámite y otorgamiento de una fecha de presentación Examen de forma y de licitud Publicación de la solicitud en el BOPI a efectos de oposición Examen de fondo y resolución,  Publicación en el BOPI y expedición del título de registro.  Plazo máximo de resolución Hasta 12 meses en tramitación normal Hasta 20 meses en caso de suspenso u oposición Tema 14: Nombre comercial
Renovación de un nombre comercial Igual que las marcas Incluir la clasificación de Niza (DT 6ª LM) El solicitante presenta su propuesta de clasificación sin modificar el tenor literal de la lista de actividades, aunque  podrá reordenarlas o renunciar a las que estime oportunas.  Si no es correcta, propuesta de clasificación de la OEPM. El interesado deberá pronunciarse en el plazo de un mes. Transcurrido este plazo, la OEPM resolverá haya o no contestado el interesado.  Tasas: Por esta primera renovación, el interesado abonará la tasa de renovación prevista para una sola clase.  Las renovaciones posteriores quedarán sujetas al pago de las tasas que correspondan en función del número de clases que comprenda la solicitud. Tema 14: Nombre comercial
Contenido del derecho  (Art. 90 LM) Positivo el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico  Negativo: “ius prohibendi” Oposición en el procedimiento administrativo de concesión de marcas Acciones contra la violación Penales (Art. 274 y Art 276 de la LO 10/1995) Civiles (Arts. 40 a 45 LM) Cesación Indemnización Adopción de medidas Destrucción o cesión con fines humanitarios Atribución en propiedad Publicación de la sentencia Jurisdicción y normas procesales (Disp. Ad. 1ª remite al Titulo XII de la Ley 11/1986) Diligencias de comprobación de hechos Medidas cautelares Acciones de nulidad Tema 14: Nombre comercial
La protección del nombre comercial unionista (I) Art. 8 CUP ““El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio". Implicaciones del Art. 8 del CUP: No es necesario el registro Equiparación del nombre comercial unionista al nombre comercial nacional. Doctrina de los Tribunales Españoles Para obtener protección basta con que haya sido usado en el país de origen.  La protección en España abarca las siguientes facultades: Usar el nombre comercial sin necesidad de registro  Presentar oposiciones al registro de otros nombres comerciales  Pedir la nulidad de nombres comerciales posteriormente registrados.  Tema 14: Nombre comercial
La protección del nombre comercial unionista (II) STS de 29 de febrero de 2000 Que el nombre comercial extranjero no necesita inscripción en España para gozar de protección,  Que tampoco se requiere el uso en nuestro país sino que basta con la demostración de su utilización en el país de origen Art. 77 de la Ley 32/1988 (derogado): “ El nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, siempre que su titular  demuestre que lo ha usado  en España. Cuando el titular del nombre comercial ejercite una acción para que se declare la nulidad de una marca o de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento registrados con posterioridad,  deberá acreditar el uso  al que se refiere el inciso anterior y entablar la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión correspondiente.” Tiene que demostrar que la ha usado Tiene un plazo máximo de cinco años Hay que acudir a los Tribunales, no se contempla la vía administrativa Tema 14: Nombre comercial
La protección del nombre comercial unionista (III) Art. 9.1.d) de la Ley 17/2001 1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.  Este derecho puede ser invocado: Titular de un nombre comercial en España Extranjeros que invocan el Art. 8 del CUP Requisitos Que exista riesgo de confusión en el público Que se demuestre por el titular del nombre comercial el uso o alternativamente el conocimiento notorio de dicho nombre o denominación. Que el uso o conocimiento notorio se extiendan al territorio nacional.  Tema 14: Nombre comercial
Tema 15.- Rótulo de establecimiento El rotulo de establecimiento: concepto y diferencias con otros signos distintivos.  La protección del rotulo de establecimiento en la nueva ley de marcas.  Régimen transitorio.  Introducción Marcas Patentes Internacional
Concepto de rótulo de establecimiento “ El rótulo es la designación material y exterior de un establecimiento industrial o comercial mediante un cartel, una inscripción u otro signo cualquiera destinado a distinguirlo de establecimientos similares“ Características: Aspecto material La función es diferenciar un establecimiento. Se puede usar tanto en el establecimiento principal como en las sucursales. Se trata de un elemento inmaterial que se integra en el fondo de comercio de una empresas (STS 14.10.1993) Diferenciar entre el soporte material y el elemento patrimonial La transmisión de un inmueble en el que figura un rótulo de establecimiento no comprende necesariamente el rótulo.  Derecho comparado  Francia tiene el mismo mecanismo de protección Se llama “nom-enseigne” (rótulo de establecimiento) que es un título distinto al de “nom-commercial” (nombre comercial) Tema 15: Rótulo de establecimiento
Signos que pueden constituir un rótulo de establecimiento  (Art. 82.1 de la Ley 32/1988) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.  Las denominaciones de fantasía.  Las denominaciones alusivas a la actividad del establecimiento.  Los anagramas.  Cualquier combinación de los signos que con carácter enunciativo se mencionan en los apartados anteriores Requisitos de registro: Que sea lícito, es decir, que no sea contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres,  Que tenga fuerza  diferenciadora o carácter distintivo, no incurriendo, por, tanto, en alguna de las prohibiciones absolutas de registro, Que sea un signo o denominación que esté disponible, es decir, que no existan ya derechos  de otras personas sobre dichos signos o denominaciones.  Tema 15: Rótulo de establecimiento
Diferencias de los rótulos de establecimiento con otros signos distintivos Con las marcas Por el concepto legal Distingue e individualiza vs.designa el elemento exterior y visible de la actividad  Por la función Indicar el origen empresarial vs. carácter estático y de alcance mucho más limitado Por el ámbito de protección Estado vs. municipio Por el reconocimiento internacional Los rótulos de establecimiento no son parte del CUP y por tanto no es posible extenderlos internacionalmente Con el nombre comercial Menores diferencias En Francia son un único tipo de propiedad industrial “nom-commercial” y “nom-enseigne” En España son dos títulos independientes Concepto del Nombre comercial: el nombre comercial identifica a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial  Concepto de rótulo de establecimiento: sirve para dar a conocer al público un establecimiento y distinguirlo  de otros  destinados a actividades idénticas o similares.  Tema 15: Rótulo de establecimiento
Protección del rótulo de establecimiento en la nueva ley de marcas Razones para eliminar el registro administrativo del rótulo de establecimiento STC 103/1999 de 3 de junio    competencia de las CCAA La aceptación por la OEPM de la Clase 35 que se relaciona con el comercio al por menor Ley 3/1991 de Competencia Desleal, de 10 de enero Referencias legislativas más importantes de los rótulos de establecimiento Régimen transitorio establecido por la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas Disposición transitoria tercera: renovación de rótulos Disposición transitoria cuarta: derechos conferidos Tema 15: Rótulo de establecimiento
Renovación de rótulos de establecimiento  Disposición transitoria tercera Entrada en vigor: 31 de julio de 2002 (Disp. Final Tercera) La solicitud de renovación Presentarla en la CCAA competente 50% de las tasas de una clase Pago de quinquenios por renovación Fecha de  vencimiento 3 meses 1 mes Tema 15: Rótulo de establecimiento Renovación de 10 años Rótulos solicitados antes de la entrada en vigor de la ley y concedidos después de su entrada en vigor Se mantiene la concesión, hasta los 10 o 20 años Rótulos no renovados Renovación de hasta 7 años Rótulos vigentes a la entrada en vigor de la ley
Derechos conferidos  Disposiciones transitorias tercera y cuarta Vigencia registral Oposición administrativa o nulidad para signos idénticos  (Disposición Transitoria. 3.3.a) Nulidad son las mimas que en marcas  (Disposición Transitoria. 3.3.b) Protección extrarregistral Oposición al uso en el término municipal Tolerancia: 5 años años consecutivos. Este principio no opera si la otra parte opera de mala fe. Este derecho caduca a los 20 años o por falta de uso a los 3 años Tema 15: Rótulo de establecimiento
Tema 16.- Denominaciones de origen Las denominaciones de origen: concepto, naturaleza jurídica y régimen jurídico.  Su regulación en la ley  24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino.  Las indicaciones geográficas protegidas.  Relación entre marcas y denominaciones de origen. La legislación comunitaria en la materia: especial referencia al reglamento (CEE) nº 2081/92 del consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios  Introducción Marcas Patentes Internacional Rehacer todo incluyendo el Reglamento (CE) 510/2006  del Consejo, de 20 de marzo de 2006,
Concepto de denominación de origen Doble vínculo Indicación de origen Indicación de calidad Definición según el R. 510/2006 Originaria  de dicha Región Cuya  calidad o características  se deben fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con sus factores materiales y humanos Cuya producción o transformación y elaboración  se realizan en una zona  geográfica determinada Características principales Nombre geográfico Designa un producto, como lo hace una marca Veracidad, indicando la procedencia del producto Cualidades diferenciales debidas a su calidad (segundo vínculo) El nombre geográfico en relación con el producto goza de difusión o reconocimiento Tema 16: Denominaciones de origen
Las denominaciones de origen son un derecho de propiedad industrial Similitud con los DPI La protección que se dispensa otorga unos derechos en exclusiva que impide el uso del signo en los productos amparados por la denominación de origen Diferencias con los DPI No puede ser objeto de apropiación individual No puede ser objeto de negocios jurídicos  No puede ser embargada Está sometida a una fuerte intervención de las Administraciones Públicas Las denominaciones de origen se incluyen en las modalidades de propiedad industrial que describe el Art. 1.2. del CUP Tema 16: Denominaciones de origen
Regulación de la denominaciones de origen en la Ley 24/2003 de la viña y el vino Tipos de vinos Vinos de calidad con indicación geográfica Vinos con denominación de origen   Vinos con denominación de origen calificada   Vinos de pagos   Procedimiento para reconocer la protección solicitud ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma o ante el Ministerio de Agricultura. Búsqueda de nombres similares en la OEPM (Art. 29 de la Ley) Para evitar colisiones con propietarios anteriores de derechos Decisión por parte del órgano competente Reglamento de vinos de calidad producidos en regiones determinadas Presentación de una propuesta de reglamento como máximo seis meses después de la solicitud de una denominación de origen Tema 16: Denominaciones de origen
Las indicaciones geográficas protegidas  RD 1573/85 y RD 728/1988 Denominaciones genéricas: la calificación aplicable a los productos que tienen caracteres comunes y especiales debido a su naturaleza, a los sistemas de producción empleados o a los procedimientos de transformación, elaboración y fabricación Ejemplos  “Q” de calidad Agricultura ecológica Denominaciones específicas: la calificación aplicable a un producto que tiene cualidades diferenciales entre los de su misma naturaleza debidas a la materia prima base de su elaboración,  al medio natural o a los métodos de elaboración Ejemplos: “Caballa de Andalucía”  “Melva de Andalucía” Tema 16: Denominaciones de origen
Protección que otorga el derecho de marcas a las denominaciones de origen Prohibiciones de registro de marcas: 5.1.c) Prohíbe la concesión de marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones relacionados con la procedencia geográfica. 5.1.i) Signos que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera y otros emblemas de España. 5.1.g) Engañosos Directamente Indirectamente (sugestivo) 5.1.h) Protección ampliada para vinos y bebidas espirituosas Como contenido del derecho  La Ley 24/2003 prohíbe la utilización del nombre de la denominación de origen como producto para comercializar La inclusión de las expresiones “tipo”, “clase”, “estilo”, etc. Signos con similitud fonética Ver los artículos de la Ley 24/2003 que otorgan una protección similar Tema 16: Denominaciones de origen
Internacionalización (I): Convenios bilaterales de España  Modelo: Convenio franco-alemán de 8 de marzo de 1960 Convenios suscritos por España: Alemania (1972) Italia (1975) Portugal (1970) Austria (1976) Francia (1973) Hungría (1987) Suiza (1974) Contenidos de los acuerdos bilaterales Objeto protegido Intercambio de listas Se incardina en la legislación sobre competencia desleal El empleo de las marcas debe realizarse bajo las mismas condiciones que prevea el país de origen Plazos de adaptación Contenido de la protección Protección amplia y fuerte En exclusiva Genérica sólo cuando deviene en genérica en el país de origen Medidas civiles y administrativas (decomiso) Tema 16: Denominaciones de origen
Internacionalización (II): Legislación comunitaria Reglamento 2081/92 y Reglamento 510/2006 Ámbito de aplicación Productos agrícolas y alimenticios, exceptuando al vino Legitimación para solicitar una denominación de origen: Agrupaciones y en casos excepcionales personas físicas Régimen jurídico Dos tipos: IGP:  Indicación geográfica protegida DOP: Denominación de origen protegida Se protegen aquellas que demuestren el doble vínculo Se excluyen las denominaciones genéricas Se establece un registro comunitario que dará derechos exclusivos Tema 16: Denominaciones de origen
Procedimiento para solicitar una denominación de origen  Elaboración de un pliego de condiciones que debe tener el producto Inscripción en el país Verificación por la Comisión (6 meses) Publicación en el DOCE y en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas Es posible presentar una oposición al registro en los seis meses siguientes a su publicación Estado miembro Persona física o jurídica Tema 16: Denominaciones de origen
Tema 17.- Signos distintivos, denominaciones sociales y nombres de dominio Los signos distintivos, las denominaciones sociales y los nombres de dominio: concepto, naturaleza jurídica y diferencias.  Conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales: referencia a la regulación contenida en la ley de marcas.  Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio: informe final del primer proceso de la OMPI relativo a nombres de dominio en internet de 30 de abril de 1999: especial referencia a la política uniforme de solución de controversias.  Breve referencia al informe final del segundo proceso de la OMPI de 3 de septiembre de 2001.  Introducción Marcas Patentes Internacional
Concepto de denominación social Nombre determinado a efectos de lograr la  identificación  personal  como sujetos titulares de derechos y deberes en las operaciones propias del giro o tráfico de sus empresas Principio de veracidad : en la Ley 32/1988 el nombre comercial y la denominación social de una empresa debían coincidir.  Establecido en el Art. 78.2 que indica que en la solicitud se debe adjuntar la correspondiente alta de licencia fiscal en dicha actividad La denominación social  identifica  a la sociedad en el tráfico jurídico creando  un sujeto distinto y separado de los socios que la integran   La denominación social  no es enajenable .  Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio
Diferencias entre signos distintivos y denominaciones sociales Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio No puede haber denominaciones idénticas aunque hagan productos muy diversos Principio de especialidad Idénticas Notorias  (Art 407 del RRM) Idénticos o semejantes que puedan inducir a confusión (incluyendo asociación) Obligatorio Carácter facultativo Único y exclusivo Una empresa puede ser titular de varios signos Denominaciones sociales Signos distintivos
Concepto de nombres de dominio Indicadores de  dirección diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet.  Tipos: Genéricos de nivel superior (gTLD): .com, .org, .edu  Dominio de nivel superior correspondiente a un código de país (ccTLD): .es, .eu, . Int Importancia de dominios en tanto que identificadores comerciales.  Tiene una función similar a la marca, es decir, identificar algo en el tráfico económico La OEPM ha registrado nombres de dominio como marcas: http:// www . ibernet . com www.elportaldelagua.com www.vichycatalan.es   www.okteleseguro pt www.barcelonaturisme.com Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio
Conflictos con denominaciones sociales Línea jurisprudencial que impone el deber de modificación estatutaria y registral de la denominación social confundible con un signo distintivo previo Botana Agra: “Teoría de la sumisión de la denominación social” Línea jurisprudencial que impone el mantenimiento de la denominación social confundible con un signo distintivo previo con la obligación  de utilizarla sólo en concepto de denominación social Disposiciones sobre estos conflictos en la Ley de Marcas (17/2001) Prohibiciones relativas debidas a la denominación social (Art. 9.1.d) LM) Riesgo de confusión Uso o conocimiento notorio de esa denominación Que el uso o conocimiento se extienda a todo el territorio nacional Disp. Adicional 17ª    Si en una sentencia se impusiera el cambio de denominación sócial y esta no se produjera en 1 año, se cancelará la sociedad. Disp. Adicional 14ª    Denegar un nombre o razón social cuando coincidan o puedan originar confusión con un marca o nombre comercial notorios o renombrados,  Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio
Conflictos con nombres de dominio First come, first served El dominio de código país (“.es”) (CCTLD) es mucho más fácil de gestionar que los códigos genéricos de nivel superior (gTLD) Labor de la OMPI para la resolución de conflictos Julio 1998, primer proceso, en coordinación con la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Las recomendaciones del primer proceso 1ª) Medidas para mejorar las prácticas de registro: El  informe recomendaba  la adopción de una serie mínima de medidas con el fin de mejorar las prácticas de los  registradores de nombres de dominio genérico del  primer nivel (gTLD), por ejemplo, definir claramente los derechos y obligaciones de las partes.  2ª) Compilación y disponibilidad de direcciones  adecuadas y fiables que permitan  establecer contacto  con los titulare de nombres de dominio.  3ª) Implantación de un procedimiento de cancelación de nombres  por los registradores para el supuesto en que la dirección de contacto sea inexacta. 5ª) Exclusión de del registro como nombres de dominio de las  marcas famosas o notoriamente conocidas dado que estas marcas han sido las más usurpadas.  6ª) Procedimiento administrativo uniforme para los conflictos relativos a nombres de dominio en todos los gTLD. Este procedimiento se constituyó como la pieza esencial de la política uniforme de solución de controversias.  Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio
Política uniforme de solución de controversias Objeto: Mecanismo administrativo de solución de controversias derivadas del registro y utilización de mala fe,  por parte de terceros,  de nombres de dominio amparados  por un derecho de marca Demandas planteadas en el Centro de Arbitraje de la OMPI  a) el nombre de dominio es idéntico o similar,  hasta el punto de crear confusión , con una marca de la que es titular el demandante  b) el titular del nombre de dominio no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre,  c) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Procedimiento Presentación de la demanda El demandado contesta en 20 días Decisión razonada de expertos    cancelación por parte del registrador Estadísticas:  Desde que comenzó en 1999 hasta el 15 de enero de 2008 se han abordado 12.382 casos Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio
Segundo proceso de la OMPI de 3 de septiembre de 2001 Analiza los conflictos con otros signos distintivos distintos de las marcas Las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI)  Se recomienda la creación de un mecanismo que permite a cualquier parte interesada notificar a la OMPI que el registro de un nombre de dominio es idéntico a una DCI Los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII) Se recomienda que los Estados establezcan un procedimiento administrativo de solución de controversias similar a la Política Uniforme Los nombres de personas Los identificadores geográficos como son las indicaciones de procedencia, las geográficas o términos similares. Los nombres comerciales No se establece medidas concretas en estos tres aspectos Se recomienda que se siga progresando en su resolución Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio

Parte 2: Signos Distintivos

  • 1.
    Segunda Parte: Signosdistintivos 2.1.- La marca: concepto y funciones 2.2.- Las prohibiciones absolutas del registro de marca 2.3.- Prohibiciones relativas 2.4.- Legitimación, solicitud y examen formal 2.5.- Concesión de la marca 2.6.- Duración de la marca. Contenido del derecho. Protección provisional. 2.7.- Disposiciones generales sobre los procedimientos 2.8.- Uso de la marca registrada 2.9.- Nulidad 2.10.- Caducidad y renuncia 2.11.- Derecho de propiedad 2.12.- Acciones civiles y penales 2.13.- Marcas colectivas y de garantía 2.14.- Nombre comercial 2.15.- Rótulo de establecimiento 2.16.- Denominaciones de origen 2.17.- Relación entre los signos distintivos, las denominaciones sociales y los nombres de dominio Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 2.
    Tema 1: Conceptode marca Diferencia e individualiza productos y servicios de un empresario frente a los del otro. Art. 4 LM “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos de una empresa de los de otros”. Otros conceptos Directiva 89/104/CEE: los signos deben ser objeto de representación gráfica vs. Ley 32/1988 “signo o medio que sirva para distinguir” Distinguir productos similares de los competidores Protección contra la competencia desleal La legislación se ha hecho enormemente técnica Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 3.
    Concepto de MarcaConcepto de marca Signo Aptitud diferenciadora Representación gráfica Función mercantil Identifica productos y servicios de una empresa Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 4.
    Funciones de lamarca (II) Función identificadora de la procedencia empresarial de un producto o servicio Caso Hoffman-La Roche (TJCE 85/76): “identidad de origen” Memorandum de la Comisión sobre creación de marca comunitaria: “indicación de procedencia” Grupo de empresas: licenciantes y licenciatarios Función indicadora de la calidad No es una función autónoma. Deriva de la función de procedencia Resolución HAG II de 17 de Octubre de 1990 del TJCE: En un sistema de concurrencia “las empresas deben estar en condiciones de mantener a una clientela mediante la calidad de sus productos o servicios lo que sólo es posible gracias a la existencia de signos distintivos que permitan identificar a dichos productos o servicios”. Función publicitaria Según la doctrina norteamericana es autónoma y jurídicamente relevante Función condensadora del “good-will” o de la buena reputación de una empresa Esta idea la preconiza Carlos Fernández-Novoa como muy relevante Buena fama o reputación  preferencia o reconocimiento público Protege: Interés de los empresarios Interés general de los consumidores Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 5.
    Signos que puedenconstituir una marca Palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar personas Las imágenes, figuras, símbolos o dibujos Las letras, cifras y sus combinaciones Las formas tridimensionales: envoltorios, envases, formas de productos o su presentación Signos sonoros Cualquier combinación de las anteriores Slogan (denominación de fantasía) Combinaciones de letras y números formando acrónimos Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 6.
    Ejemplos de marcasSlogans ¿A qué no puedes comer sólo una? M 0977445 Just do it M 1530224 Tridimensionales Color Tema 1: Concepto de marca Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 7.
    Clases de marcasSegún el signo Denominativas sugestivas / de fantasía Gráficas (figurativas) Mixtas Según su objeto De producto (clases de la 1 a la 34) De servicio (clases 35 a 45) Otras clasificaciones Conocimiento público: notoria o renombrada Marca de reserva Marcas registradas y marcas usadas Marcas derivadas Marcas colectivas o de garantía Marca de agente Marca de envase Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 1: Concepto de marca
  • 8.
    Tema 2.- Lasprohibiciones absolutas del registro de marcas Distinguir e individualizar Carácter individual Carácter facultativo Requisitos para gozar de la protección registral Lícita Distintiva Uso indispensable Debe estar disponible Interés tratado Interés público Interés privado Interés público Interés privado Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
  • 9.
    Prohibiciones absolutas:signos genéricos,usuales o descriptivos Objeto de las prohibiciones absolutas: evitar que se monopolice un nombre necesario o habitual Signos genéricos Denominación habitual del producto designado o del servicio ofrecido Define no el objeto en cuestión, sino a la categoría, género o especie a que pertenece el objeto Denominaciones en el idioma de una Comunidad Autónoma o términos genéricos extranjeros. Signos usuales o necesarios (Art. 5.1.d) El signo es necesario cuando su empleo es exigido para la designación del objeto en cuestión o viene impuesto por la naturaleza o función del objeto Signos descriptivos (Art. 5.1.c) Se debe distinguir de las denominaciones sugestivas Una excepción es la distintividad sobrevenida que está contemplada en el Art.3.3 de la directiva 89/104/CEE Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
  • 10.
    Análisis de lossupuestos legales Signos carentes de fuerza distintiva (Art 5.1.b) y (5.1.a) Simplicidad o banalidad Signos genéricos, usuales o necesarios (5.1.c) o (5.1.d) Ley 32/1988 “signos genéricos para los servicios o productos que pretendan describir” Ley 17/2001 armonizada con la Directiva 89/104/CEE 5.1.c: “Se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para distinguir la especie 5.1.d: “que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común y las costumbres del comercio Signos descriptivos Calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención y otras características Denominaciones geográficas(5.1.c) o (5.1.g) Marcas e indicaciones para los vinos o bebidas espirituosas (5.1.h) Artículo 23 del ADPIC Verdadero origen del producto Prohibiciones: Se utilice la indicación geográfica traducida Uso de la expresión... “tipo”, “clase”, “estilo”, “imitación” o análogas Formas de los productos (5.1.e) Formas impuestas por razones de orden técnico Formas impuestas por la naturaleza de los productos Formas que dan valor sustancial a los productos Signos contrarios al orden público o las buenas costumbres (5.1.f) Signos engañosos El color como marca Otras prohibiciones absolutas 5.1.i: emblemas, escudos 5.1.j Art. 6ter 5.1.j interés público Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
  • 11.
    Excepciones a estasprohibiciones Distintividad sobrevenida Art. 5.2 LM establece que no aplica lo dispuesto en Art.5.1.b,c,d Art. 5.1.b) Los que carezcan de carácter distintivo. Art. 5.1.c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. Art. 5.1.d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Requisitos: Uso de la marca Cuota de mercado Inversiones realizadas por el empresario para promocionar la marca Proporción de sectores interesados que identifican el producto o servicio con una determinada procedencia empresarial Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
  • 12.
    Distintividad sobrevenida Distintividadadquirida como consecuencia del uso: “…carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de la marca” el uso de la marca la cuota de mercado poseída por la marca: las inversiones realizadas por el empresario para promocionar la marca: la proporción de los sectores interesados que identifican el producto o servicio con una determinada procedencia empresarial M 1976510 CTM 004210209 MotoGP CTM 000035576 Clip Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas
  • 13.
    Tema 3.- Prohibicionesrelativas al registro de marcas Marcas disponibles Conveniencia de hacer un informe anterior Principio de especializad (Art.. 6 LM) Supuestos de la Ley 17/2001 Art. 6 Marcas anteriores Art. 7 Nombres comerciales anteriores Art. 8 Marcas y nombres comerciales notorios y registrados Art. 9 Otros derechos anteriores Art. 10 Marcas de agentes Tipos de supuestos Existencia de DPI anteriores: Art. 6, 7, 8, 9.1.d) (notorio no registrado) Protección de los derechos de la personalidad: 9.1.a) y 9.1.b) Existencia de un derechos anterior de propiedad industrial o intelectual 9.1.c) Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  • 14.
    Marcas anteriores (Art.6LM) Riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación Principio de especializad Marca anterior Estado de tramitación Solicitudes Concesiones Tipos de marcas Marcas españolas Marcas internacionales Marcas comunitarias Art. 6bis del CUP marca “notoriamente conocida” Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  • 15.
    Nombres comerciales anteriores(Art. 7 LM) Identidad o semejanza con un nombre comercial anterior Nombres comerciales anteriores Solicitados o concedidos en España Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  • 16.
    Nombre comercial, denominacióno razón social (Art. 9.1.d) d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado. Aplicación del Art. 8 del CUP Acciones permitidas Oposición Nulidad Requisitos Que exista riesgo de confusión en el público Probar el uso o el conocimiento notorio Que este uso o conocimiento tenga lugar en el conjunto del territorio nacional Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  • 17.
    Nombre, apellidos ola imagen de una persona (Art.. 9.1.a y Art. 9.1.b) 9.1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen Art. 37 LM, se permite el uso en el tráfico económico, no a título de marca y de buena fe. Art. 9.1.a) Si el nombre es distinto del solicitante se requiere una autorización Art. 9.1.b) Que para la generalidad del publico identifique a una persona distinta... Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  • 18.
    Reproduzcan o imitencreaciones protegidas por un derechos de propiedad intelectual (Art. 9.1.c LM) 1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7. Autorización del titular del derechos de propiedad industrial o intelectual. Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  • 19.
    Marca de agenteo representante Artículo 10. Marcas de agentes o representantes. 1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro Miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. 2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2. Art. 6 septies del CUP de 1883 Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  • 20.
    Marcas notorias yrenombradas (Art. 8) Notoria (Fernández- Novoa): “la que goza de difusión o es conocida por los consumidores de la clase de productos a la que se refiere la marca”. Actitud del consumidor: signo que distingue una clase de productos en atención a su origen empresarial Concepto dinámico Renombrada Es conocida en un mercado distinto Protección Protección frente al aprovechamiento de su Reputación Adquirida que es un concepto más amplio que el de riesgo de confusión Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  • 21.
    Protección de marcasnotorias Acciones para marca registrada Nulidad (Art. 52.1) en base al Art. 6.2.d Oposición Art. 6.2.d Uso ilícito El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a. b) Cualquier signo semejante para productos similares c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. Acciones para marca no registrada Nulidad (Art. 52.1) en base al Art. 6.2.d Oposición Art. 6.2.d 2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1: d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. Uso ilícito Art. 34.5 34.5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada "notoriamente conocida" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2. Razón para registrar la marca aunque esta sea notoria Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas
  • 22.
    Tema 4.- Legitimación,solicitud y examen formal Legitimación (Art. 3 LM) Español Asimilado CUP OMC Principio de reciprocidad Introducción Marcas Patentes Internacional Tema 4: Legitimación, solicitud y examen formal
  • 23.
    Elementos de lasolicitud Petición de registro Identificación del solicitante Si se trata de un extranjero, se debe proporcionar una dirección en España Reproducción de la marca 8 cm x 12 cm cuatro copias Tridimiensional seis perspectivas diferentes Disclaimer Lista de productos o servicios Multiclase Otros elementos Descripción de la marca Reivindicación de prioridad de otro registro Art. 4 CUP Prioridad de exposición Representante Marca colectiva o de garantía Transformación de un registro internacional
  • 24.
    Lugares de Presentación(Art. 11 LM) CCAA domicilio del solicitante o un establecimiento serio y efectivo CCAA del representante o donde tenga éste un establecimiento serio y efectivo OEPM: No domiciliada en España + Ceuta + Melilla OEPM si no tiene carácter territorial Referencias: Art. 38.4 de la Ley 30/1992 LRJAP-PAC STC 103/1999 de 3 de junio Disposición transitoria quinta de la Ley 17/2001 ” “Inicio de las actividades registrales de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas”
  • 25.
    Examen de admisióna trámite y otorgamiento de una fecha de presentación Indicación expresa o implícita de que se solicita una marca Identificación del solicitante Reproducción de la marca Lista de productos o servicios Subsanación: Plazo 1 mes en España 2 meses si domicilio fuera de España En caso de no subsanarse se considera desistida
  • 26.
    Examen formal: contenidode la solicitud 1. La solicitud de registro de marca deberá contener: a) Una petición de registro de la marca. b) El nombre, dirección y nacionalidad del solicitante, así como el Estado en el que tenga su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. En el supuesto de que la solicitud se presentara en una Comunidad Autónoma distinta de la del domicilio del solicitante, indicación del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud; esta última indicación no será necesaria si el solicitante actúa por medio de representante y éste tuviera su domicilio o una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Cuando el solicitante sea una persona física, se indicará su nombre y apellidos y cuando sea una persona jurídica, su denominación social completa. A efectos de notificaciones, se podrá indicar otra dirección postal. Asimismo, se podrá indicar el número de teléfono, telefax, correo electrónico u otro medio de comunicación, indicando de entre ellas la forma preferente de notificación. En el supuesto de que hubiera varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud. c) Si la dirección del solicitante se encontrara fuera del territorio español, indicación de una dirección en España a efectos de notificaciones, salvo que se actúe por medio de representante con domicilio en España. d) La reproducción de la marca de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de este Reglamento. e) La lista de productos o servicios para los que se solicite el registro de la marca, con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de este Reglamento. f) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, el nombre y dirección del mismo de conformidad con el párrafo b), indicando, cuando proceda conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la sucursal seria y efectiva que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Esta última indicación no será necesaria si el solicitante tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. g) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que se indique el país y fecha de presentación de dicha solicitud anterior y, a ser posible, el número de la misma, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los productos o servicios a que dicha reivindicación se refiera. h) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de exposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que se indique la denominación de la exposición y la fecha de la primera presentación de los productos o servicios, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los afectados por dicha reivindicación. i) Cuando proceda, una mención de que la solicitud se refiere al registro de una marca colectiva o de garantía de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 62 y 68 de la Ley 17/2001. j) Cuando la solicitud se refiera al registro de una marca por transformación de un registro internacional, una mención en dicho sentido, con indicación del número y fecha del registro internacional y si está concedido o pendiente de concesión en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 17/2001. k) Firma del solicitante o de su representante. 2. La solicitud de marca colectiva y de garantía deberán incluir su Reglamento de uso.
  • 27.
    Examen formal (II):Reproducción de la marca 1. Si el solicitante no desease reivindicar ninguna representación gráfica, sonido, forma o color específicos, la marca se reproducirá en la solicitud en escritura normal mediante letras mayúsculas, cifras y signos de puntuación mecanografiados o impresos por cualquier otro medio adecuado. En este caso, el solicitante deberá efectuar en la solicitud una declaración en tal sentido y la marca se publicará y registrará en los caracteres estándar que utilice la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" se publicará el conjunto de caracteres estándar utilizados por dicha Oficina. 2. En todos los demás casos no contemplados en el apartado 1 se adherirá o imprimirá una reproducción de la marca en el apartado correspondiente de la solicitud. Las dimensiones de esta reproducción no excederán de 8 centímetros x 12 centímetros y deberá poseer el suficiente contraste y nitidez como para permitir una reproducción clara de la misma. En hojas aparte de formato DIN A4 se acompañarán cuatro reproducciones más de la marca idénticas a la incorporada a la solicitud de registro. En los casos en que no sea evidente, se indicará la posición correcta de la marca con la mención "parte superior" en cada reproducción. En las hojas separadas también deberá figurar el nombre y dirección del solicitante. 3. En los casos a los que se aplique lo dispuesto en el apartado anterior se hará mención en la solicitud de la naturaleza gráfica, tridimensional, sonora, mixta o denominativa en caracteres no estándar de la marca solicitada. En la solicitud, facultativamente, podrá figurar una descripción escrita de la marca. 4. Cuando se solicite el registro de una marca tridimensional, la reproducción de la misma consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, pudiendo constar de hasta seis perspectivas diferentes, siempre que se agrupen formando una única y misma reproducción que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado 5. Cuando se solicite el registro de una marca en color, se hará mención de ello en la solicitud y se indicarán los colores que figuren en la marca. La reproducción prevista en el apartado 2 consistirá en la reproducción en color de la marca. 6. Cuando se solicite el registro de una marca sonora, la reproducción de la misma deberá ser necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama. 7. Cuando el solicitante desee, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 17/2001, excluir de la protección solicitada alguno de los elementos que conforman la marca, efectuará una declaración en este sentido en la solicitud e indicará los elementos sobre los que no reivindica un derecho exclusivo de utilización. 8. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que la marca pueda ser reproducida en otras dimensiones o formatos y que el número de copias de la reproducción de la marca pueda ser inferior a cuatro.
  • 28.
    Examen formal (III):Lista de productos y servicios 1. La lista de productos y servicios solicitada se ajustará a la clasificación común mencionada en el artículo 1 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada vigente para España. 2. Los productos o servicios para los que se solicite la marca se enumerarán en la solicitud de modo claro y preciso, utilizando, en la medida de lo posible, los mismos términos y expresiones que los empleados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, de tal modo que puedan clasificarse en una sola clase de la citada Clasificación sin prestarse a equívocos. La naturaleza del producto o servicio al que la marca se aplique no será, en ningún caso, obstáculo para el registro de la misma. La inclusión de un producto o servicio no podrá rechazarse por el mero hecho de no estar expresamente contemplado en la Clasificación Internacional. 3. Los productos o servicios se enumerarán en la solicitud agrupados por clases según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional. Cada grupo ira precedido del número de la clase a que corresponda, figurando en la solicitud en el orden seguido por la Clasificación Internacional. 4. La clasificación de productos y servicios sólo tiene un alcance administrativo, de tal manera que no podrán considerarse similares entre sí productos o servicios diversos por el hecho de que figuren en la misma clase de la Clasificación Internacional, ni disímiles porque aparezcan clasificados en diferente clase.
  • 29.
    Examen formal (IV):Justificante del pago de la tasa de solicitud 1. A la solicitud de registro de la marca deberá adjuntarse el justificante del pago de la tasa de solicitud. Este justificante consistirá en el formulario que a tal efecto disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el mismo constará, además de la tasa e importe abonado, el nombre del solicitante, del representante si lo hubiere, y el número de la clase o clases en cuyo concepto se abona la tasa. 2. Cuando el pago de la tasa se efectúe por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, el justificante del pago consistirá en el recibo que se expida de acuerdo con las características del soporte utilizado y deberá reunir los requisitos expresados anteriormente.
  • 30.
    Examen formal (V):Impresos normalizados (Art.. 5.2 LM) 2. La solicitud deberá presentarse en los impresos normalizados que a tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazará la solicitud si la misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.
  • 31.
    Examen formal (VI):Reivindicación de la prioridad unionista 1. Si en la solicitud de registro se reivindicara la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, el solicitante deberá comunicar el número de éstas, si aún no lo hubiera hecho, y presentar una copia de las mismas certificada conforme por la oficina de origen en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. Dicha copia deberá venir acompañada de un certificado de la fecha de presentación de la solicitud anterior expedido por la citada Administración receptora y de una traducción al castellano, si dicha solicitud anterior no estuviere redactada en esta lengua. 2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que las pruebas justificativas de la prioridad exigidas en el apartado anterior consten de un número menor de elementos, si la información requerida puede ser obtenida por otras fuentes.
  • 32.
    Examen Formal (VII):Prioridad de exposición Si en la solicitud de registro se hubiera reivindicado prioridad de exposición, el solicitante deberá presentar un certificado expedido por la autoridad de la exposición encargada de la protección de la propiedad industrial en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. En dicho certificado se hará constar que la marca fue efectivamente utilizada en la exposición, el nombre del titular de la misma, los productos o servicios concretos para los que fue usada, el día de inauguración de la exposición y de la primera utilización pública de la marca en la exposición. El certificado deberá ir acompañado de una identificación de la marca tal como fue realmente utilizada en la exposición, debidamente certificada por la autoridad anteriormente mencionada.
  • 33.
    Tema 5: Concesiónde la marca Procedimiento administrativo Ley 17/2001 RD 687/2002, de 12 de julio Disposición transitoria primera: Régimen transitorio de los procedimientos Los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior. Examen de licitud Contraria al orden público y buenas costumbres No tiene defectos que imposibiliten su publicación Subsanación: 1 mes en España y 2 meses fuera de España
  • 34.
    Publicación de lasolicitud Nombre y dirección del solicitante Nombre y dirección del representante Número de expediente, fecha de presentación y fecha de recepción Reproducción de la marca. Naturaleza. Descripción Lista de productos y servicios Prioridad o exposición temporal Marca colectiva o de garantía Marca por transformación de una solicitud internacional
  • 35.
    Búsqueda de anterioridadesy comunicación a titulares de registros anteriores Artículo 15. Búsqueda de anterioridades. 1. Si la solicitud de registro de marca no incurriera en los motivos de denegación o defectos contemplados en el artículo anterior o éstos hubieran sido subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a efectuar una búsqueda informática sobre los signos anteriores inscritos en el Registro de Marcas que en virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley 17/2001 pudieran oponerse al registro de la marca solicitada y cuya existencia hubiera sido descubierta. 2. Simultáneamente a la orden de publicación de la solicitud de registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas informará de dicha publicación a los titulares de los signos anteriores que hubieran sido descubiertos en la búsqueda efectuada. Esta información se comunicará a dichos titulares o a sus representantes, si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de este Reglamento.
  • 36.
    Oposiciones Legitimación Cualquierinteresado Art. 6 bis del CUP: titular de marca notoria no registrada Requisitos materiales Motivos Prohibiciones absolutas y relativas Plazo 2 meses desde la publicación en el BOPI Observaciones de terceros Los órganos de las Administraciones Públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5... (absolutas)
  • 37.
    Examen de fondoContenido Prohibiciones absolutas Art. 5 Protección de nombres reconocidos Art. 9.1.b) Suspenso 1 mes para alegaciones del solicitante Contestación Retirar Limitar Modificar Dividir la solicitud Disclaimer
  • 38.
    Resolución de lasolicitud Denegación Publicación en el BOPI Expedición del título de registro de marca Revisión de actos en vía administrativa Art. 27.3 “Frente a la concesión de una marca la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad de la marca se funda en alguna de las causas previstas en los artículos 51 y 52 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los Tribunales. Barbero Checa, establece que se dispone del recurso de alzada y del recurso extraordinario de revisión Además el Art. 53 extiende la excepción de cosa juzgada de la jurisdicción contencioso administrativa a la jurisdicción civil
  • 39.
    Tema 6.- Duración,contenido del derecho y protección provisional Duración Activo de la empresa. Duración ilimitada. Promoción y uso Art. 31 LM: “ El registro de una marca se otorga por 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (“dies a quo”) y podrá renovarse por períodos sucesivos de 10 años”.
  • 40.
    Contenido del derecho:“ius prohibedi” “ El registro de la marca confiera a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico” (Art. 31.4 LM) Supuestos (Art. 34.3 LM) Signo idéntico para productos o servicios idénticos Signo idéntico o semejante para productos o servicios idénticos o similares Marca notoria o renombrada
  • 41.
    Prohibiciones Prohibiciones expresasPoner el signo en sus productos o presentación Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con estos fines u ofrecer o prestar servicios con este signo Importar o exportar los productos con el signo Usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombres de dominio Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación ornamentación del producto o servicio así como fabricar, comercializar o almacenar etiquetas u otros medios de identificación del producto El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento Diccionarios Si diera la impresión de que constituye el término genérico, en la siguiente edición se incluirá una reproducción y se hará constar de que está registrada
  • 42.
    Límites del ejerciciodel derecho Fernández-Novoa: Perturbar la propia transparencia del mercado Lesionar intereses legítimos de los competidores No se puede prohibir El uso del nombre y dirección STS de 21.10.1994, siempre que se haga de acuerdo a prácticas leales en materia industrial, de buena fe y nunca a título de marca Indicaciones genéricas, descriptivas o geográficas Destino de un determinado producto o servicio
  • 43.
    Agotamiento del derecho“ El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento” TJCE Silhouette 16.07.1998 Sebago 1.07.1999 La directiva impone Una armonización completa La directiva impide el agotamiento internacional La directiva impone al agotamiento comunitario
  • 44.
    Alcance y contenidode la protección provisional Art. 31.1 LM “ El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión” Contenido de la protección provisional “ Un uso de la marca que después quedaría prohibido” Dies a quo Desde la publicación de la solicitud Notificación Canon de una licencia
  • 45.
    Tema 7.- Disposicionesgenerales del procedimiento de concesión de una marca Disposiciones generales de los procedimientos: modificación y división de la solicitud o registro. Suspensión del plazo máximo de resolución de los procedimientos. Restablecimiento de derechos. Revisión de los actos en vía administrativa arbitraje. Notificaciones y consulta publica de expedientes. Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 46.
    Modificación de lasolicitud de registro Art. 23. 2. La solicitud de marca sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte substancialmente a la marca ni amplíe o cambie la lista de productos o servicios. También podrá eliminarse del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. Modificación de la solicitud de registro Nombre y dirección del solicitante Faltas de expresión o modificaciones en la transcripción Errores materiales Art. 33.1. La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o supresión de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular. Modificación del registro Nombre Dirección Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 47.
    División de lasolicitud o del registro Art. 24.2. La división de la solicitud o registro de la marca sólo podrá efectuarse durante los procedimientos de registro o recurso y sólo será aceptada si, con dicha división, el suspenso, la oposición o el recurso quedaran circunscritos a una de las solicitudes o registros divisionales. También podrá efectuarse la división de la solicitud o del registro cuando se solicite una transmisión parcial de los mismos. Solicitud Durante el procedimiento de registro: suspenso de forma, fondo u oposición Interposición de un recurso Transferencia parcial Registro Interposición de un recurso administrativo contra la concesión Transferencia parcial Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 48.
    Suspensión del plazomínimo de resolución de procedimientos Plazo máximo: 12 meses Con suspensos u oposiciones: 20 meses Estos plazos se suspenden si: Conflicto jurisdiccional Oposición basada en una solicitud anterior de registro División de la solicitud A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses. Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 49.
    Restablecimiento de derechosArt. 25.1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5. Consideraciones Basado en el Art. 122 del Convenio de Patente Europea No se pueden alegar razones de fuerza mayor Legitimación: cualquier parte en un procedimiento ante la OEPM Motivo: Inobservancia de un plazo pese a prestar la debida diligencia Plazo: 2 meses desde el fin del impedimento y menos de 1 año desde la finalización del plazo Excepciones: prioridad, exposición, oposiciones, restablecimiento de derechos, interposición de un recurso contra un acta declarativo de derechos Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 50.
    Revisión de actosen vía administrativa Art. 27. 1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Recursos ante la concesión de una marca Recurso de alzada Recurso extraordinario de revisión Consideraciones: Se contempla la devolución de la tasa Prohibición de la potestad revisora del Art. 102 de la Ley 30/1992 para los Art. 51 (Causas de nulidad absoluta) y Art. 52 (Causas de nulidad relativa) Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 51.
    Arbitraje (Art.28 y 29 LM) Equivalente jurisdiccional Efectos de cosa juzgada según al Art. 37 de la Ley de Arbitraje Elementos de carácter subjetivo: el solicitante de la marca los titulares de derechos anteriores que hubieran causado la denegación de la marca y, en su caso, los licenciatarios exclusivos. los titulares de derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, los licenciatarios exclusivos los que hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo. Elementos de carácter objetivo: Prohibiciones establecidas en 6.b, 7.b, 8 y 9 Elementos de carácter procedimental: Límite de seis meses Se suspenden los recursos de alzada Para ampliar esta información ver documento de José Merino Merchán en los documentos de formación a jueces Tema 7: Disposiciones generales de los procedimientos Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 52.
    Notificaciones (Art. 29LM) Toda notificación que haya de realizar la OEPM se hará mediante la entrega o remisión del documento original, una copia del mismo o un impreso de ordenador, sellados y firmados Medios de notificación Publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) Correo postal, telefax, correo electrónico Buzón de la OEPM (para agentes) Entrega directa Quienes actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España deberán indicar una dirección en España a efectos de notificaciones (Art. 29.4 LM) Tema 7: Disposiciones generales de los procedimientos Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 53.
    Consulta pública deexpedientes (Art. 30 LM y Art. 54 RLM) Se puede consultar el expediente Cuando éste haya sido publicado Con el consentimiento del titular Los interesados cuando demuestren que el titular del derecho ha tratado de hacer valerlo frente a ellos En general, no son consultables los documentos internos que hayan servido para la preparación de resoluciones. Tasas Consulta y vista de un expediente 3,39 € por expendiente Copia documentos expediente 10,83 € Por cada página que exceda de 10 se deberá abonar 1,08 € Tema 7: Disposiciones generales de los procedimientos Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 54.
    Tema 8.- Laobligación de uso de la marca registrada La obligación de uso de la marca registrada: requisitos y plazo. Causas justificativas de la falta de uso. Renovación de la marca. Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 55.
    Obligación de usode la marca registrada (I) (Art. 39LM) ¿Por qué se obliga el uso? Indicadora de origen empresarial: vinculación entre la marca y los consumidores Aproximar lo registrado a la realidad de uso en el mercado Evitar la saturación en determinadas clases Según la Ley el uso debe ser “ real y efectivo” La jurisprudencia considera uso relevante los siguientes: Uso mediante venta de productos o prestación de servicios Uso publicitario de la marca Las ventas de sondeo, cuando vienen respaldadas por una publicidad suficiente. Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 56.
    Obligación de usode la marca registrada (II) (Art. 39LM) ¿No se considera uso: Almacenamiento de los productos sin que éstos sean introducidos en el mercado a través de los circuitos comerciales o de distribución, La venta en economatos o en la propia empresa adonde no tienen libre acceso la totalidad de los consumidores Si se considera uso Cambios de forma en la marca que guarden lo esencial Uso para exportación Uso por un tercero autorizado Plazo: 5 años Uso parcial de la marca La marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada (Art. 41.2) Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 57.
    Causas justificativas dela falta de uso (Art. 39LM y Art 5.C.1 del CUP) “ Existencia de un acontecimiento no imputable al titular registral que impide o dificulta extraordinariamente la utilización de la marca en el mercado” (Fernández-Novoa) Supuestos: En general, circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular: Por ejemplo, las restricciones a la importación O por ejemplo, otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada. Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 58.
    Caducidad por faltade uso (Art. 58 LM) Prueba de uso de la marca En una acción de caducidad por falta de uso corresponde al titular de la marca demostrar que ha sido usada conforme al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. Posibilidad de rehabilitación La acción de caducidad no puede prosperar si en el intervalo entre la expiración del período de cinco años y la presentación de la demanda de caducidad se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca. Plazo en que el uso no es rehabilitante Si el uso de la marca se inicia o se reanuda en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la demanda de caducidad , tal uso es jurídicamente irrelevante si los preparativos para el uso o la reanudación del mismo se han realizado después de haberse enterado el titular de que la demanda podría presentarse. Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 59.
    Renovación de lamarca (Art. 32 LM y Arts. 25 y ss del RLM) Cada 10 años Renovación total Renovación parcial Legitimación: titular y causahabientes Cuantía: Según el número de clases Tasa de renovación: 175,23 € por cada clase Pago parcial insuficiente: se renuevan solo las primeras clases, según el orden de solicitud No es necesaria una “declaración de uso” La “declaración de uso” fue eliminada en la Ley 17/2001 como consecuencia de la adhesión de España al TLT (1994) Fusión de registros Es necesaria una “triple identidad” como se establece en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento (RD 687/2002) Sólo en la primera renovación (DT 7 de la LM) Tema 8: Uso de la marca registrada Introducción Marcas Patentes Internacional DUDA ¿No se podría pedir la fusión posteriormente?
  • 60.
    Tema 9.- NulidadLa nulidad de la marca registrada. Causas absolutas y relativas. Condiciones para el ejercicio de la accion de nulidad. La nulidad parcial. Efectos de la declaración de nulidad. Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 61.
    Causas de nulidadabsolutas (Art. 51 LM) 1ª Causa: Legitimidad (Art. 3 LM) Español o asimilado Nacional de un estado miembro del CUP, de la OMC o en el que opere el principio de reciprocidad Acciones Oposición Nulidad 2ª Causa: Prohibiciones absolutas de registro (Art. 5 LM) Carácter distintivo Signos genéricos, habituales o descriptivos Formas impuestas por orden técnico, por la forma del producto o que otorguen valor intrínseco Engañosos Contrarios al orden público y las buenas costumbres Emblemas y otos signos protegidos por el Art. 6ter del CUP 3ª Causa: Mala fe Art. 3.2.d de la directiva 89/104/CEE Supuestos comunes Registro de una marca extranjera para que luego lo deba adquirir la empresa foránea registros en violación de pactos precontractuales Registros que tienen por objeto impedir que un competidor pueda desarrollar su actividad. Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 62.
    Ejercicio de lascausas de nulidad absolutas (Art. 51 LM) Imprescriptibilidad de la acción (Art. 51.2) Excepción: distintividad sobrevenida (ART. 51.3) Después de su registro, la marca adquiere un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento. No aplicará lo dispuesto en el Art. 5.1 b), c), o d) 5.1.b) Los que carezcan de carácter distintivo. 5.1.c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. 5.1.d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 63.
    Causas de nulidadrelativas (Art. 52 LM) Arts. 6, 7, 8, 9 y 10 LM Art. 6: Marcas anteriores. Art. 7: Nombres comerciales anteriores Art. 8: Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. Art. 9: Otros derechos anteriores Art. 10: Marcas de agente Supuestos: 1er grupo: Idéntica a una marca (6.1.a) o a un nombre comercial (7.1.a) 2º grupo: Semejante (6.1.b y 7.1.b)  riesgo de confusión o asociación 3er grupo: Nombre civil, el pseudónimo, nombre comercial u otro medio de identificar a una persona Aprovechamiento indebido de la reputación de otro Reproduzca o imite un derecho de propiedad intelectual, otro diseño o sea una marca de agente Autorización: Hay prohibiciones que se elimina con la pertinente autorización Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 64.
    Prescripción por tolerancia (Art. 52.2 LM) Requisito: Tolerancia del uso de una marca posterior registrada con conocimiento de dicho uso. Plazo: cinco años El solicitante de la marca posterior deberá demostrar Que ha hecho un uso relevante Que no solicitó la marca de mala fe Resultado Titular de la marca anterior: no podrá ejercitar acciones de nulidad frente al titular de dicha marca posterior. Titular de la marca posterior: Tampoco podrá impedir el uso de la marca anterior registrada por su titular. Una vez que la prescripción por tolerancia ha producido sus efectos, ambas marcas podrán convivir pacíficamente. Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 65.
    Condiciones para elejercicio de la acción de nulidad Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional 5 años Imprescriptible Prescripción El demandado puede exigir por vía de excepción una declaración uso efectivo y real de la marca anterior Para los productos o servicios en los que se basa la demanda o existe causa justificativa Titulares de derechos anteriores Sus causahabientes Acción de nulidad relativa No es necesaria OEPM Cualquier persona física o jurídica Asociaciones constituidas para la defensa de intereses colectivos Acción de nulidad absoluta Declaración de uso Legitimación
  • 66.
    Nulidad parcial (Art. 60 LM) Artículo 60. Nulidad y caducidad parcial. Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados. Principio de economía jurídica La marca permanece en vigor para el resto de los bienes y servicios que no son afectados Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 67.
    Efectos de ladeclaración de nulidad (Art. 54 LM) Se producen efectos retroactivos “ex tunc” Por seguridad jurídica no afectan a: A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad. A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato. Indemnización por daños y perjuicios En caso de que el titular de la marca anulada haya actuado de mala fe, se podrán obtener una indemnización por daños y perjuicios Tema 9: Nulidad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 68.
    Tema 10.- Caducidady renuncia Caducidad y renuncia: concepto y análisis de los diversos supuestos contemplados en la ley de marcas. Efectos de la declaración de caducidad. Legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad. Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 69.
    Supuestos de caducidad (Art. 55 LM) Causas cuya declaración corresponde a la OEPM Caducidad por falta de renovación Caducidad por renuncia del titular Causas cuya declaración corresponde a los Tribunales de Justicia Caducidad por falta de uso Vulgarización de la marca Conversión de la marca en un signo engañoso Pérdida de legitimación del titular Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 70.
    Caducidad por faltade renovación (Art. 56 LM) La marca se renueva cada 10 años Plazos: En los 6 meses anteriores a la fecha del décimo aniversario de la solicitud 175’23 € por clase Con recargo en los 6 meses posteriores a la fecha aniversario de la solicitud 219’04 € (25% por retraso hasta 3 meses ) 262’85 € (50% por retraso entre 3 meses y 6 meses) Existen supuestos en los que no se deja caducar por este motivo: Embargos y acción reivindicatoria (Art. 56.1) El nuevo titular deberá pagar la tasa de renovación en los dos meses posteriores a la sentencia firme o bien de la notificación a la OEPM de la nueva titularidad Hipoteca inmobiliaria El titular hipotecario podrá solicitar la renovación en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo de demora (seis meses) y abonar las tasas de renovación en el plazo de un mes desde la finalización del plazo en que debieron ser abonadas. Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 71.
    Caducidad por renunciadel titular (Art. 57 LM) La marca es un derecho subjetivo que puede ser objeto de renuncia. La renuncia puede ser total o parcial Aspectos formales: La renuncia es un acto jurídico que exige una declaración de voluntad. Por tanto debe presentarse por escrito a la OEPM o en alguno de los registros de CCAA con competencia para ello. El escrito deberá contener (Art 36 RLM): Una indicación de que se solicita la renuncia parcial o total de la marca. El nombre y dirección del titular de la marca El número del registro de la marca cuya renuncia se solicita. Si procede, el nombre y dirección del representante En el caso de una renuncia parcial, productos y servicios para los que se solicita la renuncia agrupados por clases. Firma del titular de la marca o su representante Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 72.
    Caducidad por faltade uso (Art. 58 LM) No se usa en el plazo establecido por el artículo 39 LM En el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de la concesión, la marca no ha sido objeto de un uso real y efectivo en España para los productos o servicios para los que está registrada O si tal uso se ha suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, dicha marca incurre en caducidad que puede ser declarada por los Tribunales Inversión de la carga de la prueba en el Tribunal En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 En la rehabilitación, no computan... Los tres meses anteriores a la presentación de la demanda por falta de uso. O si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se han producido después de haber conocido el titular que la demanda podría presentarse. No estoy seguro que esto sea correcto Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 73.
    Caducidad por vulgarizaciónde la marca (Art. 55.1.d) Fenómeno contrario a la distintividad sobrevenida cuando en el comercio se hubiera convertido en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada Requisitos: Que el signo se haya convertido en la designación usual Que la vulgarización de la marca sea apreciada en el comercio lo que hace necesaria una demostración de que se ha producido este fenómeno Que el titular de la marca sea responsable, por acción o por omisión, del proceso de vulgarización. Importante para evitar sentencias, como por ejemplo con Aspirina de Bayer Inestabilidad de la marca según Fernández-Novoa “La vulgarización de la marca constituye una manifestación inequívoca de la inestabilidad de la marca: el bien inmaterial en que la marca consiste desaparece cuando el signo deja de producir en la mente de los consumidores una asociación mental con la empresa titular de la marca”. Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 74.
    Caducidad por conversiónde la marca en un signo engañoso (Art. 55.1.e) Conversión de la marca en un signo engañoso Irregularidad de la marca Riesgo de engaño Se protege Interés público del consumidor Transparencia en las relaciones comerciales Preservar la función de calidad Supuestos: Uso de modo engañoso por el titular Uso inadecuado con el consentimiento del titular Se consagra legalmente la obligación del licenciante a controlar el uso de la marca que hace el licenciatario. Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 75.
    Caducidad por pérdidade legitimación del titular (Art. 55.1.f) El titular no cumple con lo dispuesto en el artículo 3 LM por: Como consecuencia de una transferencia de derechos O por otros motivos Circunstancia excepcional puesto que el acceso al registro de marca en España es prácticamente universal: Español Asimilado (residente) Nacional de un país miembro del CUP Nacional de un país miembro de la OMC O con el que se tenga acuerdos de reciprocidad Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 76.
    Efectos de ladeclaración de caducidad No tiene efectos retroactivos Se puede hacer la caducidad total o parcial de una marca Dies a quo Sentencia que gane firmeza Hecho que da lugar a la decisión administrativa Por tanto, no es necesario que se publique en el BOPI para que surta efectos la caducidad (Art. 55.2 LM) Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 77.
    Legitimación activa parael ejercicio de la acción de caducidad (Art. 59 LM) Legitimación activa Para Legitimación pasiva Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 78.
    Legitimación activa parael ejercicio de la acción de caducidad (Art. 59 LM) Tema 10: Caducidad y renuncia Introducción Marcas Patentes Internacional Titular registral de la marca NO ESTAN LEGITIMADOS ni los licenciatarios ni los titulares de otros derechos inscritos La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) Cualquier persona física o jurídica Cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de intereses colectivos Causas cuya declaración corresponde a los Tribunales de Justicia Caducidad por falta de uso Vulgarización de la marca Conversión de la marca en un signo engañoso Pérdida de legitimación del titular No procede No procede Causas cuya declaración corresponde a la OEPM Caducidad por falta de renovación Caducidad por renuncia del titular Legitimación pasiva Legitimación activa Casos
  • 79.
    Tema 11.- Derechode propiedad La solicitud de marca y la marca como objeto del derecho de propiedad. Cesión de la marca: requisitos para su inscripción en el registro. La licencia de marca: concepto, clases y presunciones legales. Requisitos para la inscripción en el registro. Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 80.
    La solicitud demarca y la marca como objetos del derecho de propiedad (Art. 46,47, 48, 49 y 50 LM) Modalidades Cotitularidad Cesión Licencia Alcance Total Parcial Ejemplos de derechos o actos jurídicos (Art. 46.2 LM) La marca o su solicitud pueden darse en garantía, ser objeto de otros derechos reales, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales está solicitada o registrada la marca Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 81.
    Principios que rigenestos derechos o actos jurídicos Todos estos actos jurídicos sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas (Art. 46.3 LM). Una vez inscrito alguno de ellos , no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. (Art. 46.4 LM). Si sólo se hubiere anotado la solicitud de inscripción, no podrá inscribirse hasta la resolución de la misma ningún otro derecho o gravamen de la clases antes expresada. La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente tendrá preferencia sobre las que accedan con posterioridad, practicándose la inscripción registral según orden de presentación. (Art. 46.5 LM). Principio de independencia de la marca y desconexión con la empresa Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 82.
    Cotitularidad (ART. 46 LM) Concepto: La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. Principios (Art. 46.1 LM): La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. Regulación de esta comunidad: La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe serán acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca común debiendo notificarlo a los demás comuneros para que éstos puedan sumarse a la acción y contribuir al pago de los gastos. Cada partícipe podrá disponer de la parte que le corresponda debiendo notificarlo a los demás comuneros quienes podrán ejercer el derecho de tanteo o de retracto : el de tanteo en el plazo de un mes desde que fueron notificados y el de retracto, en el mismo plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. La oposición injustificada de un partícipe al uso de la marca de suerte que pudiera dar lugar a una declaración de caducidad, se considerará como una renuncia al derecho. Origen de la cotitularidad Originaria cuando varias personas han solicitado conjuntamente la marca y, una vez concedida, pasan todos a ser cotitulares Derivada: por herencia Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 83.
    Hipoteca mobiliaria (Art. 46.2 LM) La hipoteca se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas. A estos efectos ambos registros estarán coordinados de forma que se comunicarán telemáticamente entre ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos. Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. Artículos 45 a 51 Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 84.
    Embargos (Art.46.2) Una marca puede ser objeto de ”embargo u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o una parte de los productos o servicios para los cuales esté solicitada o registrada la marca”  Principios Independencia de la empresa Surte efectos desde que se inscribe en el registro y se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 85.
    Cesión de marca (Art. 47 LM) Cesión prácticamente libre de la empresa a nivel comunitario Derecho comparado Alemania: transmisión con la empresa Francia: cesión libre Reino Unido diversas medidas de defensa de los consumidores Medidas para proteger a los consumidores Conexión entre la marca y la empresa La transmisión de una empresa en su totalidad implica la transmisión de sus marcas, salvo pacto en contrario o que se desprenda claramente de las circunstancias del caso. Control administrativo de la cesión. Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 86.
    Inscripción de unaCesión de Marca (Art. 49 y 50 LM y Art. 30 a 35 del RLM) Documentación necesaria Solicitud Documentación acreditativa de la cesión (modificado por el TLT 1999) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente. Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original. Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca Justificante del pago de tasas Procedimiento Modelo de instancia Examen de la documentación presentada La OEPM califica la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse 1 mes para contestar el suspenso Si duda de la veracidad de algún aspecto, la OEPM puede pedir la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción. En caso de denegación, se expondrán sucintamente las causas Publicación en el BOPI Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 87.
    Concepto de licenciade una marca Objeto: Autorizar la utilización de su signo registrado a través de una licencia Forma que tiene el titular de extender los territorios en los que explotar su marca mediante una licencia de fabricación o de comercialización de los productos o servicios amparados por la marca Contrato oneroso en virtud del cual el titular registral de la marca cede a un tercero la utilización de la misma para todos o una parte de los productos o servicios, normalmente a cambio de un contraprestación económica. Licenciante Licenciatario Licensor Licensee Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 88.
    Presunciones legales yrequisitos en un contrato de licencia (Art. 48 LM) Presunciones legales Clase de licencia El licenciatario podrá usar la licencia durante toda la vida del derecho (incluidas las renovaciones) en todos los productos y servicios amparados por la marca Carácter no exclusivo Prohibición de transmisiones ulteriores Control de la marca por el licenciante Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario. Requisitos “ mutatis mutandi” los de la inscripción de la cesión de una marca Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 89.
    Clases de licencias (Art. 48 LM) Objeto Marca registrada Solicitud ver Art. 114.2 LP sobre mala fe en contratos de licencia de solicitudes Contenido Exclusividad Ámbito territorial Duración Tema 11: Derecho de propiedad Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 90.
    Tema 12.- Accionesciviles y penales Acciones en vía penal Acciones civiles Indemnización por daños y perjuicios Protección reforzada para las marcas notorias y renombradas Jurisdicción y normas procesales Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 91.
    Posibilidad de elegirla vía civil o penal Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.
  • 92.
    Acciones en lavía penal (Art. 274 de la Ley Orgánica 10/1995 ) Penas Penas de seis meses a dos años de prisión Multa de 12 a 24 meses Conductas que tipifican delito Reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice el signo o uno confundible con éste para proteger productos o servicios idénticos o similares Los que importen intencionadamente estos productos sin consentimiento IMPORTACIONES PARALELAS QUE NO SON DELITO: “la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento” Posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que suponen una infracción de derechos exclusivos Requisitos Las conductas deben realizarse con fines industriales o comerciales. No son punibles los actos privados Dolosamente Es obligatorio que se realice sin consentimiento del titular y con conocimiento del registro Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 93.
    Agravamiento de laspenas en la vía penal (Art. 276 de la Ley Orgánica 10/1995 ) Penas Prisión de dos a cuatro años Multa de 12 a 24 meses Inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido por un período de dos cinco años Conductas agravantes: Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica. Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados. Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial. Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos. Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 94.
    Acciones civiles (Art. 41.1 LM) La cesación de los actos que violen su derecho No es necesario que el demandante demuestre que el demandado ha actuado dolosamente o negligentemente Sólo es necesario demostrar que se puede volver a repetir la violación del derecho La indemnización de los daños y perjuicios sufridos. La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación ... ....el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. La destrucción o cesión con fines humanitarios La atribución en propiedad... La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 95.
    Indemnización por dañosy perjuicios (Art. 41.1.b y Art. 42 LM) Responsabilidad objetiva 34.3.a) Poner el signo en los productos o en su presentación 34.3.f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas; comercializar las etiquetas o demás medios de identificación del producto así como comercializar por primera vez los productos o servicios ilícitamente marcados. Responsabilidad por culpa Que haya sido advertido por el titular, con el requerimiento que cese la violación (Art. 42.2 LM) Se debe hacer un requerimiento notarial comunicando que la marca esta registrada y que debe cesar su violación Que que en la actuación del infractor haya mediado culpa o negligencia Que se trate de una marca notoria o renombrada Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 96.
    Cálculo de laindemnización por daños y perjuicios (Art. 43 LM) Indemnización basada en Pérdidas sufridas Ganancias dejadas de obtener Desprestigio Para su cálculo hay que elegir Consecuencias negativas Supuesto contrato de licencia (“fictio juris”) Mínimo del 1% de la cifra de negocio Indemnización coercitiva (Art. 44 LM) 600 euros día para cumplimiento de la cesación Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 97.
    Protección reforzada delas marcas notorias y renombradas Concepto marca notoria: conocida por un grupo particular de consumidores marca renombrada: tiene una difusión que abarca a grupos de consumidores pertenecientes a diferentes mercados Art. 8 LM: Se protegen por encima del principio de especialidad DA 14: Prohibición de registro de denominación social Marca notoria no registrada Oposición (Art. 6.2 LM) Nulidad (Art. 52.1 LM) Acciones civiles (Art. 34.5 LM) Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 98.
    Jurisdicción y normasprocesales (Titulo XIII de la Ley de Patentes) Legitimación Titular + Licenciatario Demandados Competencia Juzgado de 1ª instancia de la ciudad donde esté el Tribunal Superior de Justicia de la CCAA Domicilio demandado Lugar donde se producen los efectos Prescripción de acciones 5 años Procedimiento Ordinario o verbal Por materia y cuantía Uso de la vía de excepción o reconvención Excepción: probar uso Reconvención: caducidad Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 99.
    Medidas cautelares ydiligencias de comprobación de hechos Medidas cautelares Concepto Asegurar la efectividad de una acción judicial Momento Se solicitarán, de ordinario, con la demanda principal Medidas Cesación Depósito o retención de objetos Caución Procedimiento Audiencia al demandado Muy rápido 5 días convocatoria de vista 10 días vista 5 días decisión Se puede apelar Diligencias de comprobación de hechos Concepto: Asegurar medios de prueba Siendo presumible la violación de la marca, no es posible comprobar la realización del objeto de la misma sin acudir a esta práctica Legitimación Está legitimada para pedir las diligencias la persona que lo está para ejercer alguna de las acciones derivadas de la Ley de Patentes o de Marcas Caución Procedimiento El juez acude con un Perito Si es presumible la violación el perito hará una descripción detallada de máquinas, procedimientos, dispositivos o medios utilizados, teniendo siempre sumo cuidado en que la práctica de estas diligencias no sirva para desvelar secretos industriales. Tema 12: Acciones civiles y penales Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 100.
    Tema 13.- Marcascolectivas y de garantía Marcas colectivas y de garantía. Concepto y régimen jurídico. Condiciones especiales de registro. Causas de nulidad y de caducidad de estas marcas. Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 101.
    Marca colectiva: Concepto (Art. 62 LM) Indica origen empresarial La marca no es de una sola empresa. La marca es de una asociación a la que pertenece la empresa Es de un colectivo de empresas Art. 62 LM todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para distinguir en mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas Tema 13: Marcas colectivas y de garantía
  • 102.
    Marca de garantía:Concepto (Art. 68 LM) Art. 68 LM se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4. 2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular que certifica que los productos o servicios a que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio El titular de la marca debe controlar que los productos o servicios se ofrecen a los consumidores bajo una serie de restricciones “ El control de la calidad de los correspondientes productos o servicios representa una carga que el ordenamiento jurídico impone al titular de la marca : ésta no se limita a conceder autorizaciones para que los terceros usen la marca sino que está obligado a fijar y poner en práctica las oportunas medidas de control de la calidad de los productos” (Fernández-Novoa) Indicadora de calidad Tema 13: Marcas colectivas y de garantía
  • 103.
    Comparación entre tiposde marcas ¿Los licenciatarios pueden demandar a un tercero por violación de marca? Tema 13: Marcas colectivas y de garantía Es necesario informe del Organismo competente No es necesario informe No tiene Reglamento de uso Indica calidad Procedencia Diferenciar en el mercado. Origen empresarial. Reputación, etc. Función Titular Los usuarios deben ser autorizados expresamente Titular Los usuarios deben ser autorizados expresamente Titular de la marca que es su principal usuario Legitimación activa en acciones por violación Si No No puede ser cedida a terceras personas (Art. 62.4) Si Transmisibilidad Cualquier persona física o jurídica Asociación o una persona jurídica de Derecho público. Cualquier persona física o jurídica Titularidad Solicitud de registro Solicitud con reglamento de uso Solicitud con reglamento de uso Solicitud sencilla Marca de garantía Marca colectiva Marca individual
  • 104.
    Procedimiento de registroTema 13: Marcas colectivas y de garantía Además debe acompañarse de un informe favorable del organismo que sea competente atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios a que se refiera la marca de garantía La solicitud de modificación deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas Modificaciones del reglamento de uso Igual que la marca individual La solicitud será denegada cuando: Cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de garantía. Igual que la marca individual La solicitud será denegada cuando: Cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva. Tramitación Una indicación expresa de que la marca solicitada es una marca de garantía El reglamento de uso de la marca con las indicaciones requeridas. informe favorable del organismo administrativo que en cada caso sea competente, atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios, Una indicación expresa de que la marca solicitada es una marca colectiva. El reglamento de uso de la marca con las indicaciones requeridas. Copia de los estatutos de la asociación, debidamente constituidos e inscritos Documentos de la solicitud Cualquier persona, física o jurídica Asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público Legitimación solicitud Marcas de garantía Marcas colectivas
  • 105.
    Causas de nulidadLas mismas que para las marcas normales (Art. 51 a 54 LM) Absolutas: Art. 3 LM (Legitimidad) y Art. 5 LM (prohibiciones absolutas) Relativas: Art. 6 LM (marcas anteriores), Art. 7 LM (nombres comerciales anteriores) ART. 8 LM (notorios y renombrados) Art. 9 (otros Dº anteriores) y Art. 10 LM (marcas de agente) Vulneración del concepto de marca de calidad o de garantía Que la marca infrinja lo dispuesto en los artículos 62 ó 68 de la L. M., es decir, vulnere el propio concepto legal de marca colectivas o de garantía. Reglamento no acorde con buenas costumbres y orden público Que el reglamento de uso no se ajuste a las disposiciones legales, o sea contrario a la Ley, al orden público, y a las buenas costumbres, salvo que el solicitante lo modifique para que se ajuste a dichas disposiciones Induzca a error Que la marca pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva o de una marca de garantía Tema 13: Marcas colectivas y de garantía
  • 106.
    Causas de caducidadLas mismas que en las marcas normales (Art. 55 LM) Negativa arbitraria de uso a un tercero Negativa del titular de la marca, ejercida arbitrariamente, a admitir en la asociación (marca colectiva) o a utilizar la marca (de garantía) a persona capacitada para ello o incumplimiento de alguna otra disposición del reglamento de uso. En este caso, la marca no caduca si la sentencia sólo condena al titular de la marca a admitir a esa persona en la asociación o a permitir utilizar la marca. Inactividad del titular en el ordenamiento del uso de la marca Inactividad del titular en la adopción de las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso Signo engañoso Conversión d la marca en un signo engañoso en el sentido del artículo 64. 2 LM, como consecuencia del uso permitido por el titular. Modificación irregular o no autorizada del reglamento de uso Marcas de garantía: uso por el propio titular Utilización de la marca de garantía por el titular de la misma para los productos o servicios que él mismo o una persona vinculada con él, fabrique o suministre (Art. 73 e) LM). Tema 13: Marcas colectivas y de garantía
  • 107.
    Tema 14.- Nombrecomercial El nombre comercial: concepto. Signos que pueden constituir nombre comercial. Procedimiento de registro. Contenido del derecho. Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 108.
    Concepto de nombrecomercial (Art. 87 LM) Art. 87. 1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Funciones Identificación de la empresa Distinción de la empresa En el tráfico económico: nombre comercial En aspectos jurídicos: nombre civil o denominación social Tema 14: Nombre comercial
  • 109.
    Diferencias entre razónsocial y nombre comercial Tema 14: Nombre comercial Puede perderse bien por falta de uso, o por no efectuar el titular la renovación a su debido tiempo El nombre civil es imprescriptible Caducidad el nombre comercial puede transmitirse libremente en forma similar a una marca El nombre propio cae íntegramente en la esfera del derecho de la personalidad, no puede cederse Transmisión Signo orientador y conservador de la masa anónima de la clientela. Es el distintivo individualizador de las personas en todas sus actividades humanas de significación jurídica Objeto Nombre comercial Denominación social
  • 110.
    Signos que puedenconstituir un nombre comercial (Art. 87) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas. Las denominaciones de fantasía. Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial. Los anagramas y logotipos. Las imágenes, figuras y dibujos. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. La libertad de elección permite que el empresario utilice cualquier signo como marca siempre que: Que no sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres Que tengan fuerza fuerza diferenciadora o carácter distintivo, no incurriendo, por tanto, en alguna de las prohibiciones absolutas de registro. Que sean signos o denominaciones disponibles, es decir, que no existan derechos de terceros sobre dichos signos o denominaciones. Tema 14: Nombre comercial
  • 111.
    Cambios impuesto porla Ley 17/2001 Principios de utilización Se aplica la Clasificación de Niza a los nombres comerciales Es obligatorio que los nombres comerciales sean clasificados conforme a la Clasificación Internacional en la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la Ley. (Disp. Trans. 6ª) Su uso es libre como cualquier otro signos distintivo Abandono del principio de veracidad por el de libertad de elección No es obligatorio transmitir el nombre comercial con la empresa Tema 14: Nombre comercial
  • 112.
    Procedimiento de registroCasi idéntica a la de las marcas (87.3 LM) Documentos: conceptuar las clases de Niza Lugares de presentación Fases del procedimiento Examen de admisión a trámite y otorgamiento de una fecha de presentación Examen de forma y de licitud Publicación de la solicitud en el BOPI a efectos de oposición Examen de fondo y resolución, Publicación en el BOPI y expedición del título de registro. Plazo máximo de resolución Hasta 12 meses en tramitación normal Hasta 20 meses en caso de suspenso u oposición Tema 14: Nombre comercial
  • 113.
    Renovación de unnombre comercial Igual que las marcas Incluir la clasificación de Niza (DT 6ª LM) El solicitante presenta su propuesta de clasificación sin modificar el tenor literal de la lista de actividades, aunque podrá reordenarlas o renunciar a las que estime oportunas. Si no es correcta, propuesta de clasificación de la OEPM. El interesado deberá pronunciarse en el plazo de un mes. Transcurrido este plazo, la OEPM resolverá haya o no contestado el interesado. Tasas: Por esta primera renovación, el interesado abonará la tasa de renovación prevista para una sola clase. Las renovaciones posteriores quedarán sujetas al pago de las tasas que correspondan en función del número de clases que comprenda la solicitud. Tema 14: Nombre comercial
  • 114.
    Contenido del derecho (Art. 90 LM) Positivo el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico Negativo: “ius prohibendi” Oposición en el procedimiento administrativo de concesión de marcas Acciones contra la violación Penales (Art. 274 y Art 276 de la LO 10/1995) Civiles (Arts. 40 a 45 LM) Cesación Indemnización Adopción de medidas Destrucción o cesión con fines humanitarios Atribución en propiedad Publicación de la sentencia Jurisdicción y normas procesales (Disp. Ad. 1ª remite al Titulo XII de la Ley 11/1986) Diligencias de comprobación de hechos Medidas cautelares Acciones de nulidad Tema 14: Nombre comercial
  • 115.
    La protección delnombre comercial unionista (I) Art. 8 CUP ““El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio". Implicaciones del Art. 8 del CUP: No es necesario el registro Equiparación del nombre comercial unionista al nombre comercial nacional. Doctrina de los Tribunales Españoles Para obtener protección basta con que haya sido usado en el país de origen. La protección en España abarca las siguientes facultades: Usar el nombre comercial sin necesidad de registro Presentar oposiciones al registro de otros nombres comerciales Pedir la nulidad de nombres comerciales posteriormente registrados. Tema 14: Nombre comercial
  • 116.
    La protección delnombre comercial unionista (II) STS de 29 de febrero de 2000 Que el nombre comercial extranjero no necesita inscripción en España para gozar de protección, Que tampoco se requiere el uso en nuestro país sino que basta con la demostración de su utilización en el país de origen Art. 77 de la Ley 32/1988 (derogado): “ El nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, siempre que su titular demuestre que lo ha usado en España. Cuando el titular del nombre comercial ejercite una acción para que se declare la nulidad de una marca o de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento registrados con posterioridad, deberá acreditar el uso al que se refiere el inciso anterior y entablar la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión correspondiente.” Tiene que demostrar que la ha usado Tiene un plazo máximo de cinco años Hay que acudir a los Tribunales, no se contempla la vía administrativa Tema 14: Nombre comercial
  • 117.
    La protección delnombre comercial unionista (III) Art. 9.1.d) de la Ley 17/2001 1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado. Este derecho puede ser invocado: Titular de un nombre comercial en España Extranjeros que invocan el Art. 8 del CUP Requisitos Que exista riesgo de confusión en el público Que se demuestre por el titular del nombre comercial el uso o alternativamente el conocimiento notorio de dicho nombre o denominación. Que el uso o conocimiento notorio se extiendan al territorio nacional. Tema 14: Nombre comercial
  • 118.
    Tema 15.- Rótulode establecimiento El rotulo de establecimiento: concepto y diferencias con otros signos distintivos. La protección del rotulo de establecimiento en la nueva ley de marcas. Régimen transitorio. Introducción Marcas Patentes Internacional
  • 119.
    Concepto de rótulode establecimiento “ El rótulo es la designación material y exterior de un establecimiento industrial o comercial mediante un cartel, una inscripción u otro signo cualquiera destinado a distinguirlo de establecimientos similares“ Características: Aspecto material La función es diferenciar un establecimiento. Se puede usar tanto en el establecimiento principal como en las sucursales. Se trata de un elemento inmaterial que se integra en el fondo de comercio de una empresas (STS 14.10.1993) Diferenciar entre el soporte material y el elemento patrimonial La transmisión de un inmueble en el que figura un rótulo de establecimiento no comprende necesariamente el rótulo. Derecho comparado Francia tiene el mismo mecanismo de protección Se llama “nom-enseigne” (rótulo de establecimiento) que es un título distinto al de “nom-commercial” (nombre comercial) Tema 15: Rótulo de establecimiento
  • 120.
    Signos que puedenconstituir un rótulo de establecimiento (Art. 82.1 de la Ley 32/1988) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas. Las denominaciones de fantasía. Las denominaciones alusivas a la actividad del establecimiento. Los anagramas. Cualquier combinación de los signos que con carácter enunciativo se mencionan en los apartados anteriores Requisitos de registro: Que sea lícito, es decir, que no sea contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres, Que tenga fuerza diferenciadora o carácter distintivo, no incurriendo, por, tanto, en alguna de las prohibiciones absolutas de registro, Que sea un signo o denominación que esté disponible, es decir, que no existan ya derechos de otras personas sobre dichos signos o denominaciones. Tema 15: Rótulo de establecimiento
  • 121.
    Diferencias de losrótulos de establecimiento con otros signos distintivos Con las marcas Por el concepto legal Distingue e individualiza vs.designa el elemento exterior y visible de la actividad Por la función Indicar el origen empresarial vs. carácter estático y de alcance mucho más limitado Por el ámbito de protección Estado vs. municipio Por el reconocimiento internacional Los rótulos de establecimiento no son parte del CUP y por tanto no es posible extenderlos internacionalmente Con el nombre comercial Menores diferencias En Francia son un único tipo de propiedad industrial “nom-commercial” y “nom-enseigne” En España son dos títulos independientes Concepto del Nombre comercial: el nombre comercial identifica a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial Concepto de rótulo de establecimiento: sirve para dar a conocer al público un establecimiento y distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares. Tema 15: Rótulo de establecimiento
  • 122.
    Protección del rótulode establecimiento en la nueva ley de marcas Razones para eliminar el registro administrativo del rótulo de establecimiento STC 103/1999 de 3 de junio  competencia de las CCAA La aceptación por la OEPM de la Clase 35 que se relaciona con el comercio al por menor Ley 3/1991 de Competencia Desleal, de 10 de enero Referencias legislativas más importantes de los rótulos de establecimiento Régimen transitorio establecido por la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de marcas Disposición transitoria tercera: renovación de rótulos Disposición transitoria cuarta: derechos conferidos Tema 15: Rótulo de establecimiento
  • 123.
    Renovación de rótulosde establecimiento Disposición transitoria tercera Entrada en vigor: 31 de julio de 2002 (Disp. Final Tercera) La solicitud de renovación Presentarla en la CCAA competente 50% de las tasas de una clase Pago de quinquenios por renovación Fecha de vencimiento 3 meses 1 mes Tema 15: Rótulo de establecimiento Renovación de 10 años Rótulos solicitados antes de la entrada en vigor de la ley y concedidos después de su entrada en vigor Se mantiene la concesión, hasta los 10 o 20 años Rótulos no renovados Renovación de hasta 7 años Rótulos vigentes a la entrada en vigor de la ley
  • 124.
    Derechos conferidos Disposiciones transitorias tercera y cuarta Vigencia registral Oposición administrativa o nulidad para signos idénticos (Disposición Transitoria. 3.3.a) Nulidad son las mimas que en marcas (Disposición Transitoria. 3.3.b) Protección extrarregistral Oposición al uso en el término municipal Tolerancia: 5 años años consecutivos. Este principio no opera si la otra parte opera de mala fe. Este derecho caduca a los 20 años o por falta de uso a los 3 años Tema 15: Rótulo de establecimiento
  • 125.
    Tema 16.- Denominacionesde origen Las denominaciones de origen: concepto, naturaleza jurídica y régimen jurídico. Su regulación en la ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino. Las indicaciones geográficas protegidas. Relación entre marcas y denominaciones de origen. La legislación comunitaria en la materia: especial referencia al reglamento (CEE) nº 2081/92 del consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios Introducción Marcas Patentes Internacional Rehacer todo incluyendo el Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006,
  • 126.
    Concepto de denominaciónde origen Doble vínculo Indicación de origen Indicación de calidad Definición según el R. 510/2006 Originaria de dicha Región Cuya calidad o características se deben fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con sus factores materiales y humanos Cuya producción o transformación y elaboración se realizan en una zona geográfica determinada Características principales Nombre geográfico Designa un producto, como lo hace una marca Veracidad, indicando la procedencia del producto Cualidades diferenciales debidas a su calidad (segundo vínculo) El nombre geográfico en relación con el producto goza de difusión o reconocimiento Tema 16: Denominaciones de origen
  • 127.
    Las denominaciones deorigen son un derecho de propiedad industrial Similitud con los DPI La protección que se dispensa otorga unos derechos en exclusiva que impide el uso del signo en los productos amparados por la denominación de origen Diferencias con los DPI No puede ser objeto de apropiación individual No puede ser objeto de negocios jurídicos No puede ser embargada Está sometida a una fuerte intervención de las Administraciones Públicas Las denominaciones de origen se incluyen en las modalidades de propiedad industrial que describe el Art. 1.2. del CUP Tema 16: Denominaciones de origen
  • 128.
    Regulación de ladenominaciones de origen en la Ley 24/2003 de la viña y el vino Tipos de vinos Vinos de calidad con indicación geográfica Vinos con denominación de origen Vinos con denominación de origen calificada Vinos de pagos Procedimiento para reconocer la protección solicitud ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma o ante el Ministerio de Agricultura. Búsqueda de nombres similares en la OEPM (Art. 29 de la Ley) Para evitar colisiones con propietarios anteriores de derechos Decisión por parte del órgano competente Reglamento de vinos de calidad producidos en regiones determinadas Presentación de una propuesta de reglamento como máximo seis meses después de la solicitud de una denominación de origen Tema 16: Denominaciones de origen
  • 129.
    Las indicaciones geográficasprotegidas RD 1573/85 y RD 728/1988 Denominaciones genéricas: la calificación aplicable a los productos que tienen caracteres comunes y especiales debido a su naturaleza, a los sistemas de producción empleados o a los procedimientos de transformación, elaboración y fabricación Ejemplos “Q” de calidad Agricultura ecológica Denominaciones específicas: la calificación aplicable a un producto que tiene cualidades diferenciales entre los de su misma naturaleza debidas a la materia prima base de su elaboración, al medio natural o a los métodos de elaboración Ejemplos: “Caballa de Andalucía” “Melva de Andalucía” Tema 16: Denominaciones de origen
  • 130.
    Protección que otorgael derecho de marcas a las denominaciones de origen Prohibiciones de registro de marcas: 5.1.c) Prohíbe la concesión de marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones relacionados con la procedencia geográfica. 5.1.i) Signos que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera y otros emblemas de España. 5.1.g) Engañosos Directamente Indirectamente (sugestivo) 5.1.h) Protección ampliada para vinos y bebidas espirituosas Como contenido del derecho La Ley 24/2003 prohíbe la utilización del nombre de la denominación de origen como producto para comercializar La inclusión de las expresiones “tipo”, “clase”, “estilo”, etc. Signos con similitud fonética Ver los artículos de la Ley 24/2003 que otorgan una protección similar Tema 16: Denominaciones de origen
  • 131.
    Internacionalización (I): Conveniosbilaterales de España Modelo: Convenio franco-alemán de 8 de marzo de 1960 Convenios suscritos por España: Alemania (1972) Italia (1975) Portugal (1970) Austria (1976) Francia (1973) Hungría (1987) Suiza (1974) Contenidos de los acuerdos bilaterales Objeto protegido Intercambio de listas Se incardina en la legislación sobre competencia desleal El empleo de las marcas debe realizarse bajo las mismas condiciones que prevea el país de origen Plazos de adaptación Contenido de la protección Protección amplia y fuerte En exclusiva Genérica sólo cuando deviene en genérica en el país de origen Medidas civiles y administrativas (decomiso) Tema 16: Denominaciones de origen
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    Internacionalización (II): Legislacióncomunitaria Reglamento 2081/92 y Reglamento 510/2006 Ámbito de aplicación Productos agrícolas y alimenticios, exceptuando al vino Legitimación para solicitar una denominación de origen: Agrupaciones y en casos excepcionales personas físicas Régimen jurídico Dos tipos: IGP: Indicación geográfica protegida DOP: Denominación de origen protegida Se protegen aquellas que demuestren el doble vínculo Se excluyen las denominaciones genéricas Se establece un registro comunitario que dará derechos exclusivos Tema 16: Denominaciones de origen
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    Procedimiento para solicitaruna denominación de origen Elaboración de un pliego de condiciones que debe tener el producto Inscripción en el país Verificación por la Comisión (6 meses) Publicación en el DOCE y en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas Es posible presentar una oposición al registro en los seis meses siguientes a su publicación Estado miembro Persona física o jurídica Tema 16: Denominaciones de origen
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    Tema 17.- Signosdistintivos, denominaciones sociales y nombres de dominio Los signos distintivos, las denominaciones sociales y los nombres de dominio: concepto, naturaleza jurídica y diferencias. Conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales: referencia a la regulación contenida en la ley de marcas. Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio: informe final del primer proceso de la OMPI relativo a nombres de dominio en internet de 30 de abril de 1999: especial referencia a la política uniforme de solución de controversias. Breve referencia al informe final del segundo proceso de la OMPI de 3 de septiembre de 2001. Introducción Marcas Patentes Internacional
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    Concepto de denominaciónsocial Nombre determinado a efectos de lograr la identificación personal como sujetos titulares de derechos y deberes en las operaciones propias del giro o tráfico de sus empresas Principio de veracidad : en la Ley 32/1988 el nombre comercial y la denominación social de una empresa debían coincidir. Establecido en el Art. 78.2 que indica que en la solicitud se debe adjuntar la correspondiente alta de licencia fiscal en dicha actividad La denominación social identifica a la sociedad en el tráfico jurídico creando un sujeto distinto y separado de los socios que la integran La denominación social no es enajenable . Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio
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    Diferencias entre signosdistintivos y denominaciones sociales Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio No puede haber denominaciones idénticas aunque hagan productos muy diversos Principio de especialidad Idénticas Notorias (Art 407 del RRM) Idénticos o semejantes que puedan inducir a confusión (incluyendo asociación) Obligatorio Carácter facultativo Único y exclusivo Una empresa puede ser titular de varios signos Denominaciones sociales Signos distintivos
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    Concepto de nombresde dominio Indicadores de dirección diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet. Tipos: Genéricos de nivel superior (gTLD): .com, .org, .edu Dominio de nivel superior correspondiente a un código de país (ccTLD): .es, .eu, . Int Importancia de dominios en tanto que identificadores comerciales. Tiene una función similar a la marca, es decir, identificar algo en el tráfico económico La OEPM ha registrado nombres de dominio como marcas: http:// www . ibernet . com www.elportaldelagua.com www.vichycatalan.es www.okteleseguro pt www.barcelonaturisme.com Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio
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    Conflictos con denominacionessociales Línea jurisprudencial que impone el deber de modificación estatutaria y registral de la denominación social confundible con un signo distintivo previo Botana Agra: “Teoría de la sumisión de la denominación social” Línea jurisprudencial que impone el mantenimiento de la denominación social confundible con un signo distintivo previo con la obligación de utilizarla sólo en concepto de denominación social Disposiciones sobre estos conflictos en la Ley de Marcas (17/2001) Prohibiciones relativas debidas a la denominación social (Art. 9.1.d) LM) Riesgo de confusión Uso o conocimiento notorio de esa denominación Que el uso o conocimiento se extienda a todo el territorio nacional Disp. Adicional 17ª  Si en una sentencia se impusiera el cambio de denominación sócial y esta no se produjera en 1 año, se cancelará la sociedad. Disp. Adicional 14ª  Denegar un nombre o razón social cuando coincidan o puedan originar confusión con un marca o nombre comercial notorios o renombrados, Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio
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    Conflictos con nombresde dominio First come, first served El dominio de código país (“.es”) (CCTLD) es mucho más fácil de gestionar que los códigos genéricos de nivel superior (gTLD) Labor de la OMPI para la resolución de conflictos Julio 1998, primer proceso, en coordinación con la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Las recomendaciones del primer proceso 1ª) Medidas para mejorar las prácticas de registro: El informe recomendaba la adopción de una serie mínima de medidas con el fin de mejorar las prácticas de los registradores de nombres de dominio genérico del primer nivel (gTLD), por ejemplo, definir claramente los derechos y obligaciones de las partes. 2ª) Compilación y disponibilidad de direcciones adecuadas y fiables que permitan establecer contacto con los titulare de nombres de dominio. 3ª) Implantación de un procedimiento de cancelación de nombres por los registradores para el supuesto en que la dirección de contacto sea inexacta. 5ª) Exclusión de del registro como nombres de dominio de las marcas famosas o notoriamente conocidas dado que estas marcas han sido las más usurpadas. 6ª) Procedimiento administrativo uniforme para los conflictos relativos a nombres de dominio en todos los gTLD. Este procedimiento se constituyó como la pieza esencial de la política uniforme de solución de controversias. Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio
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    Política uniforme desolución de controversias Objeto: Mecanismo administrativo de solución de controversias derivadas del registro y utilización de mala fe, por parte de terceros, de nombres de dominio amparados por un derecho de marca Demandas planteadas en el Centro de Arbitraje de la OMPI a) el nombre de dominio es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión , con una marca de la que es titular el demandante b) el titular del nombre de dominio no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre, c) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Procedimiento Presentación de la demanda El demandado contesta en 20 días Decisión razonada de expertos  cancelación por parte del registrador Estadísticas: Desde que comenzó en 1999 hasta el 15 de enero de 2008 se han abordado 12.382 casos Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio
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    Segundo proceso dela OMPI de 3 de septiembre de 2001 Analiza los conflictos con otros signos distintivos distintos de las marcas Las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) Se recomienda la creación de un mecanismo que permite a cualquier parte interesada notificar a la OMPI que el registro de un nombre de dominio es idéntico a una DCI Los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII) Se recomienda que los Estados establezcan un procedimiento administrativo de solución de controversias similar a la Política Uniforme Los nombres de personas Los identificadores geográficos como son las indicaciones de procedencia, las geográficas o términos similares. Los nombres comerciales No se establece medidas concretas en estos tres aspectos Se recomienda que se siga progresando en su resolución Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio