Prohibiciones de registro de marcas: clasificación y análisis
1. PROHIBICIONES DE REGISTRO
REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA MARCA:
DISTINTIVIDAD
• Capacidad para cumplir la finalidad a que se destinan
las marcas
LICITUD
• No prohibido o reservado por la Ley en defensa de
intereses públicos o generales, protección consumidor
DISPONIBILIDAD
• Signo libre para ser ocupado por quien primero lo
solicite. Defensa intereses privados.
2. REQUISITOS DE VALIDEZ
DISTINTA NATURALEZA:
DISTINTIVIDAD
•Viene impuesto por la propio naturaleza y función que
ha de cumplir la marca
LICITUD
• Obedece a la tutela de intereses públicos, generales
o protección del consumidor.
DISPONIBILIDAD
• Defensa intereses privados. Titulares anteriores de
un derecho de propiedad industrial, intelectual,
3. REQUISITOS DE VALIDEZ
DISTINTAS CONSECUENCIAS LEGALES:
FALTA DE DISTINTIVIDAD O LICITUD
• Causa absoluta de denegación. Estos signos están
sometidos a una prohibición absoluta de registro.
• Y si por error fueran registrados serían nulos y la
acción de nulidad de carácter imprescriptible.
FALTA DE DISPONIBILIDAD
• Causa relativa de denegación. Sólo sometidos a una
prohibición relativa de registro.
• Son meramente anulables, por lo que la acción de
4. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Clasificación
FALTA DE DISTINTIVIDAD (Art. 5.1):
a) Los signos no conformes con el concepto legal de
marca (art.4.1)
b) Los signos que carezcan de carácter distintivo
c) Los signos genéricos y descriptivos
d) Los signos usuales
e) Las formas impuestas por la propia naturaleza del
producto, por razones técnicas o que den un valor
sustancial al producto
5. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Clasificación
FALTA DE LICITUD (Art. 5.1):
f) Los signos contrarios a la Ley, al orden público o
buenas costumbres.
g, h) Los signos que puedan inducir a error
i) Los emblemas del Estado, CCAA, provincias,
municipios u otras entidades locales
j) Los protegidos por el 6ter CUP
k) Los signos de interés público, protegidos en virtud de
la Disposición adicional novena, apartado c).
6. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Examen pormenorizado (Art. 5.1.a)
Falta de conformidad con el concepto legal
de marca:
Signos no susceptibles de representación gráfica.
Ausencia de capacidad distintiva (reiteración?)
Ejemplos:
• “Otra forma de comprar”./ “Busque compare y si la
encuentra más barata cómprela”./ “como conseguir
que tus deseos se cumplan”.
• Nombres artísticos, títulos de obras, etc.
7. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Examen pormenorizado (Art.5.1.b)
Falta de carácter distintivo:
Son signos carentes de fuerza distintiva “per se”, en
abstracto, sin ponerlos en relación con los productos o
servicios a que se vayan a aplicar
• Signos banales.
• Signos excesivamente complejos
Ejemplos: “Color rojo”, “Cuadrado con bordes
redondeados” “NBA” “Figuras parque de atracciones”
8. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Examen pormenorizado (Art. 5.1.c)
Signos genéricos y descriptivos I:
Genéricos: designan o representan (gráficos)
directamente el producto o servicio a que se destina la
marca.
Descriptivos: designan o representan (gráficos) alguna
característica del producto: origen, materia, cualidad, etc.
• El signo examinado ha de ponerse siempre en
relación con los concretos productos o servicios a que
se destine la marca.
• Principio de la exclusividad.
9. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Examen pormenorizado (Art. 5.1.c)
Signos genéricos y descriptivos II:
Ejemplos:
• Genéricos: “Tanatorio comarcal de Aracena”,
“Megafichas de la liga”. “Construcciones ecotérmicas”
“Oficina en red” “gráfico flor azafrán”, etc.
• Descriptivos: “Sabrosisimo”/ “Cosa Buena”
(Calidad). “Decantabria”, “Comodo system”
10. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Examen pormenorizado (Art. 5.1.d)
Signos usuales o habituales:
Son signos del “argot” o técnicos, no reconocidos
oficialmente, pero que son utilizados por el público en
general o especializado para designar un producto o
servicio determinado.
Ejemplos:
• “Litrona”, “Bocata”, “Rebeca”(argot) / “Celo”, “Fixo”,
“termo” “Turmix” (marcas)/ colonia, coñac, jerez (DO)/
DIN A4, ADN, TDI (técnico).
11. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Examen pormenorizado (Art. 5.1.e)
Signos tridimensionales:
Forma impuesta por la naturaleza del producto:
•Son las formas necesarias o usuales y habituales del
producto: Pastillas de jabón o colada, envases,
etiquetador, etc.
Formas para lograr un resultado técnico:
• Ruedas, grupos ópticos, etc.
Formas que dan un valor sustancial al producto:
• formas adoptadas más por razones estéticas que
distintivas y que revalorizan al producto.
12. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Examen pormenorizado (Art. 5.1.f)
Signos contrarios a la Ley:
Interpretación restrictiva: Art. 6 quinquies B3 CUP. Reconducibles a
prohibiciones del art. 5.1 LM: “olimpiada”, “Cruz roja” “DOE” “DCI”
Signos contrarios al orden público:
Signos contrarios a los principios jurídicos y sociales básicos en
que se funda el ordenamiento español: signos contrarios al orden
constitucional, signos subversivos, apologéticos del delito,
contrarios a los derechos fundamentales (signos racistas, sexistas,
etc.)
Signos contrarios a las buenas costumbres:
Signos atentatorios contra la moral social de un Estado en un
momento determinado: signos obscenos, atentatorios contra los
13. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Examen pormenorizado (Art. 5.1.g)
Signos engañosos o deceptivos:
Cláusula general abierta de carácter enunciativo
Finalidad del precepto: defensa del consumidor
Necesidad de poner el signo en relación con los
productos o servicios para enjuiciar si es engañoso
(“Jaen”, para automóviles o aceites/ “Orolux”, para
bisutería o infusiones)
El engaño puede ser directo (“Chocolates el pino” para
chocolates y sucedáneos) o indirecto o sugestivo
(“Chocopin” “gráfico de oveja”)
14. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Examen pormenorizado (Art. 5.1.g)
Algunos casos de signos engañosos I:
• MASCAFÉ denegada para enunciado general de la
cl. 29 STS 30-01-1990
• INTERNATIONAL STAR REGISTRY denegada
productos relacionados con la astronomía por
simular carácter de oficialidad (OAMI Sala 1ª
Recursos 04-04-2001 R 468/1999-1)
• HERMANOS FERNANDEZ (gráfico de cerdo) para
carnes, OEPM exigió su limitación a carnes de cerdo
15. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Examen pormenorizado (Art. 5.1.g)
Algunos casos de signos engañosos II:
• COTONELLE denegada para distinguir papel. S
TJCE 26-11-1996 por ser susceptible de engañar al
consumidor sobre la composición del producto
• OPTICA MEDICA ALMERIENSE anulada por el TS
por considerar engañoso el término “MEDICA” (STS
04-04-1991)
• LIFTING denegado para un producto cosmético S
TJCE 13-01-2000
• SERVICIO LEGAL DE ANDALUCIA solicitada por un
16. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Examen pormenorizado (Art. 5.1.h)
Prohibición específica de signos
engañosos para vinos y bebidas
espirituosas
Norma basada en el art. 23 ADPIC.
Irrelevancia de elementos deslocalizadores.
Irrelevancia de expresiones como “clase”,
“tipo”, estilo”, imitación” y otras análogas.
Mismo trato para DO e IGP de productos
alimenticios y agrícolas (art. 13.1.b. Regl CEE
17. PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Examen pormenorizado (Art. 5.1.i,j,k)
Prohibiciones de registro de signos o
emblemas oficiales sin previa
autorización:
Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las
condecoraciones y otros emblemas de España, sus CCAA
y sus municipios
Los incursos en art. 6 ter CUP: Escudos, banderas y
emblemas de Estado de los países de la unión de París,
siglas o denominaciones de organizaciones
internacionales y signos y punzones de control o garantía
Los que incluyan emblemas o escudos no incursos en