La auditoría de la propiedad intelectual

La auditoría de la propiedad
intelectual
Consolidación del valor del capital intelectual de las
empresas. Identificación y administración de los
activos intangibles
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Medellín, 25 de octubre de 2013

4 de septiembre de 2008 | Profesor Gustavo Schötz
Profesor Gustavo Schötz | Viernes, 01 de Noviembre de 2013
Clase: Políticas y Reglamentos...
Clase: Políticas y Reglamentos de PI en las Universidades
Pág. 1
Sede Central: Av. Juan de Garay 125 Piso 4° (C1063ABB) - Buenos Aires - Argentina / Tel. (54 - 11) 5921 - 8029 / Fax: 5921 - 8038 / E - mail: informes@cpi.austral.edu.ar

 Para tomar las decisiones con mayor
seguridad,
 Se deben disminuir los riesgos por falta
de información:

Hacer las preguntas adecuadas
.

Clase: Auditoría de PI Pág. 3

¿Para qué?








Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

evitar contingencias
conocer valor
asegurar titularidad e integridad
optimizar proceso de innovación
negociar adecuadamente
administrar la cartera de intangibles
crear y consolidar valor

Auditoría de propiedad intelectual
Prof. Gustavo Schötz

¿Cuándo?
 A la valuación de un intangible o cartera
 A la valuación de la empresa
 A la firma de un contrato de licencia o
cesión
 Ante la fusión/adquisición o compra de
paquete accionario
 Al momento de organizar una
securitización
 Ante el concurso o quiebra
 Siempre: auditoría de procesos

Dos grandes modalidades
 Estado de situación
•
•
•
•
•

Por categorías jurídicas
Estático
Defensivo
Mayormente reactivo
Tercerizable

 De gestión
•
•
•
•
•

Por procesos, gerencias o unidades de negocios
Dinámico
Preventivo
Estratégico
En cabeza del managment

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Auditoría de marcas

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






Quién es el titular
Clases
Vigencia
Extensión territorial
Determinación del signo
Uso de la marca
Licencias expresas
Licencias implícitas:
distribución, façon, servicios
tercerizados, co-branding.








Contratos de façon y distribución
Uso en Internet
Usos genéricos
Nombres de dominios
Usos en redes sociales


 http://www.namecheckli
st.com/
 http://namechk.com/
 http://www.wipo.int/bra
nddb/en/index.jsp
 http://esearch.oami.euro
pa.eu/copla/index;jsessio
nid=C877D6CDE116D92
411B1634286AD1C33.es
earch2
 http://www.markify.com
/
 http://tmarque.com/sear
ch/
 http://www.surfip.gov.sg
/_trademark-f.htm

 http://www.tmview.euro
pa.eu/tmview/welcome.h
tml
 http://www.namecheck.c
om/
 http://www.boliven.com/
trademarks
 http://www.trademarkia.
com/
 http://www.eurodns.com
/
 http://www.howsociable.
com/
 http://knowem.com/
 http://ipestonia.ourtoolb
ar.com/

Auditoría del proceso de innovación (scouting)
 Cuadernos o notebook del inventor
 Protocolos
 Formulario de divulgación de la
invención
 Acuerdos de transferencia de materiales
 Acuerdos de confidencialidad
 Convenios de cotitularidad
 Convenios de financiamiento
 Publicaciones de los investigadores
 Conferencias, presentaciones, folletería.
 Participación en ferias.

Auditoría de patentes

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



Titularidad
Vigencia, territorialidad, anualidades
Amplitud de las reivindicaciones
Licencias
¿producto o proceso?
Trámites regulatorios asociados
Manuales de producción
Secretos asociados


Auditoría de derechos de autor

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






Registros
Tipo de obra
Obras derivadas
Contratos de cesión
Contratos de licencia: formatos, usos
Plazo de vigencia
Plazo de la cesión/licencia
Derechos conexos asociados
Derechos de traducción
Gestión colectiva


Ejercicio: Tratado de la Hipertensión
Arterial
 Universidad con Facultad de Medicina y Hospitalescuela
 Maestría en Hipertensión arterial
 Director: Jefe de Servicio y Titular de Cátedra (Dr.
Nazar Espeche)
 Profesores:
• 16 Profesores de la U, médicos del HE
• 9 Profesores de otras U
• 17 Médicos de otros H
• 5 Profesores visitantes extranjeros. Uno presidente de la
Asociación Mundial de Hipertensión Arterial (Dr.
Jausjaraz, Croacia)
 Cursada intensiva en 6 meses
 Asisten médicos de 9 países latinoamericanos

Metodología
 Clases presenciales
 Entrega de materiales existentes:
artículos de revistas, capítulos de libros.
 Materiales elaborados por los profesores:
ppt, estudios de diagnóstico, preparados
de laboratorio, cuadros estadísticos, etc.
 Video grabación y edición de textos
 Corrección por parte de los profesores de
los textos editados
 Disposición de todos los
materiales, desgravaciones y videos en la
Web durante los 15 días previos al
examen

Propuesta de Jenkins Publishing Group
 Edición de un Tratado de Hipertensión Arterial

• Esquema e índice sigue el programa de la Maestría: cada
asignatura un capítulo.
• Director, Dr. Jausjaraz. Coordinador, Dr. Nazar Espeche
• Edición en español, con propuesta de traducción al inglés
• Materiales de clase son incorporados a lo largo de los
capítulos o como anexos
• Profesores de la Maestría son autores de cada capítulo.
• Invitación como autores a 14 médicos extranjeros que no
participan de la Maestría


Propuesta: presentar el libro en el Congreso
Mundial de Hipertensión, octubre de 2009
 Jenkins paga un adelanto de $80.000 y regalías del 10% del
precio de tapa
 Precio de mercado, $500. Ventas estimadas, 1500 libros por
año, en todos los países de lengua castellana
 $ 150.000 de adelanto para la traducción y regalías de 10%
con precio de venta de USD 200. Ventas estimadas de 2000
ejemplares por año.
 ¿qué le interesa a la Universidad?
 ¿qué al Director y Coordinador?
 ¿qué a los profesores?
 ¿Qué a la editorial?
 ¿Qué plan de trabajo seguir?


Auditoría de contratos
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




Capacidad de firma (titularidad)
“Scope” o extensión del derecho
Sublicencias
Cálculo de regalías
Exclusividad/Territorialidad
Cesibilidad/covenants/quiebra
Garantías/responsabilidad
Persecución de infractores
Cláusulas atadas (compras, mejoras)
Jurisdicción y derecho aplicable


Auditoría de contratos
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


Establecimiento de Franquicias
Licencias de software para desarrollos
Licencias de código abierto
Elementos de la página web
Folletería
Publicidad


Conclusión preliminar
 Detectar potenciales contingencias
 Detectar “debilidades” que afectan el
valor
 Sugerir cursos de acción para fortalecer
los intangibles
 “Encapsular” los intangibles para facilitar
negocios posteriores
 “Activar” los intangibles
 Luego: actividad permanente y
preventiva

Auditoría en la crisis patrimonial
 Solo se puede ver lo invisible si se lo está

buscando (Sherlock Holmes)

 Ignorancia
 Desprecio de la entidad de los derechos
intelectuales
 Abordamiento parcial, no interdisciplinario


“Valor” vs. “precio” de los intangibles; ¿cómo
se monetiza el valor?
 Explotación propia y ventajas de la
exclusividad que otorga el derecho
 Transferencia o cesión
 Aporte como participación societaria o
joint-venture
 Realización o liquidación
 Regalías de licencias: producción de
“frutos”


Auditoría de relaciones personales:
¿Quiénes pueden estar involucrados?

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




Socios
Empleados
Proveedores
Clientes
Becarios
Pasantes


Titularidad de invenciones
 Legislación de patentes: invenciones
laborales, de tres tipos
 Contratado para inventar
•
•
•
•

Universidades y centros de investigación
Áreas de I+D+i
Invención por encargo
Derechos morales del inventor

 Invención ocasional con recursos de la
empresa: opción y justa compensación
 Invención sin relación con las tareas ni
con equipos de la empresa

Titularidad de creaciones autorales
 Legislación laboral, autoral y
contractual.
 Las tareas meramente mecánicas
 Caso del software
 Obras por encargo
 En definitiva: cuándo hay originalidad y
los límites de la dirección.
 Siempre: respetar los derechos morales

Titularidad de secretos comerciales
 Confidencialidad de la información:
problema de la empresa obligada a
guardar secreto
 Secretos comerciales: listas de clientes.
 Distinta perspectiva del tradens y
accipiens
 Control del uso del correo electrónico
vs. privacidad del trabajador

PI en las relaciones laborales

Infracciones a derechos de terceros
 La participación de los empleados en las
redes sociales
 Distribución de obras usando equipos
de la empresa
 Utilización de equipos de la empresa
para piratería
 Caso “Lowry’s Reports Inc. v. Legg
Mason Inc., 10/7/2003, District
Court, D, Maryland, Northern Division”.


Competencia desleal
 Convenio de París, Artículo 10 bis
inc. 2)
“Constituye acto de competencia desleal
todo acto de competencia contrario a
los usos honestos en materia industrial
o comercial”.
 Cláusulas de no competencia
 Captación de empleados: injerencia en
contrato ajeno.

Política Integral de Confidencialidad

 Acuerdos de Confidencialidad
• Presentar al inicio de la relación laboral o
comercial – Después es más difícil
• No Divulgación – Excepciones
• No Competencia – Servicios para sí o para
terceros
• Plazo de la Confidencialidad
• Aplicar Política Uniformemente
26 y 27 de Junio de 2006

(c) Isabel De Sio de Pérez 2006

 Otros Elementos de la Política Integral de Conf´d

• Texto en Manual de Empleados
• Procedimientos de Recursos Humanos:
o Inicio de la Relación Laboral
o Final de la Relación Laboral

• Carta al Nuevo Empleador del
ExEmpleado




• Cuidados Físicos:
o Información Bajo Llave
o Limitar Divulgación Solamente a Quien Precisa Saber
o Acceso a las Instalaciones del Desarrollo

• Reunión de Empleados como
Recordatorio – La Confidencialidad es
Importante para Preservar los Empleos



Auditoría ante una securitización: rol del
asesor legal
 Brindar certeza sobre los DPI
 Brindar certeza de la conformación del flujo de
fondos
 Asegurar y “perfeccionar” el flujo de fondos
 Indicar y verificar la existencia de garantías
subordinadas
 Prevenir consecuencias de un eventual default
 Ejecutar la cobranza de créditos del flujo de
fondos


Securitización de IP. Algunas cuestiones
 ¿Quién es realmente el dueño?
 Problemas de cotitularidad
 Territorialidad de los derechos y ámbito de
explotación
 Validez del derecho. Cambios legales. Plazo de
vigencia
 ¿Obligatoriedad del registro?
 Multiprotección
 Asuntos de familia y sucesiones


 ¿Podemos capturar nuevos desarrollos o
explotaciones?
 ¿Puede un tercero afectar mi derecho?
 ¿Hace falta algo más para aprovechar el
activo?
 Daños y riesgos del desarrollo
 Infracciones y piratería
 Data exclusivity
 ¿Fiduciario puede sustituir al fiduciante en el
cumplimiento de los contratos?
 Continuación de los contratos ante concurso o
quiebra del fiduciante o de los deudores

Temas para el asesor legal/comercial
• Cuál es el estado del ciclo de vida del producto

y de la PI?
• Qué aplicaciones pueden darse a la tecnología
protegida?
• Cuáles son los costos, ingresos y riesgos
provenientes de la PI?
• Análisis de las barreras de entrada de los
competidores;
• Cuál es el mercado al que se accede con la PI?
¿y el tamaño total del mercado?


Asesor legal/comercial y tecnológico
 ¿Hay amenazas actuales o futuras que requiera
hacer frente a litigios o ejecución forzosa?
 ¿Cuál es el núcleo del negocio al que está dirigida
la PI?
 Cuáles son los principales resultados de la
investigación que pueden transformarse en
propiedad intelectual
 ¿Hay en el estado del arte algún producto
sustituto que tenga una ventaja costo-beneficio
frente a la nueva tecnología?
 ¿La propiedad intelectual bajo análisis permite un
fácil designing around?

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