Presentaciones del Seminario "Solución de Controversias y Propiedad Intelectual en la CAN"

1. Marcas no tradicionales: Protección de colores,
formas y sonidos bajo la Decisión 486, efectividad
del cumplimiento de la ley «enforcement» y casos
emblemáticos internacionales
6 Diciembre de 2018

2. Sumario
1. Regulación Legislativa de Marcas Tradicionales y
No Tradicionales.
2. Breve vista de las formas más conocidas de marcas
no tradicionales.
3. Marcas de: (i) Color; (ii) Formas y (iii) Sonido:
• Nociones teóricas
• Protección por la Decisión 486 y ejemplos de casos
emblemáticos
• Requerimientos para su registro (protección) marcaria
• Restricciones
• Aplicación de la Ley (Enforcement)
4. Preguntas & Respuestas
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3. Algo de teoría: Clasificación
3
Clasificación
de Marcas
Tradicionales
No Tradicionales
Denominativa:ⓘ
Figurativa:
Mixta:
«Tridimensional» «Sonora»
«Olfativa», «Gustativa»,
«Movimiento» «Color»
«Holograma» «Iluminación»
«Textura» o «cualquier otra
combinación de signos establecida
en la legislación»

4. Un poco más de teoría: Requisitos
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Requisitos
Registro de
Marca
 Ser susceptible de Representación gráfica ⓘ
Tratado de Singapur
 No estar comprendida en prohibiciones absolutas
(art. 135 Decisión 486), por ejemplo:
• carezcan de distintividad
• consistan exclusivamente en formas usuales
• consistan exclusivamente en formas/elementos
que otorguen ventaja funcional o técnica
• Sean signos descriptivos o genéricos
 No deben estar comprendidas en prohibiciones
relativas (art. 136 Decisión 486) - Deben diferenciarse
de otras marcas

5. Lo último de teoría: Distintividad
5
No es distintiva en su origen pero adquiere
distintividad por uso logrando identificar un
origen empresarial.
Supuestos DEC 486 para distintividad adquirida :
a) Carentes de distintividad ⓘ
b) Descriptivas
c) Genéricas
d) Designaciones usuales o comunes
e) Un color aisladamente considerado, sin que se
encuentre delimitado por una forma.
Distintividad
Marcaria
Inherente
Adquirida
Es por su naturaleza intrínsecamente
distintiva cumpliendo la función de identificar
un origen empresarial.

6. Marcas No Tradicionales
6
Los signos distintivos “no tradicionales” se agrupan, de la siguiente
manera:
Signos visibles
• Marcas tridimensionales
• Marcas de movimiento
• Hologramas
• Color
• Iluminación
• Posición
Signos no visibles
• Marcas sonoras
• Marcas olfativas
• Marcas gustativas
• Marcas de textura o
táctiles

7. Marcas No Tradicionales
7
DECISIÓN
486
TRATADO
MARCAS
ART.2(1)(B)
SINGAPUR
ART. 2
[27.12.18]
ⓘ
REGISTRO
MARCARIO
PERU
Sonido Si ✔ ✔
Tridimensionales Si ✔ ✔ ✔
Movimiento No expreso ✔ ✔ ✔
Olfativas Si ✔
Gustativas No ✔
Color Si ✔ ✔ ⓘ
Hologramas No expreso ✔
Iluminación No expreso ✔ ✔
Textura No expreso ✔ ✔
Posición No expreso ✔ ✔ ⓘ

8. Marcas de color – Noción teórica
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• Un solo color
“abstracta” o “per se”
• Combinación de color
“abstracta” o “per se”
• Un solo color
delimitado por forma
• Combinación de color
delimitado por forma
Chocolate Milka
EUTM 000031336
• Distintividad Adquirida
• Test de identificador de
origen
• Test utilitario / estético de
funcionalidad
Tractores Deer ⓘ
EUTM 000063289
Calzado Christian
Louboutin
US 3376197
• Distintividad Inherente/
Adquirida
• Test de identificador de
origen
• Test utilitario / estético de
funcionalidad
• Distintividad Inherente
(excepción Adquirida)
• Test de identificador de
origen
• Test utilitario / estético de
funcionalidad
• Distintividad Inherente
(excepción Adquirida)
• Test de identificador de
origen
• Test utilitario / estético de
funcionalidad
Vestimenta
Seguridad Progen
CO 15041108

9. Marcas de color – Códigos de color
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RAL es un código que define un color mediante un conjunto de
dígitos. Creado en Alemania en el año 1927. (RAL proviene de
"Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung", lo cual
se traduce como "Comité Estatal para plazos de entrega y garantía
de calidad". Actualmente cuenta con una tabla cromática de
aproximadamente 1625 colores.
Pantone® Inc. es una empresa de
EEUU, creador del Pantone
Matching System®, un sistema de
identificación, comparación y
comunicación del color para
las artes graficas. Actualmente
cuenta con una tabla cromática
de aproximadamente 3000
colores.
Fuente: Wikipedia

10. Marcas de color en la Decisión 486
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Nuestra legislación marcaria otorga cuatro variantes básicas
para la protección de los colores como marca:
Variante 2:
la combinación de colores no delimitada
por una forma
Variante 1:
único color delimitado por una forma
Variante 3:
la combinación de colores delimitada
por una forma
Artículo 134.- […] Podrán
constituir marcas, entre
otros, los siguientes
signos:
[…]
e) un color delimitado
por una forma, o una
combinación de colores;
[…]

11. Marcas de color en la Decisión 486
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Variante 4:
Un color aislado no delimitado por una forma
por haber adquirido aptitud distintiva
Artículo 135.- No podrán
registrarse como marcas los
signos que:
[...]
h) consistan en un color
aisladamente considerado,
sin que se encuentre
delimitado por una forma
específica;
[…]
No obstante lo previsto en los
literales [...] h), un signo
podrá ser registrado como
marca si […] ha adquirido
aptitud distintiva respecto
de los productos o
servicios a los cuales se
aplica.

12. Marca de color: posición y formas
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marcas de posición, se sitúan
en una posición en y en
proporción a un producto.
Color en
marcas figurativas, pudiendo
ser parte accesoria o esencial
respecto a otros elementos o
caracteres verbales y/o
figurativos.
marca consistente en, o
aplicada a, una forma
tridimensional, incluidos los
recipientes, el embalaje, el
producto mismo o su
apariencia

13. Marca de color: posición y formas
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Un color o combinación de colores delimitado por una forma: descripción
La marca consiste del
color amarillo aplicada
sobre palo plástico de
béisbol. Las líneas
punteadas muestran la
posición de la marca
sobre el producto
identificado.
The Wiffle Ball, Inc.
US 3579003
La marca consiste de la
suela roja laqueada de
calzado. Las líneas
punteadas no son parte
de la marca su objetivo
es únicamente mostrar la
posición de la marca.
Christian Louboutin
US 3361597
La combinación de
colores anaranjado
identificado como RAL
2010 y gris identificado
como RAL 7035,
conforme al modelo
Andreas Stihl
P00234778

14. Marca de color “per se”
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Un color o combinación de colores “per se” o abstractos: descripción
Azul y escarlata
Pantone 2747C(azul),
Pantone 877C(plata)
Futbol Club Barcelona
EUTM 001526441
Beiersdorf AG
EUTM 605576
Azul y plata
RED BULL GMBH
CO 15113874

15. Marcas de color: Controversias
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16. Marcas de color: Protección
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Color
protegido
como marca
Competidor utiliza la
siguiente versión
1) Derecho al uso exclusivo de marca (Dec. 486 Artículo 154)
2) Cuál es el signo protegido?
3) Que sucede: marca de color vs. marca con elementos
gráficos y/o denominativos? Debe ser considerado en el
análisis de confusión el elemento gráfico?
4) Código PANTONE/RAL vs Código PANTONE/RAL?
5) Recomendaciones! (solicitud, buscador, clasificación de
marcas, manual de buenas practicas etc.)
Vs.
REXX

17. Marcas de sonido
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• Nueva norma técnica de la OMPI sobre la gestión electrónica de las
marcas sonoras
• Tratado de Singapur
• Representación gráfica: a) Marcas musicales b) marcas no musicales
En el caso de marcas no musicales
en adición a su representación
gráfica, la descripción en palabras
del sonido, indicación de los
instrumentos, las notas que se
tocan, duración y otras
características del sonido.
• Distintividad Inherente / Adquirida
• Test de identificador de origen (duración del sonido)
• Test utilitario / estético de funcionalidad
• Publicación de solicitud y oposición
• Derechos de autor
• Notoriedad y Dilución (Tarnishment & Blurring)
• Protección/ infracciones

18. Posición de INTA
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Board Resolution
20/11/1996
MARCAS DE COLOR
[…] la International Trademark Association es de la
posición que el color, ya sea una combinación de colores o
un único color, puede servir como marca, y por ello, en
circunstancias apropiadas, deberá ser reconocida, protegida
y registrada como marca.
Board Resolution
7/05/1997
MARCAS TRIDIMENSIONALES
[…] la posición de la International Trademark Association
es que las formas tridimensionales pueden funcionar como
una marca y, por ello, en circunstancias apropiadas,
deberán ser reconocidas, protegidas y registradas como
marca.
Board Resolution
25/02/1997
MARCAS SONORAS
[…] la posición de la International Trademark Association
es que el sonido conectado con productos o servicios ,
puede, en circunstancias apropiadas, funcionar como una
marca y, por ello, deberá ser reconocido, protegido y
registrado como marca.

19. Preguntas?
Juan Carlos Durand Grahammer
E-Mail: jcd@hda.com.pe Website: http://www.da.pe